最 高 行 政 法 院 判 決 九十一年度判字第一四八○號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 乙○○律師
被 上訴 人 大佶機電股份有限公司
代 表 人 丙○○
右當事人因新型專利異議事件，上訴人不服中華民國九十年四月二十六日臺北高等行
政法院八十九年度訴字第一二一號判決，提起上訴。本院判決如左：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
本件被上訴人起訴主張：上訴人拿一個鍋子來要求被上訴人作出輪焊機，被上訴人即請公司內設計師即謝平信設計，依上訴人之要求，作出設計圖，而後依設計圖作出輪焊機，詎上訴人將被上訴人作出之輪焊機，提出專利申請，但其既非發明人、創作人，即與專利法第五條之規定不合，被上訴人依法自得異議。經濟部智慧財產局（下稱原處分機關）判定「異議不成立」之主要理由過於粗糙速斷：（一）本件之主要品名為輪焊機，至於訂購合約書所載之底部輪焊機、桶身邊輪焊機，乃係就加工部位再強調註明，其實皆是輪焊機。此乃機器業界書寫訂購合約書之習慣。一般而言，統一發票之品名不像訂購合約書鉅細明載，而統以輪焊機稱之。故實不能以拘泥於文字之表面化視之，而忽略係輪焊機之主題，有現場實物相片佐證。（二）一般業界相互訂購、製造機器，於訂立合約書後，常發生追加、改變設計、配備、規格之問題，亦即買方往往會改變主意，要求製造廠改變某部分，致使金額費用比原訂購合約書上所載之金額增加或不同。本件上訴人要求增加附件及組裝試車之費用，致使由每台原新台幣（下同）五十萬元，變成每台需六十萬元，亦有現場（交機後）機器相片佐證。故實不能拘泥於金額，即速斷為不具證據力；且有統一發票可資證明上訴人早在申請日前，即向被上訴人購買機器。（三）原處分機關所指統一發票、訂購合約書、現場機器，不能論為相符、一致，實屬嚴重失察、誤解，蓋上訴人自始至今，只向被上訴人購此兩台輪焊機，如果統一發票、訂購合約書、現場機器不一致，那必然有第三台機器，為何原處分機關未查？又為何上訴人提不出另外之機器證明、或另向被上訴人購其他機型機器？（四）現場機器照片載有「九十七、一、三十一」（日期），乃是被上訴人於一九九七年一月三十一日交機給上訴人時所拍，此乃業界交機拍照存證之習慣。且是以上訴人之處所為背景，上訴人亦在相片中；又上訴人亦未指此相片造假，可證日期、內容真實，依鈞院七十五年度判字第一四四六號判例，私文書如可證明其真實性，亦可論為具證據力。（五）上訴人自始至今只有向被上訴人購兩台機器。被上訴人除此一機器即再無與上訴人有其他機器之買賣關係，因此，統一發票、訂購合約書、現場機器係一致性之物件物品。請鈞院要求上訴人提出被上訴人所提統一發票、訂購合約書，為何與現場機器不相關之證明，方具客觀、公正、公平。（六）被上訴人並未表示不提供勘查，怎能歸責於被上訴人。故實不能以不提供勘查，作為「異議不成立」之依據。（七）系爭案之專利內容，根本不是「內部構造」，而係「屬實心板片零件、形狀之組合」構造（銅板片），如此之實心板材，怎會有內部構造？又原
處分機關有下列疏忽：（一）上訴人申請之專利有兩部分，一是銅模的形狀，二是有關夾銅模的構造。原處分機關對於有關夾銅模的構造與被上訴人之機件完全相同之證據，均未考量，只以銅模可以更換，就把被上訴人否定掉。（二）銅模的形狀，從以前到現在都一樣未變。原處分機關曾至購買被上訴人機械之廠商處實地勘查，兩家公司負責人亦作證銅模形狀從未變更過。原處分機關現場查驗機器時，並未考量機器之夾銅模構造與所提供相片上的銅模（申請專利）一樣。就夾銅模有以下說明，一是機器之夾銅模母座是不能更換的，亦即表示從未更換過，二是兩家公司負責人作證其使用該形狀之銅模已有多年，早在該銅模被申請專利之前就已使用過。綜上所陳，本案原處分及訴願決定均未查明事實，顯有違誤。請判決撤銷原處分及訴願決定等語。上訴人則以：系爭案之機器雖是上訴人向被上訴人購買的，但是買賣之初，上訴人有拿一個鍋子給被上訴人，要求鍋子中隔不要焊錫的，要輪焊的，有教被上訴人怎麼輪焊，並指示被上訴人要將機器下座上的圓輪改成平面，圓輪放在平台下面的裏面，並將設計圖交給被上訴人之廠長（即被上訴人代表人之弟）。上訴人乃發明人、創作人，被上訴人之異議無理由等語，資為抗辯。
原審斟酌全辯論意旨，及調查證據結果，以：查上訴人前於八十六年二月十七日以「輪焊機之改良」向原處分機關申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，被上訴人以其有違專利法第五條、第九十八條第一項第一款及第二項之規定，對之提起異議之事實，為兩造及原處分機關所不爭執，復有系爭案專利公報、專利異議申請書及理由書附於原處分卷可稽，自堪信為真實。被上訴人主張上訴人為昌霖工業股份有限公司（下稱昌霖公司）之負責人，昌霖公司曾於八十五年十一月十五日與被上訴人簽訂訂購合約書，購買底部輪焊機（油壓式輪焊傳動）及桶身邊輪焊機各一台，被上訴人製作完成，即在機器上掛上銘牌，交付與上訴人，被上訴人於一九九七年一月三十一日所拍之相片中之掛有被上訴人銘牌之輪焊機即為該上訴人向被上訴人所訂購之輪焊機，嗣上訴人據以提出專利申請之事實，為上訴人所不爭執，亦有訂購合約書、銘牌、相片附於原處分卷可證，尚堪採信。又經傳訊證人即被上訴人之設計師謝平信證詞，再觀諸證人謝平信提出之繪有設計圖之簿子，其中有一頁之設計圖即為系爭案機器之外觀，其前一頁為該機器之細部圖，足見各該圖即為系爭案之設計圖。復經命證人謝平信當庭書寫，其字跡核與該設計圖上之字跡相同，顯見該設計圖為證人謝平信所繪無訛。再參以上訴人陳述，可見證人謝平信並非依上訴人之口述繪圖，而是證人謝平信依上訴人之要求「鍋子中隔不要焊錫的，要輪焊的，要將機器下座上的圓輪改成平面，圓輪放在平台下面的裏面」構思設計輪焊機，以達到上訴人之要求，而上訴人此等要求尚非設計可言。另依被上訴人與上訴人簽訂之訂購合約書第十一條約定：「買方非經賣方同意不得將本買賣標的物任意移離機械按裝之工廠或轉讓出售或其他處分行為。」而上訴人又未舉證證明其於訂購之初，曾將系爭案之輪焊機設計圖交給被上訴人，足見上訴人係向被上訴人訂購被上訴人設計、產銷之輪焊機，而非交設計圖予被上訴人定作輪焊機，因此上訴人才就所訂購之輪焊機不得任意移離機械按裝之工廠或轉讓出售或其他處分行為。是以，被上訴人與證人謝平信之陳述證言均堪採信，而上訴人所辯係上訴人交設計圖予被上訴人承作云云，不足採信。另依原處分卷附之專利異議理由書事實及理由欄第一段，並提出統一發票與訂購合約書、於上訴人處所拍得之實物相片及異議人銘牌為證，是被上訴人於異議時
已提出系爭案係其設計之理由，並提出訂購合約書為證，因原處分機關及訴願決定機關不採信，乃於本件行政訴訟中提出補強證據即證人謝平信及繪有設計圖之簿子，以補強原提理由及證據之真實性，依專利法第一百零二條，雖已逾法定異議期間，自得於本件行政訴訟中受理。是原處分機關所辯在審查時被上訴人並未提出該證人謝平信及繪有設計圖之簿子等證據云云，亦無足採。綜上所述，本件系爭案之發明人、創作人乃為被上訴人，而非上訴人，是以被上訴人以利害關係人之地位，於系爭案公告中，認有不合專利法第五條規定，提出異議，為有理由。從而被上訴人主張原處分機關為「異議不成立」之處分，及訴願決定予以維持，均有違誤，即屬可採，爰將訴願決定及原處分均予以撤銷。上訴論旨，除持前詞外，並以：按專利法有關申請權人之原則性規定，為專利法第五條第二項，當事人間有受僱、出資關係則應適用第七條第一、二項之例外規定。查上訴人於八十五年間，將系爭專利設計圖交予被上訴人，委託被上訴人依上訴人之魯筒發明專利（發明第一一一一六四號發明專利）規格及設計圖製造輪焊機，並簽立契約附卷可稽，是本案系爭專利之申請權人，自應依專利法第七條第三項依契約認定之，然原審判決未察，仍適用專利法第五條第二項，遽認被上訴人為創作人；又上訴人曾針對被上訴人於原審庭呈之設計圖爭執其真實性，本部份之爭點在於設計圖是謝平信自行創作或係依上訴人所繪之設計圖描繪而成？應命其當場「繪製該設計圖」即可證明，然原審法院竟以核對「筆跡」之方式，推論「設計圖」為其所製作，對於爭點之釐清毫無實益，並於爭點尚未釐清之前即採為判決依據，原審判決實有適用法規不當之違失。另按私文書應由舉證人證其真正（行政訴訟法第一百七十六條準用民事訴訟法第三百五十七條）。查上訴人亦曾對被上訴人相片爭執其真實性，有必要由被上訴人證明其真正，例如被上訴人應以提出底片等方式證明其真正，但原審並未命被上訴人舉證、被上訴人亦未主動善盡舉證之責，原審並以該證據作為原審判決之主要依據，顯有判決不適用法規之違誤。末按當事人為準備言詞辯論之必要，應以書狀記載其所用之攻擊或防禦方法，及對他造之聲明並攻擊防禦方法之陳述，並以繕本或影本直接通知他造，他造就曾否受領前項書狀繕本或影本有爭議時，由提出書狀之當事人釋明之（行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第二百六十五條）。惟查，被上訴人於原審提出之書狀均未送達於上訴人，原審未予糾正並加以判決，亦構成違背法令。綜上所陳，原審判決具有諸多違背法令之事實，自有重新審酌之必要云云，指摘原審判決有適用法規不當、不適用法規及違背法令之違法。經查，行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束，固為行政訴訟法第一百二十五條第一項所明定；惟本件原審法院依昌霖公司與被上訴人八十五年十一月十五日簽訂訂購合約書之意旨，認定當事人間存在底部輪焊機及桶身邊輪焊機各一台之買賣關係。因此，僅認定上訴人並非系爭專利案之發明人或創作人，從而違反專利法第五條第二項之規定，不及同法第七條第三項規定，因聘僱關係研發專利權之歸屬，核無不合，並無適用法規不當之違失。又本件被上訴人向原審法院起訴時，僅以原處分機關即經濟部智慧財產局為被告，故未將準備言詞辯論之書狀送達上訴人，待原審法院裁定命上訴人應獨立參加後，於九十年三月十六日準備程序時，業經上訴人當庭簽收被上訴人準備言詞辯論書狀繕本在案，有經上訴人簽名之書狀附原審卷足稽，原審法院審理程序核無違誤。至於原審法院認定設計圖係被上訴人公司設計師謝平信所繪製，以及採信被上訴人主張相片之證據力，核與行政訴訟法規定證據認定程序無誤
，上訴人指摘者，無非原審法院證據之取捨與事實之認定，自不得作為上訴本院之理由。綜上所述，本件原審判決認定系爭專利案之發明人、創作人乃被上訴人，而非上訴人，是以被上訴人以利害關係人之地位，於系爭專利案公告中，認有不合專利法第五條規定，提出異議，為有理由。從而被上訴人主張經濟部智慧財產局為異議不成立之處分，及訴願決定予以維持，均有違誤，予以撤銷，核無違誤，上訴人訴請廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 八 月 十五 日 最 高 行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 法 官 廖 政 雄
法 官 趙 永 康
法 官 林 清 祥
法 官 鍾 耀 光
法 官 姜 仁 脩
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 莊 俊 亨中 華 民 國 九十一 年 八 月 十五 日
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