最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1483號
上 訴 人 南僑化學工業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 丙○○
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國96年5月24日
臺北高等行政法院95年度訴字第2353號判決，提起上訴，本院判
決如下：
主 文
原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理 由
一、上訴人前於93年8月26日以「御米飯」商標（下稱系爭商標 ），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類 表第30類之米、糙米、粥、飯糰、便當、炒飯、壽司、飯等 商品，向被上訴人申請註冊，並聲明圖樣中之「米飯」不在 專用之列。經被上訴人審查，核認系爭商標圖樣上之「御米 飯」指定使用於米、糙米等商品，有使相關消費者產生其所 販售之商品具有良好品質之直接聯想，為商品之說明，應不 准註冊，乃以94年6月28日商標核駁第285860號審定書為應 予核駁之處分。上訴人不服，訴經經濟部以94年12月6日經 訴字第09406141660號訴願決定，認被上訴人未先就上訴人 於商標註冊申請書請求將系爭商標圖樣中之「米飯」不列入 專用權之主張，是否符合商標法第19條規定，先予以審究， 遽以系爭商標申請註冊有違商標法第23條第1項第2款規定， 而為核駁之審定，顯有未洽，乃將原處分撤銷，責由被上訴 人針對上訴人聲明不專用部分，依法先為准否之表示並再依 商標法所定得否註冊之構成要件併予審查後另為適法之處分 。案經被上訴人重為審查，核認上訴人就系爭商標圖樣中之 「米飯」聲明不專用部分，不符商標法第19條規定；且系爭 商標圖樣上之「御米飯」指定使用於米、飯等商品，有使相 關消費者產生其所販售之商品具有良好品質之直接聯想，為 商品之說明，應不准註冊，乃以95年2月22日商標核駁第290 832號審定書為核駁之處分。上訴人不服，主張系爭商標圖 樣並非其指定使用商品之說明等理由，提起訴願，經遭駁回 ，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：系爭商標雖是結合「御」及「米飯」字樣 而成，但「御」既為「駕駛、治理」之意，則上訴人創設系 爭商標之真意在於表彰技術上精益求精及創新研發，並隱喻
米食文化的新主張。上訴人雖曾表示系爭商標可同時以中文 及日文字義（或其他字義）理解，但並非因此即謂被上訴人 或訴願會得漠視上訴人創設商標之真意，將「御」字逕自解 釋為「天子的」或「無意義」，進而認為其結合「米飯」二 字即有使商品相關消費者產生上訴人所販售商品具有「良好 品質」之直接聯想。蓋「古代皇帝使用之物（或天子的）」 與「良好品質」並無必然關聯。且上訴人創設「御米飯」商 標之用意並非在特別強調該產品之品質良好，而是強調系爭 商標所表彰之商品特徵「無菌化包裝、可常溫存放一年」。 被上訴人任意單從文字表面意義推得「御米飯」＝「良好品 質」＝「商品說明」，實屬不當。即便被上訴人認系爭商標 為商品說明，然系爭商標已經上訴人於交易上大量使用而具 識別性。又本件既前經訴願決定撤銷原處分，則依司法院釋 字第368號解釋意旨，被上訴人即應受該訴願決定所示法律 見解之拘束，不得有所違背，故本件上訴人自得就系爭商標 圖樣中不具識別性之「米飯」聲明不請求專用等語，求為判 決撤銷訴願決定與原處分，並命被上訴人核准系爭案註冊審 定。
三、被上訴人則以：系爭商標圖樣中之「米飯」雖經上訴人於申 請書聲明不專用，指定使用於米、飯等商品；惟予消費者之 認知，整體商標圖樣有使商品相關消費者產生其所販售的商 品具有良好品質之直接聯想，當為商品之說明，故上訴人聲 明不專用除無商標法第19條規定之適用外，系爭商標圖樣亦 為商品之說明，應有商標法第23條第1項第2款規定之適用。 至於上訴人陳述系爭商標商品為國內傳統食品業獲得補助之 首例、且突破熟飯不能長時間儲存的限制、新品上市賑災第 一等事實，核其所稱純屬製造技術之突破或企業公益之回饋 而已，尚與系爭商標否准註冊無關；另上訴人舉出不定期於 國內各大知名平面或電子媒體發佈新聞稿或發表文章於報章 雜誌、95年1月21日TVBS播出「一步一腳印發現新台灣」的 節目中曾介紹過「御米飯」商品、且透過GOOGLE網站可搜尋 到大約82筆資料，核其所舉絕大多數均為常溫無菌包裝米飯 之相關報導；縱然上訴人提出94年1月至95年6月底止，國內 銷售金額已達2,419萬元、95年1月外銷到美國洛杉磯的數量 有30噸重、並於2006年台北國際食品展參展等證據資料，然 參酌其實際使用之態樣，消費者所賴以區辨者應屬包裝左上 角「紅白相間鏤空之米字結合外文I'mefun」的部分，而非 系爭商標；換言之，消費者尚無法僅僅憑藉系爭商標而得以 判斷商品之來源。是綜合上訴人使用系爭商標於指定商品之 時間長短、使用方式、廣告數量等事項加以判斷，系爭商標
尚不足使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並藉得以與 他人之商品相區別等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之 訴。
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：系爭商標係由單純自 左而右橫書之中文「御米飯」三字所構成，其中「御」字固 具有「駕駛、治理」之意，惟中文「御」字亦有「天子的」 之意，則系爭商標將「御」字與「米飯」二字結合作為商標 ，予人整體印象，具有天子所食用之米飯之意，易產生其商 品具有良好品質之聯想。另「御」雖與日文漢字「御」相同 ，但日文「御」字即為日語「ご」（本院按：應係「お」） ，僅是敬語之表示，並無特殊的意義，該日文漢字「御」字 於國人日常生活中甚為常見，上訴人以之與「米飯」結合並 作為商標，整體予人觀念仍為「米飯」之意。因此，上訴人 以單純「御米飯」之文字作為商標圖樣，指定使用於米、糙 米、粥、飯糰、便當、炒飯、壽司、速食粥、速食飯、飯等 商品，依一般社會通念，有使商品相關消費者產生其所販售 的商品係以米飯等材料所作成，且具有良好品質之直接聯想 ，自屬指定使用商品之說明，應有商標法第23條第1項第2款 規定之適用。次查，上訴人雖於系爭商標註冊申請書中載明 其圖樣中之「米飯」聲明不得單獨主張專用權。惟按商標法 第19條規定，商標圖樣中包含有「說明性」或不具識別性之 文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其 商標之完整性者，始得聲明該部分不在專用之列。因此，若 商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，自不適用聲明不專 用之規定。系爭商標「御米飯」之整體文字圖樣既為其指定 使用之飯糰、炒飯、壽司、飯等商品之說明，已如前述，則 上訴人將「米飯」聲明不得單獨主張專用權，仍不符合商標 法第19條規定，尚不能以上訴人已就系爭商標圖樣中之「米 飯」聲明不得單獨主張專用權，即認其符合商標法第19條規 定，而得准予註冊。依上訴人所檢送之93年1月2日至94年11 月5日新聞、雜誌之剪報及電子媒體報導資料、94年4、5月 間所舉辦「中華民國營養協會第31屆年會暨學會研討會」及 「台灣米產銷及經營技術研討會」之會議資料中之插頁廣告 、自西元2004年12月27日起至2005年3月27日止於微風廣場 、SOGO敦南等店試賣「御米飯」之成果報告（含照片）、95 年1月21日TVBS一步一腳印節目播放DVD、95年2月8日下載 Goog le網頁資料、上訴人公司網頁及包裝紙及「御米飯」 實物樣品乙盒等證據資料觀之，Google網頁資料約為82筆， 其中大多為上訴人「御米飯」產品或上訴人為某活動之贊助 廠商之報導；95年1月21日「TVBS一步一腳印節目」播放DVD
其內容僅介紹上訴人將米煮成熟飯（常溫無菌包裝米）生產 及製作過程；而新聞、雜誌之剪報及電子媒體報導資料絕大 多數均為常溫無菌包裝米飯之相關報導，該等製造技術之突 破或企業公益之回饋之報導，與系爭商標圖樣之使用無關。 其中93年12月29日及30日、94年1月20日、94年4月18日（聯 合通訊第247期）等新聞或電子媒體報導，以及研討會會議 資料之插頁廣告、試賣「御米飯」之成果報告、包裝紙、上 訴人網站資料及「御米飯」實物樣品上，固有記載或標示系 爭商標「御米飯」字樣，惟亦均並於該中文「御米飯」下方 處佐以外文「Cooked Rice/ Riso Cucinato...」之說明， 且於外包裝左上角處設一「紅白相間鏤空之米字結合外文「 O'mefun」之設計圖。觀諸該等資料實際使用態樣，其予消 費者之認知，乃中文「御米飯」即是指「Cooked Rice」（ 煮熟之米），為所販售之一種米食名稱，尚非屬商標使用之 型態，而真正得識別其商品來源者應為於外包裝左上角處之 米字結合外文「O’mefun」之設計圖。又依上述成果報告所 載，上訴人自2004年12月27日起至2005年3月27日止於微風 廣場、SOG O敦南等店舉辦132場「御米飯」商品試吃活動， 試吃人數約為2萬人次，銷售近3,000盒，銷售額僅有16萬元 左右；縱然上訴人提出94年1月至95年6月底止，國內銷售金 額已達2419萬元、95年1月外銷到美國洛杉磯的數量有30噸 重、並於200 6年台北國際食品展參展等證據資料，但審酌 其實際使用之態樣，消費者所賴以區辨者仍屬包裝左上角「 紅白相間鏤空之米字結合外文I'mefun」的部分，而非系爭 商標圖樣。因此，上開證據資料尚不能認消費者係僅憑藉系 爭商標而得以判斷商品之來源，自不能以系爭商標因上開使 用證據而認已足使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並 藉得以與他人之商品相區別。上訴人主張系爭商標因上述之 使用證據，已具有商標之第二層意義，而有商標法第23條第 4項規定之適用部分，並非可採。至於上訴人所舉「御弁當 （「弁當」聲明不專用）」、「御食堂（『食堂』聲明不專 用）」、「御茶園每朝」、「御皇米（『米』聲明不專用） 」、「御葉新茶（『新茶』聲明不專用）」、「御茶釀」、 「御の盆Roya l Washbasin（『盆、WASHBASIN』聲明不專 用）」業已獲准註冊案例，經查，該等商標圖樣與系爭商標 圖樣並非相同，案情有異，尚難比附援引，且基於商標審查 個案拘束原則，亦屬另案是否妥適問題，尚難指被上訴人有 違行政自我拘束原則及平等原則，執為本件有利上訴人判斷 之論據。從而被上訴人以系爭商標之註冊即有違審定時商標 法第23條第1項第2款之規定而為系爭商標不准予註冊之審定
，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，因將原決 定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴等詞，為其判斷之基 礎。
五、本院按：
㈠行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依 論理及經驗法則判斷事實之真偽。為行政訴訟法第189條第1項 前段所規定。是認定事實應憑調查所得之證據，如認定事實所 憑之證據與經調查之卷證不符，其判決即與法有違。原判決關 於依一般社會通念，有使商品相關消費者產生其所販售的商品 係以米飯等材料所作成，且具有良好品質之直接聯想，自屬指 定使用商品之說明，應有商標法第23條第1項第2款規定之適用 之事實，以及上訴人將「米飯」聲明不得單獨主張專用權，仍 不符合商標法第19條規定，尚不能以上訴人已就系爭商標圖樣 中之「米飯」聲明不得單獨主張專用權，即認得准予註冊；如 何不足採等事項均予以論述，固非無見。
㈡惟按商標「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者 」不得註冊，復為商標法第23條第1項第2款所明定。而同條第 4項所規定「有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項 規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或 服務之識別標識者，不適用之。」係申請商標註冊之標識因使 用而取得後天識別性之規定。經查，商標實際使用時，會改變 商標大小、比例與字體，以配合商品包裝，致究係指示商品/ 服務來源使用與僅作為商品/服務相關說明無法分辨；另上開 後天識別性之使用，與商標為維持權利之使用（商標法第57條 第1項第2款）及商標侵害之使用（商標法第29條第2項、第61 條、第62條、第81條）均不相同，上開維權及侵權使用時，均 已有經登錄已具識別性之商標存在，但本條項所規範之後天識 別性所使用之標識，並不具先天識別性，且無經登錄之商標存 在。在適用本條項審認何者係經申請人使用且在交易上已成為 申請人商品或服務之識別標識時，自無法就已經登錄之商標圖 形文字等區辨何者係作為商標使用，何者非商標使用。判斷是 否因使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識之過 程，須就商標註冊申請人所提申請註冊商標所使用商品，就其 所提使用證據，依據主要部分觀察原則及整體觀察原則，以具 有普通知識經驗之消費者之地位，於購買時施以普通注意，其 寓目之印象為何者，確定在所使用之商品、服務或其有關之物 件上，何者係作為使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識 ，並得藉以與他人之商品相區別之商標？何者僅係說明性文字 、圖樣？經查，系爭商品包裝上並非僅單一「御米飯」商標之 使用，而係結合「御米飯」商標、「O'mefun」及「O'mefun及
設計圖」特殊設計圖樣及佐以文字等組合而成，從上述包裝設 計圖樣觀之，系爭「御米飯」商標約占整體包裝超過三分之一 ，另「御米飯」下方始有產品狀態及使用說明，再加上「美味 熟飯（或富含膳食纖維熟飯）」等字，此從上訴人所提系爭商 標所使用產品實物及各使用商品包裝附於原處分卷可稽，則系 爭商標所指定使用商品包裝設計圖樣觀之，「御米飯」文字圖 形約佔整體包裝超過三分之一，則消費者寓目主要印象，似應 係「御米飯」三個字，「御米飯」應為商標型態使用，而非商 品說明。再者，消費者於購買時施以普通注意該產品，第一印 象應為「御米飯」，俟閱讀外包裝相關商品說明文字後，始將 「御米飯」與「常溫熟飯」之概念聯想在一起。消費者似不會 於一見「御米飯」之情況下，即立刻產生「御米飯」乃「熟飯 」之概念，「御米飯」為商標型態之使用，較符合主要部分觀 察原則。原判決謂消費者就系爭商標所表彰產品之外包裝上， 所賴以區辨之商標為包裝左上角之「紅白相間鏤空之米字結合 外文O'mefun」之設計圖，而非「御米飯」等情事，其認定事 實所憑證據是否與卷證相符，殊有商榷餘地。上訴人主張：由 系爭商標所使用商品包裝觀之，「御米飯」、「O'mefun」及 「O'mefun及設計圖」同為表彰商品之標誌而為商標使用，似 非無據。
㈢再按商標法第23條第1項規定：「商標有下列情形之一者，不 得註冊：」係由舊法第37條規定：「商標圖樣有左列情形之一 者，不得申請註冊」修正而來，參照同條修正理由略以：「商 標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本 項明定「不得註冊」，即以「審查時」作為准駁時點，以杜爭 議，至何種情形應以申請時為準，則另規定於第2項」等文字 ，蓋現行法將「不得申請註冊」改為「不得註冊」，以「審查 時」作為准駁時點，係就有關商標申請後所產生的期待利益與 申請前他人已存在之權利所作的調整，以使申請人之期待利益 保護至商標審查機關審定時，現行法就商標申請案是否核准， 以核准註冊審查時之事實狀態為原則，例外則另規定於同條第 2項以申請時為準。非第2項明示規定之其他事由，應依第1項 規定以審查時作為判斷之時點。另按，商標法第23條第2項所 規定特別事由為：「前項所列各款事由，其中之第12款、第14 款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。」亦即僅包 括著名商標、先使用於同一或類似商品之商標、著名自然人姓 名權、著名法人名稱權、酒類地理標示等之保護等事由之規定 ，以申請時為準，至於修正後商標法第23條第2項特別規定之 外其他各款，包括同條第4項取得第二層意義之事實狀態，則 依第23條第1項規定，係以審查時作為判斷的時點。此從法規
文義解釋及立法經過可得。再者，因同法第4項之事由而取得 後天識別性者，原則上並無與申請前他人已存在之權利相衝突 ，若申請人於審查期間一再為商標之使用，僅係商標註冊申請 人自信其所申請之商標符合得註冊規定而為，並無與社會大眾 或他人權利相衝突，解釋同條第4項取得第二層意義之事實狀 態，依第23條第1項規定，而以審查時作為判斷的時點，自合 於後天識別性之規範目的及申請人之期待利益。是以系爭商標 於註冊審定日前之使用，是否合於同條第4項取得第二層意義 ，而得准予註冊，自應予以調查。再查，本件被上訴人係於94 年6月28日以商標核駁第285860號審定書為應予核駁之處分， 則上訴人所提出系爭商標於國內使用之證據其中：93年12月29 日及30日、94年1月20日、94年4月18日（聯合通訊第247期） 等新聞或電子媒體報導，以及研討會會議資料之插頁廣告、試 賣「御米飯」之成果報告、包裝紙、上訴人網站資料及「御米 飯」實物樣品上，均有記載或標示系爭商標「御米飯」字樣； 另依SOGO敦南等店試賣「御米飯」之成果報告（含照片）所載 ，上訴人自2004年12月27日起至2005年3月27日止於微風廣場 、SOGO敦南等店舉辦132場「御米飯」商品試吃活動，試吃人 數約為2萬人次，銷售近3,000盒，銷售額僅有16萬元左右；且 上訴人提出94年1月至95年6月底止，國內銷售金額已達2,419 萬元、95年1月外銷到美國洛杉磯的數量有30噸重、並於2006 年台北國際食品展參展等證據資料等等，則依上開證據是否數 量大到足以證明取得後天識別性之程度，均應予以詳查。原判 決以：縱上開證據資料，亦尚不能認消費者係僅憑藉系爭商標 而得以判斷商品之來源等語，難謂於經驗法則無違。㈣末按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商 品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子 媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」商標法 第6條定有明文。經查，上訴人所檢送之93年1月2日起之新聞 、雜誌之剪報及電子媒體報導資料、94年4、5月間所舉辦「中 華民國營養協會第31屆年會暨學會研討會」及「台灣米產銷及 經營技術研討會」之會議資料中之插頁廣告等使用資料，其中 雖或為上訴人「御米飯」產品或上訴人為某活動之贊助廠商之 報導；但該等製造技術之突破或企業公益之回饋之報導，是否 僅作為系爭商標行銷手段之一？是否與系爭商標使用無關？上 訴人提出報章雜誌之報導是否足以使相關消費者認識其為商標 ，而可作為系爭商標取得後天識別性之參考，自應予以考量。 上訴人於原審主張：依一般商業行銷手法，企業主不可能斥資 如此大篇幅，僅為行銷「商標說明」等語，是否全然不可採， 自有商榷餘地。
㈤從而，原判決有上開重要事項未予詳究，即遽爾駁回上訴人在 原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違 背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自 應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項 、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項 ，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 12 月 10 日 最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 鄭 忠 仁
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 陳 鴻 斌
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 98 年 12 月 11 日 書記官 張 雅 琴
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