新型專利舉發
智慧財產法院(行政),行專訴字,98年度,87號
IPCA,98,行專訴,87,20091224,4

智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第87號
98年12月10日辯論終結
原 告　鴻海精密工業股份有限公司
代　表　人　郭台銘　　　
訴訟代理人　孫建國律師
　黃彥卿律師
輔 佐 人　蘇偉豪　　　
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　廖柏名　　　
參 加 人　上達科技股份有限公司
代　表　人　林明華　　　
訴訟代理人　徐宏昇律師
　李紀穎律師
　李奕璇律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98
年6 月26日經訴字第09806114120 號訴願決定，提起行政訴訟。
並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟。本院判決如下：
　　主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
㈠按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告 同意，或行政法院認為適當者，不在此限，被告於訴之變更 或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追 加，有下列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許：訴 訟標的對於數人必須合一確定者，追加其原非當事人之人為 當事人，訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變 者，因情事變更而以他項聲明代最初之聲明，應提起確 認訴訟，誤為提起撤銷訴訟者，依第197 條或其他法律之 規定，應許為訴之變更或追加者，行政訴訟法第111 條第1 項、第2 項、第3 項定有明文。
㈡查原告原於民國98年8 月25日起訴請求撤銷原處分及請求被 告就系爭專利為「舉發不成立」之處分，（見本院卷第7 頁 ），嗣於98年11月11日本院準備程序中減縮為訴願決定及原 處分均撤銷（見本院98年11月11日準備程序筆錄）。經核原 告係本於同一請求基礎為變更，非屬訴之變更或追加，自無 前揭規定之適用，合先敘明。




貳、實體事項
一、事實概要︰
原告前於民國92年11月18日以「電子卡連接器」向被告智慧 財產局申請新型專利，經被告編為第92220365號進行形式審 查准予專利後，發給新型第M253987 號專利證書。嗣參加人 上達科技股份有限公司以其違反專利法第93條、第94條第1 項第1 、2 款及第4 項之規定，不符新型專利要件，對之提 起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違專利法第94條第1 項第1 款及第4 項之規定，於98年3 月6 日以（98）智專三 （二）04087 字第09820130690 號專利舉發審定書為「舉發 成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經 濟部98年6 月26日經訴字第09806114120 號訴願決定駁回， 原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結 果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人 獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：
㈠本件僅針對訴願決定及原處分所撤銷之系爭專利申請專利範 圍第4項、第5項之欠缺專利要部分予以爭執，其他項次欠缺 專利要件部分，原告並不爭執。系爭專利申請專利範圍第4 項的技術特徵「所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入 所述收容空間內之彈臂」。原審定及原訴願決定中認為系爭 專利申請專利範圍第4項相對證據3「差異僅在於能直接且無 歧義得知之技術特徵」，惟綜觀證據3 ，該證據僅能直接且 無歧義得出遮蔽殼體設置彈臂之結論，並不能得出彈臂設置 於系爭專利遮蔽殼體側部之上水平部。
㈡系爭專利申請專利範圍第4 項清楚界定出彈臂位於上水平部 之側部，其特定功效即充分考慮使用者之使用習慣；例如筆 記型電腦放置於桌上時，通常電子卡插入口的位置較低，當 使用者手持電子卡插入連接器時，通常大拇指會對電子卡的 外露之末端產生向下的壓力，導致電子卡於插入初期位於連 接器內的一端相對外露之末端向上翹起，此時，由於系爭專 利申請專利範圍第4 項所述之彈臂設於上水平部，故非常容 易與電子卡插入連接器內的的一端接觸，實現接地功能。且 將彈臂設於上水平部，當電子卡插入時，彈臂可達成抵壓電 子卡並壓迫其向下的功效，避免電子卡上表面與遮蔽殼體內 表面產生摩擦及刮傷電子卡表面。反觀證據3 ，由於其所揭 示之第一接地點(44a) 係位於下部，是以在使用上不易於電 子卡插入初期翹起時與電子卡接觸，且其接地功能須等到電 子卡完全平穩的插入連接器時方能實現，具有潛在損害電子 產品之危險。且設在兩側部上內的接地點(44b) ，可能導致



電子卡在插入過程中，因為施力在左右兩側部之抵靠力量不 同，導致電子卡左右方向的搖晃。而系爭專利將彈臂設於上 水平部則不會對電子卡造成上下方向的搖晃，原因在於當電 子卡被彈臂抵壓時，電子卡則會抵靠於下水平部之凸起，而 非如舉發審定書所述「應不具此功效…」云云。證據3 所揭 示之彈臂係設置於下水平部及側壁，而系爭專利所主張之彈 臂則設置於上水平部，並未為證據3 所揭露，且系爭專利所 載彈臂設置在「上水平部」係為原告經多番構思後所得之功 效最佳的位置設計，並非依證據3 即可無歧異得知，自具新 穎性無疑。再者，系爭專利之彈臂設在上水平部，係充分考 慮使用使用者之使用習慣，俾利實現穩定且儘早將附著在電 子卡表面之靜電荷接地導出之功能，更具功效之增進，相較 證據3 亦具有進步性。另證據2 ，即系爭專利所載之前案 (US6,120,322 ) ，不具有系爭專利所界定之「彈臂」。系 爭專利申請專利範圍第4 項主要記載「…，其中所述遮蔽殼 體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂」； 惟反觀證據2 及證據3 ，均未揭露此等特徵，亦即無法達到 如系爭專利係充分考慮使用使用者之使用習慣後所採之設計 ，以實現穩定且儘早將附著在電子卡表面之靜電荷接地導出 之功能及所能達到之功效，是以二者之結合自無法證明系爭 專利申請專利範圍第4 項不具進步性。再者，自系爭專利申 請日後，陸續有數家業界廠商揭露類似系爭專利將彈臂設置 在電子卡連接器之遮蔽殼體的上水平部的設計，如PROCONN 、ADP 、ALPS、Molex 等其他業者揭露在公開之網站或型錄 上之ExpressCard 用連接器產品，即為在遮蔽殼體上水平部 設置有延伸入遮蔽殼體內之彈臂，若非有功效之增進，不會 有如此多廠商採此等設計。是以，系爭專利之申請專利範圍 第4項 相對於證據3 或證據3 與證據2 之結合，並非本領域 之普通技術人員能直接且無歧義得知的技術特徵，且具有無 法預期的功效的增進，因此系爭專利申請專利範圍第4 項具 有新穎性及進步性。
㈢系爭專利申請專利範圍第5 項的技術特徵「所述彈臂係位於 兩相鄰所述凸起之間」，已清楚界定出彈臂位於凸起之間之 設置，其作用在於當電子卡插入連接器時，電子卡將會抵壓 彈臂使其發生形變，由於本專利彈臂位於兩相鄰的凸起之間 ，凸起將會抵擋電子卡，從而使彈臂被抵壓發生形變量有限 ，不至於被電子卡過度抵壓形變而失去彈性，致延長彈臂之 使用壽命，從而增加整個電子卡連接器之使用壽命。系爭專 利清楚界定的「彈臂」結構位置在於「凸起之間」，上述特 徵並未被證據3 所揭示。反觀證據3 開口處的彈臂(44b) 沒



有凸起的保護，於電子卡初步插入時，易於因電子卡插入方 向歪斜而導致彈臂的過度偏轉造成損壞；而設置於內側下水 平面之彈臂(44a) 需在電子卡幾乎完全插入才能實現接地功 能，相對系爭專利之技術方案存在有靜電損壞電子卡連接器 的風險。證據3 所揭露之彈臂係設置於下水平部末端及近開 口之側壁(44b) ，電子卡斜插時可能抵壓彈臂導致彈臂損壞 。而下水平部後端(44a) ，電子卡需完全插入才能實現將電 子卡之靜電荷接地之功能。反觀系爭專利所述彈臂則設置於 上水平部且位於相鄰之兩凸兩個凸起之間(36)，可抵接電子 卡，避免彈臂因電子卡的長時間抵壓而產生彈性疲乏，且能 實現將附著在電子卡表面之靜電荷儘早接地導出之功能，而 上水平部，考量使用者習慣，電子卡插入初期即實現穩定接 地，將電子卡表面靜電導出。且非可無歧異得知，是以具新 穎性，此被告及參加人亦未爭執。相較證據3，系爭專利申 請專利範圍第5項自具功效之增進。另證據2不具有系爭專利 所界定之「彈臂」，與證據3相結合亦不能否定系爭專利之 專利性。是故，系爭專利申請專利範圍第5 項相較於證據3 或證據3 與證據2 之結合具有功效之增進，且並非本領域的 技術人員僅依據證據3 顯而易見可完成的。因此系爭專利申 請專利範圍第5 項相較於證據3 或證據3 與證據2 之結合具 有進步性。
㈣聲明：⑴訴願決定及原處分均撤銷。⑵訴訟費用由被告負擔 。
三、被告之主張：
㈠證據3揭露之第二接地點 (44b )設於側部且靠近電子卡插入 口，同樣很容易與電子卡插入連接器內的一端接觸以實現接 地功能；另系爭專利之電子卡係由遮蔽殼體之側部之上、下 水平部所設之凸起所抵壓導引，上水平部之凸起已可抵壓電 子卡向下以避免電子卡表面與遮蔽殼體內表面產生摩擦，無 另需彈臂來抵壓電子卡之必要，再者，就結構來看，該彈臂 之抵壓能力明顯不及凸起，更加強說明彈臂非用以抵壓電子 卡，而係純為接地之用，並無其他特定功效，故原告主張不 可採。
㈡證據3 揭露之第一接地點(44a) 設於下部，已可使其因引導 部之上、下兩條軌道(42a、42b)已抵壓電子卡而不被電子卡 過度抵壓變形致失去彈性，故此原告主張系爭專利申請專利 範圍第5 項具進步性之理由無法可採。
㈢並聲明求為判決駁回原告之訴。
四、參加人之主張：
㈠原告起訴主張系爭專利申請專利範圍第4 項已經界定彈臂設



於上水平部之側面，與證據3 位於下部不同。系爭專利之設 計使得該彈臂容易與電子卡插入連接器內的一端接觸，實現 接地功能，與證據3 須在電子卡完全平穩插入連接器時才實 現接地功能，有所不同，且有功效上之增進。故而具備新穎 性與進步性。然原告起訴並未否認該彈臂之功能在提供電子 卡之接地。而該「彈臂」或「接地點」之位置，實則係由電 子卡的規格書所規定。此由證據4 ，ExpressCard 規格書即 可證明。若電子卡的連接器將彈臂或接地點設於規格書規定 位置以外之位置，則無法提供任何接地功能。因此，系爭專 利將彈臂設於上水平部之側面，仍在證據3 揭示技術範圍內 ，不具新穎性。
㈡另該彈臂之功能既為提供電子卡之接地點，則其接地功能當 然必須在電子卡插置到連接器中，其多數端子與連接器之端 子達成電性連接之後，才能產生。換言之，在電子卡與連接 器達成電性連接之前，該電子卡並無所謂電磁波干擾，而有 以接地加以導引之必要。因此，原告主張之提早達成接地功 能並不存在。系爭專利並未提供增進之功能。
㈢原告所主張之插入時搖晃之問題，即使存在，也非該彈臂所 能解決。因所謂之搖晃是來自使用者插入時之力道，該力道 並非柔軟的彈臂所能抗拒。此外，系爭專利與證據3 已經提 供導軌支撐該電子卡。其支撐力不但足以支撐電子卡，且遠 大於該彈臂所能提供之彈力。因此，該彈臂實質上並未貢獻 支撐力。同時，與證據3 之接地點所提供之彈力相比，其能 提供之彈力，更屬微乎其微。
㈣再就系爭專利申請專利範圍第5 項而言，原告主張該彈臂位 在兩凸起之間，可受凸起保護，不致變形。該主張與原告起 訴時對申請專利範圍第4 項之主張，即該彈臂「可達成抵壓 電子卡並壓迫其向下的功效」，完全矛盾。該彈臂既有足夠 彈力抵壓電子卡，又何懼「被電子卡過度抵壓形變而失去彈 性」？
㈤又該彈臂或接地點之位置，乃是由電子卡規格所決定，並非 電子卡連接器廠商可自行設計。至於電子卡連接器廠商使用 證據3 之技術，以凸起做為導軌，該彈臂位置適落於兩凸起 之間，亦即廠商根據證據3 及證據4 所能自由決定之設計。 並無任何困難之處。而該彈臂所受到的抵壓力量，本即由多 數凸起所共同吸收，單一彈臂是否位於凸起之間，並不影響 所受到的抵壓力量大小。因此，原告所主張之保護功能也不 存在。
㈥綜上所述，系爭專利申請專利範圍第4 項的技術特徵，屬於 證據3 揭露之技術範圍，不具新穎性。原告所主張之增進效



果亦不存在。系爭專利申請專利範圍第5 項之技術特徵，並 未產生任何意外之效果或提高之功效，亦無進步性可言。原 告起訴為無理由。
五、本件之爭點：
㈠證據3 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎 性。
㈡證據3 結合證據2 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。
㈢證據3 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步 性。
六、本院得心證之理由：
㈠爭專利「電子卡連接器」申請日為92年11月18日，被告於93 年8 月19日形式審查准予專利，其是否有應撤銷專利權之情 事，自應以核准處分時所適用之92年2 月6 日修正公布，93 年7 月1 日施行之專利法規定為斷，先行敘明。按凡利用自 然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而 可供產業上利用者，得依法申請新型專利，固為專利法第93 條暨第94條第1 項前段所規定。惟新型「申請前已見於刊物 或已公開使用者」、「新型雖無第1 項所列情事，但為其所 屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易 完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」，同法第94條第 1 項第1 款及第4 項復定有明文。
㈡本件系爭第92220365號「電子卡連接器」新型專利之申請專 利範圍共8 項，其中第1 項為獨立項，餘為附屬項（相關圖 示如附圖一）。參加人所提證據2 為西元2000年9 月19日公 告之美國第6,120,322 號「MEMORY CARDCONNECTION DEVICE 」專利案；證據3 為我國86年7 月21日公告之第82208064號 「卡承接構造」新型專利案（相關圖示如附圖二），上開證 據其公告日均早於系爭專利申請日92年11月18日前，自得作 為論究系爭專利是否具專利要件之證據。
㈢本件訴願決定及原處分認系爭專利申請專利範圍第1 項獨立 項及第2 、3 、6 、7 項附屬項不具新穎性、第8 項附屬項 不具進步性部分，原告對此均不爭執，原告起訴僅就系爭專 利申請專利範圍第4 項、第5 項之欠缺專利要部分予以爭執 等情，業據其於本院準備程序時自陳在卷（見本院98年11月 11日準備程序筆錄），是以本院僅就訴願決定及原處分關於 系爭專利申請專利範圍第4 項、第5 項之欠缺專利要件部分 之認定予以審究，先予敘明。
㈣證據3 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎 性：




1.按參酌專利審查基準規定請求項中所載之發明與引證文件中 所載之先前技術有下列四種情事之一者，乃不具新穎性：（ 1 ）完全相同。（2 ）差異僅在於文字的記載形式或能直接 且無歧異得知之技術特徵。（3 ）差異僅在於相對應之技術 特徵的上、下為概念。（4 ）差異僅在於參酌引證文件即能 直接置換的技術特徵。有關於上述（2 ）之規定申請專利之 發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上定 無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明 所屬技術領域中具通常知識者基於先前技術形式上明確記載 的技術內容，即能直接且歧異得知其實質上單獨隱含或整體 隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭 露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅訂定其中一 個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能 直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技 術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利 之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性 體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中 之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異 得知。
2.經查，證據3 為提供一種可使用較習知框結構厚度為厚的積 體電路卡（以下皆稱為ＩＣ卡）之承接構造者。由證據3 說 明書及圖式揭示之連接卡承接構造，包括：連接器(30)，呈 縱長構形( 參考圖1)，供與插入之IC卡嵌合；接點( 參考圖 8 或圖10及說明書之創作說明(1))，連接連接器(30)與基板 (22) ，為前後延伸，供與IC卡之接點嵌合；框結構(40)， 兩端設有定位用舌片(48)，將其卡合於連接器(30)之凹部使 框結構可安裝於連接器(30)上( 參考創作說明(5))，框結構 左右兩端部彎曲，其正下方形成缺口(22a) ，在兩端部上形 成可引導IC卡插拔之引導部(42)，在引導部之上、下部具有 分別向內側沖壓突出之上、下兩條軌道(42a、42b)，插入之 IC 卡 兩端部被保持並引導至軌道內，另在框結構(40)形成 有一自下方向內側延伸之第一接地點(44a) 及自側方向內側 延伸之第二接地點(44b) 。
3.由系爭專利申請專利範圍第4 項所界定「遮蔽殼體側部之上 水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂」，可知該彈臂 係設置於殼體側部之上水平部；而證據3 所揭示第一、二接 地點（44a ，44b ），由圖二、圖三並參酌創作說明（4 ） 倒數第3 行「又保持部42( 應為50a 之誤繕) 之插入方向的 前方形成使金屬板朝內側而自下方突出之第1 接地點44a ， 並在引導部42的入口附近側方形成第2 接地點44b 」，可知



該第一及第二接地點亦為一彈臂結構，該第一接地點係配置 於框結構之下水平部往收容空間延伸，第二接地點係配置於 框結構之兩側往收容空間延伸。準此，系爭專利之彈臂設置 於遮蔽殼體側部之上水平部，而證據3 之第一接地點及第二 接地點分別可於框結構之下方（下水平面）及側邊。由證據 3 其明確揭示為下方及側邊，至於該先前技術並未明示或暗 示該接地點設置於上方之技術揭露，既然證據3 與系爭專利 兩者之設置位置不同，則實質上即為不同。再者，由證據3 所揭示之「下方」及「側邊」，發明所屬技術領域中具通常 知識者亦無法直接且無歧異得知系爭專利之將彈臂設置於遮 蔽殼體側部之「上水平部」。是以原處分以「證據3 可直接 且無歧異予以改變而得知系爭專利」及原訴願決定認為「證 據3 已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之主要技術 特徵，其差異僅在文字記載形式，但實質上並無差異」云云 ，尚有違誤。證據3 尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第4 項是否具進 步性乙節，並未經原處分及訴願決定作認定，是以本院自無 須對此作判斷，附此敘明。
㈤證據3 是否可以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步 性：
1.系爭專利申請專利範圍第5 項其係直接或間接依附於請求項 第1 、3 及4 項，其技術特徵應包含請求項第1 、3 、4 及 5 項所記載之技術特徵，經還原其技術特徵應為一種電子卡 連接器（100 ），其包括；絕緣本體（10），係呈縱長構形 ，於其上設有對接部（12）；複數端子（20），係收容於絕 緣本體（10）內並於所述對接部（12）內沿前後向延伸；遮 蔽殼體（30），係組設於絕緣本體（10）上，其包括有主體 部（32）及位於主體部兩側之側部（34），其中所述主體部 與側部間形成有用以容納電子卡之收容空間，所述側部（34 ）還設有複數延伸入所述收容空間內之凸起（36），且該等 凸起共同形成用於導引電子卡之導引槽（362 ）；其中分別 位於上、下水平部之所述該等凸起係間隔排列；其中所述遮 蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂 （38）；其中所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間。 2.證據3 所揭示第一、二接地點（44b ），其設置之目的亦作 為電子卡之接地功能，其功能均在於當電子卡與連接器接合 作動後提供一接地路徑，該功效之達成與彈臂設置於遮蔽殼 體上方或下方無涉。雖系爭專利前揭附屬項與證據3 之設置 位置有所不同，惟該等設置位置之不同，僅為因應不同IC卡 所設之接地金屬片之位置不同，乃為所屬技術領域中具有通



常知識者依申請前之證據3 之技術顯能輕易完成，故系爭專 利申請專利範圍第5 項附屬項不具進步性。
3.原告雖主張系爭專利申請專利範圍第5 項之技術特徵「所述 彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間」，其作用在於：當電子卡 插入連接器時，電子卡將會抵壓彈臂使其發生形變，由於系 爭專利彈臂位於兩相鄰的凸起之間，凸起將會抵擋電子卡， 從而使彈臂被抵壓發生形變量有限，不至於被電子卡過度抵 壓形變而失去彈性，彈臂之使用壽命因此可以延長，從而增 加整個電子卡連接器之使用壽命云云。然由一般通常知識可 知，當外插電子卡插入框體後係藉由凸起形成之導引部作插 入之導引而最後與連接器作插入接合之動作，導引槽之軌道 寬度應略大於外插電子卡之厚度，因軌道寬度之設計應可避 免在外插電子卡插入之後其造成對第一接地點之結構過度擠 壓而失去彈性。再者，證據3 揭露之第一接地點(44a) 設於 下部，已可使其因引導部之上、下兩條軌道(42a、42b)以抵 壓電子卡而不被電子卡過部抵壓變形至失去彈性。且系爭專 利彈臂所受到的抵壓力量，本來就是由多數凸起所共同吸收 ，單一彈臂是否位於凸起之間，並不會影響所受到的抵壓力 量大小。故原告所述系爭專利之彈臂置於兩相鄰所述凸起之 間具有「當電子卡插入連接器時，電子卡將會抵壓彈臂使其 發生形變而延長彈臂之壽命」之等功效，殊不足採。至於原 告主張設置於內側下水平之彈臂（44a ）需在電子卡幾乎完 全插入才能實現接地功能，由前述理由可知，接地作用本就 在電子元件作用時始有功能（亦即當外插電子卡完全插入殼 體並與連接器接合動作時始有作用），於電子卡插入初期並 無作用，故系爭專利係將證據3 之第一、二接地點之彈臂結 構之設置位置改變為置於相鄰凸塊之間，惟該改變並未產生 如原告所述之功效。是相較於證據3 ，系爭專利請求項第5 項並未產生無法預期之功效，故系爭專利請求項第5 項為發 明所屬技術領域中具有通常知識者依據證據3 之簡單改變所 能輕易完成，故由證據3 足證系爭專利請求項第5 項不具進 步性，原告所述，核無足採。
㈥復按申請專利範圍之請求項有2 項以上時，專利審查機關應 就每一請求項各別判斷其進步性，因專利創作不易，專利審 查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其 審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專 利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之 獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。而因附屬項 包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進 步性，則該附屬項之發明亦具進步性；倘獨立項之發明不具



進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。經逐項 審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案 准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定 ，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容 ，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責 機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件， 惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專 利審查機關踐行專利法第46條第2 項所定之先行通知程序後 ，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁 之審定。經查，系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及第2 、3 、6 、7 項附屬項不具新穎性、第8 項附屬項不具進步 性部分，業經訴願決定及原處分認定在案，原告對此亦不爭 執，業如前述，而系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性 ，亦經本院認定如前，是系爭專利之申請專利範圍已有第1 2 、3 、5 、6 、7 、8 項欠缺可專利要件，是以縱然證據 3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎性，惟 基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求 項准許、部分請求項核駁」之審定，因此系爭專利仍係欠缺 可專利要件，而有得撤銷之事由，至為明確。
七、綜上所述，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分， 理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予 指摘，予以維持，結論尚無不合。原告主張前詞，訴請撤銷 訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 24 　 日 智慧財產法院第一庭
審判長法　官 李得灶
法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　98　　年　 12　　月　 24 　 日 書記官 王英傑