臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01353號
原 告 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 利益得股份有限公司
代 表 人 乙○○
訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
呂 光 律師
陳俊溢 律師
上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國
96年3 月7 日經訴字第09606063440 號訴願決定，提起行政訴訟
，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
參加人前於民國92年7月9日以「手工具之套筒」（下稱系爭 案）向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查 ，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第D103726 號專 利證書。嗣原告以該專利有違專利法第109條、第110條第1 項第1款及第4項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發 。案經被告審查，於95年11月30日以（95）智專三（一）03 011 字第09521008690 號專利舉發審定書為「舉發不成立」 之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行 政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明（原告未於言詞辯論期日到場，聲明、陳述係依其 起訴狀所載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並為舉發成立之審定。 ⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第109 條、 第110 條第1 項第1 款及第4 項規定，不符新式樣專利要件 ，而應予以撤銷專利？
㈠原告主張之理由：
⒈就造形構成而言，根據被告於訴願階段所述：「證據2套 筒A並未揭示系爭案之套筒本體呈階梯式，兩端口徑大小 不同，且套口較大口徑之一端形成數個軸向延伸之鈍角， 而其溝槽具有『半圓弧之截面外形』之特徵」，且「套筒 B 則僅揭示一本體呈階梯式，而兩端口徑大小不同之中空 圓筒形套筒」。顯然被告已承認套筒A 所無法揭示之「本 體呈階梯式」、「兩端口徑大小不同」，但該等結構卻已 由套筒B 所揭示，則再依據被告訴願決定書之內容可知， 系爭案與證據2 套筒A 、B 之差異僅在於「套口較大口徑 之一端形成數個軸向延伸之鈍角」、「溝槽具有半圓弧之 截面外形」。又套筒A 確實具有「溝槽具有半圓弧之截面 外形」，且其「套口較大口徑之一端形成數個軸向延伸之 鈍角」，完全如同被告所述，何以被告枉顧事實，而提出 違背事實之論述？顯然套筒A 完全合乎被告所述之外觀造 形，所屬該項技藝領域者僅需由證據2 之雜誌中將套筒A 合併套筒B 即可輕易思及，並進而推導出系爭案。系爭案 顯然違反專利法第110 條第4 項之規定，不具創作性。 ⒉參照被告95年11月30日發文字號（95）智專三（一）0301 1字第09521008690號之專利舉發審定書，被告於內文中皆 以套筒A與套筒B「該部分形狀特徵之排列組合可能性甚多 」、「未揭示出其間之造形構成必然關係」、「尚難必然 推理出系爭案之整體造形」為由，作為舉發不成立之依據 ，並未對造型構成進行實質論述，而經訴字第0960606344 0 號之訴願決定書中，卻出現舉發審定理由書中未出現之 審定理由，逕自以套筒A 及套筒B 之外形構成進行論述， 顯然與前述舉發審定書之審定理由不同，還刻意忽略套筒 A 及套筒B 所能揭示之造形構成，而只提及套筒A 及套筒 B 所無法揭示部分。然而，套筒A 所無法揭示部分係由套 筒B 所揭示，反之，套筒B 所無法揭示部分係由套筒A 所 揭示，被告逕以主觀意見進行審查，原告無法認同。 ⒊被告擅自加入舉發審定書所不存在之新審定理由「套口較 大口徑之一端形成數個軸向延伸之鈍角」，而舉發審定書 與訴願決定書性質並不相同，舉發審定書中未記載之新審 定理由豈可在訴願理由書中補充記載？被告逕以訴願決定 書之內容自行補充新審定理由，此更加突顯原舉發審定理 由書所做成之裁定有瑕疵，否則被告何需再主觀的補充加
入未出現於舉發審定理由書之新審定理由？
⒋被告所述：「而處分書中所述『可能性多』、『必然關係 』及『必然推理出』等用語，僅在用以論證說明系爭案是 否依據套筒A、B所易於思及者，於法尚無不合」。雖然被 告以此為辯，但被告所編印之專利審查基準中並未要求創 作性之舉發證據需要滿足「必然關係」、「必然推理出」 或必須排除「可能性甚多」之種種要件，則被告所編印之 審查基準並未以此為舉發之限制，又為何提出該等用詞？ 套筒A、套筒B之排列組合可能性多寡，根本與創作性之審 查無關，如何作為論證說明系爭案是否依據套筒A、B所易 於思及者？況舉發審定書中明確提及：「證據2套筒A、B 並未揭示出其間之造形構成必然關係，亦即其所屬技藝領 域中具有通常知識者尚難由舉發證據2 套筒A 、B 個別部 分形狀特徵之組合必然推理出系爭案之整體造形」，而證 據2 係為「Snap-on 」雜誌，套筒A 係位於該雜誌第86頁 ，套筒B 係位於該雜誌第91頁，凡所屬熟習該項技藝者， 僅需翻閱雜誌即可輕易思及，何以稱「尚難由舉發證據2 套筒A 、B 個別部分形狀特徵之組合必然推理出系爭案之 整體造形」，被告之審定過於武斷，且明顯違悖被告所訂 定之審查基準。而訴願決定書中更以「僅在用以論證說明 系爭案是否依據套筒A 、B 所易於思及者，於法尚無不合 ，所訴要無足採」，企圖掩飾舉發審定書之不當謬誤。 ㈡被告主張之理由：
⒈原告僅就被告認定組合證據2套筒A、B無法證明系爭案不 具創作性之部分予以爭執，故被告僅就該部分予以答辯。 ⒉新式樣專利創作性之審查，係以其所屬技藝領域中具有通 常知識者就先前技術之既有形狀是否易於思及其整體形狀 為斷。查舉發證據2套筒A並未揭示系爭案之「套筒本體呈 階梯式，兩端口徑大小不同，且套筒較大口徑之一端內壁 環狀排列多個半圓形溝槽，溝槽與溝槽之間為鈍角連接壁 」之形狀特徵；套筒B 則僅揭示一本體呈階梯式，而兩端 口徑大小不同之中空圓筒形套筒；二者形狀與系爭案相較 ，仍有差異。又套筒A 、B 所示之形狀特徵均僅具有個別 單元視覺效果，排列組合之可能性甚多，舉發證據並未揭 示其間造形構成之必然關係，且套筒A 、B 個別形狀均未 揭示系爭案套筒較大口徑之一端內壁環狀排列多個半圓形 溝槽，溝槽與溝槽之間為鈍角連接壁等形狀特徵，其所屬 技藝領域中具有通常知識者實難由該等證據即輕易推導思 及系爭案之整體造形，是組合證據2 套筒A 、B 尚難證明 系爭案不具創作性。從而，被告以系爭案未違反專利法第
109 條、第110 條第1 項第1 款及第4 項規定，而為本件 舉發不成立之處分，並無違誤。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭案的整體設計具有視覺上的特異效果：
①系爭案於94年3月21日公告，判斷新式樣是否具創作性 ，除應根據「93年7月」公布之專利法審查外，亦應參 照被告「94年3月3日」起施行之「專利審查基準：第3 篇：新式樣專利實體審查」（下稱「專利審查基準」） 。依該專利審查基準第3篇第3章第3.4.1節之規定：「 創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象‧ ‧‧不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設 計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝。‧‧ ‧視覺效果是否特異，得就申請專利之新式樣所包含形 狀、花紋的新穎特徵（及創新的設計內容）、主體輪廓 形式（即外周基本構型）、設計構成（及設計元素之排 列布局）、造型比例（如長寬比、造型元素大小比等） 、設計意象（如剛柔、動靜、寒暖等）、主題形式（如 三國演義、八仙過海、綠竹、寒櫻等）或表現形式（如 反覆、均衡、對比、律動、統一、調和等）等設計內容 與先前技藝進行比對。」
②系爭案之創作之整體相對於原告所舉之套筒A及套筒B有 以下視覺上特異效果：
⑴系爭案所呈現之視覺效果：
就主題輪廓形式、造型比例及創作之主題形式的角度 觀之，如由較大套口端俯視系爭案之創作，則該較大 套口端內部截面係以「環狀排列之多個半圓型溝槽」 與「鈍角連接壁」交錯配置；如由較小套口端俯視系 爭案之創作，則較小套口端的內部截面則大致呈「正 方形」且該正方形的四個端部係呈大致「半圓狀」。 由該俯視圖整體觀之，系爭案之創作呈現一類似葵花 開放的主題形式。
⑵原告所舉之套筒A及B所呈現之視覺效果：
原告所稱之套筒A實為直立（下稱套筒A1）及倒臥（ 下稱套筒A2）兩個不同之套筒，該二個套筒兩端口徑 大致相同，套筒A1的第一端大致呈現一「尖角星型溝 槽」，其具有複數個外頂角及複數個內頂角，內外頂 角間以直線相連接。套筒A2的第一端大致呈現一「六 角形」，其頂角與頂角間以一弧相連接。至於套筒B 套筒內部形狀無法從引證的圖面得知，僅知其具有一 漸縮的外輪廓。
③套筒A、B難以證明系爭案不具創作性：
⑴專利審查基準明文：「創作性」之審查，是依「新式 樣之整體設計」（例如：參專利審查基準第3-3-20頁 「3.2創作性之概念」小節第一小段；第3-3-21頁「 3.3創作性之審查原則」小節；第3-2-22頁「3.4創作 性之判斷基準」及「3.4.1 基本原則」小節），而且 更於第3-3-23頁第5-6 行強調「‧‧‧惟應注意者， 為證明已揭露於先前技藝的引證文件越多，通常越不 應認定整體設計為易於思及」。
⑵姑不論本件舉發人舉發系爭案無法提出單一之證據以 否定系爭案之創作性，而所提之證據套筒A1、A2及B ，兩者（實為「三者」）造形設計各自獨立，僅具個 別單元視覺效果，尤其並沒有系爭案專利圖說所載「 ‧‧‧每一溝槽具有半圓弧之截面外形，各溝槽間以 構成一鈍角之二斜面相互連接‧‧‧」所造成之柔和 效果，並未產生系爭案一類似葵花開放的主題形式及 對應圖面之整體設計；足見即便將套筒A1、A2及B 組 合以觀，仍難以證明系爭案不具創作性。而被告舉發 審定書所為結論：「‧‧‧證據2 套筒A 、B 所示之 部分形狀僅具個別單元視覺效果，而該部分形狀特徵 之排列組合可能性甚多‧‧‧所屬技藝領域中具有通 常知識者尚難由舉發證據2 套筒A 、B 個別部分形狀 特徵之組合必然推理出系爭案之整體造形‧‧‧」， 確實符合專利審查基準以系爭案「整體設計」予以考 量之精神。
⑶原告需以多達三個先前技術之舉證數目（即證據套筒 A1、A2及B）相互組合，即已默認系爭案包括「‧‧ ‧每一溝槽具有半圓弧之截面外形，各溝槽間以構成 一鈍角之二斜面相互連接‧‧‧」之整體設計之特點 ，確未見於任一引證案，原告任意就被告舉發審定書 內容斷章取義，率稱原處分不當、違法等語，實有未 當。
④綜上，原告所舉之套筒A1、A2及B 與系爭案的主體輪廓 形式及整體設計構成大異其趣，另外，就二者之主題型 式而言，系爭案之創作對於各個截面輪廓經巧思安排， 呈現葵花綻放的特異視覺效果，就整體設計而言，相對 於原告所舉之套筒A1、A2及B ，系爭案之創作確實具有 創作性。
⒉被告之處分及訴願機關之訴願決定均無違法： ①原告稱訴願機關承認系爭案與原告所舉套筒A及B之差異
僅在於「套口較大口徑之一端形成數個軸向延伸之鈍角 」及「溝槽具有半圓弧之截面外形」云云：
⑴訴願機關作成之訴願決定僅例示說明原告所舉之套筒 A及B的局部技術特徵與系爭案之局部技術特徵的差異 ，從未表示二者間的差異僅限於此。該訴願決定並稱 ，個別單元的排列組合甚多，原告所舉的套筒A及B所 揭示的個別單元之組合尚無法展現系爭案之整體設計 ，仍須與套筒A及B以外之個別單元排列組合，方有展 現系爭案整體設計之可能。可見該訴願決定之真意係 認為二者間創作性的差異甚大，並非如原告所說僅係 兩個局部單元的差異。
⑵尤其，原告昧於事實，妄稱套筒A已揭示系爭案之「 溝槽具有半圓弧之截面外形」及「套口較大口徑之一 端形成數個軸線延伸之鈍角」設計特徵，惟其前揭說 明係魚目混珠，並非可採。實則，由套筒A該圖面可 以看出，該圖中具有二個不同的套筒A1及套筒A2，該 二個套筒兩端口徑大致相同，套筒A1的第一端大致呈 現一「尖角星型溝槽」，其具有複數個外頂角及複數 個內頂角，內外頂角間以直線相連接；因此其是以直 線、尖角為主而形成強烈視覺效果。套筒A2的第一端 大致呈現一「六角形」，其頂角與頂角間以一幾乎成 直線之微彎弧相連接；因此其「六角形」視覺效果強 烈。
⑶設計單元相比對時應考量包括各元素所處之相對位置 之整體設計。系爭案套筒口徑較大的一端之設計，係 以複數個之半圓部分置於外端，各個半圓部分由數個 軸線延伸之鈍角相連接，該等鈍角部分相對處於較靠 近圓心的位置，整體展現葵花綻放之柔和視覺效果。 而套筒A1之設計大致呈現一「尖角星型溝槽」，其與 系爭案之半圓相對應者應為套筒A1之直線部分，與系 爭案鈍角相對應的部分應為套筒A2之弧形部分。因系 爭案與套筒A1及A2於相對應位置處所揭示之設計單元 並不相同，所產生之整體設計自亦大異其趣，屬不同 之創作。
②訴願決定另說明單元圖形可構成的組合甚多云云，係說 明創作性的審查原則，並無任何違誤：原告稱訴願決定 僅提及套筒A及B無法揭示的部分，據而指稱該決定流於 主觀。惟訴願決定中非但提及套筒A及套筒B之構成基本 單元與系爭案創作有所差異，其更進一步說明個別的創 作元素的組合之可能性甚多。基於訴願決定之說明，社
會上具有通常語文能力之人可以知道其文義係指可採用 之設計單元繁多，而不同組合的可能性更多，所可能產 生的視覺效果也會大異其趣，從而，姑不論系爭案之視 覺效果與套筒A及B之基本單元組合後迥異，欲藉由套筒 A及B與其他基本單元組合以產生系爭案之視覺效果，亦 非理所當然或可輕易思及。可見訴願決定完全是根據新 式樣創作性的審查原則作成，該說明理由已客觀且明白 闡釋就整體組合所生的視覺效果而言，系爭創作具有創 作性。
③原告稱訴願機關擅自加入審定書所不存在之理由，係無 的放矢：訴願機關於訴願決定理由內說明系爭創作於套 口較大一端具有「數個軸向延伸之鈍角」，此一技術特 徵不但系爭圖說有所揭示，原告之舉發理由書及系爭舉 發案之審定理由書均有提及，可見被告之審定決定內提 及此一技術特徵尚非自行加入。退萬步言，訴願法第79 條第2 項規定，原處分所憑理由雖屬不當，而依其他理 由認為正當者，其訴願仍為無理由。
④排列組合的多寡與創作性有直接關係，且原告無法充分 證明系爭案不具創造性：按組合的多寡係以量化的方式 說明創作的難易度。舉例言之，如果由高雄到臺南、臺 南到嘉義、嘉義到彰化、彰化到臺中、臺中到新竹、新 竹到桃園、及桃園到臺北間各有5 條類似之途徑，則由 高雄到臺北間的走法就有78,125種路線可以挑選，則某 甲由高雄出發到臺北所行經的路線尚非具有通常知識之 計程車司機可以輕易推知。又舉發人於舉發時本有舉證 責任，原告既無法提出證據證明系爭案係可輕易思及， 自無法否定系爭案之創作性乃至於可專利性。
理 由
甲、程序方面：
原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核 無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列之 情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。又被告代表人 於訴訟中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合， 應予准許。
乙、實體方面：
一、按「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過 視覺訴求之創作」、「凡可供產業上利用之新式樣，無下列 情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有 相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。．．． 」、「新式樣雖無第1項所列情事，但為其所屬技藝領域中
具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依 本法申請取得新式樣專利」，分別為專利法第109條第1項、 第110條第1項第1款及第4項所規定。而對於獲准專利權之新 式樣，任何人認有違反專利法第109條及第110條之規定者， 依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭案 有無違反專利法之情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由 舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專 利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「手工具之套筒」新式樣專利案，其 形狀特徵在於套筒具有一階梯式、中空圓筒形本體，其一端 內壁環狀排列多個半圓形溝槽，溝槽與溝槽間為鈍角連接壁 ，另一端則形成一具有圓角之四方形孔者。原告所舉舉發證 據1 為系爭案之公報影本；證據2 為西元1995年1 月發行之 「Snap-on 」雜誌正本，其第86頁圈選處A 及第91頁圈選處 B 所揭示之套筒（下分別稱套筒A 、B ）。原告起訴僅就被 告認定組合證據2 套筒A 、B 無法證明系爭案不具創作性之 部分予以爭執，故本件僅就該部分予以論究，合先敘明。三、經查：
㈠、原告舉發證據2之套筒A實為直立（下稱套筒A1）及倒臥（下 稱套筒A2）兩個不同之套筒，該二個套筒兩端口徑大致相同 ，套筒A1的第一端大致呈現一尖角星型溝槽，其具有複數個 外頂角及複數個內頂角，內外頂角間以直線相連接。套筒A2 的第一端大致呈現一六角形，其頂角與頂角間以一弧相連接 。至於套筒B 套筒內部形狀無法從引證的圖面得知，僅知其 具有一漸縮的外輪廓。系爭案則呈「套筒本體呈階梯式，兩 端口徑大小不同，且套筒較大口徑之一端內壁環狀排列多個 半圓形溝槽，溝槽與溝槽之間為鈍角連接壁」之形狀特徵。㈡、舉發證據2 套筒A1、A2並未揭示系爭案之套筒本體呈階梯式 ，兩端口徑大小不同，且套筒較大口徑之一端形成數個軸向 延伸之鈍角，而其溝槽具有「半圓弧之截面外形」之特徵； 套筒B 則僅揭示一本體呈階梯式，而兩端口徑大小不同之中 空圓筒形套筒；二者形狀與系爭案相較，仍有差異。又套筒 A 、B 所示之形狀特徵均僅具有個別單元視覺效果，排列組 合之可能性甚多，舉發證據並未揭示其間造形構成之必然關 係，且套筒A 、B 個別形狀均未揭示系爭案套筒較大口徑之 一端形成數個軸向延伸之鈍角，而其溝槽具有「半圓弧之截 面外形」等造形特徵，所屬技藝領域中具有通常知識者實難 由該等證據即輕易推導思及系爭案之整體造形，是組合證據 2 套筒A 、B 尚難證明系爭案不具創作性。
㈢、原告稱訴願機關承認系爭案與原告所舉套筒A及B之差異僅在
於「套口較大口徑之一端形成數個軸向延伸之鈍角」及「溝 槽具有半圓弧之截面外形」云云。惟查，訴願機關作成之訴 願決定僅例示說明原告所舉之套筒A及B的局部技術特徵與系 爭案之局部技術特徵的差異，並未表示二者間的差異僅限於 此。該訴願決定並稱，個別單元的排列組合甚多，原告所舉 的套筒A及B所揭示的個別單元之組合尚無法展現系爭案之整 體設計，仍須與套筒A及B以外之個別單元排列組合，方有展 現系爭案整體設計之可能。該訴願決定之真意係認為二者間 創作性的差異甚大，並非如原告所說僅係兩個局部單元的差 異。
㈣、原告又稱訴願機關擅自加入舉發審定書所不存在之新審定理 由「套口較大口徑之一端形成數個軸向延伸之鈍角」云云。 惟查，訴願機關於訴願決定理由內說明系爭創作於套口較大 一端具有「數個軸向延伸之鈍角」，此一技術特徵不但系爭 案圖說有所揭示，原告之舉發理由書及舉發審定理由書均有 提及，可見訴願決定內提及此一技術特徵尚非自行加入。原 告所訴均不可採。
四、綜上所述，被告以系爭案未違反專利法第109條、第110條第 1 項第1 款及第4 項規定，而為舉發不成立之處分，核無違 誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告主張前詞，請求撤 銷訴願決定及原處分，命被告為舉發成立之審定處分，為無 理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第218 條、第98條第1 項前段，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 1 月 17 日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿
法 官 陳忠行
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 97 年 1 月 17 日 書記官 陳又慈
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