臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02939號
原 告 甲○○
訴訟代理人 丙○○專利代理人
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 己○○
戊○○
參 加 人 全懋精密科技股份有限公司
代 表 人 乙○○（董事長）
訴訟代理人 庚○○專利代理人
丁○○專利代理人
黃麗蓉 律師
複 代理人 焦子奇 律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96
年6 月20日經訴字第09606069280 號訴願決定，提起行政訴訟，
經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
緣參加人前於民國（下同）90年11月12日以「晶片封裝基板 電性接觸墊之電鍍鎳/ 金製程」向被告申請發明專利，經被 告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發 給發明第169598號專利證書。嗣原告以該專利有違核准時專 利法第20條第2 項、第20條之1 及第71條第3 款規定，不符 發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於95年12月 27日以（95）智專三（二）04066 字第09521152 380號專利 舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願 ，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：⒈訴願決定及原處分均撤銷。 ⒉被告應對系爭案做出舉發成立之處
分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明求為判決：⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
㈠本案爭執點如下：系爭專利有無違反審定時專利法第20條 第2 項、第20條之1 、及第71條第3 款，而不符發明專利 之要件？
㈡原告主張之理由：
⒈緣參加人前於90年11月12日以「晶片封裝基板電性接觸 墊之電鍍鎳/ 金製程」向被告申請發明專利，經被告編 為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發 給發明第169598號專利證書。嗣原告以該專利有違核准 時專利法第20條之1 、第20條第2 項及第71條第3 款規 定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查 ，於95年12月27日以（95）智專三（二）04066 字第09 521152380 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分 。原告不服，提起訴願，亦遭經濟部96年6 月20日經訴 字第09606069280 號決定駁回。
⒉針對經濟部96年6 月20日之訴願決定書及原處分中有關 系爭專利95年4 月7 日申請專利範圍更正本為「上、下 位概念技術特徵置換」、「申請專利範圍之減縮」及「 未實質擴大或變更申請專利範圍」等，認有不符專利法 之情事。
⒊按原告與被告之爭執，主要在於被告核准系爭案95年4 月7 日之更正，並據以處分「舉發不成立」。惟，該更 正係實質變更且擴大系爭案之申請專利範圍，有違93年 7 月1 日施行之專利法第64條第2 項規定。因此，原告 之訴是否有理由，目前應以該更正是否違法為論斷。 ⒋依專利法第64條規定「發明專利權人申請更正專利說明 書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之 減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。 前項更正，不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍 ，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」。
⒌按，原告起訴被告，乃因不服其於95年12月27日(95)智 專三( 二)04066字第09521152380 號審定書所為之處分 ，而被告准予參加人對系爭專利之更正，即係該處分之 一部份（詳見該審定書第2 頁第12行至倒數第5 行）。 既然被告准予更正係其所為處分之一部份，原告不服此 項處分，當然可以提起行政救濟。又，參加人係在原告 提起舉發以後，才申請更正系爭專利，因此，原告不可 能在參加人更正以前就以此為事由提起舉發。貴院於準 備程序中不斷申明專利法未規定更正可為提起舉發之事
由，實與本訴訟無關。原告從未以更正為事由舉發系爭 專利，在舉發申請書中亦從未提及與更正有關之事項， 原告與參加人及被告所爭執的，乃是被告在原處分中的 准予更正之處分。事實上，三方當事人從未爭執更正是 否可為提起舉發之事由。在準備程序中受命法官亦對參 加人自稱，專利法未規定更正可為提起舉發之事由，係 其自己想出來的，而不是看到被告或參加人在答辯狀中 有此主張，由此可證，更正是否可為提起舉發之事由， 從來就不是本訴訟要裁判的事項。
⒍舉發標的：查，原告在舉發理由中，係主張系爭專利違 反專利法第71條第3 項、第20條之一及第20條第2 項之 規定，即說明書要件、新穎性要件及進步性要件。然而 ，被告卻核准系爭專利更正，並以更正後之內容為舉發 審查（原處分審定書第2 頁倒數第5-6 行）。被告此項 核准更正之處分變更了原告舉發系爭專利之標的，造成 原告在舉發理由中之主張未受審查，而且被告在原處分 書中亦未說明，系爭專利更正前之內容是否如原告所主 張的，違反專利法第71條第3 項、第20條之一及第20條 第2 項之規定，因此，只有在系爭專利之更正不違法的 條件下，被告之舉發不成立處分才有成立的可能性。換 言之，本訴訟之爭點應係在於系爭專利申請之更正是否 違反專利法第64條第2 項之規定，變更且擴大專利範圍 。又，原告先前已經詳細說明過，系爭專利申請之更正 已經變更且擴大了專利範圍，有違專利法第64條第2 項 之規定，應不准予更正。既然被告係就系爭專利更正後 之內容審查而為舉發不成立之處分，唯有先撤銷該准予 更正之處分，回復系爭專利更正前之內容重為舉發審查 ，被告始有可能為適法之處分。此即原告在訴之聲明中 對貴院之請求。
⒎原處分認為系爭專利95年4 月7 日申請專利範圍更正本 ，將原申請專利範圍第4 項之「覆蓋上」更正為「利用 物理沉積方式形成」，該更正係將其發明事項之上位概 念技術特徵置換為發明說明所明確記載及實施例支持之 下位概念技術特徵，更正前、後之產業利用領域及發明 所欲解決之問題仍相同，為申請專利範圍之減縮，且此 一特徵於其附屬項（原申請專利範圍第9 項）中已有揭 示，並未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍，亦 未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第 1 項第1 款及第2 項規定。
⒏然上述認事用法明顯偏離事實，實有指鹿為馬離譜至極
之情事，令人痛心。對照更正前後內文可知，系爭案之 更正係刪除了「覆蓋上」，而增加了「利用物理沉積方 式形成」。惟「利用物理沉積方式形成」係製備「導電 膜」之方法，與「覆蓋」無關，換言之，系爭案之更正 係對於「導電膜」增加限定，卻減少了原有的「覆蓋」 這項限定。因此，系爭案之更正顯然已經實質變更了申 請專利範圍。
⒐從更正前的內容（覆蓋上一導電膜）來看，該技術手段 係在限定特別的構造，亦即，界定特定的空間型態。然 而，在更正後的內容（利用物理沉積方式形成一導電膜 ）中，卻是製備物的方法。顯然二者的技術意涵並不相 同，因此，該更正已變更發明之實質，毋庸置疑。專利 審查基準第2 篇第6 章第2.4 節第1 段亦明白指出，「 當說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項 之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大 或變更申請專利範圍。」。
⒑進一步言，所謂「覆蓋上一導電膜」，係「以導電膜來 遮掩」之意，至於導電膜係由何種方法所製備而成，則 在所不問。反觀「利用物理沉積方式形成一導電膜」， 僅僅說明了導電膜係經由某種方法製備而成，與覆蓋無 關。因此，該更正前後之實質內容的確不相同。換言之 ，「利用物理沉積方式形成」只是製備「導電膜」的方 法，無涉「覆蓋」，如果用來覆蓋之物非「利用物理沉 積方式形成」者，便不可能加入「利用物理沉積方式形 成」這項限定。例如，「覆蓋上一膠帶」，因為膠帶非 「利用物理沉積方式形成」，所以不可能出現「利用物 理沉積方式形成一膠帶」。由此足可證明「覆蓋」和「 利用物理沉積方式形成」係彼此完全獨立不相干的兩項 觀念，「利用物理沉積方式形成」不能表達「覆蓋」之 意，只能跟隨「導電膜」而其增加限定。因此，系爭案 將「覆蓋上一導電膜」修改為「利用物理沉積方式形成 一導電膜」，乃是減少了原有的「覆蓋」這項限定，並 增加「利用物理沉積方式形成」這項限定，更正前後的 意義完全不同，已經實質變更且擴大申請專利範圍。 ⒒再深入來看，更正前的技術手段包含兩項特徵：「覆蓋 」和「導電膜」，前者係定義二物之間的相對關係，這 一類型的用語例如有包裹、包覆、貼附、貼近等等，各 定義出不同的空間型態；後者係定義具有特定性質之物 ，這一類型的用語例如有絕緣膜、耐火層、抗蝕膜等等 。因此，系爭案將「覆蓋上一導電膜」變更為「利用物
理沉積方式形成一導電膜」，係刪除了「覆蓋」這項特 徵，已經變更發明之實質。專利審查基準第2 篇第6 章 第2.4 節第1 段亦明白指出，「請求項減少限定條件… …會導致實質擴大申請專利範圍」。
⒓按，「申請專利範圍之減縮」固為專利法第64條第1 項 第1 款所定，發明專利權人得申請更正專利說明書之事 由，但同條第2 項亦明白規定：「前項更正，不得超出 申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大 或變更申請專利範圍。」對此，專利審查基準第2 篇第 6 章第2.1 節第1 段更進一步闡釋：「申請專利之發明 一經公告後即與公眾利益有關，…倘若允許專利權人任 意更正說明書或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利 保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平、 公正之意旨，故更正說明書或圖式僅得就申請專利範圍 之減縮、…向專利專責機關申請更正。」是故，系爭案 申請之更正變更且擴大發明之實質，依法應不得核准。 ⒔系爭案申請之更正刪除了請求項4 之「覆蓋」，這是擴 大申請專利範圍的一種典型的態樣。對於「刪除請求項 之部分技術特徵」這種擴大申請專利範圍的型態，專利 審查基準更特別在第2 篇第6 章第2.4 節第2 段中，將 其列為「更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申 請專利範圍」之第1 種情況。對於這種更正情況，專利 審查基準第2 篇第6 章第2.4 節第2 段如此說明：「刪 除元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等部 分技術特徵，或縱使所刪除的部分是功效、用途等事項 ，由於經核准公告之申請專利範圍所記載之事項係專利 權人為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除部 分技術特徵後之請求項即使未超出原說明書或圖式所揭 露之範圍，但減少限定條件之結果將導致實質擴大申請 專利範圍。」換言之，系爭案申請之更正刪除請求項4 之「覆蓋」，專利審查基準已經明白指出這就是擴大申 請專利範圍之違法情事。
⒕再比較「覆蓋」和「利用物理沉積方式形成」這兩項技 術，「利用物理沉積方式形成」只不過是製備某物的方 法而已，很明顯的，並無任何覆蓋之意。查，「覆蓋」 者，係指「掩覆遮蓋」也（證據5 參照）。「利用物理 沉積方式形成」不可能表達「掩覆遮蓋」之意。例如證 據5 所舉的第一個例子，「覆蓋被褥」，如果改為「利 用物理沉積方式形成被褥」，豈不荒唐。又，附件中的 第三個例子，「枝枝相覆蓋，葉葉相交通」，更不可能
與「利用物理沉積方式形成」有任何相關。「覆蓋」與 「利用物理沉積方式形成」之不同甚明，縱使完全不懂 技術者，亦足可分辨二者有異。參加人在更正理由中誆 稱「利用物理沉積方式形成」係「覆蓋」的下位概念， 毫無根據，而被告果信其言，更屬荒謬。
⒖系爭案自己亦提供反證證明「利用物理沉積方式形成」 與「覆蓋」無關。在系爭案申請更正前的申請專利範圍 第9 項記載，「如申請專利範圍第4 或第5 項所述之一 種晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/ 金製程，其中所 述導電膜係可以濺鍍(Sputtering)、無電鍍(Electrole ss Plating) 或物理、化學沈積(Deposition)等方式形 成。」此請求項明白記載，「利用物理沉積方式形成」 是針對「導電膜」的進一步限定，而非針對「覆蓋」的 進一步限定。查，系爭案之專利說明書亦記載「利用物 理沉積方式形成」是針對「導電膜」的進一步限定，並 無記載任何內容係針對「覆蓋」進一步限定。換言之， 系爭案的內容就已經證明「利用物理沉積方式形成」不 是「覆蓋」的下位概念，因此，被告以「利用物理沉積 方式形成」是「覆蓋」之下位概念為由核准該更正，明 顯違法，以該更正後之申請專利範圍所為之「舉發不成 立」處分，當然亦屬違法。另一方面，專利審查基準第 2 篇第6 章第2.4 節第2 段中明白指出，「將申請專利 範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵 或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成 另一請求項」，乃是更正結果導致實質擴大或變更原核 准公告之申請專利範圍之第4 種更正情況。據此，系爭 案申請更正前之申請專利範圍第9 項既然未記載「利用 物理沉積方式形成」是「覆蓋」之下位概念，申請更正 時卻將「利用物理沉積方式形成」當作「覆蓋」之下位 概念附加於原核准公告之請求項4 內，亦屬實質擴大或 變更申請專利範圍。再者，根據專利審查基準第2篇 第 6 章第2.4 節第2 段中所列，更正結果導致實質擴大或 變更原核准公告之申請專利範圍之第3 種更正情況，將 「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露 之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵非屬『原 發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』。例如 ：將請求項記載之「有機酸」更正為下位概念技術特徵 「甲酸」或「乙酸」，除非在發明說明中已明確記載該 下位概念技術特徵「甲酸」或「乙酸」，且為發明說明 所支持者，否則於更正後將導致實質變更申請專利範圍
。」據此，既然系爭案之專利說明書從未記載「利用物 理沉積方式形成」是「覆蓋」之下位概念，卻在申請更 正時將「利用物理沉積方式形成」當作「覆蓋」之下位 概念取代原來的特徵，亦屬更正結果導致實質擴大或變 更原核准公告之申請專利範圍。
⒗將原申請專利範圍第4 項之「覆蓋上」刪除而更正為不 相關亦無上、下位概念技術特徵關係之「利用物理沉積 方式形成」，顯已實質變更；且將原申請專利範圍第4 項「覆蓋上」之條件刪除，亦有擴大申請專利範圍之情 事。原處分及訴願決定認為「系爭專利95年4 月7 日申 請專利範圍更正本，將原申請專利範圍第4 項之「覆蓋 上」更正為「利用物理沉積方式形成」，係將其發明事 項之上位概念技術特徵置換為發明說明所明確記載及實 施例支持之下位概念技術持徵」，顯屬張冠李戴悖離事 實，實際上，系爭專利95年4 月7 日申請專利範圍更正 本，有實質擴大或變更申請專利範圍之情事，不符合專 利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定。
⒘另原處分及訴願決定認為系爭專利95年4 月7 日申請專 利範圍更正本，將原申請專利範圍第9 項之更正，亦為 將界定發明事項一部分上位概念技術特徵置換為發明說 明所明確記載及實施例支持之下位概念技術持徵，且更 正前、後之產業利用領域及發明所欲解決之問題相同， 亦為申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申專利 範圍，亦符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定 。在未明確詳加論述之情況下，含糊籠統即稱申請專利 範圍更正符合專利法規定，其認事用法明顯悖離事實， 亦漏未審酌。
⑴原申請專利範圍第9 項係依附於第4 項，係界定第4 項之「導電膜」「導電膜係可以濺鍍(Sputtering)、 無電鍍(Electroless Plating) 或物理、化學沈積(D eposition) 等方式形成」，因原申請專利範圍第4 項之更正有質擴大或變更申請專利範圍之情事，故其 附屬項第9 項亦不符合專利法第64條第1 項1 款及第 2 項規定。
⑵將原申請專利範圍第9 項之更正係將「其中所述導電 膜係可以濺鍍(Sputtering)、無電鍍(Electroless P lating) 或物理、化學沈積(Deposition)等方式形成 」，更正為「物理沉積方式形成一導電膜，係以濺鍍 (Sputtering) 方式形成」；上述更正係將申請專利 範圍第9 項載述構成之「其中所述導電膜係可以濺鍍
(Sputtering) 、無電鍍(Electroless Plating) 或 物理、化學沈積(Deposition)等方式形成」等，其中 之「無電鍍(Electroless Plating) 或化學沈積(Dep osition) 等方式形成」要件予以刪除，依據專利審 查基準將申請專利範圍構成要件刪減，即有擴大申請 專利範圍。
⑶又將原申請專利範圍第9 項之更正係將「其中所述導 電膜係可以濺鍍(Sputtering)、無電鍍(Electroless Plating)或物理、化學沈積(Deposition)等方式形成 」更正為「物理沉積方式形成一導電膜，係以濺鍍(S puttering) 方式形成」，亦有實質變更申請專利範 圍之情事；係原申請專利範圍第9 項載述「其中所述 導電膜係可以濺鍍(Sputtering)、無電鍍(Electro l ess Plating)或物理、化學沈積(Deposition)等方式 形成」，其中「濺鍍(Sputtering)」、「無電鍍(Ele ctroless Plating) 」或「物理、化學沈積(Deposit ion)」等方式均為同一概念技術持徵，「物理沉積方 式」形成一導電膜與「以濺鍍(Sputtering)方式」屬 等效可置換者，並無上、下位概念技術特徵之分，原 申請專利範圍第9 項之更正將「物理沉積方式形成一 導電膜」限定為「以濺鍍(Sputtering)方式」，有實 質變更申請專利範圍。
⑷原申請專利範圍第4 項之更正有實質擴大或變更申請 專利範圍之情事，致使其後所載依附之附屬項（第5 、6 、7 、8 項），所依附界定之標的有所不同，造 成第5 、6 、7 、8 項等附屬項亦有實質擴大或變更 申請專利範圍之情事。
⑸系爭專利95年4 月7 日申請專利範圍更正本，其申請 專利範圍第9 項之更正有實質擴大或變更申請專利範 圍之情事，不符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定。應不准更正。
⒙被告誤解上位概念與下位概念：在系爭專利申請之更正 中，「利用物理沉積方式形成」乃是製備「導電膜」之 方法，與「覆蓋」無關。此亦可從系爭專利原來的申請 專利範圍第9 項獲得證明。該請求項係申請「如申請專 利範圍第4 或第5 項所述之一種晶片封裝基板電性接觸 墊之電鍍鎳/ 金製程，其中所述導電膜係可以濺鍍、無 電鍍或物理、化學沈積等方式形成。」此請求項很明顯 係對於「導電膜」之限定，並非對於「覆蓋」之限定， 因此，將此請求項中的「物理沈積方式」併入申請專利
範圍第4 項，只是增加對於「導電膜」之限定，並非對 於「覆蓋」之限縮。原告在先前的陳報狀中已經詳細說 明過，覆蓋和導電膜之製備方法無關，被告指「利用物 理沉積方式形成」為「覆蓋上」之下位概念，「覆蓋上 」為「利用物理沉積方式形成」之上位概念，完全是誤 解。有關上位概念與下位概念，被告在其訂定之專利審 查基準中亦有範例解說，該基準第2 篇第6 章第2.3.1 節所列第5 種申請專利範圍減縮之事項為「請求項之技 術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概念技術特 徵」，並說明「例如：請求項記載「液晶顯示器」之上 位概念技術特徵，在發明說明中敘述該「液晶顯示器」 係指「液晶監視器」（下位概念技術特徵），將請求項 中「液晶顯示器」用語更正為「液晶監視器」。」由於 「液晶監視器」係「液晶顯示器」的一種，所以「液晶 顯示器」係「液晶監視器」之上位概念技術特徵。一般 人在日常生活中也很容易接觸此概念之範例，例如「金 」、「銀」、「銅」、「鐵」都是「金屬」，所以「金 屬」係「金」、「銀」、「銅」、「鐵」之上位概念， 「金」、「銀」、「銅」、「鐵」係「金屬」之下位概 念。然而，「覆蓋」與「利用物理沉積方式形成」彼此 之間並不存在集合之關係，因此沒有上位概念與下位概 念之關係。如果「形成導電膜的方法」果真是「覆蓋」 的下位概念，則從字面上便可直接得知，被告與參加人 又何必迂迴曲折，經過複雜的推論才能說明其主張。對 於被告在行政訴訟補充答辯書中指摘原告刻意將「覆蓋 上」作字面解讀一事，原告認為依專利法及施行細則之 規定，申請專利範圍本來就必須以文字敘述，當然必須 解讀其文字之意義，才能定出其範圍，而上位概念與下 位概念之分辨，也必須仰賴文字解讀才能判斷。被告在 行政訴訟補充答辯書中亦指摘原告在先前的陳報狀中舉 例「覆蓋上一膠帶」令人不解，膠帶應該是用「貼」的 。由此可見，被告確實未能完全瞭解「覆蓋」之意義， 特別是在此技術領域中之意義。為此，原告特別以美國 專利第0000000 號（附件）為例說明，該專利之申請專 利範圍第1 項的步驟(b) 為「bonding a first tape o nto the semiconductor element and the interconne ct to cover therewith, and overlapping and bondi ng a second tape onto the first tape」，在此步驟 中，便是在半導體元件和互連線上覆蓋(cover) 上膠帶 (tape) ，由此可證，膠帶未必就不能用來覆蓋在半導
體元件上。特別的是，此步驟更限定以黏(bonding) 的 方式在半導體元件和互連線上覆蓋上膠帶，「覆蓋」和 「黏」同時出現，亦證明二者屬於兩個不同的概念，才 能同時並存。同樣的道理，系爭專利形成導電膜的方法 和覆蓋也是兩個不同的概念，後者不是前者的上位概念 。原告在先前的陳報狀中，已經舉證教育部國語推行委 員會所編國語辭典修訂本第52則釋義，說明「覆蓋」乃 是「掩覆遮蓋」之意，與形成導電膜的方法毫不相干， 不能把形成導電膜的方法當成是覆蓋的下位概念。原告 謹提醒貴院，原告的所有主張及理由皆係引經據典，提 出文獻加以證明，除了專利審查基準以外，對於「覆蓋 」之文義，更提出教育部國語推行委員會所編國語辭典 修訂本為證，對於形成導電膜的方法和覆蓋屬於兩個不 同的概念，亦提出美國專利第0000000 號加以佐證。反 觀被告及參加人，卻是含糊地將「覆蓋」解釋為「形成 導電膜之方法」的上位概念，從文義上看即不符合，又 無其他證據可以證明，難以令人信服。
⒚原告從未同意系爭專利具有新穎性及進步性：參加人在 補充答辯狀中指原告已同意系爭專利具有新穎性及進步 性，完全是子虛烏有。原告先前所提陳報狀係在補充說 明系爭專利申請更正之違法事由，依據種種證據證明該 更正已變更且擴大申請專利範圍，補充說明並無否定原 告先前的主張，從提起舉發至今，原告一直認為系爭專 利不具有新穎性及進步性，應不准予專利。專利審查基 準第2 篇第6 章第2.1 節指出，「對於專利權人而言， 說明書或圖式公告後之更正，除了可消除說明書及圖式 中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免 構成專利權被撤銷之理由。」若依參加人之邏輯，則其 對於系爭專利之更正，應係因系爭專利已被舉發證據證 明不具有新穎性及進步性，為避免專利權被撤銷，乃申 請更正。由此進一步推知，只要不准系爭專利申請之更 正，讓系爭專利回復原來的申請專利範圍，該申請專利 範圍必然被舉發證據證明不具有新穎性及進步性，因而 導致專利權被撤銷。
⒛更正係影響專利範圍之重大因素：對於專利說明書內容 之修改，在專利審查期間稱為修正，在專利核准以後稱 為更正。依專利審查基準第1 篇第5 章第4 節所述，「 更正係指對於已取得專利權後之說明書、圖式或圖說為 修正之意，其與審查中之補充、修正不同。」專利審查 基準第2 篇第6 章第2.1 節更進一步闡述，「申請專利
之發明一經公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之 說明書或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效， 倘若允許專利權人任意更正說明書或圖式，藉以擴大、 變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而 違背專利制度公平、公正之意旨，故更正說明書或圖式 僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭 記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正。」由此 可知，更正比修正受到更嚴格的限制。由於修改專利說 明書內容影響公眾利益甚鉅，被告亦體認到專利法之規 定可能有所不足，因此不斷修改專利法，以降低體制上 可能之缺失。現行專利法第67條第1 項第1 款已將修正 列為可提起舉發之事由，其明定違反第49條第4 項規定 者，專利專責機關應依舉發撤銷其發明專利權，而第49 條第4 項則是規定「修正，不得超出申請時原說明書或 圖式所揭露之範圍。」雖然專利法尚未明文規定更正可 為提起舉發之事由，但被告亦體認到更正事關重大，才 會在目前的實務上將准否更正之處分合併在舉發審定書 中，這正是本訴訟爭執更正的原因。如前所述，更正係 比修正更嚴格限制的對於說明書、圖式或圖說為修正之 意，既然修正都已經受到專利法之嚴格限制，且可成為 提起舉發之事由，更正當然更應該受到更加嚴謹的審查 ，被告不應該在缺乏證據證明的情況下，含糊地將「覆 蓋」解釋為「形成導電膜之方法」的上位概念。 綜上論陳，系爭案95年4 月7 日申請之更正違反專利法 第64條第2 項之規定，系爭專利申請專利範圍更正不符 合專利法規定，不應為本件專利舉發案審定之依據，被 告及訴願機關卻皆疏於究明此等事實，以致造成違法之 行政行為，殊有可議之處。敬請 貴院明鑑，賜准判決 如訴之聲明，俾維應有權益，並明法治，無任感禱。 ㈢被告主張之理由：
⒈起訴理由稱原處分准予95年4 月7 日所提系爭專利申請 專利範圍更正本有實質變更之情事，應不准予更正。查 95年4 月7 日更正本係將原審定公告本申請專利範圍第 4 項中「覆蓋上」更正為「利用物理沈積方式形成」， 以及刪除附屬項9 主要技術特徵「無電鍍或物理、化學 沉積等」，且將「導電膜」更正為「物理沉積方式形成 」；相較原審定公告本，申請專利範圍第4 項中該基板 表面覆蓋上…，其中「利用物理沉積方式形成」為「覆 蓋上」之下位限縮，亦即將界定發明事項的一部分上位 概念技術特徵置換為發明說明所明確記載及實施例支持
之下位概念技術特徵，且更正前、後之產業利用領域及 發明所欲解決的問題是相同的，屬申請專利範圍之減縮 ，且此一特徵在原審定公告本附屬項9 已有揭示，故未 超出申請時所揭示之範圍；此特徵更正後亦未造成申請 專利範圍第4 項課題變更，故更正本相較原審定公告本 未實質擴大或變更申請專利範圍，符合93年7 月1 日修 正公布之專利法第64條第1 項第2 款規定，應准予更正 。另查更正本將原審定公告本附屬項9 中主要技術特徵 「無電鍍或物理、化學沉積等」刪除，且將「導電膜」 更正為「物理沉積方式形成」，亦即將界定發明事項的 一部分上位概念技術特徵置換為發明說明所明確記載及 實施例支持之下位概念技術特徵，且更正前、後之產業 利用領域及發明所欲解決的問題是相同的，屬申請專利 範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍，符合 93年7 月1 日修正公布之專利法第64條第1 項第2 款之 規定可准予更正，原處分認事用法並無違誤。
⒉準備程序起訴補充理由稱系爭專利更正本係將原審定公 告本申請專利範圍第4 項中「覆蓋上」更正為「利用物 理沈積方式形成」，以及刪除附屬項9 主要技術特徵「 無電鍍或物理、化學沉積等」，且將「導電膜」更正為 「物理沉積方式形成」已構成申請專利範圍第4 項技術 實質變更；查系爭專利申請專利範圍第4 項中該基板表 面覆蓋上…，其中「利用物理沉積方式形成」已見於原 審定公告本申請專利範圍第9 項所揭示形成系爭專利之 導電膜，就物理沉積方式而言，熟習該項技術者大都能 知曉此方法應用於半導體或其相關領域層狀結構中是層 層覆蓋，原告刻意將「覆蓋上」做字面解讀，其所舉例 「覆蓋上一膠帶」更是令人不解，誠如一般大眾所知， 膠帶是用「貼」，簡言之，更正為「物理沉積方式形成 」該導電膜，為「覆蓋上」一導電膜進一步限定之下位 限縮，亦即將界定發明事項的一部分上位概念技術特徵 置換為發明說明所明確記載及實施例支持之下位概念技 術特徵，且更正前、後之產業利用領域及發明所欲解決 的問題是相同的，屬申請專利範圍之減縮，且此一特徵 在原審定公告本附屬項9 已有揭示，故未超出申請時所 揭示之範圍；此特徵更正後亦未造成申請專利範圍第4 項課題變更，故更正本相較原審定公告本未實質擴大或 變更申請專利範圍，符合93年7 月1 日修正公布之專利 法第64條第1 項第2 款規定，應准予更正。另查更正本 將原審定公告本附屬項9 中主要技術特徵「無電鍍或物
理、化學沉積等」刪除，且將「導電膜」更正為「物理 沉積方式形成」，亦即將界定發明事項的一部分上位概 念技術特徵置換為發明說明所明確記載及實施例支持之 下位概念技術特徵，且更正前、後之產業利用領域及發 明所欲解決的問題是相同的，屬申請專利範圍之減縮， 且未實質擴大或變更申請專利範圍，符合93年7 月1 日 修正公布之專利法第64條第1 項第2 款之規定可准予更 正，原處分認事用法並無違誤。
⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。 ㈣參加人主張之理由：
⒈原告於起訴理由書中，並未爭執舉發證據二至證據四是 否足以證明系爭案申請專利範圍第1 項及第4 項獨立項 內容有違核准時專利法第20條之1 及第20條第2 項之規 定，顯然原告已同意系爭案申請專利範圍具有擬制新穎 性、進步性等專利要件。此外，原告於訴願階段並未爭 執系爭案說明書是否有違核准時專利法第71條第3 款之 規定，顯然原告也已同意系爭案說明書中並沒有記載不 必要之事項，使實施為不可能或困難者。故系爭案明顯 無違核准時專利法第20條之1 、第20條第2 項、及第71 條第3 款之規定，先予陳明。
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