最高法院民事判決 九十七年度台上字第九八一號
上 訴 人 中德保全股份有限公司
兼法定代理人 甲○○
共 同
訴 訟 代理人 陳進會律師
上 訴 人 中興保全股份有限公司
兼法定代理人 乙○○
共 同
訴 訟 代理人 葉大殷律師
林怡芳律師
上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國九十六年十
一月十三日台灣高等法院第二審判決（九十五年度智上字第一號
），各自提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於（一）命上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣三百萬元（二）駁回上訴人中德保全股份有限公司及甲○○對上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣二千七百萬元請求之上訴暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。
理 由
本件上訴人中德保全股份有限公司（下稱中德保全公司）及甲○○（下簡稱中德保全公司等）起訴主張：甲○○有鑑於傳統保全系統只有預設警訊，使用者只能藉由警訊聲傳遞求救信號，乃研發創作「保全系統之緊急對講裝置」（下稱緊急對講裝置），使用者於平時或遇有緊急狀況時，即可藉由按壓該緊急對講裝置，直接與上位管制室或服務中心或管控中心人員對講溝通，毋需另行撥打電話。上開緊急對講裝置，業經取得新型第120125號專利（下稱系爭專利），期間自民國八十六年一月一日至九十五年六月十五日止。甲○○取得系爭專利後，將其製造、販賣、使用權利，專屬授權中德保全公司於中華民國境內獨家實施。嗣中德保全公司發現中興保全股份有限公司（下稱中興保全公司）家庭保全系統THS機型主機上有申告鈕裝置（下稱THS申告鈕裝置），而侵害系爭專利，故對中興保全公司之董事長即上訴人乙○○提起刑事告訴，據乙○○於偵查中供稱該公司之THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作，然王江煌曾於七十二年一月二十二日起至八十年九月間任職於甲○○經營領導之其他公司，並擔任研發工程師，其後方轉任職於中興保全公司。中興保全公司明知系爭專利，仍在其之保全主機使用申告鈕裝置，乙○○非但未予制止，反予協調各部門配合實施，生產製造並推銷販賣，應共負故意侵權行
為責任。又中興保全公司具申告功能之THS 申告鈕裝置，自九十年委外生產，而其所架設之網站迄至九十二年六月十二日，仍廣告宣傳主機上有申告鈕，可隨時按鈕服務，故中興保全公司九十二年仍繼續侵害系爭專利，伊自得從九十年開始至九十二年止，計算中興保全公司侵害伊系爭專利所得之利益。依中興保全公司九十一年五月發行之中興保全第一百二十六期第二十三頁所載「其有七萬個客戶，其中有六萬是商業客戶」，可推論其家庭型之客戶為一萬個，而家庭型保全系統占該公司總保全系統七分之一。再以家庭型保全系統較一般商業用保全系統收費較低，約以八折計算，九十年至九十三年家庭型保全系統之營業利益額總計為新台幣（下同）三億零六百五十萬元。若以其中四分之一作為中興保全公司因侵害伊系爭所得之利益，為九千一百二十五萬元。惟因中興保全公司侵害伊系爭專利權所得之利益未臻明確，伊僅先求償三千萬元。其餘容於該侵害所得利益明確後，追加或擴張。退步言之，縱伊不能證明其數額，然因相關資料均由中興保全公司掌管中，伊對此之證明顯有重大困難，亦請求法院依據民事訴訟法第二百二十二條規定，衡量中興保全公司係故意侵害系爭專利權，得酌定不超過損害賠償三倍之賠償，定中興保全公司因侵害伊專利權所得之利益數額。又伊既為專利權人，自得禁止中興保全公司為侵害伊專利之製造、生產、販賣、出租或使用等行為，且對於已構成之物品亦得請求除去等語。爰依侵權行為等之法律關係，求為命中興保全公司及乙○○（下稱中興保全公司等）應連帶給付三千萬元及禁止中興保全公司製造、生產、販賣、出租、使用暨除去等行為之判決（第一審為中德保全公司等敗訴之判決，其聲明不服，提起第二審上訴，原審將第一審判決關於駁回命中興保全公司等應連帶給付三百萬元之部分廢棄，改判其應如數給付，其餘部分予以維持，並駁回中德保全公司等其餘之上訴；中德保全公司等僅對原判決關於駁回其對中興保全公司等連帶給付二千七百萬元請求之部分及中興保全公司等就其敗訴部分，各自聲明不服，分別提起第三審上訴。另中德保全公司等其餘未聲明不服已確定部分，未繫屬本院者，不予贅述）。上訴人中興保全公司等則以：中興保全公司所產製之 THS申告鈕裝置與系爭專利之緊急對講裝置是否有相同功能，而涉及到侵害系爭專利，應以某項物品是否落入該專利說明書所載之申請專利範圍所揭露之技術內容為判斷標準，並非以有相同功能即認定屬構成侵權。財團法人工業技術研究院（下稱工研院）於九十三年十一月十八日所完成之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告），除未見待鑑定物之照片外，亦無任何針對待鑑定物構成要件與系爭專利之比對分析照片或圖示，無法確認工研院係就兩造所認可之待鑑定物為鑑定。況系爭鑑定報告於鑑定理由中關於「待鑑定物相對
應於專利案技術特徵」下所載之內容，與「保全系統之緊急對講裝置專利之創作範圍」所載內容完全相同，而「全要件原則分析」項下之分析表中「本專利之技術構成」所示內容亦與「待鑑定物相對應於專利案之技術構成」之內容完全相同，且待鑑定物中應無「門窗感應器」、「音頻產生器」、「音頻偵測器」之組成元件，工研院卻僅補充說明前開組成元件都是一般通訊產品實現所必須要有的元件為由，遽認待鑑定物落入系爭專利範圍中，其鑑定報告顯不足採。另乙○○雖為中興保全公司之負責人，但中興保全公司研發生產之領域甚廣，內部分工明確，採行分層負責制度，乙○○僅就中興保全公司重大政策及經營方針為決策，對THS 申告鈕裝置之生產、行銷等事項並未參與亦不知情，無任何侵害中德保全公司等權利之行為。況伊等於甲○○提起刑事案件告訴前，並不知其擁有系爭專利，其事前亦未以書面或其他任何方式通知伊等有關侵害系爭專利權之情形，伊等並無故意侵權之情事等語，資為抗辯。
原審將第一審所為中德保全公司等敗訴判決一部廢棄，改判命中興保全公司等應連帶給付三百萬元，其餘部分予以維持，駁回中德保全公司等之上訴，無非以：中德保全公司等主張由甲○○研發創作之系爭「緊急對講裝置」業經取得新型第120125號專利。伊取得系爭專利後，將其製造、販賣、使用權利，專屬授權中德保全公司於中華民國境內獨家實施。嗣伊發現中興保全公司所製造、販賣、使用之家庭保全系統 THS機型主機上，有一申告鈕裝置。而甲○○曾對乙○○提出違反專利法之刑事告訴後，因專利法將刑責部分除罪化，經台北地檢署檢察官為不起訴處分。而關於中興保全公司之THS 申告鈕裝置是否落入系爭專利範圍，經第一審法院委請兩造合意選任之鑑定機關工研院於九十三年十一月十八日以系爭鑑定報告結論為待鑑定物與系爭專利之專利申請範圍相同，有專利公報、專利證書、智財局函、中興保全廣告型錄、操作說明及專利侵害鑑定報告書等為證，復為兩造所不爭執，應堪信為真實。按關於中興保全公司之 THS申告鈕裝置是否有侵害系爭專利之判斷流程，應分為兩階段：第一，應解釋系爭申請專利之範圍；第二，比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。其中比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象則包括下列步驟：第一，解析申請專利範圍之技術特徵；第二，解析待鑑定對象之技術內容：第三，基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否符合文義讀取。經查中興保全公司所產銷之系爭THS 申告鈕裝置，雖就文義讀取上與系爭專利之申請專利範圍不同，但仍應適用均等論原則判斷前開欠缺之元件，是否具備置換可能性及置換容易性，而仍落入專利權範圍內。經解析前述系爭專利申請範圍之技術特徵後，第一審原法院審理時，兩造就是否構成侵權專利乙事，將
系爭THS 產品選由工研院鑑定，其鑑定報告結論為：「由上述分析比較可知，待鑑定物與本專利案符合專利侵害鑑定基準之全要件原則且不適用消極均等論，故待鑑定物之技術構成與本專利案之專利申請範圍所述相同」。中興保全公司等雖抗辯：工研院所出具之系爭鑑定報告中，不足為伊THS 之申告鈕裝置構成文義侵權之依據云云。惟中德保全公司等於第一審判決後，自行將同一事實送請中原大學鑑定，其鑑定結論為：「待鑑定物與系爭專利經過：作用效果、技術內容、全要件原則、均等論原則、禁反言原則各項比對考證，待鑑定物確實明確落入系爭專利之專利範圍」。原審審理中，更依中德保全公司等之聲請，命中興保全公司等提出系爭THS 主機及兩造相關資料送請台灣雲林科技大學鑑定有無侵害專利權之事，其鑑定報告結論為：「鑑定機關依據經濟部智慧財產局專利侵害鑑定基準第十一章鑑定比對準則：⒈作用效果原則、⒉技術內容比對、⒊全要件原則、⒋均等論原則、⒌禁反言原則等五項內容，逐項鑑定。待鑑定物即中興保全公司THS-0010機型保全系統主機之申告鈕裝置明確侵害甲○○所有第120125號「保全系統之緊急對講裝置」新型專利權，即待鑑定物品申告鈕裝置與系爭第120125號新型專利案之專利範圍實質相同」。兩造對於不利己之鑑定報告，雖互指不可採，而對利己者，自認為可取。惟本件工研院作為鑑定人，乃中興保全公司等率先於第一審法院審理中之九十二年八月二十六日具狀提出，經中德保全公司等於九十二年十月二十二日具狀表示同意，是兩造既已合意送由工研院鑑定，其結論除有可指摘有明顯瑕疵外，實不容兩造任予否定，法院亦應予以尊重。經查，依中興保全公司第二代家庭保全系統THS-0010技術手冊V1.0（下稱技術手冊），其有線THS系統架構示意圖一及圖二所示「八組有線回路」，此即該THS-0010 機型主機就門窗感應器送回訊號之回路，亦需透過門窗感應器達到通訊或門窗警訊作用功能；另依該技術手冊第五、六頁之系統概論簡介1-2-11-1上傳信號及1-2-11-2下載信號，及同手冊有線THS系統架構示意圖一及圖二所載下傳命令之IN-X0100 及IN-X0070，可知該THS-0010機型主機係透過上位管制機達到通訊或門窗警訊作用之功能。故依該技術手冊之有線THS 系統架構示意圖一及圖二所示，可知該THS-0010機型主機，確係透過電信交換機以達到通訊作用功能。則中興保全公司委請國立台灣大學、國立台灣科技大學出具之鑑定報告以該THS 主機未具有「門窗感應器」、「上位管制機」、「電信交換站」，即認未侵害上訴人專利權，自無可取。其次，依該技術手冊第5、6頁之系統概論簡介1-2-11 -1上傳信號及1-2-11-2下載信號，及同手冊有線THS系統架構示意圖一及圖二所載下傳命令之IN-X0100及IN-X0070，可知該THS-0010機型主機中，亦具備訊號上傳、下載功能，而此與
系爭專利中之「音頻偵測器」、「音頻產生器」之功能及作用相同，僅中興保全公司係由作用之角度稱之為上傳、下載，中德保全公司則由功能之角度稱之為「音頻偵測器」、「音頻產生器」，且此設備乃一般通訊器材之必需品，一般成對使用，有音頻產生器者，必有對應之音頻偵測器（接收器），例如：電話之鍵按1，電話音頻產生器即產生1之訊號，音頻偵測器則接收該1 之訊號，達成雙向「撥、接及通訊」之作用功能，故中興保全公司該數據機既內含音頻產生器，自亦內含音頻偵測器在內。退步言之，縱謂二者有異，因本件中德保全公司所主張之系爭專利，乃新型專利而非發明專利，而所謂新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第九十三條規定甚明，就系爭專利裝置之緊急對講效用中之按鍵、保全主機自動連接通話、使用者與保全人員進行通話對講等作用，及就系爭專利裝置之反向撥號效用，系爭THS 主機均具備；另就技術內容部分，亦屬相當，揆諸前揭「均等論」即基於保護專利權人利益之立場，避免他人僅就申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改善或替換，而規避專利侵權責任之說明，應認前揭工研院之上開鑑定報告結論，尚無瑕疵。至於工研院所憑以認定之侵害鑑定基準，究屬經濟部智慧財產局修正前或修正後者，因鑑定意見僅供法院認定事實之參酌，尚不能直接取代法院之事實認定，仍應由法院綜合全辯論意旨，依自由心證判斷事實之真偽，故認中興保全公司等就此指摘該鑑定報告不足取一節，尚無可採。從而，中德保全公司等主張中興保全公司所生產之系爭THS 主機申告鈕裝置，侵害系爭新型專利一節，應屬可信，其抗辯未涉侵權，即無所據。經查，中德保全公司等自承乙○○於偵查中供稱中興保全公司之THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作等情，則製作系爭侵權之THS 主機者，乃由中興保全公司負有決策之權之負責人即乙○○協調各部門配合實施，核與一般公司經營實情無悖，自應由乙○○負賠償損害之責。而中興保全公司依民法第二十八條規定，亦應負連帶賠償之責任。惟查中興保全公司等對未依中德保全公司等要求提出營運資料以計算其九十年至九十二年止，因侵害中德保全公司等該專利權所得之利益。且中興保全公司等所稱保全服務之重點，在於接獲管制中心接獲保全偵測系統發出之異常訊號時，能即時派遣人員至現場查看，客戶不在家時，方是需要設定保全服務之主要時段，系爭申告鈕裝置占整個保全系統之一小部分，系爭產品不論有無該裝置，皆不影響其主要功能及保全服務一節，尚與實情相符，而可採信。故中德保全公司等逕以雜誌文章內所述及之數據，認定中興保全公司九十年、九十一年、九十二年營業額及營業利益，再推算該侵權應賠償損害之數額，不足
憑採。系爭THS 申告鈕裝置，中興保全公司使用之時間、數量，及使用後之效益如何，既難認定，亦不能因中興保全公司未提出營運資料即依民事訴訟法第三百四十五條之規定，認中德保全公司等主張中興保全公司等侵害伊該專利權所得之利益為真實，則中德保全公司等主張可依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，由法院酌情定其數額，應屬可取。爰審酌中興保全公司之系爭THS 主機系統，確有侵害系爭新型專利，且對中興保全公司之業務擴展有利，自對中德保全公司之業務造成不利益，連帶影響甲○○之授權受益等情，認中興保全公司等應連帶賠償中德保全公司等之損害，以每年一百萬元，九十年至九十二年共三年，即三百萬元為適當。綜上所述，中德保全公司等依民法第一百八十四條、第二十八條之規定，請求中興保全公司等應連帶給付三百萬元部分，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，於法無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。
按判決理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第二百二十六條第三項定有明文。法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊或防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由之違法。次按專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物；而應就所送之待鑑定物中與申請專利範圍所述之申請標的對應之物予以比對」（經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定要點」下篇、壹、第三章、第二節、二、（三）注意事項參照）。查中興保全公司等主張：本件前揭工研院之系爭鑑定報告，於進行侵害比對分析時，未見待鑑定物及照片，其所憑以鑑定之標的物為何，究竟其認定待鑑定物之機器構件與系爭專利特徵完全相同之比對依據為何未見工研院說明（見第一審卷一第二六七頁、第一審卷二第六八頁），詎原審所依據判斷基礎之工研院之系爭鑑定報告，係以技術手冊做為參考依據，而非以中興保全股份有限公司THS 申告鈕裝置主機本體作為比對基準，上開攸關中興保全公司等是否共同侵害中德保全公司等所享有之系爭專利權之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由項下說明其取捨之意見，逕謂中興保全公司等所提出之國立台灣大學、國立台灣科技大學出具伊未有侵害系爭專利之鑑定報告為不可採，並遽認伊等有共同侵權行為云云，進而為中興保全公司等不利之認定，有判決不備理由之違法。次查，認定事實應依憑證據，本件原審資為認定乙○○應負賠償損害之責，中興保全公司應與伊共負連帶賠償之責，其主要之依據乃因中德保全公司自承乙○○於偵查中供稱中興保全公司之THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作，則製作系爭侵權之THS 主機者，乃由中興保全公司負有決策之權之負責人即乙○○協
調各部門配合實施，……亦應負連帶賠償之責任云云（見原判決第十三頁第二行至第八行），惟查乙○○始終否認伊曾於偵查中出庭應訊，且觀諸中德保全公司等所提出之民事言詞辯論意旨狀及訊問筆錄（見第一審卷二，第四三頁至第四五頁、第五○頁至第五三頁），應係第一審被告陳科成之偵查訊問筆錄，原審據此推論乙○○應負連帶賠償之責，進而為其不利之判決，尚嫌率斷，並有認定事實不依憑證據及與卷內證據不符之違誤。再者，原判決一方面先謂系爭申告鈕裝置占整個保全系統之一小部分，系爭產品不論有無該裝置，皆不影響其主要功能及保全服務（見原判決第十四頁第八行至第十行），似認中興保全公司侵害系爭專利，並未因而獲利；另一方面卻又謂中興保全公司之系爭THS 主機系統，確有侵害系爭新型專利，且對中興保全公司之業務擴展有利，自對中德保全公司之業務造成不利益，連帶影響甲○○之授權受益（見原判決第十四頁第二十行至第二十二行），顯然認定中興保全公司侵害系爭專利，因而獲利不少，自係前後認定不符，亦難謂無理由矛盾之違法。末查，原判決認定中興保全公司等應連帶賠償中德保全公司等三百萬元為適當，惟並未於理由項內說明究竟系爭專利遭受中興保全公司等之侵害對中德保全公司之業務造成如何之不利益，其不利益之數額究竟多少？以及如何影響甲○○之授權受益，而所謂授權之利益是多少？何以對中德保全公司業務之不利益及甲○○之授權受益應為每年一百萬元，其計算及判斷之憑據與證據何在，亦不無判決不備理由之違法。況中德保全公司等於原審主張中興保全公司等係故意侵害伊之系爭專利，依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第三項規定，伊得依侵害情節請求酌定不超過損害額三倍即三千萬元範圍內之賠償（見第一審卷一第八頁至第十頁，原審卷二第三七、三八頁），惟原審對此攸關中德保全公司等得否請求賠償系爭三千萬元金額之重要攻擊防禦方法，未於判決理由項下說明其取捨意見及所憑之依據，即遽認中德保全公司等不得依上開規定請求，難謂無判決不備理由之違法。兩造上訴論旨，各自指摘原判決關於其不利部分為不當（確定部分除外），求予廢棄，均非無理由。據上論結，本件兩造上訴均有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中 華 民 國 九十七 年 五 月 十五 日 最高法院民事第五庭
審判長法官 劉 延 村
法官 許 澍 林
法官 黃 秀 得
法官 李 寶 堂
法官 童 有 德
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十七 年 五 月 二十六 日 v
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