臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00160號
原 告 美商K‧史威斯公司（K-SWISS INC.）
代 表 人 甲○○Lee D
訴訟代理人 陳玲玉律師 （兼送達代收人）
邵瓊慧律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國96年11
月21日經訴字第09606078280號訴願決定，提起行政訴訟。本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）94年05月04日以「Five S tripe Design（V.2）」立體商標，指定使用於商標法施行 細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋、便鞋、 拖鞋、運動鞋」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認 本件商標圖樣上之「五條斜線」，尚不足以使商品或服務之 相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他 人之商品或服務相區別，應不具識別性，遂以96年08月20日 商標核駁第302022號審定書為「應予核駁」之處分。原告不 服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院 提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.請判命被告就原告94年05月04日申請之第000000000號「FIV E STRIPE DESING（V.2）」商標註冊事件作成准予註冊之行 政處分。
3.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：
㈠商標法第5條第2項之規定乃申請商標註冊者，應具「識別性
」之積極要件：
按「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為 表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區 別。」為商標法第5條第2項之規定。改制前行政法院74年判 字第347號判例要旨明載：「審查商標有無識別性，應參酌 其背景資料及交易實況。商標圖樣所使用之圖形，縱屬簡單 ，但因使用長久及商品廣泛行銷，已具標誌性，能使一般購 買者得以與他人商品予以辨別者，仍不失為其有特別顯著性 ，即應准其註冊。」又現行商標法第23條第4項亦規定：「 有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形 ，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識 別標識者，不適用之。」另被告93年05月01日公佈施行「商 標識別性審查要點」第二點規定：「審查商標有無識別性， 應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況 及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商 品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」 是以，商標有無識別性，須以相關消費者的認知為準。 ㈡本件商標經由原告長時間的廣泛使用，在交易上已成為原告 商品之識別標識，已取得後天之識別性，依商標法第23條第 4項之規定，應准其註冊：
1.原告生產之五條斜線運動鞋，行之有年，夙著盛譽： ⑴原告自1966年創立品牌以來，該五條線古典運動鞋一直被 全世界所熟知，於西元2002年已是全美獲利最高的鞋類品 牌，因原告所有鞋款上搶眼的五條線，整體簡單優雅的外 型，搭配時下流行的色調，就是這樣的設計讓原告K-Swis s儕身於世界知名鞋類品牌之列。
⑵原告之五條線商標早於西元1976年於美國獲准註冊列為第 0000000號商標後，即陸續於世界各國，包括澳洲、荷比 蘆、加拿大、捷克、丹麥、德國、匈牙利、日本、挪威、 菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、瑞典、英國等獲准註冊 。原告於取得各國註冊後，復大肆宣傳廣告以行銷其五條 線運動鞋，此有原告檢附世界各國各種報章雜誌之廣告， 包括西元1987年、1992至1998年之日本廣告、2001年香港 奪標雜誌廣告、泰國、荷蘭、巴西、法國、英國、墨西哥 及美國之廣告影本可稽，足證原告之五條線商標在交易上 已為原告商品之識別標識，殆無疑義。
2.原告五條線運動鞋早於西元1991年即進口至臺灣，且廣泛行 銷，在交易上已為相關消費者所熟知：
原告早於西元1991年05月22日即於臺灣設立英屬百慕達商蓋 世威國際有限公司（K-Swiss International Ltd.），藉以
行銷並廣告原告最具代表性之五條線運動鞋，此有原告西元 1990年、1995年、2000年及2001年臺灣之精美型錄可資參酌 。另原告於臺灣亦不斷地於各種報章雜誌刊登巨幅廣告，此 有1991年12月中國時報、1992年09月聯合報、1996年04月民 生報、1992年10月時報週刊、1997年、2000年至2005年之雜 誌廣告可稽。原告除上述於各種報章雜誌上大肆廣告外，更 於消費者每天必看的電視節目上密集廣告，以行銷其K-Swis s五條線之各種運動鞋，此有西元2005年原告之向遠代理廣 告商所代理之廣告檔次明細表，及西元2005、2006年Nielse n代理廣告商代理之廣告檔次明細表及DVD一片可資證明。以 上均足證上述五條線商標業經廣泛使用於交易上，已成為原 告商品之識別標識，具備後天之識別性，已為不爭之事實。 3.原告之五條線運動鞋之銷售據點遍佈全國各大百貨公司、運 動用品專賣店，為原告最受歡迎、最經典之運動鞋型： 原告之五條線運動鞋，除在世界各國廣泛行銷逾四十年外， 在我國各地之百貨公司均設有專櫃，包括新光三越、遠東百 貨、統領百貨、桃園台茂、Sogo百貨及各地之運動用品專賣 店，此有原告在台各地之代理經銷商名錄可稽。原告在百貨 公司運動用品區與知名之Nike、Adidas、Coverse、Puma等 運動鞋比鄰陳列，且業績蒸蒸日上。
4.綜上事實足證，本件商標雖為簡單之線條，惟經原告在交易 市場上多年廣泛行銷與廣告，其已為原告商品之識別標識， 應符合商標法第23條第4項之規定，得以例外獲准註冊。 ㈢商標有無識別性並非一成不變，可以隨著時間之延續而增強 ：
1.原告之五條線商標早於西元1991年即已向被告申請在案，並 列為申請案號第00000000號商標，惟礙於當時商標法並無現 行法新增之第23條第4項例外規定，致遭被告前身經濟部中 央標準局以該五條線圖形為鞋幫兩側之裝飾圖案無顯著性， 不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉 以與他人之商品相區別為由而核駁之。
2.惟如前述，原告之五條線商標經長期廣泛行銷使用，在交易 市場上已為原告商品之識別標識，乃不爭之事實。今原告挾 大量的使用證據，依修正後新增之商標法第23條第4項規定 向被告再次提出申請註冊，惟被告仍囿於十多年前對該商標 為鞋幫圖之觀點，未依前揭「商標識別性審查要點」第二點 之規定：「審查商標有無識別性，應就指定使用之商品，消 費者之認知、實際交易情況及其使用方式判斷之規定。」而 逕以相同理由再次核駁之，完全忽略原告十多年後再次申請 註冊五條線圖形作為運動鞋之識別標識，其識別性與十多年
前（即西元1991年）之申請案已不可同日而語。本件商標於 交易市場上已廣為消費者所接受，且消費人數急遞增加，惟 被告仍執十多年前之核駁資料，據以核駁本件商標，而未審 究新修正商標法第23條第4項之例外規定，自難令人甘服。 ㈣被告之認定與實際市場情況不符，且前後矛盾，無法令人信 服：
1.被告未審究本件商標使用之事實背景、消費者之認知、實際 交易情況，以判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品 或服務之標識，並得以與他人商品或服務相區別，而逕以下 列理由核駁之：
⑴本件立體商標圖樣，對相對消費者而言，為常見標示於運 動鞋等相關商品之普通形狀或線條，僅為提供商品實用或 裝飾功能，無法表彰商品來源或產製主體並得藉以與他人 之商品或服務相區別，應不具識別性。
⑵原告之「五條斜線」商標圖樣多與其外文「K-Swiss」商 標或「K-Swiss設計圖形」商標一起搭配使用，相關消費 者係以該外文「K-Swiss」商標或「K-Swiss設計圖形」商 標作為區辨商品來源之辨別標識。
⑶「五條斜線」設計為運動鞋常見之裝飾圖案，尚難採認相 關消費者得單獨藉此「五條斜線」商標圖樣做為識別商品 之來源，而具有後天識別性。
⑷與平面圖樣相較，立體商標要取得識別性較不易，尤其當 立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，依 消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的 形狀而非區別商品來源的標識。
2.被告之上述理由非但與實際市場情況不符，且前後矛盾，無 法令人信服：
⑴「運動鞋兩側之鞋面標識」為消費者主要識別商品來源之 依據：
運動鞋商品本身得以標示商品來源的位置，本來就不多， 而最易展現鞋型美觀及吸引消費者判別「商品來源或產製 主體」之位置，乃是「運動鞋兩側之鞋面」，此乃鞋界週 知之事實。本件商標圖樣於歷經數十年之行銷後，業已具 備「後天顯著性」，故原告本件鞋面上簡單的線條圖案， 已成為消費者辨識商品來源的主要依據，要無疑義。 ⑵運動鞋面上之簡單線條，不只是運動鞋之裝飾圖案，亦為 原告表彰商品來源之商標圖樣：
事實上，許多國內外運動鞋業者已習慣將簡單線條作為表 彰其商品來源之標識，以之作為商標而申請註冊者，並經 被告核准其商標註冊，更是比比皆是，此有註冊第54532
號「Adidas AG」、第63401號「Nike International Ltd .」、第478687號「Reebok International Ltd.」、第00 00000號「ASICS Corporation」、第529209號「Diadora- Invicta SpA」及第810049號「Mizuno Corporation」等 商標可證。由上述以「簡單線條作為商標」之註冊事實， 正得以印證：「本件由五條斜線所構成之本件商標，非但 為裝飾圖案，亦為表彰原告商品來源之重要識別標識。」 被告既然核准其他業者以簡單線條作為商標之註冊，卻否 准本件商標之註冊，自屬偏頗不公。
⑶原告之「五條斜線」商標之標示方式，如同其他運動鞋業 者均係單獨標識於鞋面兩側，而外文「K-Swiss」及「K-S wiss設計圖形（盾牌圖）」則分別置於鞋舌及鞋背上： 運動鞋專賣店或百貨公司專櫃所陳列的各種運動鞋，亦均 為側面擺示。於一般購買行為中，運動鞋給予消費者第一 眼之寓目印象，絕非鞋舌或鞋背的「K-Swiss」或「K-Swi ss盾牌圖形」，而是兼具整體美觀又亮眼的「五條斜線」 。被告未實際瞭解市場交易情形，逕認消費者係以該外文 「K- Swiss」及「K-Swiss設計圖形（盾牌圖）」商標作 為區辨商品來源之識別標識，要不可採。
⑷本件立體商標乃應被告之要求，由原先申請之平面商標變 更而來：
①原告係於94年05月04日以平面之「Five Stripe Design 」商標向被告提出申請，而被告於94年12月26日以本件 商標圖形業經被告於十多年前以第177108、215526號核 駁審定書認定為鞋幫圖形不得註冊，並經改制前行政法 院81年度判字第1945號判決所肯認，而核發「核駁理由 先行通知書」予原告。
②原告乃於95年02月17日依新修訂之商標法第23條第4項 規定，強調原告經長期廣泛使用，本件商標已取得後天 之識別性，應准予註冊而提出申覆。復經原告與被告多 次溝通說明後，被告建議原告以美國註冊第0000000號 之圖樣，以立體商標方式申請註冊，以求一致，並符合 現行商標法之規定。孰料本件商標經改為立體商標申請 後，被告經內部再次討論，仍趨向保守，而於95年12月 14日以「本件立體商標為五條斜線置於鞋面，為鞋面裝 飾圖案，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品 之標識，並得以與他人之商品相區別」為由，而先行核 駁之，顯見被告之審查行為反覆，且不符修訂後之商標 法意旨。
⑸我國商標法歷經多次修正後，已逐漸與國際接軌，亦已接
受商標應以實際交易情況及消費者之認知作為審查標準。 被告核准多件國內外運動鞋業者以簡單線條作為商標註冊 在先，卻以本件商標僅為鞋面裝飾圖案，相關消費者係以 外文「K- Swiss」商標或「K-Swiss盾牌圖」商標作為區 辨商品來源之識別標識，以及立體形狀要取得識別性較為 不易為由，而否准註冊，自是不公。殊不知運動鞋之立體 商標，已為世界各國所接受，此有許多運動鞋業者以簡單 線條在美國取得立體商標之註冊可稽。我國現行商標法既 已於92年11月施行並增訂有「立體商標」之規定，被告自 應勇於接受新的觀念，准許本件商標之註冊申請。 ㈤綜上所陳，原告之「五條斜線」商標為相關消費者藉以區別 商品來源之重要識別標識，其圖案雖為簡單線條，但因長期 使用並廣泛行銷逾四十年，已具有後天之識別性。被告未參 酌原告之背景資料及交易實況，遽為核駁本件商標之註冊， 自屬違法。懇請 鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以維權益。乙、被告主張：
㈠本案存在之相關因素之審酌：
1.商標圖樣如果是相關商品市場上通常的形狀，沒有特殊性， 則該形狀除與商品具不可分性，為商品的本質，很難與商品 本身概念相分離，一般不會認為其具有區別商品來源的作用 ，因此不具有商標先天之識別性。
2.經核，本件立體商標圖樣係由五條斜線置於鞋面，以之指定 使用於「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品，依一般社會 通念，予人寓目印象為鞋面裝飾圖案；且就我國交易市場而 言，相關業者習以各色複數線條設計作為運動鞋等商品之裝 飾圖案，在相關消費者認知上，其為常見標示於運動鞋等商 品之線條，為相關運動鞋等商品之普通形狀，未具特殊性， 僅為提供商品實用或裝飾功能的形狀，無法具有指示商品來 源的功能，即不具有商標識別性。揆諸上開說明，本件商標 應有前揭規定之適用。
㈡本件商標不符合商標法第23條第4項之規定： 1.原告主張其創立迄今已逾40年，其『古典鞋型』復於美國被 選為1990年最佳鞋型；本件商標除於美國、澳洲、荷蘆、加 拿大、捷克、丹麥、德國、日本、新加坡、英國等國家獲准 註冊外，原告透過網路廣告促銷，eBay拍賣網站銷售；檢送 西元1990年、1995年、2000年第4季及2001年第4季商品型錄 ，西元1987年起各國報章雜誌廣告與銷售量表，新光三越、 遠東百貨、統領百貨等銷售據點資料，原告網站及Google網 站下載資料等，主張本件使用於鞋幫上之『五條斜線』標誌 經原告廣告宣傳及長期使用後，應足以在交易上成為表彰原
告商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，而取得後天識 別性，應符合商標法第23條第4項之規定。
2.查本件商標固有在國外獲准註冊取得商標權等情形，然商標 具有屬地性，又各國國情不同，市場交易習慣相異；且據所 檢附之上開商品型錄、網站或報章雜誌廣告資料等觀之，本 件「五條斜線」多搭配使用其外文「K-SWISS」或「K-SWISS 設計圖形」商標，客觀上，消費者係以該外文「 K-SWISS 」 或「K-SWISS 設計圖形」作為區辨商品來源之識別標識。再 參諸國內知名PChome等拍賣網站上搜尋「運動鞋」商品，國 內外運動鞋廠商以複數線條作為運動鞋商品之裝飾圖案或基 本裝飾線條，顯見該線條設計圖為運動鞋商品常用之裝飾圖 案，依國內一般消費者之習慣，尚難採認相關消費者得單獨 藉此「五條斜線」作為識別商品之來源，自不符合商標法第 23條第4項之規定。又商標法之立法目的，除為保障商標權 及消費者利益外，復維護市場公平競爭，促進工商企業正常 發展，衡諸上述相關運動鞋商品業者，已習以複數線條作為 運動鞋商品之裝飾圖案或基本裝飾線條等事實，若核准本件 商標註冊，恐有影響限制同業使用線條裝飾運動鞋之自由， 除有失公允之虞外，甚而易導致競爭妨礙，而有違反商標法 之立法目的。
3.有關原告申請之初係以平面商標申請註冊，嗣因斟酌其實際 使用方式係以立體形態使用，且經原告釋明真意，請求將本 案以立體商標申請註冊，以便與其美國註冊之商標圖樣一致 ，而同意其更正為立體商標申請註冊。再者，本件不論係以 平面商標或立體商標申請註冊，經被告綜合以上事證審認結 果，均認為本件商標圖樣不具商標識別性，即不因其為平面 商標申請註冊或以立體商標申請註冊，於判斷結果上並無二 致。
㈢綜上論述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，敬請 核判。
理 由
一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或 其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消 費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商 品或服務相區別。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊 ：一、不符合第5 條規定者。」分別為商標法第5 條及第23 條第1 項第1 款所規定。
二、本件係原告前於94年05月04日以「Five Stripe Design（V. 2 ）」立體商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商 品及服務分類表第25類之「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等
商品，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之 「五條斜線」，尚不足以使商品或服務之相關消費者認識其 為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相 區別，應不具識別性，遂以96年08月20日商標核駁第302022 號審定書為「應予核駁」之處分。原告不服，提起訴願，經 訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為 如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標，有無 違反商標法第23條第1 項第1 款之規定。
三、本院判斷如下：
㈠按被告「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4立體商標識 別性之判斷所述：「立體形狀之申請註冊如同平面圖樣之申 請註冊一樣，皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面 圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形 狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本 身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費 者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀， 而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據 要求，自較平面圖樣嚴格。...而日常用品的消費者一般傾 向於將注意力集中於產品上之標識，而非產品本身的形狀， 因此日常用品的消費者，一般不會將日常用品本身的形狀視 為區別來源的標識等。...再者，相關消費市場使用的情形 亦是重要的考慮因素，如果該立體形狀，為相關業者所通常 採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識 別性... 。」，是以，商標有無識別性，應以相關消費者的 認知為準；又基於商標之屬地性，所謂相關消費者，自應指 我國之消費者而言，合先敘明。
㈡查本件原告申請註冊之「Five Stripe Design（V.2）」立 體商標圖樣係由五條斜線置於鞋面，以之指定使用於「靴鞋 、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品；依一般社會通念，其予人 寓目印象為鞋面裝飾圖案，且我國相關業者習以各色複數線 條設計作為運動鞋等商品之裝飾圖案，對相關消費者而言為 常見標示於運動鞋等相關商品之普通形狀或線條，僅為提供 商品實用或裝飾功能而未具特殊性，無法表彰商品來源或產 製主體之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別 性，被告認本件系爭商標之註冊有違商標法第5 條第2 項及 第23條第1 項第1 款之規定，不得註冊，依法自無不合。 ㈢至原告主張本件系爭商標經由原告長時間的廣泛使用，在交 易上已成為原告商品之識別標識，已取得後天之識別性，依 商標法第23條第4 項之規定，應准其註冊乙節；查商標法第 23條第4 項規定：「‧‧‧有不符合第5 條第2 項規定之情
形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之 識別標識者，不適用之。」為商標第二層意義之規定，商標 之使用符合該第4 項之規定者，固不得再以有不符合第5 條 第2 項規定（即第23條第1 項1 款）為不得註冊之理由。惟 查，原告上開主張縱若屬實，然依卷附原告於申請階段及訴 願階段所檢送之相關證據資料，即原告之「古典鞋型」曾在 美國被選為西元1990年最佳鞋型、我國各大百貨公司銷售據 點資料、網路廣告促銷「Five Stripe Design（V.2 ）」、 西元1990年、1995年、2000年第4 季及2001年第4 季商品型 錄、西元1987年起各國報章雜誌廣告銷售量表、原告網站及 Google網站下載資料等可知，本件「五條斜線」商標圖樣多 與其外文「K-Swiss 」商標或「K-Swiss 設計圖形」商標一 起搭配使用，並無「五條斜線」商標圖樣單獨標識之資料； 再者，審酌原告於本院審理中所提原證18，運動鞋之兩側雖 均有「五條斜線」商標圖樣，惟均與外文「K-Swiss 」商標 或「K-Swiss 設計圖形」商標一起搭配使用，或置於運動鞋 面正中央或鞋內等處，其使用態樣並無「五條斜線」商標圖 樣單獨標識之資料；故依原告所提銷售資料尚不足以證明本 件原告所申請註冊之「五條斜線」商標圖樣，業經其長期使 用，且在交易上已成為表彰其商品之識別標識；是原告上開 主張，亦無可採。
㈣至原告主張其已以本件立體商標圖樣向世界多國申准註冊乙 節；按商標具有屬地性，各國國情及市場交易習慣相異，各 國商標法制不同，審查基準各異，尚難執為本件系爭「Five Stripe Design （V.2 ）」立體商標應准註冊之論據。四、綜上所述，被告依商標法第23條第1 項第1 款之規定，所為 本件商標之註冊應予核駁之處分，並無不合，訴願決定予以 維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被 告為核准本件商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。五、本件事證已明，兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者， 不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 17 日 臺北高等行政法院第七庭
審判長法 官 黃秋鴻
法 官 闕銘富
法 官 林玫君
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 97 年 7 月 17 日 書記官 林苑珍
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