臺灣嘉義地方法院民事判決 95年度智字第1號
原 告 己○○
訴訟代理人 何永福律師
複代理人 劉炯意律師
羅振宏律師
黃曜春律師
被 告 成榮機械廠股份有限公司
法定代理人 丁○○
訴訟代理人 戊○○
王正明律師
乙○○
被 告 台灣流體控制股份有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 庚○○
上列當事人間請求損害賠償事件，於民國97年8 月7 日言詞辯論
終結，本院判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序事項：
一、被告台灣流體控制股份有限公司（下稱台灣流體公司）經合 法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386 條各款之情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判 決。
二、本件原告起訴時原請求被告不得製造、販賣侵害原告所有之 新型第223126號「踏步機之油壓桿結構改良」（下稱系爭專 利一）、新型第217117號「氣油壓缸之外管體結合結構改良 」、新型第198489號「氣油壓缸之外管體結構」（下稱系爭 專利二）等專利物品，並應將現存之成品及半成品予以銷毀 ；嗣於起訴狀繕本送達後，於民國95年8 月3 日以書狀撤回 關於新型第217117號「氣油壓缸之外管體結合結構改良」侵 害部分之請求，經本院將撤回狀繕本送達被告後，被告並未 於10日內提出異議，依民事訴訟法第262 條第1 項、第4 項 規定，應認原告該部分訴之撤回已生效力。次按訴狀繕本送 達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受 判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項 第3 款定有明文。本件原告起訴時原請求被告不得製造、販 賣侵害原告所有系爭專利一、二等專利物品，並應將現存之 成品及半成品予以銷毀。嗣於96年12月13日言詞辯論期日，
以言詞請求被告不得製造、販賣侵害原告所有之系爭專利一 、二等專利物品。核原告所為屬減縮應受判決事項之聲明， 依上揭規定意旨，應予准許。
乙、實體事項：
一、原告主張：系爭專利一（專利期間自90年10月1 日起至102 年1 月17日止）、系爭專利二（專利期間自92年1 月1 日起 至101 年4 月16日止）等專利係原告所創作取得。被告知悉 上情，卻未經原告同意，擅自仿冒原告系爭專利之物品，原 告發現後，委請祐誠及祥順等2 國際專利商標事務所鑑定， 證實被告確侵害系爭專利，乃於94年6 月17日發函制止，惟 被告置之不理。原告並向法院聲請保全證據，扣押仿冒物品 在案，所扣得仿冒物品354 箱，每箱48支，共16,992支，有 關損害額之計算，依專利法第85條第1 項第1 款規定計算， 被告成榮機械廠股份有限公司（下稱成榮公司）自認每支油 壓桿進貨款項新臺幣（下同）50元，原告所受損害額即為 849,600 元（16,992×50），另依同條項第2 款規定，前揭 金額亦得認作被告所得之利益，且被告係故意侵害原告權利 ，原告依專利法第85條第3 項規定，得請求被告給付懲罰性 賠償金654,000 元，合計原告得請求金額為150 萬元；或依 被告台灣流體公司93年度至94年銷售予被告成榮公司之油壓 缸共196,448 支（98,224支×2）， 並以證人甲○○所證述 每支進貨價為50元計算，合計總價金為9,822,400 元，再乘 以「體育用品製造業」在93年及94年財政部同業利潤標準表 其利潤為9 ﹪，被告獲利884,016 元，被告應連帶賠償。又 被告台灣流體公司所擁有之中華民國93年12月1 日專利證書 新型第M251957 號，專利期間自2004年12月1 日至2013年11 月24日止，較原告所擁有之系爭專利晚，且被告台灣流體公 司之申請是在專利法新法施行之後，其未提出智慧財產局所 核發之「新型專利權技術報告」，其所取得之專利無意義。 又智慧財產案件審理法第16條僅適用智慧財產法院，本院之 審理不適用。爰依民法第184 條、專利法第84條第1 項、第 3 項、第108 條規定請求被告賠償等語，並聲明：被告應連 帶給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日 止，按週年利率5 ﹪計算之利息；被告不得製造、販賣侵害 原告所有之系爭專利一、系爭專利二之產品；願供擔保，請 准宣告假執行。
二、被告成榮公司則以：原告並非系爭專利一、二之創作人，依 83年1 月21日修正時專利法第5 條第2 項、第104 條第2 款 、第22條第2 項及智慧財產案件審理法第16條規定，原告所 取得之系爭專利一、二有應撤銷之原因，自不得對被告成榮
公司主張權利。被告成榮公司在88年底或89年初即委託原告 製造油壓缸的外套管即踏步機之油壓桿結構改良，早於89年 11月即自行研發使用，並賣於雷仁公司，是系爭專利為先前 技術。被告成榮公司所販賣之物品，係由另一被告台灣流體 公司所製造，被告成榮公司與被告台灣流體公司間僅有買賣 關係，且被告台灣流體公司亦取得上述專利，故無侵害原告 系爭專利。且原告所主張之計算單價及扣押物與被告台灣流 體公司於93、94年度製造之物並不相同等語置辯，並聲明： 請求駁回原告之訴及其假執行之聲請；如受不利判決，願供 擔保，請求宣告免為假執行。
三、被告台灣流體公司未於最後言詞辯論期日到場，但據其以前 到場及提出之書狀辯稱略以：被告台灣流體公司之產品「氣 油壓缸之外管體」在推出前已先查詢有無侵害他人專利，經 確定無虞，且亦取得中華民國93年12月1 日專利證書新型第 M251957 號，專利期間自2004年12月1 日至2013年11月24日 止，另原告所委託鑑定欠缺公平性及客觀性，請求另行鑑定 ，及依專利法第108 條準用同法第90條第1 項、民事訴訟法 第182 條規定，聲請本院裁定停止訴訟程序等語置辯，並聲 明：請求駁回原告之訴及其假執行之聲請；如受不利判決， 願供擔保，請求宣告免為假執行。
四、原告主張為系爭專利一、二之專利權人，業據其提出有中華 民國93年8 月19日專利證書新型第223126號、中華民國92年 5 月7 日專利證書新型第198489號為證，堪信為真實。原告 主張被告侵害其前揭專利權乙節，被告則予否認，並以前詞 置辯。是本件首應審究原告所取得之前揭專利權有否應撤銷 之原因？經查：
㈠按「本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民 事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行 程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進 行之訴訟程序，其效力不受影響。」智慧財產案件審理法第 37條第1 項第1 款定有明文。是本件自應適用智慧財產案件 審理法之相關規定終結之。次按當事人主張或抗辯智慧財產 權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理 由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專 利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規 定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權 人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，復為同法第16條 所明定。本件被告既於本院審理中抗辯原告取得系爭專利一 、二有應撤銷之原因，揆諸前揭規定，本院應自行認定之。 ㈡按83年1 月21日修正時專利法第5 條第2 項、第104 條第2
款、第22條第2 項規定，專利申請人，除本法另有規定或契 約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。 新型專利權人為非新型專利申請人時，應撤銷其新型專利。 申請人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名， 並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。故新型專利權申請人如 是繼受取得，應敘明證明文件，若否，則撤銷專利權。查證 人即原告之員工施水源於本院審理時確到場證稱略以：系爭 專利一、二是我研發的等語（見本院卷一第287 頁至第291 頁），原告除於當日對施水源之前揭證述表示無意見外，更 於97年6 月26日援引前揭證述，主張：系爭專利一、二，係 由證人施水源所設計研發，嗣交由原告取得專利權等語（見 本院卷二第84頁、第87頁），足認自認系爭專利一、二係施 水源研發、設計者。而被告成榮公司於97年8 月4 日為前揭 抗辯時，原告雖陳稱被告成榮公司前揭抗辯，於其負責人丁 ○○為舉發人之舉發案審查時，為經濟部智慧財產局所不採 云云。惟依卷附經濟部智慧財產局97年7 月14日（97）智專 三㈢02068 字第0972036680002 號專利舉發審定書理由欄第 ㈢、㈤項將本院97年2 月21日言詞辯論筆錄編定為證據十二 ，並以該筆錄「僅為訴訟進行時之筆錄，尚非法院最終判決 或法院證實之事實」，故均不足採（見本院卷二第102 頁至 第103 頁），足認經濟部智慧財產局並未參酌前揭證據，即 遽就系爭專利一、二有無違反專利權法第5 條第2 項規定為 認定，其結論自為本院所不採。本院仍依原告前揭自認及證 人施水源所為證述，認定系爭專利一、二之創作人應為施水 源而非原告。另被告成榮公司主張原告申請系爭專利一、二 時，均出具「申請專利宣誓書」及「專利申請權證明書」並 記載各該專利均為原告本人創作等情，為原告所不爭執，且 本件中華民國93年8 月19日專利證書新型第223 126 號、中 華民國92年5 月7 日專利證書新型第198489號證書上亦記載 創作人為原告，堪信為真實。惟原告既非系爭專利一、二之 創作人，自不能以創作人身分取得申請權，又雖創作人施水 源為原告之受僱人，但原告申請系爭專利一、二時，既自稱 係創作人，且未敘明創作人之姓名並附具相關證明文件，則 其顯非雇用人身分為申請。是被告成榮公司辯稱原告取得系 爭專利一、二違反前揭專利權法第5 條第2 項規定，有應撤 銷之原因乙節，應為可採。
五、綜上，原告取得系爭專利一、二既有應撤銷之原因，則依智 慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件即不得對被告主 張權利。是原告所為本件請求即無理由，應予駁回。原告之 訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依據，應併駁回之。
六、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘之陳述及所提其他證 據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，亦與本案 之爭點無涉，自無庸逐一論述，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 97 年 8 月 21 日 民事第一庭 法 官 林望民
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 97 年 8 月 21 日 書記官 陳慶時
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