臺灣高等法院民事判決 97年度智上字第10號
上 訴 人 天賜爾生物科技股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 徐偉峯律師
被 上訴 人 甲○○
訴訟代理人 邱昱宇律師
上列當事人間確認專利申請權存在事件，上訴人對於中華民國97
年1月2日臺灣臺北地方法院96年度智字第56號第一審判決提起上
訴，經本院於97年9月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件上訴人聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡確認經濟部智 慧財產局專利申請案號為000000000號、申請日為民國 (下 同)94 年6月13日、發明名稱「微藻類植物雜菌抑制異味消 除及有益成分酵解釋放之微生物製程」，申請人及發明人均 為被上訴人之專利申請案之申請權屬於上訴人所有。 被上訴人聲明求為判決：上訴駁回。
二、上訴人起訴主張：伊為研發、製造及銷售保健食品、生物性 保養品、婦潔保養品及環保生物製劑系列產品之生技公司， 為強化研發部門，於93年11月間聘僱被上訴人擔任伊公司之 研發總監，負責管理及帶領伊之專業人員從事生技產品及製 程之研發。被上訴人在伊公司任職期間，曾研發多項技術及 產品，其中包括利用益生菌酵解破壁螺旋藻，而開發出益生 菌酵解製程，並用以製造「藻源」產品對外銷售。詎被上訴 人於95年3月1日自請離職後，伊始發現被上訴人竟於94 年6 月13日以發明人及申請人自居，擅自向經濟部智慧財產局（ 下稱智財局）申請「微藻類植物雜菌抑制異味消除及有益成 分酵解釋放之微生物製程」之發明專利（下稱系爭發明專利 ）。由於系爭發明專利之申請案尚在早期公開中，伊無從依 專利法所規定之異議或舉發程序主張權利，惟有透過本件確 認訴訟，藉以排除伊在私法上地位受侵害之危險等情，爰求 為確認系爭發明專利申請案之申請權屬於伊所有之判決。 被上訴人則以：伊固曾於94年6月13日向智財局提出系爭發 明專利之申請案，惟伊在提出申請後3年內，並未續行申請 實體審查，依專利法第37條第4項規定，系爭發明專利之申 請案即視為撤回，故上訴人提起本件確認之訴，已無即受確 認判決之法律上利益可言。又伊僅係擔任上訴人之顧問，提 供專業諮詢及教育人員之服務，每月僅領取車馬費新台幣4
萬元，與系爭發明專利顯無對價關係，且伊亦從未與上訴人 間就系爭發明專利之權利歸屬予以約定等語，資為抗辯。三、經查被上訴人自93年11月5日起，至95年3月31日止，在上訴 人公司任職，曾以申請人及發明人之身分，於94年6月13日 向智財局提出系爭發明專利之申請案 (申請案號000000000 號)，經智財局於95年12月16日在發明公開公報 (A）予以公 開刊登 (公開編號：0000000000號)，被上訴人迄今仍未就 系爭發明專利申請實體審查之事實，為兩造所不爭執，並有 上訴人公司人事資料卡、被上訴人薪資帳戶、被上訴人各類 所得扣繳暨免扣繳憑單、及發明公開公報 (A）可稽 (見原 審卷8至11、127至130頁)，固堪信為真實。四、上訴人雖主張系爭發明專利係由伊公司之研發團隊所創作， 故系爭發明專利之申請權應屬於伊所有云云。惟為被上訴人 所否認，並以前揭情詞置辯；且查：
㈠、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文； 又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在， 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經 法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確 認判決之法律上利益，故兩造間爭執之法律關係已成過去， 上訴人自無即受確認判決之法律上利益 (最高法院52年台上 字第1240號、69年台上字第1424號判例參照)。是上訴人提 起本件確認之訴，是否有即受確認判決之法律上利益，端視 上訴人因系爭發明專利之申請案所致生私法上地位受侵害之 危險，能否以本件確認判決予以除去為斷。
㈡、次按申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及 必要圖式，向專利專責機關申請之；又專利專責機關接到發 明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不 予公開之情事者，自申請日起18個月後，應將該申請案公開 之；又自發明專利申請日起3年內，任何人均得向專利專責 機關申請實體審查；又未於上開期間申請實體審查者，該發 明專利申請案視為撤回，專利法第25條第1項、第36條第1項 、及第37條第1項、第4項分別定有明文。查被上訴人係於94 年6月13日向智財局申請系爭發明專利，算至97年6月13日止 ，已屆滿3年，而被上訴人迄今仍未就系爭發明專利申請實 體審查，既為兩造所不爭執，依上開規定，系爭發明專利之 申請案即視為撤回而不復存在。從而，兩造間就此所爭執之 法律關係即系爭發明專利申請案之申請權究屬於誰，業已成 為過去，上訴人因上開申請案在私法上地位所受侵害之危險
，顯已不復存在，揆諸首開說明，應認上訴人請求確認系爭 發明專利申請案之申請權屬於伊所有，已無即受確認判決之 法律上利益。雖系爭發明專利之申請案於依法視為撤回申請 前之95年12月16日，曾經智財局在發明公開公報上予以公開 刊登 (見原審卷127頁)，惟此已成過去之事實；況查該系爭 發明專利之申請案既未經智財局為實體審查審定其申請人及 發明人確為被上訴人，且該申請案嗣又已因依法視為撤回而 不復存在，上訴人亦無以本件確認判決除去之必要。五、綜上所述，上訴人請求確認系爭發明專利申請案之申請權屬 於伊所有，自屬不應准許。從而，原審所為上訴人敗訴之判 決，所持理由雖與本院不同，惟其結果並無二致，仍應維持 ，上訴論旨執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，應認為 無理由。
六、據上論結，本件上訴應認為無理由，依民事訴訟法第449條 第2項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 30 日 民事第六庭
審判長法 官 林鄉誠
法 官 楊豐卿
法 官 許紋華
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 97 年 10 月 1 日 書記官 潘大鵬附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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