損害賠償（專利權）
臺灣臺中地方法院(民事),智字,95年度,30號
TCDV,95,智,30,20080926,1

臺灣臺中地方法院民事判決　95年度智字第30號
原　　　告　凱馴企業有限公司
法定代理人　庚○○
訴訟代理人　張益隆律師
複代理人　　戊○○
　　　　　　辛○○
　　　　　　甲○○
被　　　告　鈞筌實業股份有限公司
兼法定代理　乙○○
人
共　　　同
訴訟代理人　張昱裕律師
複代理人　　己○○
被　　　告　港珀實業股份有限公司
兼法定代理　丙○○
共　　　同
訴訟代理人　方文獻律師
複代理　人　丁○○
上當事人間請求損害賠償（專利權）事件，本院於民國97年9月
12 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用新臺幣玖萬柒仟肆佰柒拾陸元由原告負擔。 事實及理由
一、原告起訴主張：
㈠原告為經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核發新型第1852 35號「打膠槍結構改良」新型專利（下稱系爭專利）之專利 權人，專利權期間自民國90年12月21日至10 0年11月16日止 。被告港珀實業股份有限公司（下稱被告港珀公司），未經 原告同意，擅自製造侵害原告之系爭專利權之打膠槍（型號 WT-295T8，下稱系爭打膠槍），售予被告鈞筌實業股份有限 公司（下稱被告鈞筌公司），由被告鈞筌公司於市場上販售 。被告侵害原告系爭專利之行為，業經財團法人中國生產力 中心鑑定屬實，被告港珀公司、鈞筌公司自93年1 月1 日起 至94年12月31日止，共同侵害原告之系爭專利權，渠等自應 連帶負損害賠償之責任；被告丙○○、乙○○分別為被告港 珀公司、鈞筌公司之負責人，實際負責各該公司業務之經營 ，依公司法第23條第2 項規定，亦應與其公司負連帶賠償之 責。而被告侵害系爭專利權之時間為93年1 月1 日至94年12 月31 日 ，依被告鈞荃公司於97年5 月28日之陳報狀所示，



該2 年內銷售系爭打膠槍之總銷售金額為美金70138.2 元以 及歐元3,675 元，依目前（97年9 月11日）之買進匯率換算 為新臺幣共計2,387,442 元，此係侵害人因侵害行為所得之 利益，依專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款規定，為 原告所受之損害，原告僅請求新臺幣（下同）2,000,000 元 。爰依民法第184 條第1 項、第185 條第1 項、專利法第10 8 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條 第2 項之規定請求等語。
㈡對被告抗辯之陳述：。
⒈依專利之取得可分為實體審查制及形式審查制，我國專利 法原為實體審查制，然於93年7 月1 日修法改採形式審查 制。系爭專利係於修法前依實體審查取得新型專利權，即 主管機關就該專利之內容是否符合專利要件（如充分揭露 要件、新穎性、實用性、進步性等），於賦予專利權之前 ，詳細逐一予以實體審查，審查通過後始賦予專利權。如 對於主管機關之審定有不合者，得向主管機關為異議或舉 發，以撒銷之，故於專利權未經撤銷確定前，即為有效之 專利，自應受到專利法之保護。依專利侵害鑑定報告所示 ，被告鈞荃公司販售港珀公司製造之系爭打膠槍，其構成 要件與原告所享有之系爭專利「打膠槍結構改良」申請專 利範圍實質相同，足證被告鈞筌公司、港珀公司所販售、 製造之系爭打膠槍，確實已侵害原告所享有之系爭專利權 。
⒉按專利保護採屬地主義，經我專利主管機關審查核發之專 利，未經撤銷確定前，即為有效之專利。而不同之專利申 請案須個別提出申請，由各國專利主管機關審查決定是否 核發，以及在何種範圍核發專利，主管機關審查後即為各 自獨立之專利權，由該法域自行決定保護範圍及方式。系 爭專利為新型專利，只須具備新穎性，縱功能非首創，亦 非不受專利法保護。」台灣高等法院94年智上字第59號判 決亦有闡釋。故依財團法人台灣經濟科技發展研究院之鑑 定結論所稱德國專利DE0000000A1 號專利已完全揭露原告 所享有系爭專利權之申請範圍之內容及該德國專利所揭露 內容可與系爭專利對應部分，經與證物打膠槍（WT-295T8 ）進行比對得到實質相同結果，可認定為實施先前技術所 揭露內容等語，縱屬可採，僅能說明德國專利有揭露系爭 專利之內容，不能證明系爭專利不具新穎性或不受專利法 之保護。又兩專利並存時，依其中一專利所實施之物品有 無侵害他人專利之虞，於專利侵害鑑定實務上，均係以「 可能侵權物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要



件、均等論及禁反言原則作為認定之依據，至於被指侵權 產品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。是以，縱 使被告鈞荃公司販售港珀公司製造之系爭打膠槍係實施德 國專利所揭露之內容，基於專利屬地主義之原則，亦不能 否認其侵害系爭專利之事實。
⒊縱或財團法人台灣經濟科技發展研究院之鑑定定結論稱德 國專利DE0000000A1 號專利已完全揭露原告所享有系爭專 利之申請範圍之內容，及該德國專利所揭露內容可與系爭 專利對應部分，經與證物打膠槍（WT-295T8）進行比對得 到實質相同結果，可認為實施先前技術所揭露內容等語， 惟財團法人台灣經濟科技發展研究院僅係私人鑑定機構， 並非專利專責機關，其所為之鑑定意見並不能對抗行政機 關基於公權力所為之行政處分，是以，被告僅憑鑑定機構 之鑑定意見否認專利專責機關即經濟部智慧財產局基於公 權力所賦予原告之專利權，顯屬無理。
⒋依鑑定報告之最終鑑定結論三所示，其先稱「先前技術德 國專利DE0000000Al 號專利權中所揭露內容可與系爭專利 對應之部分，經與證物「打膠槍（型號：WT-295T8）」進 行比對則得到實質相同之結果，而可被認定為實施先前技 術所揭露內容」，即先前技術德國專利與系爭打膠槍之比 對結果既為實質相同，而被認為實施德國專利之內容，則 系爭打膠槍之構成要件應與先前技術國專利之申請專利範 圍構成實質相同，惟該鑑定文末又稱「非與先前技術之申 請專利範圍構成實質相同」，其前後矛盾不一，益證就先 前技術德國專利所為之鑑定部分，顯不可採。
㈢並聲明：⒈被告鈞筌公司、港珀公司應連帶應給付原告2,00 0,000 元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 百分之5 計算之利息。⒉前項被告鈞筌公司應給付原告之金 額，被告乙○○負連帶給付責任。⒊第一項被告港珀公司應 給付原告之金額，被告丙○○負連帶給付責任。⒋願供擔保 宣告假執行。
二、被告鈞筌公司、乙○○則辯以：
㈠被告鈞筌公司自75年成立以來，即依自有之技術，設計、開 發、行銷各款式「打膠槍」於國內外市場，迄今已有20年歷 史之久，主觀上絕無任何故意或過失侵害原告專利之意思可 言。至於原告自行委由中國生產力中心所出具之專利侵害鑑 定報告，全然未就系爭專利特徵「推進片設置斜環緣」與待 鑑定物品加以分析比較，並不足以證明被告販售之膠槍確實 落入系爭專利範圍中。
㈡原告之系爭專利其特徵在於「該推進片中心供中心桿穿設之



通孔，其二端之孔端邊緣形成由外朝孔內部之斜環緣，以使 斜環緣內周緣與孔內壁間順暢接入而無銳邊形成，可防止推 進片卡制磨損中心桿外壁，進而達到中心桿位移順暢之實用 效益者」此推進片邊緣設置斜環緣即為業者俗稱「倒角」技 術，早在原告申請專利之前（88年11月17日）即為業界所公 開使用，且該技術甚為簡單，屬「所屬技術領域中具有通常 知識者顯能輕易完成者」。此有下列證據可證：⒈被告鈞筌 公司在88年6 月12日，原告申請上揭專利之前，即透過訴外 人柚通企業有限公司之介紹，與澳洲MR.TOM MULLANEY RAM -SET FANTENERS (AUST) PTY LTD.公司洽談打膠槍買賣事宜 ，該澳洲客戶在下單前曾就打膠槍之部分結構提出建議，依 據圖樣，其中Drawing sc1085即載有「為減少拉桿變形之修 改須在接合邊緣處作倒角（redius）切削」。而該「redius 」技術，業界稱為「倒角」，與原告專利「斜緣邊」設置， 僅為字辭不同，但其字義、作用則完全相同，均在於防止推 進片邊緣過於銳利，膠槍長期使用不斷推進摩擦中心桿，會 造成中心桿受損，而導致膠槍喪失功用，故將推進片圓孔銳 邊削圓，以達移動更順暢並減少磨損而延長中心桿壽命之目 的。準此，早在原告提出系爭專利申請之前，被告已與客戶 洽談使用此倒角技術並直接應用於所販售之產品上。⒉再者 ，被告鈞筌公司取得訴外人崴勝實業股份有限公司於86年之 前提供被告乙枝打膠槍樣品，該樣品之推進片亦使用「倒角 」之技術。⒊被告鈞筌公司提出網路下載，丹麥廠商製造之 打膠槍圖樣，其早在西元1994年間即發表圖樣並使用上開「 倒角」技術應用於產品上。⒋綜上，系爭專利申請之前，早 經同業之被告鈞筌公司及他人使用「倒角」技術，且該倒角 技術實為業界習知技術，早在原告取得專利之前大量使用， 準此以解，縱嗣後原告獲主管機關核准取得該專利，依據專 利法第94條第1 項第1 款、第2 款、第108 條準用第57條1 項第2 款、第3 款、第94條第1 項及第4 項規定反面解釋， 縱使系爭專利未經撤銷，仍難認被告有何侵害原告專利之情 事，故原告主張被告有侵害系爭專利權之侵權行為，顯屬無 據。
㈢本件首要爭點：系爭打膠槍有無侵害原告享有第185235號「 打膠槍結構改良」新型專利權，亦即系爭專利特徵，是否為 先前習知技術乙節，經財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑 定，鑑定結論為：「一、囑託單位所檢送之鈞筌實業股份有 限公司販售、港珀實業有限公司製造之『打膠槍（型號：WT -295T8）』，其構成要件與中華民國新型第185235號『打膠 槍結構改良』申請專利範圍構成實質相同。二、先前技術德



國專利DE0000000A1 號『Auspressgerat fur aushartbare Mortelmassen』專利權應已完整揭露系爭專利中華民國新型 專利第185235號『打膠槍結構改良』專利權申請專利範圍之 內容。三、先前技術德國專利DE0000000A1 號『Auspressge -rat fur aushartbare Mortelmassen 』專利權中所揭露內 容可與系爭專利對應之部分，經與證物『打膠槍（型號：WT -295T8）』進行比對則得到實質相同之結果，而可被認定為 實施先前技術所揭露內容（非與先前技術之申請專利範構成 實質相同）。」承上鑑定結論可證系爭專利特徵，確實與先 前已發表之德國專利「硬化膠用打膠槍」之專利特徵相同而 屬習知技術範圍，難認被告有何侵害原告專利之情事，故原 告主張顯屬無據。
㈣並聲明: ⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准 免為假執行。
三、被告港珀公司、丙○○則以：
㈠按專利侵權之鑑定方式須以經濟部智慧財產局所公布之「專 利侵害鑑定要點」為之，而該要點係依據「專利侵害鑑定基 準」沿革而來，則依該專利侵害鑑定基準所示侵害鑑定報告 之撰寫方式須有「參酌事項」，而參酌事項中更須表明：「 ⒈以申請專利範圍為基礎，必要時參酌說明書及圖式。⒉學 說（周邊限定、中心限定、禁止反言等）及判例。⒊專利申 請過程之參酌（禁止反言）。⒋公知事實之參酌：⑴既有技 術知識之調查（對本專利說明書中所提及之既有技術或知識 之再確認）。⑵公知事實之排除（關係專利之有效性）。⑶ 同一申請人之先後申請案。⒌本專利未釐清之用語加以解釋 （用語可分一般用法及特殊用法）。」及依「專利侵害鑑定 要點」鑑定流程圖所載「適用先前技術阻卻」是先前技術應 為鑑定之基準應無疑義，而所謂「先前技術」係涵蓋申請日 之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任 何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展 示或使用等。先前技術屬於公共財任何人均可使用，不容許 專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前 技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。「先前技術阻卻」 之成立要件係即使待鑑定對象適用「均等論」，若被告主張 適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技 術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域 中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。是顯 見依「專利侵害鑑定要點」之規定對習知（先前）技術之基 準係以更詳細之方式予以規範，是鑑定報告就「先前技術阻 卻」（即⑴既有技術知識之調查（對本專利說明書中所提及



之既有技術或知識之再確認）。⑵公知事實之排除（關係專 利之有效性）。）應先為論斷，並為具體表示有無「習知技 術」之情形，始為完足正確之表述，惟依原告所提財團法人 中國生產力中心之專利侵害鑑定報告記載顯示，原告並未檢 附相關習知先前技術資料，給予該鑑定單位參酌比對原告新 型證書第185253號「打膠槍結構改良」專利範圍之技術內容 ，進而造成原告不當擴大其專利範圍，致鑑定報告嚴重失真 ，自無足採。
㈡且「公知事實之排除」、「先前技術阻卻」將關係到專利權 之有效性，與專利範圍之界定，將嚴重直接影響專利鑑定單 位的最終鑑定結論，甚而關係到整個訴訟當事人權至鉅，實 應特別予以重視，如上述，原告所提財團法人中國生產力中 心之專利侵害鑑定報告既未依「專利侵害鑑定要點」為鑑定 ，其真實性自有待商榷，爰依法否認其正確性。 ㈢被告港珀公司所生產之「打膠槍」，該機器「倒角」（防止 刮痕等）之相關技術早已為市場習知技術，廣泛為同業所使 用，除使鑑定人未參酌先前習知技術而予誤判並因而作成錯 誤之結論外，再依據專利法第94條第1 項第1 款、第2 款、 第108 條準用第57條第1 項第2 款及第3 款規定以及同法第 94條第1 項及第4 項規定反面解釋，即無法認被告有侵害原 告專利權之情事。
㈣本件原告所據之新型專利權，其與先前已發表之德國專利「 硬化膠用打膠槍」之專利特徵完全相同，顯屬於在申請前已 見於刊物或已公開使用者或申請前已為公眾所知悉者之情形 ，則原告依上揭規定即不可申請新型專利，自亦不得主張新 型專利權之行使。
㈤綜上所述，依據專利法第第94條第1 項第1 款、第2 款、第 108 條準用第57條第1 項第2 款及第3 款規定以及同法第94 條第1 項及第4 項規定反面解釋，即無法認被告有侵害原告 專利權之情事，是原告主張顯無理由等語資為抗辯。 ㈥並聲明: ⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准 免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：
㈠原告為第185235號「打膠槍結構改良」新型專利權人，專利 權期間自90年12月21日至100 年11月16日止。該專利之特徵 在於：該推進片中央供中心桿穿設之通孔，其二端之孔端邊 緣形成由外朝通孔內部之斜環緣，以使斜環緣內周緣與通孔 內壁間順暢接入而無銳邊形成，可防止推進片卡制磨損中心 桿外壁，進而達到中心桿位移順暢之實用效益者。 ㈡被告港珀公司於93年起製造後，販予被告鈞筌公司銷售之系



爭打膠槍，其內之推進片中央供中心穿設之通孔，其二端之 孔端邊緣形成由外朝通孔內部之斜環緣。
五、本件爭點：系爭專利之「新型」，是否為申請前之先前技術 ？
六、按智慧財產案件審理法於97年7 月1 日施行，依該法第37條 第1 項第1 款規定：「本法施行前已繫屬於地方法院及高等 法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規 定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之， 其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。」故本 件自應適用智慧財產案件審理法之相關規定終結之。次按「 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法 院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法 、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他 法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、 廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造 主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文；又按「 智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權 有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者， 法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智 慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由 ；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為 理由，裁定停止訴訟程序。」智慧財產案件審理細則第28條 第1 項亦有規定。本件被告辯稱系爭專利之「新型」，為申 請前之先前技術，故本院首應就被告所抗辯關於系爭專利是 否有「為申請前之先前技術，而不應准予專利」之應撤銷原 因存在為判斷，茲析述如后：
㈠依系爭專利審定時（90年12月21日）之（90年10月24日修正 公布）專利法第98條第1 項規定：「凡可供產業上利用之新 型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、 申請前已見於刊物或已公開使用者。…」同條第2 項規定： 「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術 所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不 得依本法申請取得新型專利。」若有上開事由存在，即構成 專利權撤銷之事由。然查：西元1994年3 月24日發表之德國 DE0000000A1 號專利所揭示「本發明的目的是發明一種打膠 槍（押出器），製造成本低，確保傳送高押出力至推桿，以 及避免推桿損壞。根據本發明，將孔洞與推捍側面交界處， 將推進片兩側部分修成倒角，上述目的便可達成。」即系爭 專利申請範圍第7 獨立項之「該推進片中心供中心桿穿設之 通孔，其二端之孔端邊緣形成由外朝孔內部之斜環緣，以使



斜環緣內周緣與孔內壁間順暢接入而無銳邊形成，可防止推 進片卡制磨損中心桿外壁，進而達到中心桿位移順暢之實用 效益者」由此可見，德國DE0000000A1 號專利已揭示系爭專 利申請範圍第7 獨立項之技術內容。且財團法人臺灣經濟科 技發展研究院於97年3 月20日出具之中華民國新型第185235 號「打膠槍結構改良」專利權侵害鑑定研究報告亦認：先前 技術德國專利DE0000000A1 號專利權應已完整揭露系爭專利 中華民國新型專利第185235號「打膠槍結構改良」專利權申 請專利範圍之內容，且該德國專利權中所揭露內容可與系爭 專利對應之部分，經與系爭打膠槍進行比對則得到實質相同 之結果，而可被認定為實施先前技術所揭露內容等語，此有 該院鑑定報告在卷可參，而上開德國專利之發明人早於西元 1994年3 月24日，即取得德國專利權，有財團法人臺灣經濟 科技發展研究院自經濟部智慧財產局資料服務組取得之德國 專利公報及其中譯文各1 份（見鑑定報告附件三）可稽，足 證系爭專利之「新型」，係申請（88年11月17日申請）前已 見於刊物的先前技術，而為公眾知悉，則原告申請新型之技 術，並不具新穎性。
㈡從而，系爭專利之「新型」，既係申請前已見於刊物者，依 修正前專利法第98條第1 項第1 款之規定，智財局原不應准 予專利，準此，應認系爭專利有應撤銷之原因存在，揆諸前 揭說明，原告於本件訴訟中即不得對被告主張權利，是以原 告主張被告侵害其系爭專利權，為無理由，應予駁回。七、綜上所述，原告依民法第184 條第1 項、第185 條第1 項、 專利法第108 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公 司法第23條第2 項之規定請求被告鈞筌公司、港珀公司連帶 給付原告2,000,000 元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止，按年息5%計算之利息，及被告乙○○、丙○○分別與 被告鈞筌公司、港珀公司負連帶給付責任，即無理由，應予 駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。八、本院並依職權確定本件訴訟費用額97,476元（即原告起訴預 繳之第一審裁判費20,800元＋證人旅費1,676 元＋鑑定費用 75,000元），並諭知由敗訴之原告負擔。九、又本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦及舉證，核與 判決結果無影響，爰不另一一論述，附此敘明。十、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條、第87 條第1 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　9 　　月　　26　　日 民事第四庭 審判長 法 官 王 銘
法 官 呂麗玉




法 官 郭佳瑛
正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　97　　年　　9 　　月　　26　　日 書記官 謝明倫