損害賠償
臺灣士林地方法院(民事),智字,95年度,22號
SLDV,95,智,22,20080923,3

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臺灣士林地方法院民事判決        95年度智字第22號
原   告
即反訴被告 甲○○
訴訟代理人 吳梓生律師
被   告
即反訴原告
兼 法 定
代 理 人 丁○○
被   告
即反訴原告 星裕國際股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 乙○○
共   同
訴訟代理人 黃章典律師
      陳初梅律師
      賴蘇民律師
複 代理 人 張哲倫律師
上列當事人間損害賠償事件,本院於民國97年9 月9 日言詞辯論
終結,判決如下:
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
一、本訴部分:
㈠原告起訴主張:伊於民國91年8 月7 日以「具有易收邊結構 之高爾夫球桿握把」向經濟部申請專利,經審查通過為新型 第224366號專利(下稱系爭專利)之專利權人,專利期間自 93年5 月21日起至103 年8 月6 日止。詎被告住綸實業股份 有限公司(下稱住綸公司)明知未擁有系爭專利權,卻自92 年10月起,擅自製造、廣告、販賣包括如附件1 及附件2 所 示之AVS 系列高爾夫球桿握把(下稱系爭球桿握把),並同 時替多家國際知名高爾夫球具品牌代工製造侵害系爭專利權 之產品,並在廣告網頁中號稱AVS 系列單張全片式球桿握把 擁有「專利的前緣設計(Patented Nipple) 」(下稱系爭 廣告),故意使國內外廠商及消費者誤信上開商品具有系爭 專利,以從事損害伊權益之不公平競爭行為。被告住綸公司 復將如附件1 所示高爾夫球桿握把交予被告星裕國際股份有 限公司(下稱星裕公司)販賣牟利;將如附件2 所示高爾夫



球桿握把販賣予訴外人丙○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○ ,再由 訴外人益華高爾夫股份有限公司(下稱益華公司)進口,交 由訴外人漁拓企業股份有限公司(下稱漁拓公司)及來和有 限公司(下稱來和公司)販賣牟利,致伊受有莫大商業獲益 之損失。嗣伊將自行購得之系爭球桿握把送請財團法人中國 生產力中心鑑定,確認系爭球桿握把已落入系爭專利之範圍 (下稱系爭鑑定報告),遂分別發函予上開公司,要求渠等 停止侵害系爭專利權之行為,惟被告住綸公司及星裕公司仍 繼續製造、販賣系爭球桿握把,足徵渠等確有共同侵害系爭 專利權之故意。爰依民法第184 條第1 項前段、第185 條、 專利法第89條、第108 條準用第84條第1 項、公司法第23條 及公平交易法第21條第1 項、第24條、第31條、第32條、第 34條規定,訴請被告住綸公司、星裕公司及其法定代理人即 被告丁○○乙○○連帶賠償損害新臺幣(下同)150 萬元 及損害額以上之賠償100 萬元、停止侵害行為、將判決書內 容刊載於新聞紙;並請求住綸公司及丁○○連帶賠償伊因不 公平競爭所受之損害100 萬元等情。並聲明:①被告應連帶 給付原告250 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止, 按週年利率5%計算之利息;②被告住綸公司、丁○○應連帶 給付原告100 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止, 按週年利率5%計算之利息;③被告不得製造、為販賣之邀約 、販賣、使用或為上述目的而進口如附件1 所示之球桿握把 或其他如系爭專利之物品;④被告住綸公司、丁○○不得製 造、為販賣之邀約、販賣、使用或為上述目的而進口如附件 2 所示之球桿握把或其他如系爭專利之物品;⑤被告應將本 件訴訟確定判決書刊登於工商時報頭版下方半版3 日;⑥第 1 項及第2 項聲明,原告願供擔保,請准宣告假執行。 ㈡被告住綸公司及丁○○則以:系爭專利權之內容及技術資料 已見於諸多前案而不具新穎性及進步性,有違專利法之規定 ,業經訴外人廖鉦達及住綸公司舉發並遭撤銷在案,故系爭 專利權之效力,已有疑義。縱系爭專利權具備應有之效力, 然住綸公司並未於國內製造或販賣系爭球桿握把,自無侵害 系爭專利權之可言。再者,系爭鑑定報告係依業於93年10月 5 日停止適用、由經濟部智慧財產局所制訂之「專利侵害鑑 定基準」所製作,在形式上已因鑑定流程具重大瑕疵而無法 作為本件紛爭之參考依據。復觀系爭鑑定報告第7 頁第3 點 ,可得知系爭鑑定報告於解釋系爭專利之申請專利範圍時, 並無原告取得系爭專利之原始紀錄資料可資參考,故以不正 確之專利權範圍所認定之鑑定結果,與事實必有出入,而不 足採。又系爭廣告網頁非渠等所設,且該系列球桿握把確實



取得多國專利,並無誤導國內外廠商及消費者之嫌,故原告 稱渠等從事不公平競爭行為等指控,亦屬無稽等語,資為抗 辯。並聲明:①原告之訴駁回;②如受不利判決,願以現金 或同額之中國國際商業銀行可轉讓定期存單供擔保,請准宣 告免假執行。
㈢被告星裕公司及乙○○另以:星裕公司為國際知名高爾夫球 具品牌「PING」之臺灣代理商,所販賣之商品非住綸公司所 製造,而「PING」品牌從未涉及侵害智慧財產權之糾紛,實 難想像會有侵害臺灣地區專利之可能。且星裕公司販賣之產 品種類甚多,事實上亦無從瞭解各產品之專利權狀態;星裕 公司於收受原告寄發之警告函後,即停止販售如附件1 所示 之球桿握把,是縱系爭專利權為星裕公司所販賣之產品所侵 害,星裕公司就損害之發生亦無故意或過失可言。至被告乙 ○○雖為星裕公司負責人,惟並未執行如附件1 所示球桿握 把之銷售業務,故原告主張乙○○應依公司法第23條規定, 與星裕公司負連帶賠償責任,顯屬無據。縱乙○○有執行上 開業務,則同前述,亦難認伊就系爭專利權受侵害所生之損 害結果有故意或過失等語,資為抗辯。並聲明:①原告之訴 駁回;②如受不利判決,願以現金或同額之中國國際商業銀 行可轉讓定期存單供擔保,請准宣告免假執行。二、反訴部分:
㈠反訴原告起訴主張:系爭專利雖形式上取得中華民國專利, 惟其內容實已見於諸多前案而不具新穎性及進步性,此可由 反訴被告以相同產品於93年在美國申請專利時,遭限縮專利 範圍、於94年在大陸申請專利時,被評定為無效足稽。且觀 反訴被告所提出之系爭廣告網頁,係「Winn」品牌於92年10 月1 日所發表之全新V17-AVS 系列產品,而系爭專利遲至93 年5 月21日始於臺灣公開發表,反足徵上開產品並無仿冒系 爭專利之情。反訴被告於明知系爭專利隨時會遭到舉發而被 限縮範圍或撤銷之情形下,仍濫用權利對渠等提起訴訟,並 在業界大肆宣傳渠等侵害系爭專利權之不實指控,致渠等之 聲譽大受影響,進而使渠等本可獲得之合理收益減少,顯係 以不正手段影響市場公平交易秩序,而有違公平交易法第19 條第1 款、第3 款、第22條及第24條之規定。爰依公平交易 法第31條、第34條、民法第195 條第1 項規定,訴請反訴被 告連帶賠償反訴原告各150 萬元之損害,並將反訴判決登報 以回復名譽等情。並聲明:①反訴被告應分別給付反訴原告 住綸公司、丁○○各150 萬元,及自反訴起訴狀繕本送達反 訴被告翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;②反 訴被告應分別給付反訴原告星裕公司、乙○○各150 萬元,



及自反訴起訴狀繕本送達反訴被告翌日起至清償日止,按週 年利率5%計算之利息;③反訴被告應負擔費用,將反訴確定 判決之內容以長25公分、寬30.5公分規格之版面,刊登於中 國時報及工商時報全國版頭版各3 日;④願供擔保請准宣告 假執行。
㈡反訴被告則以:伊係經經濟部智慧財產局依修正前專利法實 質審查通過後,方取得系爭專利權,非依現行專利法僅經形 式審查所取得。且按專利屬地主義,當不得以他國之專利範 圍或審核結果來解釋、影響本國專利。又系爭廣告雖係由「 Winn」品牌所製作刊登,惟該品牌之執行長為反訴原告丁○ ○,品牌商標復為反訴原告住綸公司所使用,故系爭廣告與 渠等必有關連。另依修正前專利法第100 條第3 項規定,專 利權期限應自伊提出申請之日即91年8 月7 日起算,是系爭 廣告雖刊登於系爭專利公開前之92年10月1 日,仍屬侵害系 爭專利權無疑。又系爭專利權嗣雖經反訴原告舉發而遭撤銷 ,伊於系爭專利權尚有效存在之時,依法主張權利,並將兩 造涉訟之事實公布於網站,自無反訴原告所稱,有以不正手 段影響市場公平交易秩序、損害渠等聲譽之情。況住綸公司 及星裕公司均為法人,本無精神上痛苦可言,縱使商譽受到 侵害,亦不得請求慰撫金等語置辯。並聲明:①反訴原告之 訴駁回;②如受不利判決,願供擔保請准宣告免假執行。三、兩造不爭執之事實(見本院96年1 月18日及97年7 月1 日集 中審理之言詞辯論筆錄):
㈠本訴原告為「具有易收邊結構之高爾夫球桿握把」之新型專 利權人,專利期間自93年5 月21日起至103 年8 月6 日止。 ㈡附件1 所示球桿握把係星裕公司所代理銷售,飛樂公司為星 裕公司下游廠商。
㈢系爭專利權,經被告住綸公司舉發,並經智慧財產局撤銷確 定。
四、按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者,應本於 其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決,民事訴訟法第384 條 定有明文。原告以被告侵害系爭專利權為由,提起本訴,請 求被告賠償損害、停止侵權行為及刊登判決等,然原告嗣就 此已為捨棄(見本院97年9 月9 日言詞辯論筆錄),揆諸上 開規定,應為原告敗訴之判決,其假執行之聲請即失所依據 ,應併予駁回。
五、本件反訴之爭點:反訴被告是否有專利權濫用之情事,而違 反公平交易法,損及反訴原告之商譽及名譽?如有,反訴原 告得否請求反訴被告賠償損害?損害額若干?經查: ㈠反訴被告為「具有易收邊結構之高爾夫球桿握把」之新型專



利權人,專利期間自93年5 月21日起至103 年8 月6 日止, 為兩造所不爭執之事實,已如上三之㈠所述。又93年7 月1 日施行之修正後專利法,始將新型專利權由修正前之實質審 查制度改採形式審查制度,而系爭專利權係反訴被告於91年 8 月7 日申請,經智慧財產局於93年4 月21日審定准予專利 ,並於93年5 月21日公告在案,有專利公報在卷為憑,是系 爭專利權係採修正前之實質審查制度已堪認定。 ㈡系爭專利權嗣經反訴原告住綸公司於95年3 月14日舉發,經 智慧財產局於97年1 月16日以系爭專利權之申請範圍第1 、 2 項違反核准審定時,應適用之修正前專利法第98條第2 項 規定之情事,即不具進步性為由,撤銷系爭專利權,有該局 (97)智專三㈠02054 字第09720034810 號專利舉發審定書 附卷可稽,因反訴被告未就該審定訴願而告確定,亦有智慧 財產局97年5 月1 日函覆在卷為憑,且為兩造所不爭執之事 實。是系爭專利權經反訴原告住綸公司舉發後,於97年間業 經智慧財產局撤銷確定,亦堪認定。
㈢反訴被告於94年12月1 日發警告函予反訴原告住綸公司,嗣 於95年5 月19日提起本件本訴,甚於其後聲請假處分,均係 於系爭專利權存續期間,且未遭智慧財產局撤銷前,基於系 爭專利權所為權利之行使。揆諸上開說明,反訴被告既係於 智慧財產局就系爭專利權採實質審查制度審查核准後,於系 爭專利權遭撤銷前,行使系爭專利權,參以本院於確認系爭 專利權經撤銷確定後,於97年5 月13日將本院前於96年4 月 3 日停止本件訴訟程序之裁定撤銷,該裁定於97年5 月22日 送達反訴被告,反訴被告旋於96年5 月23日具狀撤回其對反 訴原告所提之本訴,因反訴原告不同意其撤回,始未生本訴 撤回之效力,惟反訴被告嗣已就本訴部分為認諾,已如上述 等情,堪認反訴被告所為係權利之正當行使,並無權利濫用 之情事。
㈣至反訴原告雖以反訴被告以相同產品於93年在美國申請專利 時,遭限縮專利範圍、於94年在大陸申請專利時,被評定為 無效,認反訴被告係明知系爭專利權之內容不具新穎性及進 步性,所為非權利之正當行使云云。然按國家授與專利權及 保護專利權,實為國家公權力之行使表徵,是專利權所及之 領域,以授與專利權之國家主權所及為限,作為專利權所保 護之範圍,此即學說上所謂「屬地主義」。而各國就專利權 所設之制度,及技術水準、審查標準均有不同,縱反訴被告 曾以相同或類似產品於他地申請專利時,遭限縮專利範圍或 經評定為無效,亦難逕認系爭專利權於我國必屬無效。尤以 系爭專利權係經我國智慧財產局採實質審查制度下所公告准



予之專利權,反訴被告於系爭專利權遭撤銷前之權利存續期 間內行使系爭專利權,自難認非權利之正當行使。 ㈤又反訴被告於提起本件本訴時,檢附標示Winn字樣之網頁及 系爭廣告,作為反訴原告住綸公司侵害系爭專利權之證據資 料,雖為反訴被告所自認,並有相關資料附卷為憑。然該網 頁上既載明反訴原告丁○○為Winn執行長,且反訴原告住綸 公司亦不否認其為Winn商標使用權人,故反訴被告據以為訴 訟資料提出於法院,尚難認逾越正當權利行使之範圍。至反 訴原告住綸公司所指反訴被告於95年間於Compgrip公司之網 頁中不實指控住綸公司侵害系爭專利權云云,觀諸該網頁所 載內容,係將反訴被告就系爭專利權遭侵害,先後發警告函 予被告住綸公司及其法定代理人之事揭示,反訴被告所發警 告函既為權利之正當行使,已如上述,則於系爭專利權遭撤 銷前將該過程揭示於網頁中,亦難認非權利之正當行使。 ㈥按因故意或過失不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任, 民法第184 條第1 項前段定有明文。是該項侵權行為請求權 基礎之成立要件,須具備有加害行為、行為不法、侵害他人 權利、致生損害等客觀要件,以及行為人本身有責任能力、 有故意過失等主觀要件始可。而如行為有正當防衛、緊急避 難、自助行為、無因管理、權利之行使及得被害人允諾等阻 卻違法事由,即非屬不法(最高法院72年度臺上字第1469號 判決意旨參照)。故權利之正當行使,為適法行為,縱因而 侵害他人權利,亦非不法。經查,反訴被告於系爭專利權遭 撤銷前之權利存續期間內行使系爭專利權,為權利之正當行 使,已如上述,則揆諸上開說明,自不構成對反訴原告名譽 或商譽之侵害,反訴原告依民法第195 條第1 項之規定,請 求反訴被告賠償損害及將反訴判決登報以回復名譽、商譽, 自無理由,應予駁回。
㈦次按以損害特定事業為目的,促使他事業對該特定事業斷絕 供給、購買或其他交易行為,或以脅迫、利誘或其他不正當 方法,使競爭者之交易相對人與自己交易之行為,而有限制 競爭或妨礙公平競爭之虞者,事業不得為之;事業不得為競 爭之目的,而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事 ;除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩 序之欺罔或顯失公平之行為;事業違反本法之規定,致侵害 他人權益者,應負損害賠償責任;被害人依本法之規定,向 法院起訴時,得請求由侵害人負擔費用,將判決書內容登載 新聞紙,公平交易法第19條第1 款、第3 款、第22條、第24 條、第31條、第34條固分別定有明文。然按依照著作權法、 商標法或專利法行使權利之正當行為,不適用本法之規定,



公平交易法第45條亦定有明文。經查,反訴被告於系爭專利 權遭撤銷前之權利存續期間內行使系爭專利權,為權利之正 當行使,已如上述,揆諸上開規定,反訴原告依公平交易法 第19條第1 款、第3 款、第22條、第24條、第31條、第34條 請求反訴被告賠償損害及將反訴判決刊登於新聞紙,與法亦 有不合,亦應駁回。
六、反訴原告受敗訴判決,其假執行之聲請即失所依據,應併予 駁回。
七、本件判決基礎已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資 料經本院斟酌後,核與判決不生影響,無一一論述之必要, 併予敘明。
八、據上論結,原告之訴、反訴原告之訴均為無理由,依民事訴 訟法第78條、第85條第1 項前段,判決如主文。中  華  民  國  97  年  9   月  23  日 民事第二庭 法 官 方彬彬
以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中  華  民  國  97  年  9   月  25  日 書記官 王玉雙

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參考資料
益華高爾夫股份有限公司 , 台灣公司情報網
漁拓企業股份有限公司 , 台灣公司情報網
星裕國際股份有限公司 , 台灣公司情報網