臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00154號
原 告 凡果科技有限公司
代 表 人 甲○○董事）住同
訴訟代理人 周金城 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○兼送達代收
丁○○
參 加 人 龍億美容儀器貿易有限公司
代 表 人 乙○○董事）住同
訴訟代理人 蕭麗琍 律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96
年11月21日經訴字第09606078510 號訴願決定，提起行政訴訟，
經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國（下同）94年4 月13日以「波動能量產生器」 （下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000 號進行形式審查准予專利後，發給新型第M281645 號專利證 書（專利權期間：自94年12月1 日至104 年4 月12日止）。 嗣參加人以系爭案有違專利法第93條、第95條以及第108 條 準用第31條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案 經被告審查，於96年6 月27日以（96）智專三㈢05077 字第 09620355800 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利 權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提 起行政訴訟。
二、原告訴稱：
⑴系爭案係於94年4 月13日申請，並於94年12月1 日公告，而 引證案（即舉發附件2 ，94年7 月1 日公告之第00000000號 「保健美容儀器」新型專利案）則於93年11月22日申請，94 年7 月1 日公告，引證案之公告日晚於系爭案之申請日，而 無系爭案申請前已公開之事實，故引證案相對於系爭案而言 ，並無喪失新穎性之疑義，本件所爭執者，係引證案相對於 系爭案而言，是否有不致喪失擬制新穎性之可能，合先敘明 。
⑵依現行專利法第107 條第1 項第1 款規定：「新型專利如有 違反專利法第12條第1 項、第93條至第96條、第100 條第2 項、第108 條準用第26條或第108 條準用第31條規定者，專 利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權。」，惟如經審查發 現被舉發之新型專利案並未違反前揭法條之規定，抑或是否 違反前揭法條之事實尚未釐清，則不應率為舉發成立之審定 ，以維專利權人應有之權益。
⑶依專利法第95條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在 其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書 或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人 與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在 此限。」。而本件是喪失擬制新穎性之問題，依專利法第95 條但書之規定，如引證案與系爭案申請人同一，則無擬制喪 失新穎性。是以，姑不論系爭案之申請專利範圍與申請在先 而在其申請後始公告之引證案相較，是否有喪失擬制新穎性 之情形，如考量引證案之創作人實際應為系爭案之創作人（ 即原告代表人）所創作之疑義，則在事實尚未釐清之前，系 爭案與引證案究否為相同申請人，致得以適用專利法第95條 但書之規定，而得以排除喪失擬制新穎性之情形，仍有加以 調查之必要，不宜率為舉發成立之審定或甚至作成訴願駁回 之決定，使得原告另循民事訴訟途徑，來釐清創作人之爭議 ，以為系爭案救濟之權利遭剝奪。
⑷依專利法第5 條之規定：「專利申請權，指得依本法申請專 利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定 外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、專利法第 6 條第1 項規定：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承 。」以及專利法第108 條準用第25條第1 項規定：「申請發 明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式， 向專利專責機關申請之。」可知，申請新型專利係專利申請 權人始得為之，而專利申請權人原則係為創作人或接受讓與 或繼承之受讓人或繼承人。是以，本件舉發之事件，原告非 不得另循舉發與民事訴訟之途徑，來釐清引證案創作人係為 原告之代表人的事實，並於事實釐清後將申請權轉讓於原告 ，以符專利法第95條但書之規定，藉以解決是否違反擬制新 穎性之爭議的可能，顯見被告在事實尚未釐清之前，率為舉 發成立之審定或甚至作成訴願駁回之決定，實屬違法不當。 ⑸原告雖承認引證案與系爭案實質相同，足使本件舉發成立， 惟不代表引證案與系爭案專利範圍一樣，如證明引證案申請 權係原告代表人所有，兩者範圍仍有不同，故引證案之創作 權人會影響本件之審理結果，而本件引證案申請權所屬之爭
議，有賴民事訴訟程序始得確定。為早日釐清孰為引證案之 實際創作人的爭議，原告代表人已於95年3 月22日就引證案 向被告提出舉發，嗣後並依被告96年4 月27日（96）智專三 ㈢05077 字第09640710820 號函之要求，於臺灣嘉義地方法 院民事庭提出民事訴訟，在該起訴狀中原告已將引證案創作 人乙○○剽竊創作之事實及經過詳為說明，並附具相關證據 以為審判之依據，故系爭案與引證案實為相同之創作人，而 可由相同之申請人申請，本件無違反專利法第95條之規定， 而致喪失擬制新穎性之事實。上開訴訟雖經臺灣嘉義地方法 院判決原告敗訴（臺灣嘉義地方法院96年度智字第1 號民事 判決參照），惟上開判決理由就原告代表人所創作之波動能 量器，其技術內容是否與系爭案所引證之新型專利技術實質 相同及原告代表人提出之波動能量器與其93年間交付系爭案 所引證之新型專利之創作人（即參加人代表人）之儀器，是 否為同一機種之關鍵爭點尚未釐清，故原告就上開判決已依 法提起上訴，目前繫屬於智慧財產法院，並據以請求停止訴 訟程序。
⑹綜上，原告以本件涉及系爭案與引證案究否為相同創作人， 而有是否適用專利法第95條但書之規定，得排除喪失擬制新 穎性之爭議，故有加以調查之必要，則在事實尚未釐清前， 不宜率為舉發成立之審定，故原處分及訴願決定均有違誤等 情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被 告負擔」。
三、被告抗辯：
本件係審究系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案 所附之說明書或圖式載明之技術特徵是否相同，由於引證案 確屬申請在先之專利，而系爭案之申請專利範圍內容已可見 諸於引證案中，且於審查階段，引證案之申請人確實與系爭 案所載之申請人（即原告）不同（被告審查基準2-3-18參照 ），自無專利法第95條但書之適用，故為舉發成立之審定。 原告代表人與參加人代表人葉暐婷在孰為真正之創作人之申 請權爭執已於另案00000000N01 （即本舉發案之引證案）向 臺灣嘉義地方法院民事庭提起確認訴訟，惟遭敗訴，故本件 原告無專利法第95條但書之適用。又原告將另案00000000N0 1 之爭點於本訴訟中提出，惟均非原處分認定擬制喪失新穎 性之審定理由，且兩案分屬不同之爭點，故被告並未剝奪原 告另尋民事訴訟救濟途徑，來釐清創作人之爭議並為系爭案 救濟之權利，併予指明。又縱如上開爭訟結果引證案之申請 權人係原告代表人，專利權亦屬其所有，民事訴訟程序之審 理結果與本件審理結果並無影響。從而，本件原處分並無違
誤，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。四、參加人之陳述：
原告代表人甲○○向臺灣嘉義地方法院提起確認參加人代表 人乙○○非引證案（參加人誤載為系爭案）創作人，並請求 確認甲○○為引證案（參加人誤載為系爭案）創作人之訴訟 ，上開訴訟業經臺灣嘉義地方法院於97年6 月5 日以96年度 智字第1 號民事判決駁回原告（即甲○○）之訴，確認原告 代表人非引證案（參加人誤載為系爭案）之創作人。且本件 應審究之範圍在於引證案與系爭案是否實質相同，引證案是 否為原告代表人所創作，是屬另案舉發之問題。其他主張引 用被告主張。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告 負擔」。
五、得心證之理由：
⑴按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用 者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第94條 第1 項所明定。惟如「申請專利之新型，與申請在先而在其 申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或 圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」仍不得依法 申請取得新型專利，復為同法第95條所明定。 ①其立法意旨是在對於一發明或創作只能授與一個專利，如 果一個創作之技術內容已為他人申請在先之專利說明書或 圖式所揭露，縱先後申請專利之申請專利範圍尚非全無差 異，且先後專利申請案依其技術內容皆符合專利要件均得 給予專利下，對先申請案而言給予專利應無疑義，對後申 請者因對於一發明或創作只能授與一個專利之前提，採取 法律擬制之方式，以先申請案之內容來破壞後申請案之新 穎性，不得對後案授與專利權。然而仍以先申請案嗣後經 公開或公告為條件（專利法亦加以明文規範），才會發生 擬制之法律效果。
②但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人 相同者，因為不影響到對於一發明或創作只能授與一個專 利之下，後申請案仍得給予專利，此有同法第95條但書之 規定可參。惟審查專利之權責機關為一行政機關，並非判 斷人民私權爭執之機關，僅得為形式審查，而擬制新穎性 之法律效果，以先申請案嗣後經公開或公告為條件，故而 應採取專利公告之內容，來作為申請人與申請在先之發明 或新型專利申請案之申請人相同與否之判斷。
⑵本件系爭第00000000號「波動能量產生器」新型專利案，申 請專利範圍共2 項，其中第1 項為獨立項，第2 項為附屬項 。該波動能量產生器包含有一能產生波動能量的主機及兩個
設有導線而可插接於主機之輸出端子座上的導引板，並於板 面設有大面積的金屬導引面，藉由一人直接觸靠一導引板的 金屬導引面，而另一人則直接觸靠於另一導引板的金屬導引 面，再利用二人相互間的直接接觸，使主機產生的波動能量 形成導通迴路，且於二人接觸的觸合點產生高能的波動能量 共振而對觸合位置的肌肉進行刺激，能深入人體經絡及穴道 ，以達到效能更佳的健療效果。參加人所提舉發附件1 為系 爭案公報本；附件2 為93年11月22日申請，94年7 月1 日公 告之第00000000號「保健美容儀器」新型專利案（下稱引證 案）；附件3 為系爭案與引證案之比較圖。
①系爭案係於94年4 月13日申請，並於94年12月1 日公告， 而引證案則於93年11月22日申請，94年7 月1 日公告，引 證案之公告日晚於系爭案之申請日，而系爭案申請前雖未 公開，但嗣後公開，如果該新型專利申請案所附說明書或 圖式載明之內容二者相同，本案則可能發生擬制新穎性之 破壞。
②系爭案申請專利範圍第1 項（獨立項）所揭示之主機、導 引板（板面設有金屬導引面，另設有導線可插接於主機之 輸出端子座），與引證案相較，引證案之超波能量機、二 導電片（與超波能量機以電線連接，電線另端各設插接端 ，插接端分別與超波能量機連接，導電片下方皆設有絕緣 墊），二者之組件與結構幾乎完全相當；又系爭案申請專 利範圍第2 項（附屬項）係如申請專利範圍第1 項所述波 動能量產生器，其中之主機內設有一穩壓器、能量轉換器 、控制電路板、輸出端子座及一能量控制開關，該等構件 均屬能量產生器（能量機）所必然具備之基本構件，不待 引證案逐一揭示，即可由所屬技術領域中具有通常知識者 基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無 歧異得知其實質上整體隱含申請專利範圍之新型中相對應 的技術特徵，而原告亦自承本案引證案與系爭案實質相同 （參本院卷p-90），故兩案實質內容相同，應無疑義。 ③但原告仍爭執於實質相同不代表引證案與系爭案專利範圍 一樣，如證明引證案是申請權係原告所有，兩者範圍仍有 不同，故引證案之創作權人將影響本案之審理結果云云。 是故本案仍待釐清，究竟有無專利法第95條後段（即但書 ）之適用。
⑶承上說明，擬制新穎性之法律效果，以先申請案嗣後經公開 或公告為條件，故而應採取專利公告之內容，來判斷申請人 與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同與否，經 被告查核系爭案與引證案所附之說明書或圖式載明之技術特
徵相同，由於引證案確屬申請在先之專利，而系爭案之申請 專利範圍內容已可見諸於引證案中，且於審查階段，引證案 之申請人確實與系爭案所載之申請人（即原告）不同，本案 自無專利法第95條但書之適用。至於，①原告主張即使本案 舉發成立，亦不代表引證案與系爭案專利範圍一樣，系爭案 仍有授與專利之利益云云；經查，縱先後申請專利之申請專 利範圍尚非全無差異，也不影響擬制新穎性之成立，也正如 同舉發成立，也不可能表示兩項專利案專利範圍一樣，原告 此部分陳述，自無足憑，也不能據以為系爭案仍有授與專利 之利益之論述。②原告另於臺灣嘉義地方法院民事庭提出民 事訴訟（確認引證案創作人之歸屬），雖經判決原告敗訴（ 該院96年度智字第1 號民事判決參照），但已依法提起上訴 ，目前繫屬於智慧財產法院，原告並據以主張有專利法第95 條但書，而請求停止訴訟程序云云；然查，二者為不同的法 律制度，一為審查給予專利與否，一為判斷專利權之歸屬， 彼此雖有某些程度之相關，但就專利法第95條但書之適用而 言，是要以專利權申請人是否同一為判斷，該判斷是以公告 為準，而非以實質權利歸屬為準，故本案審理與民事訴訟程 序確認專利權歸屬之判決結果無關，本院自無停止訴訟之必 要，原告該部分之請求，自無理由，併予敘明。 ⑷綜上所述，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分， 並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞， 訴請撤銷，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均 與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第 1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 4 日 臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 楊莉莉
法 官 陳心弘
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 97 年 9 月 4 日 書記官 鄭聚恩
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