臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1338號
原 告 翁禾企業有限公司
代 表 人 甲○○董事）住同
送達代收人 乙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 新加坡商吉普生石油（新）有限公司（GIBSON PET
ROLEUMS）
代 表 人 丙○○LUAH,
訴訟代理人 陳啟舜 律師（兼送達代收人）
複代 理 人 楊翠玲 律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年3
月25日經訴字第09706103910 號訴願決定，提起行政訴訟，經本
院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：
原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核 無行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第386 條各款所列情形 ，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。且依行政訴訟 法第24條第1 款規定經訴願程序駁回訴願者，僅需列原處分 機關為被告，原告列經濟部為被告，應屬贅列，亦此敘明。二、事實概要：
原告前於民國（下同）91年3 月11日以「吉普生GIBSON」商 標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於當時商標法施 行細則第49條所定商品及服務分類表第4 類之「黃油、潤滑 油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮 帶油」商品，向被告申請註冊，經其核准列為註冊第000000 0 號商標。嗣參加人於95年1 月2 日以系爭商標有違註冊時 商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規 定，對之申請評定，經被告審查，以96年8 月14日中台評字 第950018號商標評定書為「第00000000號『吉普生GIBSON』 商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經遭 駁回，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告訴稱（原告未於準備程序及言詞辯論期日到場，聲明及
陳述依其訴狀所載）：
⑴先使用之商標因商標專用權期間屆滿，縱令未依商標法第25 條辦理延展，依同法第34條第1 款規定，僅生商標專用權之 效果，然其商標先使用之事實，已然存在，不受影響（最高 行政法院95年度判字第50號判決參照），即所使用之商標， 若未依商標法第25條辦理延展者，其商標權應當消滅，然其 商標先使用之事實並不因其商標權之消滅而不存在。參加人 已自承本件據以評定「GIBSON及圖」商標（下稱據爭商標， 如附圖2 ）原為訴外人臺灣顯鑫貿易有限公司（下稱顯鑫公 司）所有，非參加人創先使用。且參加人所提出之使用證據 時間，訴外人顯鑫公司及豫鋒實業有限公司（下稱豫鋒公司 ）註冊第571781號、註冊第490773號、註冊第490772號及註 冊第430452號商標權仍存續，惟被告完全不查。 ⑵現行商標法第23條第1 項第14款「所謂『先使用』，係指合 法之先使用而言，侵害他人商標權之非法先使用人，當然不 在本條款保護之列」（最高行政法院97年度判字第481 號判 決參照），又「上開商標法第14款所稱『先使用』之商標， 固不以已在國內註冊之商標為限，是否構成上開商標法第14 款違法事由，係以他人先使用於同一商品或類似商品之商標 ，以及申請人因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽 竊搶註為其構成要件，自應由主張先使用人舉證證明先使用 之事實及申請人確因前述特定關係知悉先使用商標之存在， 而剽竊搶註之情事」（最高行政法院97年度判字第370 號判 決參照）。由上述判決意旨可知，本件參加人先使用「GIBS ON及圖」商標必須合法及有先使用之事實，且應就該事實有 舉證證明之義務，故參加人提出本件評定時，應舉證證明其 先使用且為合法之使用，自屬當然之理。「GIBSON及圖」商 標係顯鑫公司於77、78年間即註冊使用於同類之商品（後轉 讓與豫鋒公司），此為被告所明知之事實，雖該商標於88年 2 月15日因期間屆滿而失效，然於該商標專用權期滿前，參 加人如予以使用於同類之商品，即係侵害顯鑫公司之商標專 用權，而為非法使用該商標。本件參加人提出之證據為86年 4 月11日起至91年4 月6 日販售機油等商品予原告之包裝單 （Packing List）、載貨單（Bill of Lading）、86年販售 上述商品予原告之產地證明書（CERTIFICATE OF ORIGIN ） 。被告及訴願機關並未審酌參加人於86年使用據爭「GIBSON 及圖」商標時，顯鑫公司註冊之同一商標仍為有效期間，參 加人予以使用係屬非法，而不得持以主張，原處分及訴願決 定於法自有不合。
⑶參加人（原告誤載為被告）與原告業務往來時，訴外人顯鑫
公司仍擁有前開商標專用權，參加人並非合法使用據爭商標 。參加人以最高行政法院97年度判字第481 號判決主張「侵 害商標與否，尚待民事法院判決除去方可主張合法使用」， 無疑是對合法權利人之侵害。尤其，若合法權利人並未查知 權利遭受侵害，致未提起訴訟救濟，非法使用人卻得據此主 張該段期間其係合法，並進而以侵害合法商標權利人之該段 期間，主張其係先行使用人，此不僅剝奪合法權利人之利益 ，更悖離商標登記保護之目的。
⑷綜上，原告主張本件據爭商標原為訴外人顯鑫公司所有，非 參加人創先使用。且該商標雖於88年2 月15日因期間屆滿而 失效，惟參加人於86年使用據爭商標時，顯鑫公司註冊之同 一商標仍為有效期間，參加人係屬非法使用據爭商標，本件 自無商標法第23條第1 項第14款之適用，原處分於法有違等 情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被 告負擔」。
四、被告抗辯：
⑴系爭商標註冊時商標法第37條第14款規定：商標圖樣「相同 或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標者，而申 請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係， 知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；暨現行商標法第23 條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同 一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契 約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」， 不得註冊。本款之立法意旨，係指被申請人因某種關係知悉 據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商 場秩序之事實而言。商標近似係指二商標予人之整體印象有 其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以 具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可 能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同 來源之間有所關聯。
⑵系爭商標圖樣與參加人據爭「GIBSON及圖」商標相較，二者 均有相同外文「GIBSON」，以具有普通知識經驗之消費者， 於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來 自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似 之商標。
⑶參加人於81年在新加坡設立，為一專門生產潤滑油之公司。 依參加人所提供之商業發票等資料，可知早自86年起，原告 即陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品，據爭 「GIBSON及圖」商標並標示在雙方來往文件中，據爭商標使 用之日期顯係早於系爭商標91年3 月11日申請註冊之日期，
凡此有參加人提出之新加坡設立資料、產品型錄正本、註冊 資料影本、雙方業務上往來資料等證據資料影本附卷可稽。 ⑷衡諸參加人以「GIBSON及圖」作為機油、潤滑油、齒輪油等 商品之標誌，而系爭商標與之均有相同外文「GIBSON」，且 參加人早於系爭商標申請註冊日（91年3 月11日）前即有先 使用據爭商標之事實，原告與參加人間有業務接觸之情形， 原告其後始以相同之外文「GIBSON」作為系爭商標申請註冊 ，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為 搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭 商標申請註冊，指定使用於相同或類似之機油、潤滑油、齒 輪油等商品，自有前揭法條規定之適用。又原告所提「GIBS ON及圖」商標為訴外人顯鑫公司於77年、78年申准註冊之商 標，而後讓與豫鋒公司，故商標之先使用人並非參加人一節 ，然訴外人所註冊之第430452號「吉生GIBSON」、第490772 號「吉普生GIBSON及圖」、第490773號「吉普生GIBSON及圖 」及第571781號「吉普生GIBSON及圖」商標，皆已於88年商 標權期間屆滿而消滅，且本件所爭執者，乃在於據爭商標是 否比系爭商標先使用，且原告因某種關係知悉據爭商標之存 在，而以不競爭行為搶先申請註冊，至是否之前另有相同或 近似之商標於國內先行註冊，不影響本件之認定。 ⑸綜上，被告以系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標，復指 定使用於相同或類似之商品，且參加人早於系爭商標申請註 冊日（91年3 月11日）前即有先使用據爭商標之事實，則原 告與參加人間既有業務接觸之情形，原告其後始以相同之外 文「GIBSON」作為系爭商標申請註冊，顯有知悉據爭商標存 在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，原處分並無違誤 等語。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」 。
五、參加人之陳述：
⑴商標法第91條第2 項規定：「對本法中華民國92年4 月29日 修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正 施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之 規定均為違法事由為限。」系爭商標係於現行商標修正前（ 92年4 月1 日）獲准註冊，經參加人於修正施行後提起評定 請求撤銷，故本件應同時適用系爭商標註冊時商標法以及現 行商標法。而系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商 標法第23條第1 項第14款之適用應符合下列構成要件：①系 爭商標與據爭商標是否構成相同或近似；②系爭商標與據爭 商標是否使用於同一或類似商品；③據爭商標於系爭商標申 請註冊前有先使用之事實；④系爭商標申請人因契約、地緣
、業務往來或其他關係，於申請註冊前已知悉據爭商標存在 。
⑵系爭商標與據爭商標構成近似，復指定使用於同一或類似商 品：
系爭商標與據爭商標均有相同之外文「GIBSON」，且系爭商 標之中文「吉普生」復為外文「GIBSON」中文音譯，二商標 高度近似；再者，系爭商標指定使用之「黃油、潤滑油、油 精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」 等商品，與據爭商標所使用之「潤滑油、油精、齒輪油、機 車用油、引擎機油、變速箱油、煞車油、機油」等商品，應 屬同一或類似之商品，皆為原告所不爭。
⑶參加人有先使用據爭商標之事實，且原告因業務往來關係， 於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在：
參加人早自85年起即銷售標有「GIBSON及圖」商標之機車油 、液壓油、齒輪油等等商品至我國，而原告自86年起即陸續 向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油、煞車油等商品，此 皆有商業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單（PACKIN G LIST）、載貨證券（BILL OF LANDING ）及雙方往來信函 可稽。而前述商業發票、包裝單以及雙方往來信函上均明顯 標有作為參加人商品識別標識之「GIBSON及圖（城堡圖）」 及使用日期，載貨證券之商品說明欄亦載有「GIBSON」字樣 ，且該等書證彼此日期相吻合。而參加人於89年6 月9 日亦 以「GIBSON及圖（城堡圖）」商標圖樣，在新加坡提出商標 註冊申請，復有IPOS網站資料可稽。綜合上開資料判斷，足 證參加人早於系爭商標91年3 月11日申請註冊前，有先使用 據爭商標之事實，且原告與參加人間確實存在業務往來關係 。本件原告並未爭執其與參加人間存在業務往來關係，亦未 爭執其於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在，足證其 已默認參加人之相關主張為真實。又鈞院就關係之他件商標 評定案，業已做出97年度訴字第1339號判決，可供本件參酌 。
⑷據爭商標是否為參加人所首創或最先使用，並非商標法第23 條第1 項第14款之構成要件，參加人是否有先使用據爭商標 之事實，應係與原告相比較，而非與其他訴外人相比較，原 告主張據爭「GIBSON及圖」商標並非參加人所創用，實與本 件案情無關。再者，參酌鈞院就相類案件做成之判決先例， 亦可知悉原告前開主張顯於法不合，「衡諸被評定人與評定 人於系爭商標申請註冊日（89年3 月15日）前即有業務往來 之事實，被評定人遲於其後始以相同之外文『NOUGAT』作為 系爭商標圖樣申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競
爭行為搶先申請註冊之情事。至訴外人另案所註冊之第5017 86號『NOUGAT』商標，查已於89年10月15日屆期消滅，此有 商標註冊簿附卷可稽，且查本件所爭執者，在於據爭商標是 否先相對於系爭商標先使用，至於是否另有相同或近似之商 標於國內先行註冊或使用，非本件所應審究。」（鈞院93年 度訴字第1530判決參照）。況縱「GIBSON及圖」商標確係訴 外人顯鑫公司最先使用，原告亦未能證明其與顯鑫公司間存 在任何關係，在在說明所爭執者實與本件案情完全無關，提 起訴訟只是為了拖延系爭商標被撤銷之時間而已。 ⑸綜上，參加人以原告確係基於業務往來關係於系爭商標申請 註冊前已知悉據爭商標存在，進而剽竊搶註系爭商標，合於 商標法第23條第1 項第14款所指不得註冊事由，原處分並無 違誤，訴願決定予以維持亦無違法等語，故聲明：「原告之 訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
六、得心證之理由：
⑴按「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、 證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者 ，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」 為現行商標法第91條第2 項所明定。又商標圖樣相同或近似 於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與 該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人 商標存在者，不得申請註冊；及商標相同或近似於他人先使 用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間 具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 者，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14 款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。所以本件 爭執於系爭商標有無上開法條之適用，①系爭商標與據爭商 標是否構成相同或近似；②系爭商標與據爭商標是否使用於 同一或類似商品；③據爭商標於系爭商標申請註冊前有先使 用之事實（該使用之事實是否限於合法）；④系爭商標申請 人因契約、地緣、業務往來或其他關係，於申請註冊前已知 悉據爭商標存在。
⑵系爭商標與據爭商標是否構成相同或近似。
①按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗 之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩 商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混 同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其 主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相 關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌 商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，
按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施 以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號， 應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形 或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部 分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀 」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者 對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀 察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又判斷商標之近 似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中 之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特 別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是 否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（改制前行 政法院73年判字第1144號判決參照）。
②系爭商標圖樣（如附圖1）係由中文「吉普生」及外文「 GIBSON」上下併列所組成，其外文部分與據爭商標（如附 圖2 ）「GIBSON及圖」圖樣上之外文相同，僅部分字母大 小寫之別；而中文部分則顯然係外文「GIBSON」之中譯音 ，在「外觀」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者 對標誌整體形成核心印象之主要部分為外文「GIBSON」之 外觀及其讀音中文「吉普生」，異時異地隔離各別觀察， 當足以引起相關消費者混淆誤認之虞，屬近似商標，應無 疑義。
⑶系爭商標與據爭商標是否使用於同一或類似商品。 系爭商標指定使用於「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油 、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品；而據爭商標 ，依據參加人於商標評定申請書所檢附其行銷至我國油品之 商業發票等資料觀之，係將「GIBSON及圖」作為商標，使用 於機車油、液壓油、齒輪油等商品，是以兩造商標所使用之 商品顯然係屬同一或類似，自堪認定。
⑷據爭商標有無先使用之事實（是否限於合法使用）。 ①參加人早自85年起即銷售標有「GIBSON及圖」商標之機車 油、液壓油、齒輪油等等商品至我國，而原告自86年起即 陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油、煞車油等商 品，此皆有商業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單 （PACKING LIST）、載貨證券（BILL OF LANDING） 及雙 方往來信函可稽（參原處分卷p-35以下，p-206 以下）。 而前述商業發票、包裝單以及雙方往來信函上均明顯標有 作為參加人商品識別標識之「GIBSON及圖（城堡圖）」及 使用日期，而承買人或收受人亦載明原告之英文名稱及其 英文地址，載貨證券之商品說明欄亦載有「GIBSON」字樣
，且該等書證彼此日期相吻合。而參加人於89年6 月9 日 亦以據爭商標「GIBSON及圖（城堡圖）」圖樣，在新加坡 提出商標註冊申請，復有IPOS網站資料可稽（參原處分卷 p-31，西元2000年1 月9 日就申請商標登記）。原告就上 開資料並未爭執其真正，綜合判斷足證參加人早於系爭商 標91年3 月11日申請註冊前，有先使用據爭商標之事實， 及原告與參加人間確實存在業務往來關係之事實，自堪認 定據爭商標有先使用之事實。
②至於，據爭商標是否為參加人所首創或最先使用，並非商 標法第23條第1 項第14款之構成要件，參加人是否有先使 用據爭商標之事實，應係與系爭商標之使用時間相比較， 而非與其他訴外人相比較，原告主張據爭「GIBSON及圖」 商標並非參加人所創用，並非商標法第23條第1 項第14款 之構成要件，參加人使用據爭商標是否對其他訴外人有無 造成權利之侵害，核屬訴外人依據其他註冊商標是否主張 權利之另案問題，尚非本件訟爭所得論究。
⑸原告有無知悉據爭商標存在之關係。
參加人於西元1992年在新加坡設立，為一專門生產潤滑油之 公司，亦於西元2000年1 月9 日以據爭商標「GIBSON及圖（ 城堡圖）」圖樣，在新加坡提出商標註冊之申請；依上開商 業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單（PACKING LIST ）、載貨證券（BILL OF LANDING ）及雙方往來信函可知， 早自西元1997年起，原告即向參加人購買機車油、液壓油、 齒輪油等商品，據爭「GIBSON及圖」商標並標示於雙方來往 文件中，據爭商標使用之日期顯係早於系爭商標91年3 月11 日申請註冊之日期，原告亦不否認與參加人間確實存在業務 往來之關係，則相關業務文件中所呈現據爭商標「GIBSON及 圖（城堡圖）」圖樣，原告知悉之事實足堪認定。 ⑹綜上所述，本件參加人早於系爭商標申請註冊前，即有先使 用據爭商標於生產潤滑油之業務，原告復因向參加人購買機 車油、液壓油、齒輪油等商品與參加人有所接觸而知悉據爭 商標之存在，則其未徵得參加人之同意，以近似系爭商標圖 樣，並指定使用於同一或類似之「黃油、潤滑油、油精、齒 輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品申 請註冊，自有註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23 條第1 項第14款之適用。從而，被告所為系爭商標之註冊應 予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。 又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決 結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判 決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 23 日 臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 劉介中
法 官 陳心弘
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 97 年 10 月 23 日 書記官 鄭聚恩
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