最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第973號
上 訴 人 巨擘科技股份有限公司
代 表 人 甲 ○
訴訟代理人 何愛文律師
林哲誠律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司
代 表 人 D‧M‧Damen(達蒙)
訴訟代理人 陳長文律師
張哲倫律師
乙○○
上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年5
月22日臺北高等行政法院96年度訴字第2160號判決，提起上訴，
本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人前於民國76年1月27日以「記錄資訊用之可以光學方 式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於 此載體之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊之裝置」 （下稱系爭案）向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財 產局即被上訴人）申請發明專利，經被上訴人編為第000000 00號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第29646 號專利證書。嗣上訴人提出證據1西元1976年1月6日公開之 美國第0000000號專利案，證據2西元1983年2月22日公開之 美國第0000000號專利案，證據3西元1978年1月3日公開之美 國第0000000號專利案，以其有違核准時專利法第1條及第2 條第1款、第5款之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查 ，以91年1月24日（91）智專三（2）04024字第09189000270 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服， 循序提起行政訴訟，經原審91年度訴字第3697號判決駁回， 上訴人不服，提起上訴，經本院94年度判字第1033號判決廢 棄原審判決，發回更審，原審以94年度訴更一字第136號判 決撤銷訴願決定，發回經濟部更為適當之處置。嗣經濟部仍 訴願決定駁回，上訴人不服，提起行政訴訟，經原審判決駁 回。
二、上訴人起訴主張：㈠系爭案涉及精深複雜之光學儲存專利技
術，應請專業技術機構鑑定或徵詢從事該領域學術研究人士 之意見，原訴願決定未依上訴人聲請送請鑑定，違反訴願法 之規定。本院94年度判字第1033號判決發回意旨即明確指出 ，倘訴願人聲請送專業鑑定機構進行鑑定，受理訴願機關非 有正當理由不得拒絕，否則即屬違法。詎料原訴願決定竟仍 違反訴願法之規定不送請專業鑑定機構鑑定，應予撤銷。㈡ 訴願機關曾委請工研院出具專家意見書並已附卷，惟就工研 院專家意見書限制閱覽，並未予上訴人表示意見之機會，又 限制上訴人閱覽複印工研院意見書，實無法保障上訴人之訴 訟權。㈢系爭案所主張可以光學方式讀取之記錄載體之主要 技術特徵即其申請專利範圍第1項之特徵部分所界定之「（ 記錄載體上之）軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調 變」。惟整體而言，證據1至3之組合實質上已教示系爭案之 主要技術特徵，從而系爭案所強調可無間斷地記錄EFM編碼 信號之增進功效，自證據1至3之組合亦屬易於思及而未能增 進功效，故系爭案即屬其核准當時專利法第2條第5款所定「 運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」， 而不具進步性要件。次查被上訴人就系爭案之初審審定書理 由二否准系爭案，遍查相關卷內並無其他證據足以推翻或否 認初審審定書之結論，復參以前述證據3所教示與系爭案之 相同功效、技術、內容之事實，系爭案不符合專利法發明專 利要件之規定，應予撤銷。又工研院96年檢附之「發明專利 舉發案訴願審查意見書」（下稱系爭意見書）固認為系爭案 符合核准時專利法第2條有關新穎性、進步性要件之規定， 惟系爭意見書內容有諸多誤謬之處，其結論應不可採。㈣訴 願決定之內容有極大比例是完全依據系爭意見書作成的，參 加人所指系爭意見書內容僅供訴願機關參考，並非作出訴願 決定之依據云云顯非事實等語，求為撤銷訴願決定及原處分 ，並命被上訴人作成舉發成立之處分。
三、被上訴人則以：㈠證據1其擺動軌跡相位能呈現記載信息之 某項元素，該某項元素並不等同於系爭案中之數位位置資訊 。證據2之時鐘信號及循軌信號，與系爭案特徵部分之軌道 調變之頻率以一數位位置資訊信號調變並不相同。另證據3 係揭示其標準信號的頻率依據記錄位置而變化，而資訊軌道 擺動的頻率相當並同步於該標準信號的頻率等，亦與系爭案 軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變，並非相同之技 術手段。故證據1、2、3並不能證明系爭案不具新穎性或進 步性，且合併各該證據亦不能證明系爭案不具進步性。㈡系 爭案雖於初審不准予專利，然專利權人申請再審查，被上訴 人依法重新發交審查委員審查，該審查委員已有斟酌初審之
審查意見，再決定准予專利，被上訴人依專利法之規定審查 ，並無違法之情事。㈢上訴人舉發證據並不能證明系爭案不 具新穎性或進步性，且合併各該證據亦不能證明系爭案不具 進步性。上述技術比對說明，在被上訴人之審定意見、前訴 願決定及原審法院之判決均已論述甚明，實無送請鑑定之必 要等語，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人略以：證據1說明書第1欄第66至68行揭示一種具有以 坑（pit）與島（land）交替出現之儲存軌道之影像光碟（ 非空白碟片）。證據1之一主要目的在於讀取碟片時提供改 良之尋軌功能（非記錄碟片時所需之定位功能）。因此，證 據1之標的及目的顯然與系爭案者不同。證據2係關於一種可 記錄之記錄載體，其資訊記錄區域⑺係被區隔為記錄區⑼及 同步區⑻（證據2之圖1）。因此，證據2僅能記錄資訊於記 錄區⑼內，因有記錄區與同步區之間隔，而無法達成系爭案 可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。 證據3係揭示一種記錄系統，在一空白之碟片進行記錄程序 時，記錄波束係由一資訊信號及一由振盪器根據記錄波束之 位置變化而產生之標準信號調變。此外，記錄波束係以正交 於碟片旋轉方向振盪或搖動，俾在記錄載體上形成搖動軌道 ，搖動之頻率係等於標準信號之頻率，亦即根據軌道之位置 而定（申請專利範圍第11項）。一待記錄之資訊信號及一標 準信號係被疊加並調變成適於記錄之信號形式，其中標準信 號之頻率根據資訊信號在旋轉記錄載體之記錄位置改變，且 該經調變之信號用以調變輻射光束以記錄資訊於記錄載體之 表面上。證據3在由廠商執行資訊記錄程序進行之前，碟片 上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。因此，證據3係經記 錄後方才產生軌道圖案且該軌道圖案並無法在記錄資訊時用 以控制記錄程序，其與系爭案完全不同。綜觀證據1至3，無 論依其個別內容或其組合均無法預期或教示系爭案之技術內 容，亦無法達成系爭案之可供使用者於日後自由地且連續地 記錄資料於記錄載體上之功效。原處分認該證據1至3皆未見 有如系爭案之軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變之 特徵，不能證明系爭案不具新穎性。又併合各證據1、2、3 亦不足以證明系爭案可準確且無間斷的記錄EFM編碼信號為 顯而易知未能增進功效，為舉發不成立並無違誤。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：1、有關系爭 案是否具新穎性部分：系爭案之主要技術特徵，為一可錄式 的光碟片記錄載體，具有land-groove的結構，其任意相鄰 的偏擺（wobble）軌道並無保持固定的相位。證據1之一主 要目的在於讀取碟片時提供改良之尋軌功能（非記錄碟片時
所需之定位功能）。係一可被應用在預錄式以光學方式讀取 之記錄載體，其資訊以pit-land方式呈現。此軌跡並無land -groove的結構，又記錄載體揭示一定數目的偏擺（wobble ）的軌跡具有巢狀結構以保持相鄰的偏擺（wobble）的軌跡 具有固定（相同）的相位，與系爭案不同。且習於此技術領 域之人士皆知證據1所揭示之亮度、彩度、音頻及同步資訊 ，根本與系爭案之數位位置資訊信號不同，更無法達成系爭 案之功效，不能因其含有FM調變成分即率斷其已揭示系爭案 之特徵。系爭案在記錄載體製作數位位置資訊的方式，是採 用頻率調變（FM modulation）來製作被數位位置資訊調變 的偏擺（wobble）的軌道方式，而證據2是利用數位資訊直 接調變雷射輸出功率寫入pit，近似AM-modulation。且系爭 案是用軌道具有周期性偏擺產生時鐘訊號，來控制幅射波束 掃瞄資訊記錄區域之速度，與證據2之同步區可作寫入的控 制，以如同CD-ROM、DVD-ROM所用之方式控制並固定馬達轉 速者並不相同。證據3所揭露者為一資訊記錄裝置，其軌跡 可為螺旋或同心圓，且螺旋或同心圓的軌跡具有周期性偏擺 的特性（wobble），但是此軌跡並無land-groove的結構。 此特徵和系爭案所揭空白的記錄載體含有週期性偏擺的軌道 ，且此軌道被數位位置資訊調變（FM-modulator）者並不相 同。是系爭案各附屬項已包含其獨立項之特徵而整體構成， 則舉發證據1、2、3既不足以證明系爭案申請專利範圍第1項 不具新穎性，自亦難證明系爭案申請專利範圍各該附屬項不 具新穎性。2、有關系爭案是否具進步性部分：系爭案之記 錄軌道不會被伺服／表頭／同步區（servo／header／synch ronization）區域所中斷。因此，資料（如EFM編碼之資料 ）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會 因為要儲存習知之表頭區域而浪費。可控制碟片之旋轉速度 、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補 償信號。證據1偏擺軌跡被亮度彩度音頻及同步訊號調變， 此調變方式為AM-modulation，僅揭示馬達轉速固定的重要 ，且馬達轉速是以定轉速（CAV）的方式控制週期性偏擺（ wobble）的軌跡。與系爭案所揭示之周期性偏擺（wobble） 的軌道的訊號被使用作為同步訊號控制資訊記錄速度，且是 以定線速度（CLV）的方式記錄周期性偏擺（wobble）的軌 道者並不相同，且證據1所揭示之可調變載有亮度、彩度、 音頻及同步資訊之頻率信號，與系爭案之數位位置資訊信號 不同。證據2是利用數位資訊直接調變雷射輸出功率寫入pit ，在同步區提供時鐘訊號，近似AM-modulation。與系爭案 利用被讀回數位位置資料的頻率高於被頻率調變（FM-modul
ation）的偏擺（wobble）的軌道的訊號的頻率，使得數位 位置資訊區可再被記錄，增加了記錄容量，兩者技術內容亦 不相同。而證據2亦為參加人所申請之專利，參加人為改進 其寫入資訊的動作不連續且使得此區域不得再被記錄資訊之 缺點，而研發申請系爭案。證據3以頻率表示軌跡的編號及 同一軌跡不同位置，當進行寫入的動作時，頻率標準100-60 0KHz，寫入的範圍約1.2-1.4／100-600K=1.4um-0.2um，當 頻率標準為10-50Hz，因此寫入的範圍約1.2-1.4／10-50=12 cm-2.4cm，如此長的寫入的範圍將造成寫入的資訊的錯誤率 增加，而系爭案的一個wobble長度約55um（1.2m／sec／22K Hz），寫入的3T-11T的形狀以此長度而言是適當的，而相鄰 的數位位置資訊約為1.6cm（有足夠數量的wobble訊號）， 且此長度需配合編碼，錯誤糾正等所需長度。相較於證據3 的頻率從10Hz-600KHz，低頻造成寫入資訊的錯誤率高，因 馬達轉速的控制不易，高頻則造成寫入資訊的形狀偏離橢圓 形資訊亦極不易被讀取等上述缺失，系爭案申請專利範圍第 1項確具有進步性。3、本件訴願機關第一次訴願決定維持原 處分，駁回上訴人之訴願，嗣原審法院依本院發回意旨，以 訴願機關未依上訴人聲請送工研院鑑定說明理由，而撤銷第 一次訴願決定，發回後訴願機關乃函請工研院提供審查意見 。惟訴願機關之第二次（即本次）訴願決定仍維持與第一次 訴願決定相同之結果，訴願書中業已針對各舉發證據與系爭 案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並非單以工研院之 系爭意見書作為訴願決定之依據。且訴願機關認事證已明確 無行言詞辯論必要，而未行言詞辯論，故訴願機關未令上訴 人及參加人等就工研院提供之審查意見表示意見，尚無違訴 願法第67條第3項之規定。4、有關上訴人指摘工研院之系爭 審查意見書部分：工研院之意見書將系爭案申請專利範圍第 1及2項之特徵列舉出來，僅係利於後面之詳細說明，並非據 以將系爭案申請專利範圍第1及2項之特徵混合比對。工研院 之系爭意見書業已針對證據1、3與系爭案申請專利範圍第1 項間不同之處詳加比對，其結論即是針對系爭案申請專利範 圍第1項之內容所為，故比對方式及結論並無違誤。至於後 述之數學式僅係進一步之相關說明，其並不會影響證據1、3 無法證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。 系爭案申請專利範圍第1項已界定「一種可以光學方式讀取 之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以 螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域」，其中螺 旋或同心軌道圖案即已揭示實質相同於land-groove之軌道 結構及軌道保持固定相位之技術特徵；另系爭案申請專利範
圍第2項已界定「其中該時鐘信號係用來於錄放期間控制輻 射波束掃描資訊記錄區域之速度」，其中於錄放期間控制輻 射波束掃描資訊記錄區域之速度即已包含以定線速度記錄週 期性偏擺的軌道之技術特徵。由上可知，雖然比對之文字不 同，但其實質意義相同，比對方式實質上並無違誤。又工研 院之審查意見書僅係供訴願機關之參考而已，並非作出本次 訴願決定之依據，已如上述，縱如上訴人所指工研院之意見 書有上揭比對錯誤等及其他如事實欄所述情事，亦不會影響 本次訴願決定之結果，故上訴人所述不足採信，乃判決駁回 上訴人之起訴。
五、本院按：
（一）按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利 。」為系爭案核准時（按75年12月24日修正公布）專利法 第1條所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違 反同法第1條至第4條規定者，依法得附具證據，向專利專 責機關舉發之，同法第60條第1款、第61條第1項亦有明定 。從而，系爭案有無違反核准時專利法之情事而應撤銷其 發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據 不足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不 成立之處分。
（二）原判決認為系爭案之主要技術特徵，為一可錄式的光碟片 記錄載體，具有land-groove的結構，其任意相鄰的偏擺 （wobble）軌道並無保持固定的相位。證據1之一主要目 的在於讀取碟片時提供改良之尋軌功能（非記錄碟片時所 需之定位功能）。係一可被應用在預錄式以光學方式讀取 之記錄載體，其資訊以pit-land方式呈現。此軌跡並無la nd-groove的結構，又記錄載體揭示一定數目的偏擺（wob ble）的軌跡具有巢狀結構以保持相鄰的偏擺（wobble） 的軌跡具有固定（相同）的相位，與系爭案不同。且證據 1所揭示之亮度、彩度、音頻及同步資訊，與系爭案之數 位位置資訊信號不同，更無法達成系爭案之功效。系爭案 在記錄載體製作數位位置資訊的方式，是採用頻率調變（ FM modulation）來製作被數位位置資訊調變的偏擺（wob ble）的軌道方式，而證據2是利用數位資訊直接調變雷射 輸出功率寫入pit，近似AM-modulation。系爭案是用軌道 具有周期性偏擺產生時鐘訊號，來控制幅射波束掃瞄資訊 記錄區域之速度，與證據2之同步區可作寫入的控制，以 如同CD-ROM、DVD-ROM所用之方式控制並固定馬達轉速者 並不相同。證據3所揭露者為一資訊記錄裝置，其軌跡可 為螺旋或同心圓，且螺旋或同心圓的軌跡具有周期性偏擺
的特性（wobble），但是此軌跡並無land-groove的結構 。此特徵和系爭案所揭空白的記錄載體含有週期性偏擺的 軌道，且此軌道被數位位置資訊調變（FM-modulator）者 並不相同。系爭案各附屬項已包含其獨立項之特徵而整體 構成，舉發證據1、2、3既不足以證明系爭案申請專利範 圍第1項不具新穎性，自亦難證明系爭案申請專利範圍各 該附屬項不具新穎性。證據1偏擺軌跡被亮度彩度音頻及 同步訊號調變，此調變方式為AM-modulation，僅揭示馬 達轉速固定的重要，且馬達轉速是以定轉速（CAV）的方 式控制週期性偏擺（wobble）的軌跡。與系爭案所揭示之 周期性偏擺（wobble）的軌道的訊號被使用作為同步訊號 控制資訊記錄速度，且是以定線速度（CLV）的方式記錄 周期性偏擺（wobble）的軌道者並不相同，證據1所揭示 之可調變載有亮度、彩度、音頻及同步資訊之頻率信號， 與系爭案之數位位置資訊信號不同；證據2是參加人所申 請之專利，參加人為改進其寫入資訊的動作不連續且使得 此區域不得再被記錄資訊之缺點，而研發申請系爭案；證 據3以頻率表示軌跡的編號及同一軌跡不同位置，當進行 寫入的動作時，頻率標準100-600KHz，寫入的範圍約1.2- 1.4／100-600K =1.4um-0.2um，當頻率標準為10-50Hz， 因此寫入的範圍約1.2-1.4／10-50=12cm-2.4cm，如此長 的寫入的範圍將造成寫入的資訊的錯誤率增加，而系爭案 的一個wobble長度約55um（1.2m／sec／22KHz），寫入的 3T-11T的形狀以此長度而言是適當的，而相鄰的數位位置 資訊約為1.6cm（有足夠數量的wobble訊號），且此長度 需配合編碼，錯誤糾正等所需長度。相較於證據3的頻率 從10Hz-600KHz，低頻造成寫入資訊的錯誤率高，因馬達 轉速的控制不易，高頻則造成寫入資訊的形狀偏離橢圓形 資訊亦極不易被讀取等上述缺失，系爭案申請專利範圍第 1項確具有進步性。又本件訴願書中業已針對各舉發證據 與系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並非單以 工研院之系爭意見書作為訴願決定之依據。且訴願機關認 事證已明確無行言詞辯論必要，而未行言詞辯論，故訴願 機關未令上訴人及參加人等就工研院提供之審查意見表示 意見，尚無違訴願法第67條第3項之規定。再者，工研院 之審查意見書僅係供訴願機關之參考而已，並非作出本次 訴願決定之依據，縱如上訴人所指工研院之意見書有上揭 比對錯誤等及其他如事實欄所述情事，亦不會影響本次訴 願決定之結果，因認上訴人舉發證據1至3尚不足以證明系 爭案不具新穎性、進步性，被上訴人認系爭案並未違反核
准時專利法第1條、第2條第1款及第5款之規定，而為舉發 不成立之處分，訴願決定予以維持，均無不合，上訴人訴 請撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人就系爭案作成舉 發成立之審定處分，為無理由等情，業已詳予說明得心證 之理由，原判決核無違誤。上訴意旨謂新穎性之判斷標的 ，應限於載於申請專利範圍之發明。landgroove之結構非 系爭專利申請專利範圍第1項所載之發明，原判決以非系 爭專利「專利範圍所載之發明」作為比對新穎性之基礎， 違反專利法之規定。又進步性之判斷標的，亦應限於在於 申請專利範圍之發明；「定線速度（CLV）」之特徵並非 系爭專利申請專利範圍第1項或第2項所載之發明，且系爭 專利申請專利範圍第1項並未限定其頻率為22KHz，原判決 以該等未載於申請專利範圍之特徵作為比對對象，已超出 系爭專利請求項內容，亦違反專利法之規定，證據1、2或 3已揭示有螺旋或同心軌道之技術特徵，若依原判決之論 理推演，證據1、2或3實已揭示實質相同於landgroove軌 道結構及軌道保持固定相味之技術特徵，原判決竟認證據 1、2或3之組合不足證明系爭專利不具新穎性及進步性， 其認定事實顯然違反論理法則；又系爭專利申請專利範圍 第2項所記載之「於錄放期間控制輻射波束掃描資訊記錄 區域之速度」內容，並未具體限定為定線速度之要件，充 其量僅為「控制掃描速度」之限定，原判決推論其必為「 以定線速度的方式記錄週期性偏擺的軌道」顯有被悖於論 理法則；訴願機關未通知上訴人對工研院審查意見表示意 見，即將工研院審查意見採為訴願決定之基礎，違反訴願 法第67條第3項規定。且工研院之系爭意見書內容不僅係 提供訴願機關參考，乃係訴願機關作出訴願決定之依據， 原判決一方面未詳列上訴人指摘工研院審查意見書比對錯 誤部分，復未詳細說明何以工研院系爭意見書有比對錯誤 不致影響訴願決定結果，對上訴人主張摒棄不採卻又未說 明理由，為判決不備理由之違法等語，自非可採。（三）至上訴意旨主張參加人之代表人於原審未經合法代理或代 表乙節，經參酌參加人於原審及本院所提出該代表人委任 狀，已分別經外國公證人、外國法院、外國外交部及我國 駐外單位認證程序，並無不可信之處，上訴人之指摘顯為 誤解，併予指明。
（四）從而，原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無 違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法 令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事 實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違
背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事 由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有 違背法令之情形。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背 法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項 、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 30 日 最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 吳 東 都
法官 黃 淑 玲
法官 鄭 忠 仁
法官 曹 瑞 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 97 年 10 月 30 日 書記官 王 史 民
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