智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第00001號
民國97年10月2日辯論終結
原 告 美商‧瑪斯公司（Mars,Incorporated）
代 表 人 約翰 D.卡洛林鮑
訴訟代理人 陳慧玲 律師
郭建中 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 甲○○（局長）住同上
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年5
月5 日經訴字第09706106340 號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於96年3 月30日以「夾心酥」商標（下稱 系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及 服務分類表第31類之「未加工穀物、種子、活禽獸、鳥、魚 、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用咀嚼物、動物棲息用品 、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲料、鳥飼料及飲料、魚 飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非醫用動物飲料」等商品 ，向被告申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣上之中文 「夾心酥」，係一種習見之食用餅乾名稱，以之作為商標圖 樣，使用於指定之商品，有使一般消費者對其所表彰商品之 性質發生誤認誤信之虞，應不准註冊，而以97年1 月17日商 標核駁第304684號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴 願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴 訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
㈠原告主張：
⒈原告為寵物食品製造商，其旗下主要兩大品牌係以「PEDIGR
EE」（寶路）及「WHISKAS 」（偉嘉）為主。其中「WHISKA S 」（偉嘉）乃於1960年針對寵物猫飼料所創設之商標，由 於產品日益受到歡迎、產量也大幅增加，原告體認到唯有專 業化經營和提供營養均衡的貓食才能符合市場需求，故其對 於貓食產品內容不斷推陳出新，針對不同之產品亦創設不同 之副品牌，以刺激消費者的購買慾望，本件系爭商標「夾心 酥」乃「WHISKAS 」品牌之下，針對新一代之乾糧式貓飼料 所創設之商標。「WHISKAS 」之「夾心酥」系列商品，顛覆 以往乾糧式貓飼料型態，將新鮮魚肉包覆在香脆之貓飼料內 作為內餡，給予寵物貓在咀嚼時有外酥內軟之口感，故原告 當初在設計系爭商標時即採用這新產品外酥內軟予人之印象 取名夾心酥，並已在亞洲地區普遍使用於包裝上。 ⒉被告機關及訴願決定機關皆分別指摘「夾心酥」乃為一坊間 食用之餅乾或糕餅名稱，以之做為商標，使用於指定商品， 有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，原 告認為此乃二機關主觀認定系爭商標字樣「夾心酥」之食用 者乃僅限於人類，一旦指定於寵物或動物食用之食物時，即 有發生誤認誤信商品性質之虞。原告認為雖坊間不乏以「夾 心酥」組合為名供人類食用之餅乾或糕餅，充其量僅能說明 「夾心酥」乃特種食品之描述，並非僅限於特定者食用之食 品。
⒊現今社會產品多樣化，人性化設計及擬人化之思考模式乃當 今行銷所驅，本件系爭商標之設計即採擬人化之思考模式， 暗示其產品外酥內軟之口感印象，採「夾心」（含餡之意） 及「酥」（香脆之意）之商標組合，藉此以攫取寵物飼主之 關注並方便其容易了解商品之內容，進而選購予其寵物食用 ，故系爭商標所標示之產品實際上確在暗示商品之特性，產 品外酥內夾肉餡，並無名不符實或誤導之情形。 ⒋就系爭商標主要標示之商品乃為「寵物之飼料」，依其實際 消費市場觀之，該等商品皆販售於寵物飼料專賣店、動物醫 院等特定場所，即便一般便利商店及大賣場，亦設有特定專 區（寵物用品區）或專櫃予以販售。主觀上，系爭商標所標 示之商品恰如其名，客觀上亦無使公眾產生誤認誤信進而購 買之疑慮。
⒌此外，原告業已長期使用系爭商標於產品包裝、廣告及宣傳 單DM上，除了平面媒體，原告亦投注大量廣告金額於電視媒 體，藉此增加曝光率及消費者之印象。此外，系爭商標之商 品鋪貨管道遍及量販店、超市及寵物專賣店，使得消費者可 隨意購得。因此，系爭商標不但無使消費者產生誤認誤信之 問題，且經由原告長期廣泛使用，已使相關消費者皆清楚認
知該產品性質及來源，並於主觀印象上造成識別性作用，惟 被告機關於原處分中並未審酌原告業已實際使用之事實，而 訴願決定機關則表示本件據以核駁之法條為商標法第23條第 1 項第11款，並非商標法第23條第4 項規定之條款，自不得 主張商標案經使用已取得第二層意義而排除拒以核駁法條之 適用云云，亦漏未審酌系爭商標實際使用並無使公眾產生誤 認誤信之情形。
㈡被告主張：
⒈按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產 地之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第11款所明 定。本件原告申請註冊之「夾心酥」商標圖樣上，係由單純 橫書之中文所構成，係一種坊間習見之食用餅乾名稱，以之 做為商標，使用於指定之「未加工穀物、種子、動物棲息用 品、新鮮水果及蔬菜」等商品，有使一般消費者對其表彰商 品之性質發生誤認誤信之虞，自有首揭法條規定之適用。 ⒉至原告主張其業已長期使用於產品包裝、廣告及宣傳DM上， 且投注大量廣告金額於電視媒體及舖貨管道遍及量販店、超 市及寵物專賣店，已足使相關消費者清楚認知，其已為原告 營業上商品之識別標識一節，查依原告所檢送之實際行銷態 樣，「夾心酥」非做為商標型態使用，尚不足認定系爭商標 業經原告長期使用，已足使相關消費者認知，而為原告營業 上商品之識別標識，並得排除首揭條款之適用，是以被告依 法核駁其註冊之申請，並無不合。
理 由
一、按商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地 之虞者」，不得註冊，商標法第23條第1 項第11款定有明文 ，該款之適用係指商標圖樣上之文字、記號或圖形本身已指 示所指定使用商品或服務之性質、品質或產地，惟因與實際 情形不符，而有使公眾產生誤認誤信進而購買之虞者而言。二、本件原告於96年3 月30日以系爭商標指定使用於商標法施行 細則第13條所定商品及服務分類表第31類之「未加工穀物、 種子、活禽獸、鳥、魚、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用 咀嚼物、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲 料、鳥飼料及飲料、魚飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非 醫用動物飲料」等商品，向被告申請註冊。經該局審查，認 系爭商標圖樣上之中文「夾心酥」，係一種習見之食用餅乾 名稱，以之作為商標圖樣，使用於指定之商品，有使一般消 費者對其所表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，乃審定為核 駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶 未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。
是本件應審究者厥為：系爭商標指定使用於商標法施行細則 第13條所定商品及服務分類表第31類之「未加工穀物、種子 、活禽獸、鳥、魚、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用咀嚼 物、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲料、 鳥飼料及飲料、魚飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非醫用 動物飲料」之商品，是否有使消費者誤認誤信上開商品之性 質，而違反商標法第23條第1 項第11款規定？三、經查，系爭商標係由未經設計之中文橫書「夾心酥」自左至 右橫向排列所構成，而「夾心酥」係消費者普通習用之餅乾 商品之名稱，此有被告機關所呈於Google網站搜尋資料及成 偉食品股份有限公司夾心酥目錄一份附卷可按（見本院卷第 69-73 頁），原告亦自承系爭商標設計係暗示其商品內夾肉 餡，而具有外酥內軟口感之特性（見本院卷第25頁），足見 「夾心酥」等文字通常用於指示消費者該商品係含有內餡， 且外皮酥脆之餅乾。原告以「夾心酥」等文字作為商標圖樣 ，聲請指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分 類表第31類中飼料類之「墨魚骨、狗食骨頭、動物可食用咀 嚼物、鳥飼料、魚飼料」等商品，實有使一般消費者誤認誤 信上開商品係內含餡料，且外皮酥脆之飼料商品。雖原告主 張系爭商標係實際使用於以新鮮魚肉作為內餡，且外皮香脆 之貓飼料，並無名不符實或誤導之情形等語，惟系爭商標倘 經核准，則被告自得使用系爭商標於上開任一商品，而不限 於實際上外皮酥脆內夾肉餡之商品，是以原告主張系爭商標 並未違反商標法第23條第1 項第11款規定，洵無足採。四、其次，原告另主張其業已長期使用系爭商標於產品包裝、廣 告、宣傳單DM、電視媒體廣告，且產品之鋪貨管道遍及量販 店、超市及寵物專賣店，經由原告長期廣泛使用，已使相關 消費者皆清楚認知該產品性質及來源，並於主觀印象上造成 識別性作用等語。惟查，依原告所檢送之在台使用產品包裝 、廣告海報及DM資料均使用原告另申請核准註冊之「whiska s 偉嘉」商標（見本院卷第27、30、31頁），至於「夾心酥 」等文字，則於文宣或廣告中均與「美味」二字併用於包裝 上，其顯示之字體或係較置中放大之「偉嘉」等字體為小（ 見本院卷第27、30頁），或係搭配猫飼料產品之剖面圖樣， 並加註「雙重口感」、「香濃內餡」、「酥脆外殼」等文字 （見本院卷第31頁），足見原告使用「美味夾心酥」等文字 ，僅係使一般消費者瞭解商品係以酥脆餅乾包裹內餡之說明 性文字，自無從認定系爭商標經原告大量使用且在交易上已 成為商品來源之標識，亦難憑此而認系爭商標已因長期使用 而已無使公眾產生誤認誤信之虞。
五、至於原告另聲請以系爭商標指定使用於第31類之「未加工穀 物（群組代碼3111）」、「種子（群組代碼3106）」、「活 禽獸、鳥（群組代碼3102）」、「魚（活水產類，群組代碼 3103）」、「動物棲息用品（群組代碼3109）」、「新鮮水 果及蔬菜（群組代碼3101）」、「鳥飲料、魚飲料、非醫用 飼料添加劑、非醫用動物飲料（群組代碼3105）」等商品， 經核上開商品雖與食用餅乾無涉，亦無內含餡料外皮酥脆之 可能，系爭商標指定於此部分商品雖無使公眾誤信誤認商品 品質之虞，然原告經被告踐行核駁理由先行通知程序後，迄 未申請減縮指定商品之內容，基於同一申請案無從分割之原 則，此部分之註冊申請亦無從准許。
六、綜上，原告所訴系爭商標並未違反商標法第23條第1 項第11 款之規定，委無足採，從而此部分被告以系爭處分否准原告 系爭商標之註冊，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合 。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成准予註冊之 處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 9 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 97 年 10 月 9 日 書記官 周其祥
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