臺灣高等法院民事判決 97年度智上更㈠字第7號
上 訴 人 必翔實業股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 李 旦律師
江俊賢律師
上 訴 人 建迪企業股份有限公司
13號
法定代理人
兼被上訴人 乙○○
上 訴 人 丙○○
上三人共同
訴訟代理人 紀復儀律師
上列當事人間損害賠償等事件，上訴人對於中華民國94年10月20
日臺灣板橋地方法院93 年度重智字第4號第一審判決分別提起上
訴，必翔實業股份有限公司並為聲明之擴張，經最高法院第一次
發回更審，本院於97年11月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決除確定部分外，關於命上訴人建迪企業股份有限公司、丙○○應連帶給付新台幣貳佰陸拾玖萬伍仟柒佰壹拾壹元本息部分，及該部分假執行之宣告，並除確定部分外，訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，必翔實業股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
必翔實業股份有限公司之上訴及追加之訴均駁回。第一、二審（含追加之訴部分）及發回前第三審訴訟費用除確定部分外，由必翔實業股份有限公司負擔。
事實及理由
一、按於民國97年7月1日智慧財產案件審理法施行前，已繫屬於 高等法院之智慧財產民事事件，由該法院依同法所定程序終 結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響， 同法第37條第1項第1款定有明文。本件於97 年5月13日繫屬 本院更審，依上規定，應由本院依同法所定程序終結之，合 先敘明。
二、本件上訴人必翔實業股份有限公司（下稱必翔公司）主張： 伊研發「四輪T型把手殘障用車」 （命名為「電動代步車」 ），其中關於「變速箱與馬達連結結構」已申請取得第1487 32號新型專利（下稱系爭專利），期間自民國88 年6月11日 起至97年5月9日止。上訴人建迪企業股份有限公司（下稱建 迪公司）未經伊同意或授權，擅自將之利用於所產製之HS-6 86、HS-580電動代步車，致伊受有自取得系爭專利權之日即
89年9月18日起至檢察官91 年5月8日查扣止之損害新台幣（ 下同）9,106萬3,210 元，及業務上信譽損害100萬元。又被 上訴人乙○○、上訴人丙○○（下分稱乙○○、丙○○）分 別為建迪公司董事長、總經理，均實際負責該公司業務之執 行，應與建迪公司負連帶賠償責任等情，爰依專利法第56條 第1項、修正前專利法第105條準用第88條第1項、第89條第1 項第3款、第89條第2項及公司法第8條、第23 條等規定，求 為判決禁止建迪公司製造、為販賣之要約、販賣，使用或為 上述目的而進口系爭專利物品及其他侵害該專利之行為，暨 命建迪公司、乙○○、丙○○（下稱建迪公司等3 人）連帶 給付9,206萬3,210元，及自準備四狀繕本送達翌日起加計法 定遲延利息之判決（原審判決禁止建迪公司製造、販賣、使 用或為上述目的而進口系爭專利物品，並命建迪公司、丙○ ○應連帶給付269萬5,711元，及建迪公司自94 年5月17日、 丙○○自同年月18日起算法定遲延利息，駁回必翔公司其餘 請求；必翔公司僅就駁回其請求乙○○應連帶給付6,044 萬 3,479元及建迪公司、丙○○連帶給付5,774萬7,768 元本息 部分，提起上訴，其餘敗訴部分，並未聲明不服，已告確定 ；建迪公司、丙○○則就其敗訴部分，提起上訴。必翔公司 嗣於前審就其上訴部分之給付，擴張利息請求自起訴狀繕本 送達翌日起算（利息原請求自準備四狀繕本送達翌日起算， 即建迪公司、乙○○自94年5月17日、丙○○自94年5月18日 起算）。本院前審除確定部分外，就必翔公司之上訴及擴張 之訴部分，為一部勝訴、一部敗訴之判決，改命乙○○就26 9萬5,711元及自93 年3月11日起算之法定遲延利息，應與建 迪公司、丙○○負連帶給付責任，建迪公司等3 人則應再連 帶給付必翔公司227萬2,246元，暨建迪公司、乙○○自93年 3月11日、丙○○自94年5月18日起算法定遲延利息，駁回必 翔公司其餘上訴及擴張之訴，並駁回建迪公司、丙○○之上 訴；必翔公司僅就前審駁回其請求建迪公司、乙○○、丙○ ○再連帶給付新台幣2,000 萬元本息之上訴及該部份擴張利 息之訴，向最高法院提起上訴，其餘敗訴部分，並未聲明不 服，已告確定，建迪公司等3 人則就其敗訴部分，向最高法 院提起上訴。第三審除確定部分外，就前審命乙○○連帶給 付、建迪公司等3人應再連帶給付、及駁回必翔公司於2,000 萬元本息範圍內其餘上訴、擴張之訴，暨駁回建迪公司、丙 ○○之上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回本院。）並 上訴聲明：㈠原判決關於駁回後開第2項、第3項部分廢棄。 ㈡乙○○就原審所命建迪公司、丙○○應連帶給付269萬5,7 11元及自起訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計
算之利息部分，應與建迪公司、丙○○負連帶給付之責。㈢ 建迪公司等3人應再連帶給付必翔公司2,227萬2,246 元及自 起訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息 。㈣願供擔保請准宣告假執行。
答辯聲明：建迪公司、丙○○之上訴駁回。
三、建迪公司等3 人則以：系爭專利乃襲用技術，伊已提出舉發 案，必翔公司不得享有專利權；況必翔公司未於系爭專利物 品或包裝上標示專利證書號數，致伊不知侵害專利，自不得 請求損害賠償等語，資為抗辯。並上訴聲明：㈠原判決關於 命建迪公司、丙○○應連帶給付必翔公司269萬5,711元，及 建迪公司自94 年5月17日、丙○○自同年月18日起至清償日 止按年息百分之5 計算利息之判決廢棄。㈡上開廢棄部分， 必翔公司在第一審之訴、擴張之訴及假執行之聲請均駁回。 答辯聲明：必翔公司之上訴及假執行之聲請均駁回。四、兩造不爭執之事實：
㈠系爭專利所有人為必翔公司，有中華民國專利證書（新型 第148732號）、新型專利說明書等影本在卷可稽（見原審 卷㈠第13頁之證書、第14頁至27頁之說明書）。 ㈡財團法人工業技術研究院專利侵害鑑定報告之鑑定結論為 正確（即鑑定HS-686及HS-580電動代步車中變速箱與馬達 《建迪公司製造生產》與系爭專利之申請專利範圍實質相 同），有財團法人工業技術研究院92 年1月10日專利侵害 鑑定報告影本可證（見原審卷㈠第113頁至第140頁之鑑定 報告）。
㈢必翔公司主張建迪公司侵害系爭專利權所生產製造之產品 ，僅包括HS-686及HS-580二型號；侵害時點則自89 年9月 18日起至91年5月8日止，有原審之言詞辯論筆錄、臺灣桃 園地方法院檢察署檢察官92 年度調偵字第223號不起訴處 分書附卷可稽（見原審卷㈡第160頁之筆錄、原審卷㈠第1 42頁之不起訴處分書）。
㈣建迪公司登記名義負責人為乙○○，實際負責人則為丙○ ○（建迪公司總經理）；關於建迪公司產品之製造銷售業 務均由丙○○負責處理，有公司基本資料查詢、臺灣桃園 地方法院檢察署91 年8月16日、91年11月19日之偵訊筆錄 影本等可證（見原審卷㈠第28頁、原審卷㈡第96、97頁之 資料查詢及第145、146頁之筆錄）。
五、茲就兩造之爭點及本院得心證之理由、分述如下： ㈠關於系爭專利權之侵害：
查建迪公司等辯稱美商ASI 公司早在必翔公司申請專利之前 ，即已製造生產具備系爭專利特徵之產品，足見必翔公司之
系爭專利確有問題云云。該公司因以上開理由提起舉發、訴 願及行政訴訟，迭經經濟部智慧財產局以92 年7月15日以（ 九二）智專三（三）05025字第09220712970號專利舉發審定 書為「舉發不成立」之處分，經濟部訴願審議委員會以93年 3月10日經訴字第09306214010號訴願決定書為訴願駁回之處 分，台北高等行政法院93年訴字第1502號判決駁回建迪公司 之訴，最高行政法院96 年判字第01465號判決上訴駁回確定 （參見一審卷三第65-73頁、本院更一卷一第143-149頁、卷 二第106-115頁），建迪公司等上開辯解尚無足採。 又必翔公司主張建迪公司產製之HS-686及HS-580電動代步車 內「變速箱與馬達連結結構」零件，與必翔公司系爭專利申 請範圍實質相同，有均等論之適用，有中國機械工程學會、 財團法人工業技術研究院之鑑定報告書影本可考（見一審卷 一第68頁以下原證六、七）。建迪公司、乙○○對上開實質 相同之鑑定結果陳稱無意見，並陳明迄91年5月8日遭取締即 未再使用該零件（見一審卷㈠第181 頁筆錄）。準此以觀， 客觀上分析比對適用均等論結果，足證必翔公司主張其系爭 專利權自89 年9月18日取得專利之日起迄91年5月8日止遭受 侵害，固堪採信。
㈡關於建迪公司等3人是否明知或可得而知有侵權情事： 查建迪公司等辯稱必翔公司未依修正前專利法第105 條準用 第82條規定，於專利物品或包裝上標示專利證書號數，不得 請求賠償。該公司就電動代步車零件有70種以上專利權，既 未依上開規定標示專利證書號數，亦未於型錄上宣示有系爭 專利，更未函知建迪公司，97年5月8日經取締知悉後即停止 使用系爭零件，其等不知侵害必翔公司系爭專利，無故意過 失云云。查83 年1月21日修正施行之專利法第82條規定「發 明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並 得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不 得請求損害賠償」。而86年5月7日修正專利法第82條（自91 年1月1日施行），將上引條文增訂但書「但侵權人明知或有 事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」（即現行 專利法第79條），依同法第105 條並為新型專利所準用。必 翔公司請求賠償之時間雖跨越二法域（89 年9月18日起至90 年12 月31日止部分適用83年1月21日修正施行之專利法第82 條，91年1月1日起至91年5月8日止部分適用86年5月7日修正 91年1月1日施行之專利法）。然專利法第73條（即修正前第 82條、現行法第79條）後段所定：「未附加標記致他人不知 為專利品而侵害其權利者，不得請求損害賠償」，係以未加 標記致他人不知為專利品而侵害其權利為要件，故他人知為
專利品而侵害專利權，縱專利權未加標記，仍得請求加害人 賠償（最高法院65年台上字第1034號判例意旨參照）。因此 不問在91年1月1日修法施行前、後侵害專利權，均以侵害人 是否知或可得而知為專利品以定其是否應負損害賠償之責。 由下列論述，足認建迪公司等所辯不知亦無可得而知其產製 電動代步車內所使用之變速箱與馬達連結零件為系爭專利品 ：
⑴必翔公司自承於我國獲得專利70件（見本院97智上更㈠字 第7號卷第28 頁），並自認未於系爭專利物件上標示專利 證書號數，僅於電動車及型錄上標示專利警語，有其產製 之電動車產品標籤3 紙載有 WARNING PATEN TED、WARING DO NOT COPY、U.S.A ‧‧PAT.&PAT.PENDING、WARING DO NOT COPY PAT.&PAT. PENDING（警告有專利權、警告勿仿 冒，美國‧‧‧有專利權與專利權申請中、警告勿仿冒， 有專利權與專利權申請中）、商品型錄上載patented、PA T.PENDING （有專利權、專利權申請中），系爭專利亦於 相關部位黏貼警語提醒相關大眾等字樣在卷（見一審卷㈢ 第110-115 頁）。該公司也不曾發函警告建迪公司告知不 得使用系爭專利零件產製電動代步車。按電動代步車為小 型交通工具（有照片附一審卷一第29頁以下可參），其零 件專利多達70種，系爭零件寄藏於車體內部，與單一整體 新型專利品可一目了然不同，既未標示專利權證書號數於 車體上或型錄上，僅憑空泛警語，外觀上不易察覺有專利 權存在。
⑵必翔公司主張89 年9月18日取得系爭專利權起即遭侵害， 但遲至91年5月8日始報警取締，足證細小專利零件如無專 利證號，外人實難察知。建迪公司於91年5月8日遭取締， 即刻停止使用系爭專利零件。此由必翔公司以91年5月8日 為計算損害賠償之末日，可得印證。
⑶系爭專利範圍為一種變速箱與馬達連結結構，包括有一傳 動軸桿、軸承、接塊、齒桿（詳如附件1 ）。必翔公司將 建迪公司產製之電動代步車送請中國機械工程學會鑑定（ 91年4月8日鑑定），提出告訴後，復經臺灣桃園地方法院 檢察署檢察官函請財團法人工業技術研究院鑑定（92 年1 月10日鑑定），兩者依全要件分析原則鑑定結果，均認四 要件當中僅一項相同，三項不同（詳如附件2、3）。縱認 國內專利資料庫之電腦查閱檢索已普及，建迪公司理當查 知系爭變速箱與馬達連結零件有他人專利權， 惟依附件1 所示，必翔公司之專利範圍與建迪公司所產製之產品，依 電腦資料庫所存留者之專利範圍，亦僅依文義說明及相關
圖說等客觀要件，可供參考。四個要件已有三個不同，尚 難推認建迪公司無法諉為不知。
⑷上開二鑑定機構依據經濟部智慧財產局判定當時尚未公告 停止適用之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，首先分析待鑑 定物之基本要件，認與系爭權利範圍不符合全要件原則， 則再續以均等論分析（見一審卷第1宗第72頁、第120頁） 。經進行全要件之分析比較後認為系爭專利與待鑑定物之 構成要件有部分不同，遂再進行均等論分析，即針對待鑑 定物與系爭專利權之間構成要件差異部分，在功能、技術 、手段及達成效果間之差異比較，認構成實質之均等論所 定義之侵害。有上開二鑑定報告可考（見一審卷第1宗第6 8、113頁）。上開均等論之認定乃鑑定機構事後分析，兼 含價值判斷，建迪公司產製電動代步車時，電腦資料庫並 無此部分均等效之資料可以查閱。建迪公司、乙○○雖認 鑑定結果實質相同正確，但此為事後對鑑定分析報告之意 見，尚難據以反推行為時即知悉有侵權情事。（按經濟部 智慧財產局對於85 年1月公布施行之「專利侵害鑑定基準 」已於93 年10月5日以智專字第0931230017-0號函公告停 止適用，「專利侵害鑑定要點」司法院則於93 年11月2日 以秘台廳民一字第0930024793號函送各法官供參，附此敘 明）。
準此，建迪公司等辯稱不知系爭「變速箱與馬達連結結構 」零件，必翔公司具有專利權，亦無可得而知之情事，其 等不負損害賠償之責等情，為屬可採。既屬不負賠償之責 ，則損害額若干，即無審認必要。
六、綜上所述，必翔公司請求建迪公司等賠償損害尚非正當。原 審失察，遽命建迪公司、丙○○應連帶給付269萬5,711元本 息，自有未洽，建迪公司、丙○○上訴意旨指摘原判決此部 分不當，聲明廢棄，為有理由，自應予廢棄改判。至必翔公 司上訴及擴張聲明請求建迪公司、丙○○、乙○○應另為給 付，均乏依據，應予駁回其上訴及追加之訴。兩造其餘攻擊 防禦方法及所用證據，經核與判決結果不生影響，爰不逐一 論列，附此敘明。
據上論結，本件建迪公司、丙○○上訴為有理由，必翔公司上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 23 日 民事第七庭
審判長法 官 鄭三源
法 官 王聖惠
法 官 邱 琦
正本係照原本作成。
必翔公司如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 97 年 12 月 24 日 書記官 董曼華
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
附件1 系爭專利申請範圍
一種變速箱與馬達連結結構，包括有：
一傳動軸桿，係一端與馬達之出力端相接，而另一端軸向開設一 插槽者；
一軸承，其係可裝設在變速箱之適當位置者；
一接塊，其係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端 軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連結部對 應傳動軸之插槽嵌設結合者；
一齒桿，係一端表面製設有齒紋，另一端軸向開設有一接槽，藉 由該接槽與接塊之梢片結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，即可 連結組合成一體以供傳遞動力者。
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