臺灣板橋地方法院民事判決 97年度智字第26號
原 告 多元生活企業有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 陳添信律師
被 告 虹纖生醫科技股份有限公司
法定代理人 甲○○
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國97年12
月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
１原告為「Reun及圖」商標之權利人，指定使用於面霜、化妝 水、日霜、晚霜等美容保養產品，此有中華民國第00000000 號商標註冊證可資佐證，權利期間自民國96年9 月1 日至 106 年8 月31日止。被告未經原告同意授權使用，擅自將上 開商標使用於被告生產販售之TMODE Rein原生機能霜產品包 裝上，並於網路上公開販售，業已侵害原告之商標權，經原 告委託律師發函請求被告停止前述侵害商標權之不法行為， 被告回函拒絕配合，原告為保障權利，爰依商標法第63條規 定，訴請被告負損害賠償責任。以被告商品零售價每瓶新台 幣（下同）6000元及粗估被告至少已販售300 餘瓶以上計算 ，加上原告信譽減損，原告請求被告賠償200 萬元。並聲明 ：被告應給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止，按年利百分之五計算之利息。願供擔保，請准宣 告假執行。
２被告不得主張其於系爭商標註冊前即已善意使用，而得不受 商標權之拘束：
兩造先前之合作關係屬O.D.M （OriginalDesignManufactur er的縮寫），指由採購方委託製造方，由製造方從設計到生 產一手包辦，而由採購方負責銷售的生產方式，採購方通常 會授權其品牌，允許製造方生產貼有該品牌的產品。易言之 ，被告僅為原告委託之製造商，系爭產品對外銷售及推廣均 以原告名義為之，此從系爭產品包裝記載之聯絡電話及地址 均為原告公司，故涉及品牌之商標權，本屬原告對外推廣系 爭商品作為辨識之用，與身為製造商之被告無涉。被告辯稱 ：系爭商標為其發想，並付費委由他人設計等語云云，惟查 原告採購之系爭乳霜本無品牌，為便於銷售，乃透過朋友介 紹之唐子雯負責商標設計，因本件雙方合作為O.D.M 方式，
故聯繫方面雖由被告出面洽談，然而所有LOGO設計概念均需 依原告指示，此亦有被告發給原告之電子郵件內容可稽，原 告亦取得相關LOGO圖稿，若該商標圖案真為被告發想，並付 費委託他人設計，屬被告之權利，被告為何還需將LOGO交給 原告確認？原告為何能取得相關設計之初稿？顯見此商標自 始至終係屬原告之權利。
３退步言之，縱然被告主張其於系爭商標註冊前即已善意使用 ，然而此為權利人即原告授權其使用，之後因被告96年5 月 7 日發函片面終止雙方合作關係，原告即未再同意授權被告 使用系爭商標，被告倒果為因，將原告同意其使用之情事， 主張有商標法第30條第1 項第3 款適用，顯然扭曲事實，不 足採信。參照商標法第5 條第14款規定，被告基於業務往來 關係使用系爭商標，其於業務往來關係終止後，當不得繼續 主張其為善意使用。
二、被告則以：
１原告在95年11月申請系爭商標註冊，被告在此之前業已善意 使用此一商標，不受原告商標權效力拘束：
按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：．．．三、 在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同 一或類似之商品或服務者」，商標法第30條第1 項第3 款著 有明文。是以，若係善意先使用商標，但未申請註冊，仍得 於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度 之例外。本件原告所申請註冊之商標，乃為被告於95年間所 發想，並由被告付費委由訴外人唐子雯設計之文字圖案，此 有Rein及圖創作發想之原始稿件、完成稿件及被告支付外包 美工設計唐子雯之稿費扣繳憑單可稽。被告生產「山藥乳霜 」產品後，為尋求經銷商，方與原告於95年8 月17日簽訂合 作意向協議書，其中第一條即規定：「甲方同意提供山藥乳 霜產品給乙方於台灣國內地區獨家行銷權，且乙方同意不得 再代理經銷他家同屬性商品，須全力主攻甲方之產品」等語 ，可知原告乃被告之經銷商。而山藥乳霜上即印有「Rein 乳霜」之圖及字樣，此有被告山藥乳霜瓶器及包裝發包他人 產製之證明文件可稽。是以，被告確實在原告系爭商標註冊 申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品 上，依商標法第30條第1 項之規定，被告不受原告系爭商標 權之拘束。
２按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……14相同或近似 於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人 存在者」，商標法第23條第14款定有明文。原告申請註冊之
商標，本為被告所發想，被告於95年9 月間將系爭商標向智 慧財產局提出申請註冊，嗣遭智慧財產局以商標與其他公司 之商標權近似而遭駁回，然此亦可證明被告方為該商標之權 利人。原告與被告有經銷之契約關係，是以，原告依法不得 申請註冊。為此，被告已於97年9 月11日向智慧財產局提出 異議，請求將原告之商標註冊撤銷。若「Rein及圖」真是原 告所擁有，那為何原告公司之經理蔡王傑曾於96 年3月間， 向被告之瓶器廠商台灣開廣公司私自下訂「Rein及圖」之瓶 後，經被告公司於96年5 月以存證信函舉發後，不了了之， 可見原告並非真正商標之擁有者。再者，原告於96年6 月後 另闢瓶器廠商生產山藥乳霜時，改以「Reun」商標，由此可 知，原告係想規避被告所申請之Rein及圖之商標。原告所稱 之logo圖稿（原證七）之第一張圖，其內容之英文字體均為 「Reun」，益證此為原告為規避被告所申請之「Rein」，事 後所做之修改。系爭乳霜於代理經銷之初，係用「Rein」之 名稱，此參被證五號之進出貨通知單上記載可知，苟若系爭 商標確屬原告所發想，則原告在申請商標之時，必定使用「 Rein及圖」之名稱，絕不會用與實際商品名稱不同之「Reun 」申請註冊。是以，被告係於經銷過程中，預想於將來經銷 關係結束後，欲以另一相似之商標進行相同或類似商品之銷 售，而以惡意搭便車之心態，將原屬被告所有之「Rein」之 商標稍做修改，另行申請註冊。因為由原告負責產品的銷售 ，原告對於字體的大小有意見，所以被告才將圖案送給原告 確認，但非承認商標權為原告所有。
３被告於網路上公開販賣之產品為「Tmode Rein」原生機能霜 產品，是以，系爭產品之標示屬「Tmode 加Rein」之組合式 商標，與原告所有之「Reun」，有明顯區別，不會產生消費 者混淆或誤認之情。況Tmode 本為被告申請之商標，因此， 被告所有系爭產品並無侵害原告商標權之情。又依兩造之經 銷協議書，原告當初經銷系爭產品之價格僅為650 元，非如 原告所稱每瓶6000元之定價，原告以6000元作為損害賠償之 計算基準，亦有錯誤。
４並聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告 免為假執行。
三、兩造不爭執之事實
原告為「Reun及圖（Rein）」商標之權利人，指定使用於面 霜、化妝水、日霜、晚霜等美容保養產品，此有中華民國第 00000000號商標註冊證可資佐證，權利期間自民國96年9 月 1 日至106 年8 月31日止。被告生產販售之TMODE Rein原生 機能霜，其包裝上使用與原告系爭商標相同之圖（Rein）。
四、按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他 人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或 類似商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權 人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第30條第1 項 第3 款定有明文。被告辯稱：原告在95年11月申請系爭商標 註冊，惟被告在此之前業已善意使用此一商標，不受原告商 標權效力拘束等語。經查，被告所生產之山藥乳霜產品，其 上「Rein」圖樣係由被告付費委由訴外人唐子雯完成美工設 計等情，此有被告持有「Rein及圖」之原始稿件、完成稿件 及被告於95年7 月至9 月支付唐子雯之稿費扣繳憑單可稽。 被告嗣將印有「Rein乳霜」之圖及字樣交予製瓶及包裝之昶 融企業有限公司，亦有昶融企業有限公司於95年8 月18日出 具之訂購確認單可參。被告於95年8 月17日與原告簽訂合作 意向協議書，由被告提供山藥乳霜產品交予原告經銷，此見 卷附第48頁合作意向協議書內容、第55頁出貨單自明。而被 告於95年9 月間將「Rein及圖」向智慧財產局提出申請註冊 ，嗣遭智慧財產局以「Rein」與已註冊之「REINE 」之商標 有4 個字母相同、字型大小寫之細微差異，構成近似為由駁 回被告之申請，亦有被告提出經濟部智慧財產局商標核駁第 0000000 號審定書足憑。被告主張原告係於95年11月提出商 標註冊申請，此為原告所不爭執，是被告在原告提出申請之 前，已善意使用「Rein」，依商標法第30條第1 項第3 款之 規定，被告不受原告系爭商標權之拘束。
五、綜上，原告以被告使用「Rein」之行為侵害系爭商標權，而 依商標法第63條規定，請求被告賠償200 萬元，及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息 ，為無理由，應予駁回。原告受敗訴判決，其假執行之聲請 即失所依據，應併予駁回。
六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主 文。
中 華 民 國 97 年 12 月 31 日 民事第三庭法 官 陳映如
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 98 年 1 月 5 日 書記官 李錦輝
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