最高法院民事判決 九十七年度台上字第二七三○號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 張柏山律師
上 訴 人 乙○○
一世富麗國際有限公司
上 列一 人
法定代理人 丁○○
上 訴 人 譚潤田即TAM,YUN YIN TONY
心9樓A室
上 列一 人
訴訟代理人 陳怡成律師
被 上訴 人 凱芫國際股份有限公司
法定代理人 丙○○
上列當事人間請求損害賠償等（商標專用權）事件，上訴人對於
中華民國九十七年八月二十日台灣高等法院台中分院第二審判決
（九十七年度智上字第四號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發交智慧財產法院。
理 由
本件請求損害賠償等事件，乃被上訴人以上訴人為共同被告請求其連帶給付，故上訴人甲○○提出非基於其個人關係之抗辯經法院認為有理由，依民事訴訟法第五十六條第一款規定，其效力及於未提起上訴之同造當事人乙○○、一世富麗國際有限公司、譚潤田即TAM,YUN YIN TONY（下稱譚潤田），爰併列之為上訴人，合先敘明。
被上訴人主張：伊於民國八十六年七月二十八日辦理設立登記時原名盛富麗國際股份有限公司（下稱盛富麗公司），嗣於八十九年十月間更名為凱芫國際股份有限公司（下稱凱芫公司）。伊先後以盛富麗公司及凱芫公司之名，於八十九年八月一日、九十一年四月十六日及九十二年十二月一日，獲經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）核准，取得如原判決附件一（下稱附件一）所示盛富麗及圖、千面泥Perfact Ten 、佳木等商標之專用權，經指定使用於如附件一所示之商品，且均正在專用期間內。上訴人譚潤田係香港人為伊公司之股東，未經伊公司之同意或授權，擅自於八十九年三月二十九日在香港註冊成立香港盛富麗國際有限公司（下稱香港盛富麗公司）。上訴人乙○○曾任職於伊公司，其自伊公司離職後，於九十年四月六日另行設立富麗義企業有限公司（下稱富麗義公司），並於九十年四月二十二日，以富麗義公司名義申請成為伊公司之經銷商。迄九十二年六月間，伊公司法
定代理人丙○○發現上訴人乙○○經營之富麗義公司疑似販賣香港盛富麗公司所經銷近似伊公司前開商標圖樣之美容保養品，乃委請律師告知富麗義公司販賣之該等商品已侵害伊公司之商標權，並終止與富麗義公司間之經銷契約。詎上訴人乙○○再於九十三年七月一日在台中市○○區○○路一段五四○號八樓之一設立上訴人一世富麗國際有限公司（下稱一世富麗公司），且其明知附件一所示之商標及圖，業經伊公司取得商標專用權，並均在專用期間，亦明知香港盛富麗公司提供予一世富麗公司經銷販賣如原判決附表（下稱附表）編號一、二、三、五、六所示之滋養霜等美容保養用品，均係未經伊公司同意或授權，而使用近似於伊公司上述註冊商標之類似商品，足使相關消費者發生混淆誤認之虞，惟仍自九十三年七月間起，由顧客以網際網路連結至香港盛富麗公司在香港所架設之網站下單訂貨及刷卡付費，香港盛富麗公司再將顧客所訂購之貨品集中自香港寄送至上訴人一世富麗公司，並由上訴人乙○○及原任職於伊公司而當時在上訴人一世富麗公司任職會計之上訴人甲○○連續將前開仿冒品以郵寄快捷之方式寄送給顧客。則上訴人等販售上開商品之行為，自已共同侵害伊如附件一所示之商標權，上訴人一世富麗公司就其負責人乙○○及受僱人甲○○之侵權行為，應連帶負損害賠償責任。另被上訴人商標權受上訴人侵害後，下游傳銷商生意即大受影響，造成恐慌，接連要求被上訴人出面解決，以免侵害渠等權益。是上訴人之侵害行為，已造成伊業務上信譽之損害賠償。伊依商標法第六十一條第一項、第六十三條第一項第三款規定得請求上訴人連帶賠償按侵害伊商標權之上述商品零售單價一千五百倍計算之損害。另依商標法第六十三條第三項及第六十四條規定，得請求上訴人連帶賠償其商譽損害新台幣（下同）二百萬元及登報。爰依商標法第六十一條第一項、第六十三條第一項第三款、第三項、第六十四條規定，求為命上訴人連帶給付四百二十萬一千六百元本息，並應負擔費用將台灣台中地方法院（下稱台中地院）九十四年度易字第一二四四號刑事判決當事人欄及主文內容登載在中國時報全國版之生活副刊（Ｅ１）版一日之判決（未繫屬本院部分，不予贅列）。
上訴人一世富麗公司以：伊未經銷上有附件一所示商標之產品；上訴人乙○○、甲○○、譚潤田則以：香港盛富麗公司之產品係分別由直銷上線或網路郵購二種方式行銷，行銷管道或服務提供場所與被上訴人均有不同，故消費者並無可能將該公司產品與被上訴人之產品混淆誤認。再者，香港盛富麗公司使用之商標與被上訴人之千面泥Perfact Ten 商標，並不近似。又被上訴人在國內銷售之商品中，並不存在以千面泥Perfact Ten 為商標之商品。而上訴人譚潤田設立之香港佳木愛夢嬌公司，早在被上訴人就
上述商標申請註冊獲准前，即以PERFECT TEN 名稱生產商品，行銷香港及全球各地，並登上香港芙蓉雅集雜誌。另香港佳木愛夢嬌公司曾在香港取得佳木JAMU註冊商標證書，且香港佳木愛夢嬌公司與香港盛富麗公司間，為關係企業，依商標法第三十條第一項規定，香港盛富麗公司在其產品上使用佳木、PERFECT TEN 名稱，係為善意先使用行為，不受他人商標權之效力所拘束。至於被上訴人另一註冊商標佳木實係印尼語JAMU之譯音，為印尼傳統草藥之總稱，欠缺商標之顯著性要件，乃屬商標法第二十三條第三款所定不得註冊之商標，應法應予撤銷或廢止，並無加以保護之必要。且香港盛富麗公司並非以佳木二字作為商標使用，依商標法第三十條第一項第一款規定，自不受被上訴人商標權之拘束。縱認香港盛富麗公司生產之產品上使用之商標與被上訴人註冊商標近似，且未獲被上訴人授權，惟上訴人譚潤田為被上訴人公司之股東，且上訴人乙○○、甲○○主觀上均認已取得訴外人Ping Hartono之授權使用被上訴人商標，故彼等並無侵害被上訴人商標權之故意。又香港盛富麗公司販售產品之地點係在香港，而商標之保護係採屬地主義，被上訴人之上述商標在香港並無註冊，故在香港之販售行為，並無侵害被上訴人之商標權。又查關於純天然蜂花粉商品其上盛富麗三字及花朵圖形部分，香港盛富麗公司與被上訴人公司有合作關係，相互授權販售該商品，該商品上並有被上訴人凱芫公司之電話號碼，此部分有船運送貨單及對造法定代理人之取貨單可證。綜上以觀，被上訴人請求彼等賠償因商標權受侵害所生損害，自無理由等語，資為抗辯。原審維持第一審所為命上訴人連帶給付四百二十萬一千六百元本息及負擔費用刊登報紙之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：被上訴人主張之上揭事實，為上訴人所不爭執，並有原法院九十四年度上易字第一六○九號刑事判決一件、照片及光碟附卷可稽，堪信為真實。查警方於九十三年八月九日下午二時三十分許，持搜索票在一世富麗公司營業處所內，扣得如附表所示商品。該等商品乃顧客以網際網路連結至香港盛富麗公司在香港所架設之網站下單訂貨及刷卡付費後，由香港盛富麗公司自香港寄送至一世富麗公司，由當時該一世富麗公司之負責人乙○○，與在一世富麗公司負責寄送貨物及會計等業務之甲○○，以郵寄快捷之方式寄送給顧客。上開刑案中扣得之由香港盛富麗公司提供上訴人一世富麗公司經銷販賣之商品，其中附表編號一佳木266+、二佳木255+、三佳木222+、六佳木201+等商品之容器貼條上，均使用與業經被上訴人註冊之佳木商標相同之中文佳木二字，有該等商品之相片附台中地院檢察署九十三年度偵字第四○八六號卷足憑。另上開四項商品與附表編號十四所示純天然蜂花粉商品之包裝盒上，標示有與業經被上訴人註冊之盛富麗及圖相同之中文字盛富
麗及圖形；又附表編號五所示千面油Perfect Ten Oil 商品上標示之中文千面油與外文Perfect Ten 與業經被上訴人註冊之千面泥Perfact Ten 商標圖樣上之中文千面泥僅有一字之差，二者於英文部分之前二字，亦僅有一個字母不同等情，亦有智慧財產局九十四年一月十二日函示內容足憑。附表編號一、二、三、五、六、十四所示之商品為美容、保養品，與被上訴人之佳木註冊商標，係使用於人蔘精、靈芝精等營養品者及盛富麗及圖與千面泥Perfact Ten 註冊商標，係使用於化妝品、人體清潔與保養用品者，雖非全然相同，惟係屬類似，智慧財產局上開函文亦持相同見解。又直銷人員同時販售被上訴人公司與香港盛富麗公司之產品時，消費者面對所販售物品相似，商品容器貼條或包裝盒上復均標示有與被上訴人註冊之商標極為近似之圖樣與文字之情況，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。上訴人既未舉證證明被上訴人已申請註冊之佳木商標，業經商標專責機關評定且已評決成立，而應予撤銷，或該商標有商標法第五十七條第一項所列各款應予廢止註冊之情事，則不問其等所辯：佳木二字為印尼草藥相關產品之通用名稱，欠缺商標之顯著性要件等情，是否屬實，在被上訴人就該佳木商標之註冊未經撤銷或廢止前，其仍依商標法第二十九條第一項規定，取得該商標之商標專用權，得本於同條第二項規定，排除他人未經其同意，在同一或類似之商品上，使用近似且足致消費者混淆誤認之商標。而香港盛富麗公司係在附表編號一、二、三、六所示商品容器貼條上方最醒目之處，以整張貼條中最大之字體標示佳木二字，故係將佳木作為附表上述四項商品之商標使用無疑。又依被上訴人與生命之泉公司及Ping Hartono於九十一年九月二日簽訂之合作協議上開合作協議書第三條第二項、第四條第一項、第九條之約定，顯見該份協議係著重在授與Ping Hartono對於規劃OC組織貨品市場行銷方面之權限，而不及於商標權之授權使用。又商標法第三十條第一項第三款善意先使用之規定，應限同一主體，俾能保障商標專用權人。而上訴人並不能舉證證明香港盛富麗公司與香港佳木愛夢嬌公司符合上開關係企業之要件，兩公司既非同一主體，自難認香港盛富麗公司使用上開商標，符合善意先使用之規定。另上訴人乙○○、甲○○均曾任職被上訴人公司，對於上述商標業經被上訴人申請註冊且在專用期間之事，理當知之甚詳，其等既未獲被上訴人授權使用上述註冊商標，仍由上訴人譚潤田設立之香港盛富麗公司，生產其上標示有與前開被上訴人註冊商標近似之文字或圖樣之如附表編號一、二、三、五、六、十四所示商品後，寄至上訴人一世富麗公司，供當時該上訴人公司之負責人即上訴人乙○○與負責寄送貨物與會計等業務之上訴人甲○○販賣，則上訴人乙○○、甲○○、與譚潤田，均有不法侵害被上訴人商標權之故意，
已甚為明確；另上開產品既經上訴人譚潤田在香港盛富麗公司製造完成後，再寄至我國境內販賣，則上訴人等侵害被上訴人商標權行為之結果，自係發生在我國境內。再者，該等侵害被上訴人商標權之商品，既係由上訴人乙○○與甲○○以上訴人一世富麗公司之名義販售及寄送予客戶，且上訴人一世富麗公司未能舉證證明其於選任上訴人甲○○為受僱人及監督其職務之執行時，已盡相當之注意，是上訴人一世富麗公司自應就其當時之負責人乙○○與受僱人甲○○因執行公司業務，而侵害被上訴人權利之行為連帶負賠償責任。被上訴人主張以附表所載該六項侵權商品被查獲數量，及其中附表編號一、二、三、六、十四所示五項商品之零售單價，依據前揭規定計算其所受損害，核與商標法第六十三條第一項第三款規定並無不合。查上訴人被查獲侵害被上訴人商標權之附表編號一、二、三、五、六、十四所示商品之總數量為九百七十二盒，未逾一千五百件，又被上訴人提起本件附帶民事訴訟前一日之港幣與新台幣匯率為一：四。則上訴人應連帶賠償之金額為三百七十萬一千六百元。又依被上訴人所提附於上開偵查卷之被上訴人公司之產品經銷商連署書及產品經銷商陳麗華、孫敏婷於刑事案件審理中之證述，足見上訴人將香港盛富麗公司所製造如附表編號一、二、三、五、六、十四所示商品在我國境內經銷販賣，確已導致被上訴人公司下游傳銷商對被上訴人之不滿，且上訴人乙○○假借被上訴人公司之通路推銷之上開香港盛富麗公司商品，品質顯然不佳，惟使用者卻可能因為該產品係自被上訴人之下游傳銷商處取得，而誤認該瑕疵品為被上訴人所生產，則被上訴人之商譽自因上訴人等經銷販售侵害被上訴人商標權之商品而受損，被上訴人自得本於商標法第六十三條第三項規定，請求上訴人賠償，經審酌被上訴人係分別在八十九年及九十二年間取得盛富麗及圖及佳木商標之專用權，故在上訴人於九十三年七月間將香港盛富麗公司生產如附表編號一、二、三、五、六、十四所示商品引進我國經銷販賣時，被上訴人使用上述註冊商標之商品已在市場上流通相當時日，有一定之市場占有率，及上開侵害被上訴人商標權之商品在進入我國境內未久，即於九十三年八月九日為警查獲，對被上訴人之商譽損害應屬有限等情，認被上訴人因業務上信譽受上訴人侵害而減損，得請求上訴人連帶賠償五十萬元。被上訴人公司自八十六年間起即先以盛富麗公司為名，在我國境內經營化妝品與健康食品之傳銷事業，上訴人乙○○、甲○○、譚潤田、或曾在被上訴人公司任職，或為被上訴人公司之股東，對於被上訴人享有附件一所示註冊商標之專用權均知之甚稔，詎上訴人譚潤田在香港成立之香港盛富麗國際有限公司，仍未經被上訴人授權或同意，而在所生產商品上，使用與被上訴人之註冊商標近似之商標，並寄交上訴人一世富麗公
司，由上訴人乙○○與甲○○在我國境內販賣，經警查獲之數量已近一千盒，認被上訴人請求上訴人等應負擔費用，刊登上開刑事判決主文及當事人欄及法院名稱等，應屬回復被上訴人信譽之適當處分，應予准許。綜上所述，被上訴人依商標法第六十一條第一項前段、第六十三條第三項及第六十四條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十八條、公司法第二十三條等規定，請求上訴人連帶給付四百二十萬一千六百元本息；並請求上訴人負擔費用，將本案刑事一審即台中地院九十四年度易字第一二四四號刑事判決主文及當事人欄及法院名稱。以寬二十五公分、長三十五點五公分之篇幅，登載在中國時報全國版之生活副刊（E1）版一日，為有理由，自應准許等詞，為其判斷之基礎。按凡民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用。又民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重大牽連關係地法律，此觀香港澳門關係條例第三十八條規定自明。本件上訴人譚潤田係香港人，香港盛富麗公司、佳木愛夢嬌公司均係在香港成立登記之公司，而在一世富麗公司被扣被上訴人主張侵害其商標專用權之商品，乃顧客以網際網路連結至香港盛富麗公司在香港所架設之網站下單訂貨及刷卡付費後，由香港盛富麗公司自香港寄送至一世富麗公司，再由一世富麗公司以快遞寄送至顧客為原審認定之事實。則本件涉及香港人、香港公司及香港地區，應為香港澳門關係條例所規範，即應依該條例第三十八條之規定，類推適用涉外民事法律適用法。本件原審未依上揭規定確定其準據法，遽依上開理由為上訴人敗訴之判決，已有未合。再者顧客以上揭方式購買系爭商品，由香港盛富麗公司自香港寄送至一世富麗公司，原審並未認定一世富麗公司或乙○○、甲○○曾代客訂購，則侵害被上訴人商標專用權之侵權行為之發生地及結果地究為香港抑或台灣甚或兩者皆有，倘侵權行為發生地及結果地均在香港，得否認譚潤田與一世富麗公司、乙○○、甲○○侵害被上訴人之商標專用權而須負連帶賠償責任，原審未遑推研詳求，遽認其等依商標法第六十一條第一項前段、第六十三條第三項及第六十四條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十八條、公司法第二十三條規定，應連帶給付被上訴人四百二十萬一千六百元本息，自滋疑義。又原審既認上訴人應連帶給付上揭金額，何以登報費用無庸負連帶責任，不免前後矛盾。次按判決理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，此觀民事訴訟法第二百二十六條第三項規定自明。又法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊或防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理
由之違背法令。查上訴人於原審抗辯附表編號五Perfect Ten 千面泥及圖與千面油及圖業經經濟部智慧財產局認定係香港盛富麗公司先使用於美容保健商品，並由其關係企業佳木愛夢嬌公司於西元一九九九年於香港地區發行之芙蓉雅集雜誌刊登廣告宣傳，被上訴人顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊情事，並據此撤銷被上訴人所註冊之第00000000號與第00000000號商標，其依行政程序法第一百十八條規定溯及無效之結果，上訴人自難認有侵害被上訴人之商標權。又關於編號十四純天然蜂花粉商品部分，香港盛富麗公司將系爭盛富麗三字及花朵圖形使用於系爭花粉產品，因被上訴人並未生產此類產品，故其多次向香港盛富麗公司訂貨，被上訴人之負責人更曾親往香港提貨，是香港盛富麗公司與被上訴人公司有合作關係，相互授權販售該商品，該商品上並有被上訴人凱芫公司之電話號碼，顯見上訴人無侵害被上訴人商標權可言云云，並提出經濟部智慧財產局商標異議審定書及商標檢索資料、船運送貨單及對造法定代理人之取貨單（見原審卷㈠第七○至七二頁、卷㈡第五六至五八頁、原審卷㈠第七三至七五頁、第一四五至一五一頁）與上訴人有無侵害被上訴人之系爭商標專用權攸關，自屬重要之防禦方法。原審未於判決理由項下記載其取捨之意見，有判決不備理由之違法。又按一、公司與他公司之執行業務股東或董事有半數以上相同者；二、公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。推定為有控制與從屬關係，公司法第三百六十九之三條定有明文。查上訴人業已提出愛夢嬌香港有限公司、佳木愛夢嬌公司、香港盛富麗公司登記資料及週年申報表、提貨單與送貨單，其內容顯示於西元二○○五年六月十四日之前上訴人譚潤田與訴外人李露洲為佳木愛夢嬌公司、香港盛富麗公司之唯一董事兼股東，住址同設香港九龍尖沙咀山林道九號卓能中心四字三室。則佳木愛夢嬌公司、香港盛富麗公司是否不能視為關係企業？原審未遑詳為研求，遽謂上訴人未能舉證證明上開兩公司符合上開關係企業之要件，兩公司難認為同一主體，未免速斷。倘上開兩公司係屬關係企業，佳木等商標係屬佳木愛夢嬌公司或香港愛夢嬌公司早於西元一九九二年在香港申請註冊商標，則原審逕認香港盛富麗公司使用上開商標，難認符合善意先使用之規定，亦非允洽。末查倘上訴人所侵害被上訴人商標專用權之產品並未達原審所認定之項目及數目，兩造尚有一定之合作關係時，則被上訴人因上訴人之侵權行為所造成之商譽損害如何及刊登報紙是否應予准許，尚屬未定。原審就此部分所為不利於上訴人之判決，亦屬無可維持。上訴論旨，指摘原判決於其不利部分不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行
細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十七 年 十二 月 三十一 日 最高法院民事第四庭
審判長法官 許 朝 雄
法官 陳 淑 敏
法官 鄭 玉 山
法官 黃 義 豐
法官 袁 靜 文
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十八 年 一 月 十三 日 K
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