智慧財產法院民事判決
97年度民專上字第00001號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 周金城 律師
被 上訴人 乙○○
訴訟代理人 戴雅韻 律師
上列當事人間專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國97年6
月5 日臺灣嘉義地方法院96年度智字第1 號第一審判決提起上訴
，本院於97年11月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡確認上訴人為經濟 部智慧財產局所公告「保健美容儀器（專利證書號： M269081 ）」新型專利之創作人。㈢第一、二審訴訟費用均 由被上訴人負擔。其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用 外，補稱略以：
㈠本件訴訟標的法律關係之確認，可藉由下列關鍵爭點之釐 清，而得確定：⒈上訴人所創作並庭呈於原審法院之「波 動能量器」（下稱系爭儀器），其技術內容是否與被上訴 人向智慧財產局申請獲准（專利證書號：M269081 ）之「 保健美容儀器」新型專利（下稱系爭專利）之技術內容實 質相同？⒉上訴人提呈於原審法院之系爭儀器與上訴人於 93年交付被上訴人之儀器，是否同一機種？同屬第5 代產 品？上述兩項爭點，第2 爭點為第1 爭點之先決問題，應 先確認第2 爭點後，再行將相關儀器與資料送請專家比對 鑑定，證明第1 爭點。
㈡系爭儀器，第1 代至第5 代其技術內容，在專利上之評價 實質相同，事實上被上訴人早已接觸上訴人之儀器產品， 原審未能就此予以考量，實非適法。
㈢被上訴人辯稱因系爭儀器未達療效即交由專利商標事務所 予以封存乙節，顯不合常理，被上訴人購買儀器後，若認 未達療效，衡情應向上訴人請求辦理退貨及退款。被上訴 人未依一般買賣交易之常規向原告辦理退貨，反而寄存於 為其申請專利之事務所，不免令人疑竇；抑有進者，專利 商標事務所縱然有再多之案件，然對於受當事人委託保管 涉訟或有糾紛之系爭標的，在糾紛未解決之前，絕無當廢 棄物清掉之理。足徵，被上訴人顯係怕其當初於93年取得 之第5 代系爭儀器「原件」，拿來與上訴人之第5 代儀器
進行鑑定。如今被上訴人訛稱該儀器已當廢棄物清掉，而 欲以其他改良品與上訴人之儀器進行拆解，魚目混珠，企 圖誤導法院之判斷。故被上訴人辯稱因該儀器未達療效即 予封存云云，顯係臨訟編篡之詞，自不足取。
㈣被上訴人舉發上訴人所有專利時，所依據之理由為：引證 案（亦即被上訴人所有第M269081 號「保健美容儀器」之 系爭新型專利）所揭示之主要結構特徵、操作方式與所達 成之功效等，均與上訴人所有專利完全相同，進而主張系 爭新型專利擬制喪失新穎性，應為舉發成立之審定。但由 於系爭新型專利本即為上訴人之創作，而為被上訴人藉著 向上訴人學習波動能量導引技術的機會，進而剽竊申請專 利之緣故，上訴人並不否認前後二專利申請案內容實質相 同，惟有專利法第95條第1 項但書情形之適用，主張並無 擬制喪失新穎性之適用。前述專利舉發之爭議，目前雖已 接獲台北高等行政法院駁回上訴人請求之判決，但因前開 台北高等行政法院之判決，並未針對專利法第95條第1 項 但書情形加以判斷、適用，理由顯有諸多違背法令之處， 上訴人乃不服該判決而對之提起上訴。
㈤由上訴人所研發之「波動能量產生器」的發展年表、組成 構件差異說明及各年代之儀器外觀相片可知，上訴人係遠 自86年起，即已致力於波動能量導引技術之研究。86年所 製造之第1 代儀器原型，雖然並未進入實用階段，但已具 備系爭新型專利中所述之超波能量機與二導電片體之結構 與功能，超波能量機上亦設置有供插接該二導電片體之插 接孔，以利於進行如系爭新型專利中所述之操作，達成類 按摩之功效。第2 代產品除了較第1 代原型增設電源開關 ，以供啟閉電源外，並設置有數個旋鈕開關，惟所設置之 旋鈕開關尚不具有控制能量波大小之功能。然，表中之第 3 代至第8 代產品，則均具有如系爭新型專利中所述之超 波能量機、二導電片體、插接孔及旋鈕開關等構成，且其 構成亦均具有與系爭新型專利相同之操作方式與功能。據 此，不論被上訴人在與上訴人93年7 月25日所簽訂之天龍 門技術傳授契約書所取得之儀器，是否為上訴人當時推行 之第5 代產品，被上訴人仍可藉由其所獲得之儀器的外觀 結構與習得之操作技能，將儀器交由專利商標事務所，以 進行專利說明書之撰稿與專利申請。綜上，系爭新型專利 之創作內容，確係源自於上訴人所交付之儀器與所教授之 操作技能，顯見上訴人方為系爭新型專利之原始創作人並 無違誤。
㈥上訴人陳報之技術傳授契約書影本共47份，該些技術傳授
契約書係於93年11月22日系爭新型專利申請前所簽訂。其 中，除93年7 月25日簽訂之乙○○為被上訴人，以及分別 於93年5 月13日、93年5 月20日、93年7 月14 日 簽訂之 許君鳳、張晉誠與黃麗娟，已經原審傳訊作證，證明上訴 人方為波動能量導引技術之原始創作人外，如鈞院認為有 必要進一步釐清被上訴人當時簽約所取得之儀器，係為上 訴人當時推行波動能量導引技術所使用之第5 代產品之事 實時，亦可傳訊其餘之簽約學員到庭作證，以利於確認被 上訴人所申請之系爭新型專利的技術內容，係源自於上訴 人所交付之儀器與所教授之技能的事實。
㈦就民事訴訟法第277 條前段之規定：「當事人主張有利於 己之事實者，就其事實有舉證之責任。」而言，雖上訴人 對於係爭專利之創作人的主張有舉證之責任，然亦不應要 求上訴人為絕對之責任方不失苛刻。蓋訴訟爭議之相對人 ，對於訴訟爭議不利於己之證據，必然竭盡所能地隱藏或 掩飾，以避免洩漏不利於己之事實，此乃人之常情。因此 ，如主張有利於己之當事人已能提出相當之證據，並有合 理懷疑等待調查之詳細陳述，以證明所主張之事實時，法 院亦當協助當事人盡調查之能事，以符公平正義並增進法 院之公信力。而今，上訴人已提出與被上訴人在93年7 月 25日所簽訂之天龍門技術傳授契約書，來證明被上訴人自 上訴人取得「波動能量產生器」（亦即，系爭專利中所稱 之保健美容儀器），以及向上訴人學習波動能量導引技術 之事實，此點並不為被上訴人所否認。雖被上訴人極力否 認所申請之系爭專利，係來自於上訴人與其簽訂之合約的 創作，惟衡諸前述說明，此一主張乃為必然而有待鈞院積 極介入調查，始能釐清事實並伸張正義之情事。 ㈧被上訴人係於93年7 月25日與上訴人簽訂天龍門技術傳授 契約書，取得「波動能量產生器」乙台並習得波動能量導 引技術，隨即於短短不及4 個月之93年11月22日提出系爭 專利申請，此不及4 個月期間，除研發期間外，尚包括委 託專利商標事務所撰擬申請專利說明書及繪製圖式，若非 頗具規模之團體，難以想像如何達成？被上訴人卻聲稱系 爭專利乃為其獨立研發之創作而與所取得之「波動能量產 生器」毫無關連，此一言論實難不令人存疑？蓋被上訴人 如有獨立研發系爭專利之能力，又何需與上訴人簽約學習 系爭專利所述之波動能量導引技術，且又巧合地於簽約後 之短短不及4 個月，即提出專利申請？顯見被上訴人縱非 全然採用上訴人所教授之技術申請系爭專利，亦必然有利 用到上訴人之儀器與技術，無論其為何者，依專利法鼓勵
、保護、利用發明與創作之精神，均不應排除上訴人列名 為系爭專利之創作人，方為妥適。
㈨上訴人於97年9 月25日所提出之民事陳報狀中，將上訴人 研發第1 代至第8 代「波動能量產生器」之演進歷程詳為 整理與說明，並提出所有儀器之外觀照片供卓參，以證明 被上訴人所申請之系爭專利係源自於上訴人的「波動能量 產生器」之事實。上訴人所研發第五代波動能量產生器之 構件主要包括有一超波能量機10及二導電片體20、30。其 中，超波能量機10上設有電源開關11、旋鈕開關12、插接 孔13、14與多個顯示使用狀態之LED 15。電源開關11用以 啟閉超波能量機10之電源，插接孔13、14用以輸出能量波 ，所輸出能量波之大小則經由旋鈕開關12來控制、調整。 二導電片體20、30係以導電線21、31之插接端211 、311 分別插接於超波能量機10之插接孔13、14，以將插接孔13 、14輸出之能量波導引至二導電片體20、30。另外，二導 電片體20、30之下方並分別設置有防止能量波洩漏之絕緣 墊22、32。使用時，可讓受按摩者赤足放置在導電片體20 上，並讓按摩師赤足踩踏於導電片體30上，藉由按摩師為 導電介質，以雙手觸及受按摩者的身體，不需費力推拿、 按壓，即可產生類按摩之功效。由前述上訴人所研發第五 代波動能量產生器之構件、技術內容與操作方法等說明可 知，被上訴人申請經濟部智慧財產局所公告之系爭專利， 並無拆解與上訴人簽約所取得之第五代波動能量產生器的 必要，而係只需將取得之儀器交由專利商標事務所，以藉 由第五代波動能量產生器的外觀組成結構及習得之操作技 能，即可進行專利說明書之撰寫，並進而申請取得專利， 是上訴人乃為系爭專利之真正創作人並無疑義。此外，依 中華民國97年9 月25日所陳報之附件十二：上訴人所研發 波動能量產生器的發展年表、組成構件差異說明及各年代 之儀器外觀相片等可知，上訴人所研發之各代波動能量產 生器，均已具備超波能量機及二導電片體等波動能量產生 器之主要構件，並使用前述之操作方式來操作。之外，除 了其中之第1 代與第2 代儀器，尚不具有控制能量波大小 之功能外，其第3 代至第8 代波動能量產生器之超波能量 機，亦均已設置有如系爭專利之插接孔及旋鈕開關等構成 。是以，不論被上訴人與上訴人93年7 月25日簽約取得之 儀器，是否為上訴人當時推行之第5 代產品，被上訴人仍 可藉由其所獲得之儀器的外觀結構與習得之操作技能，將 儀器交由專利商標事務所，以進行專利說明書之撰稿與專 利申請。
二、被上訴人聲明求為判㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴 人負擔。其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱 略以：
㈠按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責 任。」民事訴訟法第277 條前段定有明文。本件上訴人主 張被上訴人申請並經經濟部智慧財產局公告「保健美容儀 器」（專利證書號：M269081 ）新型專利之創作人，自應 由上訴人就上開被上訴人之新型專利為其所創作之事實舉 證證明。
㈡上訴人於原審請求傳喚吳金榜、陳榮琪、黃嘉英、齊天豪 、黃麗美、張育愷及黃麗娟等證人到庭作證，惟其證言均 不能證明上訴人為系爭專利之創作人，上訴人之主張無理 由。
㈢上訴人雖提出其研發「波動能量產生器」之發展年表、組 成構件差異說明及儀器外觀相片等，然此為上訴人製作， 是否真實，仍應由上訴人負舉證之責。
㈣上訴人提出僅有儀器外觀之照片，並陳稱由外觀結構與習 得之操作技能即可進行專利申請，實屬無稽。蓋由上訴人 提出儀器之外觀照片可知，其僅有開關及插孔，並無內部 結構。更何況，茍如此簡易，上訴人何須以貼條將儀器週 邊封貼，並限制購買者不得將貼條拆除（參見原審97年4 月3 日證人張育愷之證詞）？被上訴人申請之系爭專利， 與購買自上訴人之儀器毫無關連，絕非上訴人所創作。 ㈤上訴人稱證人許君鳳與被上訴人為事業伙伴，絕非實情， 證人許君鳳亦到庭證稱並無合夥關係（原審97年5 月1 日 日筆錄）。上訴人為否認證人許君鳳對被上訴人有利之證 詞，竟任意虛構事實，不當至明。
㈥被上訴人前向上訴人購買之儀器，因會漏電，並不實用， 即未再使用。嗣因上訴人來函要求賠償，並謊稱該儀器係 出借，被上訴人花費35,000元購買一無用之儀器，竟還被 要求賠償，氣憤莫明，隨即委託商標專利事務所代被上訴 人發函，並於此時將儀器置放於專利商標事務所，請上訴 人返還35,000元，並取回儀器。又被上訴人將儀器交與專 利商標事務所時，儀器週邊之貼條均還在，被上訴人確未 開啟儀器，不知儀器之內部構造為何，以上均經證人陳福 興詰證屬實（參見原審97年5 月1 日筆錄）。 ㈦上訴人主張系爭專利係其創作，無理由至明。三、兩造不爭之事實：
㈠兩造於93年7 月25日簽訂「天龍門技術傳授契約書」，約 定由上訴人借予被上訴人波動能量矯正儀及能量接受板，
為期3 年，以利教授該技術，且約定被上訴人除不得私自 教授他人技術及招收學員外，也不得將前開所借用之矯正 儀、能量接受板等機器私自拆封、複製。
㈡被上訴人於93年11月22日以「保健美容儀器」向經濟部智 慧財產局申請新型專利，經該局審查後發給M269081 號專 利證書（即系爭專利）。
㈢上訴人於94年4 月13日以「波動能量生產器」向經濟部智 慧財產局申請新型專利，經該局審查後發給M281645 號專 利證書。嗣被上訴人以系爭專利為引證，認M281645 專利 不符新型專利之要件，對之提出舉發，案經該局審查而為 「舉發成立，應撤銷專利權」之處分確定。
四、兩造之爭點：
上訴人主張被上訴人之系爭專利係乘借用（或購買）之便而 抄襲自上訴人之「波動能量生產器」（第五代），故上訴人 始為系爭專利之真正創作人，被上訴人並非系爭專利之創作 人或權利受讓人，無權取得系爭專利等語。被上訴人則抗辯 其申請之系爭專利，與購買自上訴人之「波動能量生產器」 毫無關連，系爭專利絕非上訴人所創作等語。
五、本院得心證之理由：
㈠上訴人主張系爭專利抄襲其所有之「波動能量生產器」（ 第五代），伊才是系爭專利之真正創作人云云，首先應證 明系爭專利與「波動能量生產器」（第五代）係同一創作 。所謂「同一創作」，係指二者之技術內容完全相同而言 ，若僅有部分技術內容相同，部分不相同，即難謂為同一 創作。
㈡本件系爭專利，依其申請專利範圍所載，有二獨立項（第 1 、6 項）：
第⒈項：
一種保健美容儀器，包括有：一超波能量機，於超波能量 機上設有若干插接孔及旋扭開關，其中插接孔供導電線插 接，於導電線的另端設有正、負極之插接頭，而旋鈕開關 係供啟閉電源開關及電流大小控制；至少二導電片體，係 與超波能量機以電線連接，電線另端各設插接端，該插接 端則分別與超波能量機連接的導電線之正、負極插接頭插 接，且在每一導電片體下方皆設有絕緣墊；使用時，將其 中一導電片體與超波能量機之導電線其中一插接頭插接， 並讓與受按摩者赤足放置在導電片體上，而另一導電片體 則與超波能量機的另一插接頭連接，並讓按摩師赤足踩踏 於導電片體上，藉由按摩師為導電介質，以雙手觸及受按 摩者的身體，不需費力推拿、按摩即可產生類按摩之功效
。
第⒍項：
一種保健美容儀器，包括有：一超波能量機，於超波能量 機上設有若干插接孔及旋鈕開關，其中插接孔供導電線插 接，於導電線的另端設有正、負極之插接頭，而旋鈕開關 係供啟閉電源開關及電流大小控制；至少一導電片體，係 與超波能量機以電線連接，電線另端設插接端，該插接端 則與超波能量機連接的導電線之其中一插接頭插接，在導 電片體下方設有絕緣墊；一導電套，該導電套連接有電線 ，電線另端設插接端與超波能量機的導電線之另一端插接 頭插接，該導電套正面設有一導電片體，而導電套內環設 成手套部；使用時，將其中一導電片體與超波能量機之導 電線其中一插接頭插接，並讓受按摩者赤足放置在導電片 體上，而導電套則與另一插接頭連接，且供手部插套以便 於可做直接接觸按摩護理。
㈢上訴人之「波動能量生產器」（第五代），依其所主張之 技術內容為：
主要包括有一超波能量機及二導電片體。其中，超波能量 機上設有電源開關、旋鈕開關、插接孔與多個顯示使用狀 態之LED 。電源開關用以啟閉超波能量機之電源，插接孔 用以輸出能量波，所輸出能量波之大小則經由旋鈕開關來 控制、調整。二導電片體係以導電線之插接端分別插接於 超波能量機之插接孔，以將插接孔輸出之能量波導引至二 導電片體。另外，二導電片體之下方並分別設置有防止能 量波洩漏之絕緣墊。使用時，可讓受按摩者赤足放置在導 電片體上，並讓按摩師赤足踩踏於導電片體上，藉由按摩 師為導電介質，以雙手觸及受按摩者的身體，不需費力推 拿、按壓，即可產生類按摩之功效（見上訴人97年11 月4 日所具陳報狀）。
㈣由以上㈡、㈢之比對分析，可知系爭專利申請專利範圍第 6 項，較之上訴人主張之「波動能量生產器」（第五代） ，顯然增加了一個「導電套」，使受按摩者可以自己進行 按摩，無需借助按摩師之力。對此，上訴人於本院言詞辯 論時亦自認二者確有「導電套有無」之不同及前者可以自 行按摩使用（見本院97年11月27日言詞辯論筆錄）。雖上 訴人主張此僅為些微變動，技術內容實質相同云云，惟構 件不同、功能相異，焉能謂為技術內容相同。
㈤綜上，系爭專利與上訴人主張之「波動能量生產器」（第 五代），其技術內容並非全然相同，依首揭說明，顯非同 一創作。是本件縱如上訴人所述，其所有之「波動能量生
產器」（第五代）曾借給（或賣給）被上訴人使用，被上 訴人所申請獲准之系爭專利有採用到上訴人上開儀器與技 術等情屬實，亦因系爭專利之技術內容範圍大於「波動能 量生產器」（第五代），二者之技術內容並非全然相同， 即難謂上訴人為系爭專利之創作人，其請求確認為系爭專 利之創作人，為無理由。
六、原審以上訴人不能證明其為系爭專利之創作人，因而為上訴 人敗訴之判決，理由雖未盡相同，惟結論尚無不合，仍應予 維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由 ，應駁回其上訴。
七、兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後 ，認為均不足以影響本判決之結果，故不予一一論述，併此 敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 11 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他照當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 97 年 12 月 11 日 書記官 鄭堯中