侵權行為損害賠償
臺灣新北地方法院(民事),智字,93年度,27號
PCDV,93,智,27,20060126,1

臺灣板橋地方法院民事判決　　　　　　　　93年度智字第27號
原　　　告　文德光學股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　楊祺雄律師
訴訟代理人　陳志傑律師
被　　　告　畢索時尚有限公司
　　　　　　　　　　　　樓
兼法定代理　甲○○
人
前列二人共同
訴訟代理人　張瓊文律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國95年1
月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新台幣壹佰捌拾萬元，及自民國九十三年六月十一日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。被告甲○○應給付原告新台幣柒佰貳拾萬元，及自民國九十三年十月十五日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。禁止被告製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。
被告應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔四分之三，其餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新台幣伍拾肆萬元或等值之華僑商業銀行股份有限公司嘉義分行可轉讓定期存單為被告供擔保後，得假執行，但被告如以新台幣壹佰捌拾萬元為原告預供擔保，得免假執行。
本判決第二項於原告以新台幣貳拾壹拾陸萬元或等值之華僑商業銀行股份有限公司嘉義分行可轉讓定期存單為被告黃炳卓供擔保後，得假執行，但被告甲○○如以新台幣柒佰貳拾萬元為原告預供擔保，得免假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第



2 款定有明文。查原告提起本件訴訟，據其於民國93年6 月 1 日所提出之訴狀所載，係請求被告連帶給付新台幣（下同 ）100 萬元，嗣雖於93年10月14日具狀追加聲請，請求：①　 被告應連帶給付原告540 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止按年息5%計算之利息；②被告黃炳卓應給付原告 720 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5% 計算之利息；③禁止被告為製造、販賣、為販賣之要約、使 用及為上述目的而進口附件所示「中樑前掛式眼鏡」或「中 樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附 屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。④被告應銷燬如附件 所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任 何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專 利之成品、主鏡框及附屬鏡框等半成品。惟請求之基礎事實 均係主張被告侵害原告所有之新型第173282號專利，核屬同 一，與前揭規定相符，應予准許，合先敘明。
二、次按關於新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷 案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時， 應注意舉發案提出之正當性。舉發案涉及侵權訴訟案件之審 理者，專利專責機關得優先審查。專利法第108 條準用第90 條定有明文。被告雖辯稱原告所享有之中華民國新型第1732 82號之「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」，因欠缺新穎性、 進步性，業經訴外人甲○○對系爭專利提出舉發而尚在行政 爭訟程序中，故聲請本院裁定停止本件訴訟程序。惟專利法 中關於專利之侵權訴訟，是否於舉發案確定前裁定停止訴訟 程序，受訴法院有其裁量權，而非有舉發案之提出，受訴法 院即須必然停止訴訟程序。經查，於專利侵權訴訟實務中， 被告因爭執原告之專利合於專利要件是否有效存在而向主管 機關即經濟部智慧財產局提起舉發，進而對舉發之審定不服 時，再提出訴願、行政訴訟之情形屢見不鮮，倘僅因有舉發 案之提出，立即停止民事訴訟程序時，專利權人即須等待行 政爭訟程序終結後，方有實現其權利之可能，對專利權人之 權利保障似有不週。本件原告所有之系爭專利，雖經訴外人 李怡萱、凱達利企業有限公司先後對提出舉發，均遭智財局 為舉發不成立之審定，前開舉發人亦未於法定期間提起訴願 而確定。至於訴外人甲○○所提出之舉發、訴願亦經主管單 位認定系爭專利並未欠缺新穎性、進步性而使原告所有之系 爭專利現仍有效存在。又原告於歷次舉發、訴願程序中並未 再將其專利範圍予以限縮，因此於本件專利侵權訴訟中，關 於原告所享有之專利範圍係為一特定範圍，本院認為保障專 利權人之訴訟上即時救濟之利益，並綜合前開情事，



本件並無於舉發案確定前裁定停止之必要，附此敘明。貳、實體部分：
一、原告起訴主張：
㈠原告為新型第173282號專利之專利權人（下稱系爭專利）， 專利期間自87年6 月1 日起至98年9 月5 日止。詎料，被告 未經原告同意，擅自販賣與系爭專利申請專利範圍實質相同 之「中樑前掛式眼鏡」，侵害原告系爭專利，原告自得依據 侵權行為之法律關係訴請被告賠償。
㈡按依專利法第84條請求損害賠償時，得依民法第216 條之規 定計算其損害，同法第108 條準用第85條第1 項第1 款著有 明文，又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財 產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害 賠償之數額，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項亦著 有明文。經查被告甲○○自88年4 月11日起即對外聲稱其製 售之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱 系爭仿冒眼鏡）乃依據爭專利實施，並未侵害原告新型第17 3282號專利，並透過代理商創寶發展有限公司（下稱創寶公 司）及統順興業有限公司（下稱統順公司）在台傾銷系爭仿 冒眼鏡（詳原證7）， 以牟不法利益；迄92年間被告甲○○ 另設立畢索時尚有限公司，乃與創寶及統順公司終止其代理 關係，轉設被告畢索時尚有限公司為在台總代理商，繼續逞 其不法。復查原告之系爭專利於被告實施侵害前，本得向其 他被授權廠商給付給付每年300 萬元之權利金，嗣因被告以 仿冒品壓低市場價格，致原告一再調降系爭專利之授權金， 如89年對根茂光學事業股份有限公司（下稱根茂公司）之授 權金即從300 萬元大幅調降至150 萬元，嗣後又再度降至13 5 萬元（詳原證8）。 又如原告與小林眼鏡公司定有專利授 權契約，然於被告甲○○向嘉義地方法院聲請假處分後，小 林眼鏡公司遂不再向原告續約。原告為便於核算損害賠償之 金額，僅以目前非專屬授權其他廠商實施系爭專利之年度授 權金之最高額計算損害，而原告授權金可眼鏡實業股份有限 公司（下稱金可公司）實施系爭專利之年度權利金為180 萬 元（詳原證9）， 而被告畢索時尚公司於92年5 月30日設立 （詳原證4）， 迄今達年餘，故被告畢索時尚公司設立後， 原告至少受有180 萬元所失利益之損害。
㈢又行害行為如屬故意，法院得酌定損害額3 倍以下之賠償， 專利法第108 條準用第85條第3 項著有明文。查被告甲○○ 明知其製售之系爭仿冒品眼鏡侵害系爭專利，竟對外聲稱其 無專利侵權，而被告畢索時尚公司乃被告甲○○所設立，是 兩者均有侵害系爭專利之故意甚明，爰依上開規定請求被告



連帶償實際損害180 萬元之3 倍賠償金即540 萬元，以回復 原告之損害。
㈣第按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其 利益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法 第179 條著有明文。查被告甲○○無實施系爭專利之權源， 卻自88年起製造、販售仿冒系爭專利之產品，而獲得相當系 爭專利權利金之不法利益，致原告受有損害，被告甲○○自 應將88年4 月11日受權創寶公司實施時（即88年4 月11日） 起至92年5 月30日畢索時尚公司設立時止，約4 年期間所受 之相當權利金之利益返還予原告。又系爭專利之非專屬授權 權利金為每年度180 萬元，乘以4 年期間，被告甲○○自應 將其所受利益720 萬元返還予原告。
㈤次按新型專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有 侵害之虞者，得請求防止之；新型專利權人對於侵害專利權 之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他 必要之處置，專利法第106 條準明同法第84條第1 項暨第3 項分別定有明文。被告明知系爭仿冒品眼鏡侵害原告之系爭 專利，仍假藉據爭專利為掩護在市場大量販售、行銷，且於 財團法人工業研院鑑定報告出爐後，被告擔憂該報告對本件 判決有不利影響，竟將其庫存低價銷入市場，致原告再度受 到重創，是原告實有請求排除、防止侵害及命被告銷燬仿冒 品之必要。
㈥為此，依據侵權行為與不當得利之法律關係，請求：①被告 應連帶給付原告540 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止按年息5%計算之利息；②被告黃炳卓應給付原告720 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算 之利息；③禁止被告為製造、販賣、為販賣之要約、使用及 為上述目的而進口附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑 複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第173282號「眼鏡附屬 鏡框之結合構造改良」專利之行為。④被告應銷燬如附件一 所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任 何侵害新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專 利之成品、主鏡框及附屬鏡框等半成品。並陳明就上開第① 、②、③項之請求願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則抗辯：
㈠被告所販賣之中樑前掛式眼鏡係依新型第145922號專利（下 稱據爭專利）製造之專利物品，並無侵害原告所有新型第17 3282號專利之情形。且被告所販賣之中樑前掛式眼鏡經財團 法人中華工商研究院鑑定結果，並無侵害原告系爭專利之情 事。原告之訴洵屬無理。




㈡原告雖擁有新型第173282號專利，但系爭專利欠缺新穎性與 進步性，依法不具可專利性要件，訴外人卓豪公司已於91年 3 月21日向智慧財產局舉發，本件訴訟應予停止。又系爭專 利於90年8 月11日公告修正後之申請專利範圍內共有1 項獨 立項及3 項附屬項。從該第1 獨立項可知，系爭專利之主要 技術特徵包括：①磁石分別設於附屬鏡框及主鏡框中間之橋 接元件上；②在附屬鏡框橋接元件上之第2 磁性元件位於主 鏡框橋接元件之磁性元件上方而形成上下垂直吸附之關係以 防止附屬鏡框脫離主鏡框；③該等磁性元件未埋設於鏡框裡 所以不影響鏡框強度。惟前述技術特徵早於我國新型第0000 0000號專利中所揭露，由於系爭專利相較於前述先前技藝， 不過係磁性元件簡單之位置變化，乃為熟悉此技藝者所能輕 易思及完成者，顯然系爭專利並不具新穎性與進步性。雖該 舉發案經智慧財產局於92年8 月12日以（92）智專三（五） 02008 字第0920813450號專利舉發番定書為舉發不成立之處 分，惟訴外人卓豪公司業已於93年5 月3 日提起行政訴訟在 案，則系爭專利是否確屬有效，尚待斟酌，爰請依民事訴訟 法第182 條規定裁定停止本件訴訟。
㈢次就我國專利侵害實務以觀，概認專利權人實施自己之專利 權，是屬於正當權利之使，並無侵害他人專利權之餘地。且 被告早於88年8 月4 日即取得新型第145922號專利證書，原 告於90年9 月7 日始取得新型第173282號專利證書，且原告 曾以新型第173282號專利對被告所有新型第1459 22 號專利 提起舉發，經濟部智慧財產局89年9 月13日（八九）專智三 （一）05017 字第08989001585 號舉發審定書亦認兩者之定 位技術手段、構造顯不相同，且無證據足以證明據爭專利構 造、功效係熟於該項技術者藉原告系爭專利內容，可輕易獲 致，而為舉發不成立之處分，被告係依據中華民國法律所頒 發之專利證書從事商業行為，應無違法之虞。
㈣次按依修正前專利法第98條第2 項規定，新型係運用申請前 既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且末 能增進功效時，不得依專利法申請取得新型專利。查原告所 有新型第178282號專利，其在專利核准公告期間，曾遭第3 人遠盈貿易有限公司於87年8 月27日提出異議，該異議案所 引證之習知技術資料為78年1 月1 日公告之第00000000號「 帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡」專利案說明書（詳被證25） ，此異議案經經濟部智慧財產局以88年7 月14日（八八）智 專（七）02008 字第123478號專利異議審定書審定：「本案 異議成立，應不予專利」（詳被證26），原告對前開審定不 服向經濟部提起訴願，遭經濟部以88年12月10日經（八八）



訴字第88635442號訴願決定書為「訴願駁回」處分（詳被證 27）。嗣原告就該訴願決定續為行政救濟程序，並就申請專 利範圍進行修正，後經經濟部智慧財產局依據原告於90年5 月2 日提出之專利創作說明、圖示修正本，及90年6 月6 日 提出之申請專利範圍修正本審查，方以90年7 月17日（九０ ）智專三（一）09016 字第09089001104 號專利異議審定書 做出「異議不成立」之審定（詳被證28），並因而取得系爭 專利權。惟該審定書理由欄第㈡項明白指稱：「被異議人於 再訴願階段所提之申准在後之另3 個專利案與系爭案比較並 不相同」，而該3 個申准在後之專利案其中公告第00000000 號即為被告甲○○所有新型第149522號專利。由此可見在此 爭訴案件中，經濟部智慧產局亦認定系爭2 專利並不相同， 則被告販售之中樑前掛式眼鏡係依據與原告不同之專利製造 而成，自無侵害原告專利之餘地。且原告修正後專利公告期 間為90年8 月11日，被告甲○○申請據爭專利之日期為87年 5 月22日，自不可能係利用原告修正後之專利從事再發明。 ㈤財團法人工業技術研究院前所製作「眼鏡附屬鏡框之結合構 造改良」新型專利侵權鑑定報告，未依經濟部智慧財產局公 布之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，其結論不能作為專利侵 害之依據：蓋依據經濟部智慧財產局88年8 月印製之「專利 侵害鑑定基準」，全要件原則認定有適用時，為適用消極均 等論，之後再就禁反言原則來分析，必須完成整個流程，方 能做出是否侵害專利之判斷。惟前開工業技術研究院鑑定報 告僅就全要件原則為分析，至於消極均等論及禁反言原則2 部分，則判定不適用或未作任何分析。且工業技術研究院於 進行全要件分析時並未就被告甲○○據爭專利之申請專利範 圍逐一解析，而幾乎完全抄襲原告所有之系爭專利，且將被 告甲○○所有系爭專利獨立項中「主鏡框橋接元件上的定位 孔及附屬鏡框上之橋接元件上之定位梢」專利特徵予以排除 。且兩造之專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極 均等論之適用。
㈥縱退步言，被告所販售之中樑前掛式眼鏡，縱認實施結果落 入原告新型第173282號專利之申請專利範圍，惟被告販售之 中樑前掛式眼鏡既係依據新型第145922號專利所實施，且原 告先前對該專利提出舉發亦經智慧財產局以89年9 月13日（ 八九）智專三（一）05017 字第08989001585 號審定「舉發 不成立」，並確定在案，又被告甲○○委託財團法人工中華 工商研究院就系爭2 專利為專利權侵害鑑定報告，鑑定結論 亦認2 專利技術手段不相同，亦無再發明關係，是被告販售 該眼鏡在其主觀上並無侵害專利之故意，且在客觀上已經必



要之求證認無侵害專利之餘，亦無何過失可言，與侵權行為 之構成要件顯不相當。
㈦按新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人 因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如 係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利 者，推定為無過失，專利法第105 條定有明文。是依此條文 第1 項之反面解釋，新型專利權人之專利權若未遭撤銷，則 其行使自己之專利權，對於他人任何損害應不負賠償責任。 被告甲○○系爭專利既未遭撤銷，自應推定為無過失，無須 負賠償責任。
㈧為此，請求駁回原告之訴及其假執行之聲請，並陳明如受不 利判決，願供擔保請准為免假執行之宣告。
三、兩造不爭執之事實
㈠原告於86年9 月6 六日就系爭專利提出申請，於87年6 月1 日公告，公告期間經訴外人遠盈貿易有限公司（下稱遠盈公 司）異議，遭經濟部智慧財產局為「異議成立，應不予專利 」之審定。經原告不服，提起訴願遞遭駁回，復提起再訴願 後，行院院撤銷原決定及處分，命經濟部智慧財產局於2 個 月內另為適法之處分；嗣於智財局重新審理時，原告提出系 爭專利說明書修正本，智財局為異議不成立之審定，核准系 爭專利。故原告為系爭專利之專利權人，專利期間自87年6 月1 日起至98年95月五日止。
㈡被告所販售之中樑前掛眼鏡，為訴外人甲○○所享有據爭專 利製造之專利物品。又甲○○所負責之公司香港商卓豪光學 國際有限公司亦以原告享有之系爭專利欠缺新穎性、進步性 為由向經濟部智慧財產局提出舉發，遭該局為舉發不成立之 審定，舉發人不服提出訴願，遭經濟部為訴願駁回之決定。四、法律見解之說明：
㈠專利權係一項專屬實施之權利或排他之權利：此一爭執在學 理之探討上固有其價值，然於專利侵害之判斷上並不具有重 要意義。專利權人於不抵觸法律規定之情形下，非但具有排 他之權利，亦具有專屬實施之權能，而非僅具有排他之權利 而己。主張專利權僅為排他權者係著眼於專利之最少權能為 立論，因此，專利權人苟未抵觸法律之規定，縱令採排他權 理論者亦不能否認專利權人有專屬實施之權利。而主張專利 權為專屬實施權者係基於專利之最大權能而為立論，專利權 人既擁有專屬實施之權能，當然亦具有排他之權能，惟其專 屬實施權並非完全不受限制，因此，採專屬實施理論者亦須 附加「與法律規定牴觸即不得實施專利」之但書限制。我國 專利法第78條第2 項規定：「再發明專利權人未經原專利權



人同意，不得實施其發明。」即係明文對於專利權人實施權 能之限制。核被告抗辯其販售之眼鏡產品係依據新型第1495 22號專利實施即不生侵害原告新型第173282號專利問題，除 與上開專利法第78條第2 項規定不符外，亦欠缺學理或論著 之支持，顯屬無據。
㈡原告新型第173282號專利之附屬項於專利侵害鑑定時應否列 入鑑定範圍：按附屬項或係對於獨立項之材料或結構加以詳 細說明，或在文義上係一項獨立之專利惟實質上落入獨立項 之均等範圍，或係一項再發明專利，型態雖不一而足，但均 包含於獨立項之範圍內。因此，我國現行專利審查基準第2 篇發明專利實體審查第3 章專利要件，2.3.1 逐項審查項即 明文規定：「附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣， 獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一 併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具 備專利要件之可能，應分項做作審查意見。」則待鑑定物品 苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，並非必須同時落入附屬 項之範圍，始屬侵害專利，此為從事專利事務人員所須具備 之基本知識。核被告空言抗辯：僅落入獨立項而未落入附屬 項之範圍，尚不構成侵害專利云云，無法引證任何文獻為其 論據，亦屬無據。
㈢申請專利範圍之解釋與專利侵害鑑定方法問題：按專利侵權 之認定首先必須先解讀申請專利範圍，解釋申請專利範圍之 證據包括內部證據與外部證據，若內部證據足以使申請專利 範圍清楚明確，則無須考慮外部證據，若外部證據與內部證 據對於申請專利範圍有衝突或不一致者，則優先採用內部證 據。又比對申請專利範圍與待鑑定對象時，應以解析後之申 請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步 驟或其結合關係逐一比對，如至少一項提出告訴之請求項所 有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象，中即符合文義讀取 之成立要件。待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告主張適 用「逆均等論」時，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等 論」。待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均待論」 者，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。有經濟部智慧財產 局於93年10月5 日以經授智字第0932003111-0號函送司法院 之「專利侵害鑑定要點」可資參照（司法院已於93年11月2 日以秘台廳民一字第0930024793號函送各法官供鑑定時之參 考）。核被告抗辯：進行全要件分析時必須就被告甲○○據 爭專利之申請專利範圍逐一解析，且經判定無「逆均等論」 之適用後，尚須為有無「禁反言」適用之分析云云，其中謂 專利侵權判斷時須就被告之申請專利範圍一併解析，除與上



開專利侵害鑑定要點不符外，亦未見著名專利論著有此見解 存在，至於判尚定無「逆均等論」之適用，尚須進行有無「 禁反言」適用分析之說法，雖有經濟部智慧財產局88年8 月 印製之「專利侵害鑑定基準」可據，然上揭專利侵害鑑定基 準業經專利侵害鑑定要點所修正，並已不再適用，均屬不足 採。
㈣專利法第105 條之解釋：按「新型專利權人之專利權遭撤銷 時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應 負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容 或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」專利法第 105 條定有明文。上開條文係92年2 月6 日修正時增訂，增 訂之原因乃我國專利法對於新型專利改採形式審查，而不再 採實體審查，特就新型專利權人之專利權撤銷時之賠償關係 加以規範，明定專利權人就其於撤銷前對他人因行使新型專 利權所致損害原則上應負賠償責任，但新型專利權人如係基 於智慧財產權所做成之新型專利技術報告或已盡相當之注意 對他人行使權利者，則可推定為無過失。則專利法105 條係 以專利權人於專利撤銷前對他人行使權利造成之損害為規範 內容，並以依據新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而 行使權為為推定免責要件，與專利權人於專利撤銷前實施其 專利是否侵害他人之專利，應否對他專利權人負損害賠償責 任完全無涉。則被告抗辯：依專利法第105 條反面解釋，專 利權人於專利撤銷前實施其專利，對於他專利權人不負損害 賠償責云云，已達曲解法條文義之程度，洵無可採。五、待鑑定物品有無侵害原告之系爭專利：
㈠經查原告所有新型第173282號專利，係於86年9 月6 日提出 聲請，於87年6 月1 日公告，嗣原告於90年6 月6 日提出申 請專利範圍修正本，該修正內容於90年8 月11日刊登於專利 公報，有原告專利證明、專利公告（詳原證1 、被證29）各 1 件在卷足憑。復查原告所有新型第173282號專利修正後之 申請專利範圍有4 項，第1 項為獨立項，第2 至4 項為附屬 項，原告主張被告製造之待鑑定眼鏡落入新型第173282號專 利之申請專利範圍獨立項內，則鑑定待鑑定眼鏡是否侵害原 告之系爭專利自以鑑定待鑑定物品是否落入原告所有系爭新 型專利之獨立項範圍內，即為已足。再查原告所有系爭新型 獨立項為「1 種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括1 主鏡 框兩側可供樞接腳架，以及1 附屬鏡框係欲結合至主鏡框上 ，主鏡框和附屬鏡框的中間各設1 橋接元件可供將鏡片環框 或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接 元件設有至少1 第1 磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件



上設有至少1 第2 磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主 鏡框時，該附屬鏡框之第2 磁性元件位於該主鏡框之橋接元 件頂面上，可和主鏡框的第1 磁性元件相互吸引，使得該附 屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該 附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面 ，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，組成要件 可拆解為如附件一編號a 至d 所示，而被告所製造之待鑑定 眼鏡與台灣台北地方法院92年度智字第98號侵權行為損害賠 償事件相同，兩造於93年7 月8 日協議以工業技術研究院為 鑑定機關，且因台灣台北地方法院已先行委託工業技術研究 院鑑定，兩造同意援用台灣台北地方法院委託該院鑑定之鑑 定報告作為本院審理之依據，嗣工業技術研究院於93年7 月 26 日 出具鑑定報告，認被告製造之待鑑定眼鏡符合原告系 爭新型專利之「文義讀取」，且無「逆均等論」之適用，有 該院出具之鑑定報告（詳原證5）1件足憑，則被告製造之待 鑑定眼鏡侵害原告所有之系爭新型專利，至為明確。 ㈡被告雖抗辯：①就原告系爭新型專利如附件二編號c 之組成 要件而言，被告製造之眼鏡在眼鏡框及副框之鼻樑兩側各設 有兩個長方形槽孔，並以長方形磁石嵌置固定在長方形槽孔 內，兩者並不相同；②原告所有之系爭新型專利，於附屬鏡 框之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿可供架設至主鏡框 之橋接元件上，被告製造之眼鏡則無止檔桿之設定，兩者亦 不相同云云。惟查原告系爭新型專利如附表編號c 之組成要 件，係在主鏡框之穚接元件上設有至少第1 磁性元件，該附 屬鏡框之亦在其橋接元件上設有至少第2 磁性元件，而被告 所抗辯其製造之眼鏡在主鏡框與副框鼻樑兩側各設有兩個長 方形槽孔之位置，即分別位於原告系爭專利之第1 橋接元件 與第2 橋接元件，且均係採取副框位於主鏡框頂面之上下吸 附方式，則如附件二編號c 之組成要件可在待鑑定眼鏡上被 讀取，待鑑定眼鏡顯然落入原告系爭專利之獨立項範圍，被 告抗未落入，顯然解讀錯誤。復查原告所有之系爭專利於附 屬鏡框之橋接元件上包含1 往後突伸之止檔桿，此1 組成要 件固為待鑑定眼物所無，然止檔桿之設計係記載於原告系爭 專利之附屬項下，參酌前開㈡法律見解之說明，不必加入 侵害鑑定之判斷，則待鑑定眼鏡不會因無止檔桿之元件，即 不侵害原告系爭專利。核被告此部分之抗辯，難認可採。 ㈢被告雖又抗辯：待鑑定眼鏡縱符合「文義讀取」，然與原告 系爭專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極均等論 之適用，不構成專利侵害云云。惟查待鑑定眼鏡經台灣台北 地方法院送請工業技術研究院鑑定結果，認兩者皆使用磁性



元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，故無消極均等論 （即逆均等論）之適用，有該院鑑定報告1 件在卷足憑。復 查逆均等論係於待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所 涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同 之功能或結果時，阻卻「文義讀取」，主旨限縮申請專利範 圍之文義範圍，於專利實務上除非待鑑定對象使用與申請專 利範圍完全不同之技術手段，或所使用之技術手段有重大突 破，否則，均難認係以實質不同之技術手段達成實質相同之 功能或結果，故經判斷有逆均等論之案件於專利實務上並不 多見，而被告製造之待鑑定眼鏡與原告系爭專利相較，僅係 多出定位梢與定位點，係屬原告系爭專利之再發明，有國立 中正大學、中國機械工程學會鑑定報告各1 件（詳原證16、 1 7）在 卷足憑，自無從認與原告系爭專在技術手段上有何 重大差異，顯無「逆均等論」之適用。
㈣被告雖又抗辯：原告系爭專利如附件二所示之組成要件，已 揭露於申請案號第00000000號專利，並無可專利性，原告修 正後專利公告期間為90年8 月11日，被告甲○○申請據爭專 利之日期為87年5 月22日，自不可能係利用原告修正後之專 利從事再發明云云。惟查：①新型第00000000號專利係將磁 性元件埋設於主鏡框與副框上，採取前後吸附之方式，原告 之系爭專利則將副框之橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面之 吸附方式，原告系爭專利採用之吸附方式並未揭露於新型第 0000 0000 號之申請專利範圍，有經濟部智慧財產局90年7 月17日（九０）智專三（一）02016 字第09089001104 號專 利舉發審定書在卷足憑，且本院審酌申請案號00000000號專 利公告（登載於78年1 月1 日專利公報）及其專利說明書之 附圖，均係主鏡框與副框以前後方式吸附，並無副框橋接元 件置於主鏡框橋接元件頂面上之吸附方式，則被告抗辯原告 系爭專利之技術已揭露於申請案號第00000000號專利，顯非 事實。②原告系爭專利固於90年6 月6 日修正申請專利範圍 ，然據經濟部智慧財產局90年7 月17日（九０）智專三（一 ）020 16 字 第09089001104 號專利舉發審定書理由欄之記 載：「（一）本案係依行政院89年10月13日台八十九訴字第 29 851號再訴願決定書意旨重為審查。系爭案申請人（即原 告）分別於90年5 月2 日提出專利創作說明、圖式修正本， 90年6 月6 日提出申請專利範圍修正本，與原公告本比較未 變更實質內容且該公告本確有不明確之記載之情事，故准予 修正並另將公告，本異議案依該等修正本審查，合先敘明。 」則原告系爭專利之申請專利範圍雖於90年6 月6 日修正， 然並未變更原告公之實質內容，故專利期間仍自原告之87年



6 月1 日起算，有新型第173282號專利證據1 件可稽，又原 告申請系爭專利之日期為86年9 月6 日，被告申請據爭專利 之期間為87年5 月2 日，晚於原告之申請專利日期，則如附 件二所示之組成要件，固為兩造之申請專利範圍所涵蓋，然 參酌專利法第31條第1 項前段（修正前為第27條第1 項前段 ）規定，僅原告就如附表一所示之組成要件部分取得專利權 ，被告之據爭專利雖另取得專利，然既已使用如附件二所示 之組成要件部分（即主要技術），即屬原告系爭專利之再發 明專利，依據專利法第78 條 第2 項（修正前為第80條第1 項）規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實 施其發明。」則被告未經原告同意自不得實施如附件二所示 組成要件範圍之專利。
㈤綜上所述，被告雖另行取得據爭專利，然因如附件二所示之 組成要件係原告先申請而取得專利，被告按據爭專利實施既 須利用如附件二所示之組成要件，即落入原告系爭專利之申 請專利範圍，而構成侵害原告之系爭專利。
六、原告得請求被告賠償之專利侵害損害額：
㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請 求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。又依前條請 求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明 專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害 後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依 侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必 要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利 法第108 條準用同法第84條、第85條第1 項分別定有明文。 復按專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業 發展而制定（專利法第1 條參照），故對於專利權人而言， 專利法自應屬保護其權利之法律，侵害專利行為人應依民法 第184 條第2 項規定推定為有過失，如欲免除侵權行為損害 賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。查被告所 販售之系爭眼鏡侵害原告之系爭專利，已詳述如前述。被告 雖抗辯：其所販售之系爭眼鏡為據爭專利之專利物品，故主 觀上無侵害原告系爭專利之故意、過失云云。惟被告之據爭 專利使用如附件二所示之組成要件（即主要技術），係原告 系爭專利之再發明，而再發明專利權人依據專利法第78條第 2 項（修正前為第80條第1 項）規定，未經原專利權人同意 不得實施其發明，則被告未經原告之同意即按據爭專利實施 製造眼鏡，縱非屬故意，亦有重大過失存在。核被告抗辯其 就侵害原告之系爭專利無故意、過失云云，顯屬不足採信。



㈡原告請求被告連帶賠償權利金180 萬元部分：按於侵害智慧 財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其 他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權 時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得 命被告提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償 額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項定有明 文。而前開規定應為民事訴訟法第222 條、專利法第108 條 準用第85條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之 數種計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被 告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加 以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟 上之負擔而無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償 之計算方式。查原告主張其就系爭專利曾授權金可眼鏡實業 股份有限公司販售，自91年5 月10日起每年度為180 萬元， 及授權根茂光學事業有限公司販售，自92年7 月22日起每年 度為為135 萬元，有原告提出之專利授權契約書2 件在卷足 憑（詳原證8 、9）。 而被告畢索時尚有限公司係於92年5 月30日設立，有公司基本資料查詢表1 件在卷可證，參酌原 告92年度之授權販賣系爭專利產品之權利金為135 萬元，則 被告畢索時尚有限公司如欲販售落入原告申請專利範圍之眼