臺北高等行政法院判決
93年度訴字第02348號
原 告 美國‧紐澤西牙醫大學（University of Medicine
代 表 人 法蘭西斯 X 寇佛
務副
訴訟代理人 林鎰珠律師
複代理人 桂齊恆律師
甲○○專利代理人
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 乙○○
丙○○
丁○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93
年5月14日經訴字第09306218920號訴願決定，提起行政訴訟。本
院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
㈠原告前於民國（下同，西元除外）86年12月18日以「抑制或 促進細菌中蛋白質表現之方法及構築」申請專利範圍（按計 61項，其中第1 、15、24、33、34、35、41、42、59、60、 61項係獨立項，以下僅記載上開獨立項及第10至14項之附屬 項）：「1.一種用於在細菌中抑制蛋白質轉譯之方法，其包 括在細菌中使包含一個選自UUG、GUG、AUG、ACU及UAC之起 始密碼子及一下游匣的3'至起始密碼子之核苷酸序列之mRNA 過度表現，該下游匣核苷酸序列係選自AUGACUGGUAUCGU（ SEQ ID NO：2）、AUGACUCGUAUCGU （SEQ ID NO ：15）、 AUGACUGGUUUCGU（SEQ ID NO ：3）、AUGACUGGUUUAGU （ SEQ ID NO ：4）、AUGAGUUAUGUAGA （SEQ ID NO ：5）及 AUGGCGAAAAGAAU（SEQ ID NO ：6）， 且與該細菌的16SrRN A 的反下游匣（anti-downstreambox）互補，以及使得該 mRNA融接（anneal）至該反下游匣，藉此結合16SrRNA 並且 抑制其他細菌mRNAs 的轉譯。……10. 根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中該細菌為大腸桿菌（E.coli）。11.根據
申請專利範圍第1 項之方法，其中該mRNA包含一個5'到起始 密碼子之未轉譯區域。12. 根據申請專利範圍第1 項之方法 ，其中該未轉譯區域包含一個Shine-Dalgarno區域。13.根 據申請專利範圍第1 項之方法，其包括藉由自生理生長溫度 降低溫度至低於20℃使該細菌曝露於冷衝擊下。14.根據申 請專利範圍第13項之方法，其中溫度之降低係為低於15℃。 15.一種寡核苷酸的RNA構築體，其包含一起始密碼子以及 下游匣之3'至起始密碼子的核酸序列，該序列係與一細菌 的16SrRNA之反下游匣互補，該構築體具有序列5'－AUGX（ n）AUGACUGGUAUCGU-3'，其中"n"為一個0至30之整數，且X 為G 、C 、U 或A ，其中X 係與其他出現的X 相同或不同， 其中該RNA係為一分離的RNA構築體或是由一分離的DNA構築 體所轉錄而來。……24. 一種分離出的寡核苷酸DNA 構築體 ，其轉錄包含一起始密碼子以及一下游匣之3'到起始密碼子 之核酸序列之mRNA，該構築體具有序列5'-ATGY （n）ATGAC TTGGTATCGT-3'，其中"n"為一個0至30的整數，Y為G、C、T 或A，且其中Y係與其他出現的Y相同或不同，且該序列係與 一細菌的16SrRNA 之反下游匣互補。……33. 一種複製的載 運體（vehicle）， 其包含一可操作地連接到一編碼mRNA之 DNA 啟動子序列，該mRNA包括一起始密碼子以及一下游匣3' 至該起始密碼子的核苷酸序列，該下游匣之核酸序列係與 一細菌的16SrRNA 之反下游匣互補。34. 一種已被申請專利 範圍第33項的載運體所轉形之細菌。35.一種用以調節細菌 的冷衝擊反應之方法，其包括使該細菌轉形以過度製造部分 或所有mRNA的5'未轉譯區域，該MRNA係由cspA，cspB，及 csdA所組成之冷衝擊蛋白質之組群中所選出，並且使得該細 菌受到冷衝擊。……41.一種用於在低溫下製造蛋白質之方 法，其中該方法包括使一編碼下游匣的基因轉形入一細菌中 。42. 一種分離出的DNA構築體，其在降低溫度下使得受到 冷衝擊的細菌中的一異源（heterologous）基因之表現延長 。……59. 一種複製的載運體，其包含申請專利範圍第42至 58項之DNA 構築體。60.一種轉形的細菌，其包含申請專利 範圍第58項之複製的載運體。61.一種在降低溫度下使一轉 形細菌中的異源基因過度表現之方法，其藉由使該細菌受到 冷衝擊，該轉形的細菌包括一種與該異源基因上游融合之包 含申請專利範圍第42至58項的DNA 構築體之複製的載運體。 」向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財 產局）申請發明專利（下稱系爭案），並以西元1996年12月1 9日申請之美國第00-000000號專利案主張優先權，經該局編 為第00000000號審查，於90年7 月10日（90）智專2 （5）01
082 字第09083012 022號專利核駁審定書（下稱初審審定） 不予專利。
㈡原告不服，於90年8月9日申請再審查，並於90年9月14日提 出專利說明書修正本，經被告92年5月19日（92）智專3（4 ）01102字第09220493800號再審查核駁理由先行通知書，准 予修正，惟引證西元1996年8月之Journal of Bacteriology ,Vol.178：p. 0000-0000「The Role of the 5'-End Untra nslated Region of the mRNA for CspA,the Major Cold-Shock Protein of Escherichia coli,in cold-Shock Adaptation.」及西元1996年11月之Genes Cells 1（11）： 965-976「Complete growth inhibition of Escherichia coli by ribosome trapping with truncated cspA mRNA at low temperature. 」, 等論文（下稱引證資料1 、2） ，通知原告限期申復。原告於92年7 月17日提出專利說明書 修正本，並將專利名稱修正為「抑制細菌中蛋白質轉譯之方 法及構築體和調節細菌之冷衝擊反應的方法」，案經被告於 92 年11 月20日以（92）智專3 （4）01102字第 09221178930 號專利再審查核駁審定書（下稱原處分）為應 不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本 院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
1.訴願決定、原處分均撤銷。
2.被告應就原告86年12月18日發明專利申請案作成核准之行 政處分。
3.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
1.被告以系爭案申請專利範圍第1 項至第14項，過於籠統廣泛 ，不符實施例合理支持範圍為由核駁，於法是否有據？被告 就此部分之審查有無違反專利法第38條第2 項及第40條第2 項？
2.系爭案微生物是否為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存？ 被告就此部分之審查有無違反專利法第40條第2項？ 3.系爭案申請專利範圍第35項至第61項是否於申請前已見於刊 物？
4.原告於訴願階段提出之修正申請於法是否有據？ ㈠原告主張之理由：
1.系爭案之簡要說明如下：系爭案係關於生物技術之領域， 且更精確地說，系爭案係關於調節mRNA之轉譯及生產蛋白 質之領域。如於系爭案說明書第4 頁中所述，細菌為許多 植物和動物包括人類的疾病之致病原。自從抗生素問世之 後，各種不同的抗生素已被發展來控制並殺死細菌及治療 細菌感染。但由於細菌對於抗生素會逐漸發展出抗性，而 使許多抗生素於經過一段時間後愈來愈不能有效地控制細 菌族群。系爭案乃提供一種新穎的機制，其係藉由破壞細 菌蛋白質的生成來殺死細菌。系爭案令人意外地發現在細 菌中之蛋白質合成可藉由於細菌中過度表現mRNA而被抑制 或甚至完全停止（該mRNA包含幾乎完全與和譯碼區域相鄰 的細菌16SrRNA 之一部分互補的序列，而該部分已知為反 下游匣（anti-downstream box ，簡稱ADB）； 與ADB 幾 乎完全互補的RNA 序列稱為下游匣（downstream box ， 簡稱DB）。如於系爭案說明書第16頁所述，系爭案的mRNA 序列之過度表現會使得製造mRNA的量比一般細菌中所發現 的量來得高，不論mRNA是以何種程度的過度表現，細菌的 蛋白質會受到抑制，若是mRNA以一極高的量來表現，則細 菌蛋白質的製造會完全停止，其最終會導致細菌的死亡。 因此，製造該mRNA的構築體可如抗生素一般有效地用來殺 死或阻止細菌的生長，製造該mRNA的構築體可被包在一噬 菌體中，其可使得該mRNA被用作一消毒劑或一局部抗生製 劑。系爭案之目的摘述如下：
⑴提供一種遏止或抑制細菌蛋白質生成的方法（參見說明 書第5頁第14行及申請專利範圍第1至14項，其中第2至 14項為第1項之附屬項）；
⑵提供一種用於抑制在細菌中的蛋白質合成之寡核苷酸mR NA構築（參見說明書第5 頁最後1 行至第6 頁第1 行及 申請專利範圍第15至23項，其中第16至23項為第15項之 附屬項）；
⑶提供一種編碼前述RNA 之構築的寡核苷酸DNA 的構築（ 參見說明書第6 頁第6 行及申請專利範圍第24至32項， 其中第25至32項為第24項之附屬項）；
⑷提供一種用於轉形細菌細胞的載運體（參見說明書第 6 頁第10及11行及申請專利範圍第33項及第59項）； ⑸提供一種已藉由載運體而轉形的細菌細胞（參見說明書 第6 頁第15及16行及申請專利範圍第34項及第60 項） ；
⑹提供一種用以調節細菌的冷衝擊反應之方法（參見說明 書第23頁及申請專利範圍第35至40項，其中第36 至40
項為第35項之附屬項）；
⑺提供一種用於在低溫下製造蛋白質之方法（參見說明書 第19頁及申請專利範圍第41項）；
⑻提供一種在降低溫度下引導受到冷衝擊細菌中的異源基 因延長表現之分離出的DNA 構築體（參見說明書第2 頁 第7 至9 行及申請專利範圍第42至58項，其中第43至 58項為第42項之附屬項）；及
⑼提供一種在降低溫度下使一轉形細菌中的異源基因過度 表現之方法（參見說明書第2 及3 頁及申請專利範圍第 61項）。
此外，根據被告於89年10月所公布之專利審查基準第1-3- 7頁有關申請發明之認定，不得僅以發明說明中所載之發 明目的、功效，據以認定請求項所載發明而作為審查對象 。另於被告91年12月所公布之生物相關發明審查基準第1- 8-16 頁中，亦揭示「對於熟習該項技術者，基於發明說 明及圖式所揭露者，藉由例行之實驗分析可擴及者，應認 定為可支持之範圍。對發明說明及圖式之揭露作顯而易知 之修飾，亦屬可支持之範圍。」。因此，系爭案請求項是 否可被發明說明所支持，並不僅僅以說明書內容有揭示者 為限，合先敘明。
2.原處分違反系爭案審定時專利法第20條第1 項第1 款有關 新穎性判斷原則之審查基準。
⑴按系爭案審定時專利法（下稱專利法）第20條第1 項第 1 款規定：「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不 得取得發明專利。依被告於89年10月所公布之專利審查 基準第1-2-5 頁「⒉新穎性判斷之基本原則」第⑴點： 「作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之『請 求項所載發明』」；第1-2-6 頁第⑵點：「申請專利範 圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性」；與第⑷點： 「比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資 料與『請求項所載發明』進行比對」，被告違反上揭基 準，其判斷有誤，因而違法。
⑵原處分理由㈡中指稱「本案說明書內容實施例1 至7及 實施例10至13之內容及圖式1 至6 ，圖式9 至19等圖有 關冷休克調控的部分，已於1996年（AUG）J.Bacteriol 178 ：0000-0000 及Genes Cells 1 ：965- 976,1996 （Nov）等論文中揭示，已不具新穎性，故本案不具新 穎性，依法應不予專利。」從前述內容可知，被告於原 處分中僅提及系爭案說明書部分實施例及部分圖式不具 新穎性，並未指出系爭案請求項中有哪一項所請不具新
穎性。
⑶誠如前段所述，關於新穎性之審查，應就每一請求項目 逐項判斷其新穎性，而非判斷說明書內容中有哪一部分 不具新穎性。「說明書之部分內容（非全部內容）不具 新穎性」之見解並不能與「申請專利範圍項亦不具新穎 性」劃上等號。在原處分理由㈡中，被告確實沒有指出 有哪一項申請專利範圍請求項不具新穎性。故原處分中 僅以說明書部分內容不具新穎性而逕予認定系爭案不具 新穎性之理由實違反系爭案審查時應適用之專利法第20 條第1 項第1 款有關新穎性的判斷原則，原處分之認事 用法顯有違誤。
3.原處分中有不予專利之情事而未在審定前通知原告申復， 原處分顯然違反專利法第40條第2 項規定，嚴重損害原告 之程序利益。
⑴按專利法第40條第2 項規定：「經再審查認為有不予專 利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」。 ①原處分理由㈢中指稱「申請專利範圍第1 項及其附屬 項10至14項，過於籠統廣泛，不符實施例合理支持範 圍，應依法不予專利。」惟其中「附屬項10至14項過 於籠統廣泛」及「申請專利範圍第1 項及其附屬項10 至14項不符實施例合理支持範圍」等情事並未在審定 前通知原告申復，被告顯然違反專利法第40條第2項 規定。為更清楚顯示被告確實未在審定前將前述該等 情事通知原告申復，茲將被告於原處分與再審查案核 駁理由先行通知書中所述情事分別說明如下：
A.原處分理由㈢：「申請專利範圍第1 項及其附屬項 10至14項，過於籠統廣泛，不符實施例合理支持範 圍，應依法不予專利。」
B. 再審查案核駁理由先行通知書理由㈢：「申請專 利範圍第1 項所請方法過於籠統廣泛，應將第10 至14項併入，以符合本案技術特徵，且『包括』 應修正為『由．．．組成』以明確界定其內容。 」
由此可清楚地了解，前開核駁理由先行通知書理由㈢ 中僅提及「申請專利範圍第1 項所請方法過於籠統廣 泛 」，其並未明示或暗示「附屬項10至14項過於籠 統廣泛」及「申請專利範圍第1 項及其附屬項10至 14項不符實施例合理支持範圍」等情事。倘若被告對 附屬項10至14項之見解係如原處分理由㈢中所述「過 於籠統廣泛」，則將此等被告認為過於籠統廣泛之附
屬項10至14項併入第1 項中，對於使第1 項所請技術 特徵明確之目的而言並無實益。然而，被告於前開核 駁理由先行通知書理由㈢中卻又認為將附屬項10至14 項併入第1 項中可以使第1 項符合系爭案技術特徵。 被告前後說法顯有矛盾之處，顯見被告於前開核駁理 由先行通知書理由㈢中並未認為系爭案存有「附屬項 10至14項過於籠統廣泛」之情事，否則被告不會要求 原告將過於籠統廣泛之附屬項10至14項併入第1項 中 。因此，「附屬項10至14項過於籠統廣泛」係屬於新 事實，而未在審定前通知原告申復。此外，「過於籠 統廣泛」用語係屬不確定之概念，仍須進一步指出其 原因事實才能瞭解其所指為何，「過於籠統廣泛」之 原因事實並不必然是由「不符實施例合理支持範圍」 所造成，亦即─「過於籠統廣泛」用語並不能與「不 符實施例合理支持範圍」用語劃上等號。既然被告於 前開核駁理由先行通知書理由㈢中僅提及「申請專利 範圍第1 項所請方法過於籠統廣泛」，該說法並無法 合理推知「申請專利範圍第1 項及其附屬項10 至14 項不符實施例合理支持範圍。」因此，「申請專利範 圍第1 項及其附屬項10至14項不符實施例合理支持 範圍」係屬於新事實，而未在審定前通知原告申復。 綜上所述，「附屬項10至14項過於籠統廣泛」及「申 請專利範圍第1 項及其附屬項10至14項不符實施例合 理支持範圍」等情事並未在審定前通知原告申復，原 處分顯然違反系爭案審查時應適用之專利法第40條第 2項規定，致使原告無法對前開情事適時提出申復或 修正，其踐行的程序即存有重大瑕疵，嚴重損害原告 之程序利益。
②原告確實已於針對再審查案核駁理由先行通知書所呈 送之申復說明書第4 頁第㈢點中已解釋為何系爭案之 微生物係屬易於獲得。在原告所呈送之前開申復說明 書第4 頁第㈢點中，原告已陳述「說明書實例1 到9 說明了構築申請專利範圍第15-23 項的微生物構築體 、申請專利範圍第24-32 項的DNA 構築體、申請專利 範圍第33及59項的載運體、申請專利範圍第34及60 項的細菌以及其相關附屬項。為了證明轉形（transf ormation）E.coli CL83 的容易性，附上列舉的參考 資料，其係利用本領域已熟知的方法轉形E. coli CL83，J. Biol. Chem.268 ：0000-0000 描述了取得 RT基因之CL83株的應用。由前述參考文獻及實例1 、
2 、9 及說明書第51- 55頁描述的材料方法和質體構 築，習於該項技術者可以不需要過度實驗而容易的重 複本發明得到該微生物。」因此，被告宣稱原告未於 申復時提出「該微生物為熟習該項技術者易於獲得」 之證明，且又稱原告之申復理由中並無進一步之說明 或證明，實無法認定「該微生物為熟習該項技術者易 於獲得」之論點與事實不符。此外，原告亦於訴願理 由書第5 頁以下、訴願補充理由書第4 頁以下、行政 訴訟起訴狀第5 頁以下及行政訴訟補充理由狀第4 頁 以下詳細說明根據系爭案說明書的揭示及引用的文獻 ，那些製造系爭案微生物的方法對習於該項技術者而 言是可以瞭解其內容並可據以實施之技術理由。因此 ，相對於原告對於「該微生物為熟習該項技術者易於 獲得」所作之解釋說明及引用文獻證據，被告於再審 查核駁審定書理由（四）中所述「非經過度實驗無法 取得微生物」之論點並無根據。
③原處分理由㈣中指稱「申請專利範圍第15至23項，24 至32項，33項，34項，59項及60項等為DNA 、RNA 載 體或細菌等微生物本身或其利用，依法應於申請前寄 存，且本案所揭示技術非經過度實驗無法取得載體或 細菌，非屬易於獲得之微生物，故本案不符專利法規 定，應依法不予專利。」惟其中「本案所揭示技術非 經過度實驗無法取得載體或細菌，非屬易於獲得之微 生物」之情事並未在審定前通知原告申復，被告顯然 違反系爭案審查時應適用之專利法第40條第2項 規定 。為更清楚顯示被告確實未在審定前將前述理由通知 原告申復，茲將被告於原處分與再審查案核駁理由先 行通知書中所述理由分別說明如下：
A.原處分理由㈣：「申請專利範圍第15至23項，24至 32項，33項，34項，59項及60項等為DNA 、RNA 載 體或細菌等微生物本身或其利用，依法應於申請前 寄存，且本案所揭示技術非經過度實驗無法取得載 體或細菌，非屬易於獲得之微生物，故本案不符專 利法規定，應依法不予專利。」
B.再審查案核駁理由先行通知書理由㈣：「申請專利 範圍第15至23項RNA 構築體及第24至32項DNA 構築 體，第33項載運體，第34項細菌，第59、60 項 及 其附屬項均屬微生物範疇，未於申請前寄存於國內 指定之寄存機構應不予專利，故應予刪去。」
由此可清楚地了解，前開核駁理由先行通知書理由㈣
中僅提及「未於申請前寄存於國內指定之寄存機構應 不予專利」，其並未明示或暗示「本案所揭示技術非 經過度實驗無法取得載體或細菌，非屬易於獲得之微 生物」。按專利法第26 條第1 項規定：「申請有關 微生物新品種或利用微生物之發明專利，申請人應於 申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄 存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄 存 號碼。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時 ，不須寄存。」根據該法條之規定，凡申請有關微生 物新品種或利用微生物之發明專利，原則上應於申請 前寄存微生物，但例外可不寄存。故欲符合該法條規 定所需考慮之判斷要件有二，即首先判斷⑴該相關微 生物是否於申請前寄存於專利專責機關指定之國內寄 存機構，若該相關微生物並未於申請前寄存於國內寄 存機構，則需再進一步判斷；⑵該相關微生物是否為 熟習該項技術者易於獲得而不須寄存。被告91 年12 月所公布之生物相關發明審查基準第1-8-25頁「3.3. 屬於『熟習該項技術者易於獲得者』而無須寄存之微 生物」一節第⑴點規定無須寄存之微生物，包括在申 請日前已符合下列情事之一者：（i）商 業上公眾可 購得之微生物；（ii）申請前業已保存於具有公信力 之寄存機構且已可自由分讓；及（iii）熟 習該項技 術者根據發明說明之揭露而無需過度實驗即可製得之 微生物。被告於前開核駁理由先行通知書理由㈣中僅 述及「未於申請前寄存於國內指定之寄存機構」乙事 ，並未述及系爭案是否屬於不須寄存之例外情事。顯 見被告在此階段僅因系爭案未於申請前寄存於國內指 定之寄存機構之情事即逕予核駁系爭案，而根本未考 慮「本案是否為熟習該項技術者易於獲得而不須寄存 」（亦即「系爭案所揭示技術是否為非經過度實驗無 法取得載體或細菌」），直到被告於原處分理由㈣中 才又加上「……且本案所揭示技術非經過度實驗無法 取得載體或細菌，非屬易於獲得之微生物……」之情 事。因此，「本案所揭示技術非經過度實驗無法取得 載體或細菌，非屬易於獲得之微生物」係屬於新事實 ，而未在審定前通知原告申復，原處分顯然違反系爭 案審查時應適用之專利法第40條第2 項規定，致使原 告無法對前開情事適時提出申復或修正，其踐行的程 序即存有重大瑕疵，嚴重損害原告之程序利益。 4.原處分中未備具理由，原處分違反專利法第38條第2 項規
定，顯屬理由不備之違法。
按系爭案審定時應專利法第38條第2 項規定：「經審定不 予專利者，審定書應備具理由。」行政程序法第5 條規定 ：「行政行為之內容應明確。」另根據鈞院91年度訴字第 245號、91年度訴字第3368號、91年度訴字第3173號、92 年度訴字第1129號等判決均略謂：「如其理由空泛、未針 對該專利申請案如何不備要件具體論駁、未於理由中對當 事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或認定 事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備，均難謂為適 法之處分」，合先敘明。
⑴原處分理由㈢中指稱「申請專利範圍第1 項及其附屬項 10至14項，過於籠統廣泛，不符實施例合理支持範圍， 應依法不予專利。」惟被告於原處分理由㈢中並未提供 為何「過於籠統廣泛」或為何「不符實施例合理支持範 圍 」之具體理由。如前所述，「過於籠統廣泛」用語 係屬不確定之概念，必須藉由進一步指出其原因事實才 能瞭解其所指為何，被告於原處分理由㈢中並未說明 為何系爭案所請範疇「過於籠統廣泛」之原因事實。因 此，「過於籠統廣泛」之說法並不能被視為已備具理由 ，故原處分顯屬理由不備之違法。次按系爭案審定專利 法 第22條第3 及第4 項分別明定「第1 項之說明書， 除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、 發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術 者能瞭解其內容並可據以實施」與「前項申請專利範圍 ， 應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」。 該等法條規定並未提供被告僅基於實施例即可逕予核駁 系爭案之依據，且不得僅以實施例核駁專利申請案之見 解亦可參見最高行政法院89年判字第1469號判決，其中 該判決提及「如僅因未附實例而核駁專利之申請，則法 律未設此一明文；如謂未附實例致使熟習該項技術者即 無從瞭解其內容，故無法據以實施，因而不符合首開專 利法第22條第3 項申請專利要件，則未據說明因未附實 例致使熟悉該項技術者即無從瞭解其內容，故無法據以 實施之理由，原處分遽以駁回原告系爭專利之申請，於 法已有未合。」及「被告並未向原告發問或曉諭令其為 必要之聲明或陳述，以探求原告真意，而亦以『過度擴 張 』、『過於含糊籠統』或『並無實例支持』等不明 確、或不明確是否違法之概念為核駁理由，難謂無理由 不備之違法。」此外，根據被告91年12月所公布之生物 相關發明審查基準第1-8-16頁「2.4.為發明說明及圖式
所支持」第⑴點：「申請專利範圍應為發明說明及圖式 所支持，係指依據發明說明及圖式所揭露之內容判斷， 申請專利範圍不得超出其可支持之範圍。對於熟習該項 技術者，基於發明說明及圖式所揭露者，藉由例行之實 驗分析可擴及者，應認定為可支持之範圍。對發明說明 及圖式之揭露作顯而易知之修飾，亦屬可支持之範圍」 ，故是否充分支持應取決於熟習該項技術者基於整個發 明說明及圖式來決定而非僅是實施例。因此，「不符實 施例合理支持範圍」之說法並不能被視為已備具理由， 故原處分顯屬理由不備之違法。此外，原告已於92 年7 月17日所呈送之申復說明書第2 頁第㈡點第1 段陳述「 ……要達到功能上的標準，所必需的是起始密碼及下游 匣，其能夠與16SrRNA 反下游匣融接並互補，實例9清 楚的顯示下游匣序列對mRNA有效轉譯上扮演主要角色， 所以此實施例顯示該下游匣可以有效抑制細菌內蛋白 質轉譯」；第2 段陳述「……申請人附上Sprengart 等人之The downstream box：an efficient and independent translation initiation signal in Escherichia coli,EMBO Journal,15（3）：665-674 （1996）文獻，可進一步支持本申請專利範圍第1 項的 範圍，其中，該參考資料教示了細菌內作為轉譯起始訊 號之16SrRNA 3'端區域結構及下游匣功能，因為16SrRN A序列的高度保守性，本發明可適用於所有細菌，並不 限於本發明所舉例的菌種（諸如E. coli）， 證明各菌 種之間16SrRNA 序列高度保守性的文獻請參見．．．與E. coli 之16SrRNA 高度同源的細菌包括哺乳動物病原體 諸如Mycobacterium spi.及Legionella pneumophila ，甚至海洋動物之非病原共生體諸如Lingapensylvanic a及Bathymodiolus thermophilus，均具有高度保守性 的16SrRNA而適用於本發明。」；及第3 頁第3 段陳述 「 因為細菌物種間高度保守性的16SrRNA ，細菌反下游 匣的鑑認可以從GenBank 資料庫中搜尋該細菌的16SrRN A 核苷酸序列，在本領域已熟知決定16SrRNA 核苷酸序 列的方法有很多，描述適當方法學的參考文獻包括Lane 等人之．．．在本領域已知反下游匣是約為14個鹼基長 的核苷酸序列，位於16SrRNA 的3'端。透過GenBank資 料庫容易獲得16SrRNA 序列，反下游匣的鑑認識相當簡 單的工作。一旦被鑑認出，反下游匣可以與特定細菌（ 如E.coil）的已知反下游匣序列比較，一旦被鑑認，與 反下游匣互補的下游匣可以如說明書圖1 及圖2 所述被
構築並且併到適當的mRNA中，因此，申請專利範圍第1 項之範圍應是合理而能被接受的。」所以系爭案並無被 告所稱「過於籠統廣泛」之情事。而且，既然原告已 對所請範疇並未過於籠統廣泛之情事進行說明，被告理 應將其對於原告前開陳述依論理或經驗法則判斷後所作 之決定及理由告知原告，倘若被告不接受原告之陳述， 被告亦應將其不接受之具體技術理由告知原告。惟原處 分中完全未針對原告前開陳述提供任何其不接受之具體 技術理由，故原處分顯屬理由不備之違法。
⑵原處分理由㈣中指稱「申請專利範圍第15至23項，24 至32項，33項，34項，59項及60項等為DNA 、RNA 載體 或細菌等微生物本身或其利用，依法應於申請前寄存， 且本案所揭示技術非經過度實驗無法取得載體或細菌 ，非屬易於獲得之微生物，故本案不符專利法規定，應 依法不予專利。」惟被告並未提供為何「非經過度實 驗無法取得載體或細菌」之具體理由。而被告歷次 答辯書理由中，亦僅著重在「非經過度實驗無法取得」 之字面意義而未提供其據以認定系爭案相關微生物非屬 易於獲得者而必需寄存的具體理由。倘若被告認為系爭 案相關微生物非經過度實驗無法取得，則被告理應指出 熟習該項技術者在哪一個步驟會發生困難、哪裡無法重 覆實施或揭示不清楚導致需要過度實驗，或需要過度實 驗之步驟或方法。因此，「非經過度實驗無法取得」之 說法並不能被視為已備具理由，故原處分顯屬理由不備 之違法。另外，被告宣稱原告之申復理由中並無進一步 之說明或證明，實無法認定「該微生物為熟習該項技術 者易於獲得」。然而，被告前述說法並非事實。原告於 針對再審查案核駁理由先行通知書而於92年7 月17日所 呈送之申復說明書第4 頁第㈢點中已解釋為何系爭案之 微生物係屬易於獲得，其中原告已陳述「針對貴審於前 開核駁理由先行通知書說明3 中所提意見第⑷點，說明 書實例1 到9 說明了構築申請專利範圍第15-23 項的微 生物構築體、申請專利範圍第24-32 項的DNA 構築體、 申請專利範圍第33及59項的載運體、申請專利範圍第34 及60項的細菌以及其相關附屬項。為了證明轉形（tran sformation）E.coli CL83 的容易性，附上列舉的參考 資料，其係利用本領域已熟知的方法轉形E.coli CL83, J. Biol. Chem. 268：0000-0000 描述了取得RT基因之 CL83 株的應用。由前述參考文獻及實例1 、2 、9 及 說明書第51-55 頁描述的材料方法和質體構築，習於該
項技術者可以不需要過度實驗而容易的重複本發明得到 該微生物」。因此，被告宣稱原告之申復理由中並無進 一步之說明或證明，實無法認定「該微生物為熟習該 項技術者易於獲得」之論點與事實不符。況且，原告亦 於93年1月13日訴願理由書第5 頁第⑶點以下「．．． 根據說明書的揭示，那些製造本案微生物的方法對習於 該項技術者而言都是例行的程序，尤其，實施例1 至3 詳述了實驗步驟，足以讓習於該項技術者在許多細菌中 建構系爭案的質體。此外，質體的建構以及接下來插入 細菌中以製備蛋白質的方法都是習於該項技術者所熟知 的，附上Molecular Genetics of Bacteria第4 章．． ．」、93年4 月30日訴願補充理由書第4 頁第⑷點以下 「 ．．．訴願理由書中所說的『例行的程序』乃是強調 製造本案微生物的方法步驟依照說明書的揭示對於習於 該項技藝者而言是可以瞭解其內容並可據以實施的，那 些已被習於該項技藝者所熟知並經常使用的步驟不應當 被視為需要『過度實驗』．．．」、93年7 月15日行政 訴訟起訴狀第5 頁第⑷點以下「E.coli的16SrRNA 在許 多細菌中是高度同源且具保守性的，說明書提供了詳細 的解說及實施例，．．．例如說明書實例2 以及圖1詳