最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第00538號
上 訴 人 德商‧赫斯特─史林亞格夫公司
（Hoechst Schering AgrEvo GmbH）
（D-13509 Berlin，Germany ）
代 表 人 諾伯特‧史溫克（Dr.Norbert Schwenk）
漢斯‧瑞培爾（Dr.Hans Christoph Rippel）
訴訟代理人 林志剛律師
高山峯
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生
上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國93年9
月22日臺北高等行政法院92年度訴字第3355號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、被上訴人對本案之「再審查核駁審定 書」之審定理由第2點至第4點，其核駁不予專利之理由，僅 及於本案申請專利範圍第1項所請之化合物發明，並未及於 本案申請專利範圍第6頁之「製法發明」、第7項之「組成物 發明」、第8項之「控制或調節生長方法發明」、第9項之「 用途發明」、第12項「式II*化合物發明」、第14項「式X* 化合物發明」，以及第16項「式VIII化合物發明」等7個獨 立項發明。換句話說，被上訴人對於上揭之7個獨立項發明 ，顯然漏未審查，以致發生其再審查核駁審定在未備具該7 個獨立項發明不予專利的核駁理由之下，違法將該7個獨立 項發明一併核駁在內之情事，顯示原處分違反上揭專利法第 38條第2項及第39條第1項規定，實難謂原處分無違法。原判 決對上訴人之上述主張，未予以審酌，亦未為任何交待，原 判決有違背法令之情事。㈡、被上訴人在本案處於再審查程 序中時，雖曾依專利法第40條第2項規定，通知上訴人申復 （第1次通知申復）。但其通知之內容，卻是概括抽象內容 ，完全違反行政程序法第5條規定。上訴人當時雖以猜測其 意思的方式，參照本案說明書的實施例的例示，刪修本案之 申請專利範圍，但自認刪修後之範圍，已符合被上訴人在專 利實務上所普遍接受之範圍。豈知刪修後之範圍，仍不合被 上訴人之意，而被上訴人竟然在未再次通知上訴人申復之下 ，即逕行予以核駁審定。依照原判決之「再審查核駁理由先
行通知書概括抽象記載系爭案申請專利範圍過廣部分，不能 認系對再審查核駁審定書之理由，已踐行專利法第40條第2 項先行通知程序」的闡釋，被上訴人之上述第1次先行通知 行為，以及其後接著之再審查核駁審定原處分行為，即難謂 無違反行政程序法第5條及專利法第40條第2項規定。再者， 本案申請專利範圍第1項之化合物的「範圍」，在針對被上 訴人之第1次通知而提出申復時，上訴人已依照本案說明書 的實施例的例示，具體合理地自行刪修成如下表所示的「範 圍」。例如：係依照本案說明書的「Me（甲基）」實施例的 例示，修縮至「C1－C6烷基」之範圍（此C1－C6範圍乃為被 上訴人在專利實務上所普遍接受者），應無範圍過廣之慮， 只是因被上訴人早有成見，執意以「概括抽象理由」，使人 無從明白其意，而俟上訴人刪修後，再藉口刪修後之範圍過 廣，予以核駁。㈢、上訴人在90年7月4日之「專利申請再審 查理由書」中第3項第⑵點，早已說明：「引證案（JP00－ 000000）之式（I）結構式亦廣義地定義在苯基上可以有下 R1R2、X與磺醯基共4個取代基，但並未特別限定在如本案1 、2、3－取代。所以雖然本案化學結構式包含在此先前技藝 中，但是更重要的是此引證案的所有實例均未有本案特定1 ，2，3－取代苯磺醯基脲之例示。故本案亦已符合選擇發明 在技術內容方面之要求」。從上述可知被上訴人在其「訴願 補充答辯」中所列（1）至（4）點化合物各取代基之定義， 乃是未具體記載本案特定取代位置之化合物各取代基之定義 。當知除了各取代基之定義，各取代基之位置亦是構成一個 化合物的要件。由此可見，本案所謂之「特定取代之1，2， 3－經取代苯磺醯基脲」化合物並未涵蓋於」JP00－000000 專利案中，故原判決上述所謂與本案相同乙節，完全不符事 實，難謂原判決在認定事實方面無錯誤。㈣、本案申請專利 範圍第1項之化合物，具有較引證案為佳之除草活性，這可 從上訴人之91年6月10日「申復說明書」附件之比較性「補 充功效數據」獲得證明。在此「補充功效數據」中，列有： 本案申請專利範圍第1項所請之「10個化合物」。分別為說 明書中實例編號為l．15、1．25、1．17、1．21、1．107、 1．131、1．l15、1．349、1．179與1．335等10個化合物。 引證之EP0000000對應案US0000000的說明書實例中編號126 化合物。引證之JP00－000000對應案EP0000000的說明書實 例中編號為1．26化合物。根據此「補充功效數據」所顯示 之數據比較，可以看出本案申請專利範圍第1頁之化合物可 達約70－100%的除草功效，而引證案則只有30%以下之功效 ，故本案申請專利範圍第1項之化合物之進步功效十分具體
明確，可見本案申請專利範圍第1項之化合物具有「進步性 」。由此可見，原判決認定本案申請專利範圍第1項之化合 物不具進步性，在認定事實方面顯然有錯誤，自難謂原判決 無違背法令。㈤、本案申請專利範圍第1項之化合物的取代 情形，可以下列通式（Ｉ）表之。引證案（JP00-000000） 說明書之實例編號1.11至1.19，1.22，1.23，1.25至1.27， 1.31，1.32，1.34，1.35，1.40，1.43，1.46，2.14，4.08 至4.29，4.32，4.33，4.35，4.36，4.37，4.46，4.50與4. 53的化合物，係1,2,6─3取代，其中最近似於本案者可以下 列通式（II）表示之。另引證案說明書之實例編號5.15化合 物，係1,3,6─3取代，而以下列通式 (III)表示之。引證案 之其餘化合物則為二取代。從下表中，可以很明顯地看出， 引證案並未具體記載本案特定取代位置之情形，當然亦未具 體記載本案申請專利範圍第1項之化合物。由此可證明本案 申請專利範圍第1項之化合物並未涵蓋於引證案（JP00－000 000）中，故本案申請專利範圍第1項之化合物顯然具有新穎 性。由此可見，原判決認定本案申請專利範圍第1項之化合 物不具新穎性，在認定事實方案顯有錯誤，自難謂原審判決 無違背法令。至於原判決中另引述被上訴人之說法，認為「 選擇發明」其選擇應為選擇少數個已知發明之上位概念化學 結構，而其具有非顯而易知之功效用途乙節，前者（指「選 擇已知發明之上位概念化學結構的個數」問題），在專利審 查基準中並無選擇個數之限制規定；後者（指「非顯而易知 之功效用途」問題），為選擇發明是否具有進步性問題，實 無關「選擇發明」之定義，與發明是否符合「選擇發明」之 定義完全無關，兩者係各別的兩件事，並非符合「選擇發明 」定義之發明必定具有進步性。被上訴人所以會有上述之該 項錯誤說法，實出於其根本不明瞭何謂「選擇發明」所致。 為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：被上訴人未提出答辯狀。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：經查，系爭案 原申請專利範圍所界定之式（I）化合物，敘述籠統且範圍 過廣，難由說明書實施例合理支持其確可合成並具功效，且 其所請化合物及其用途，已見於引證1及引證2專利案中，不 具新穎性；業經被上訴人以90年3月5日之智專二（五）0105 4字第09083003649號專利核駁審定書通知上訴人，是系爭案 申請專利範圍應縮限至何範圍，上訴人由引證1及引證2之比 較中，應可推知，尚難謂被上訴人未明確告知；何況申請專 利範圍之化合物過廣，被上訴人又焉能一一指明，豈非強人 所難。次查，上訴人申請再審查時雖稱本案為「選擇發明」
，惟所謂選擇發明，在技術內容方面係指選擇包含於已知發 明之上位概念化學構造式之下位概念發明，其選擇應係為選 擇少數個已知發明之上位概念化學結構，而其具有非顯而易 知之功效或用途者；但本案選擇了數十個化合物合成，而卻 請求成千上萬個化合物之專利，包含許多在本案亦未實際合 成之已知發明之上位概念化合物，顯與「選擇發明」之定義 不合；再就發明之功效方面，由上訴人所提說明書及90年4 月4日補充之實驗數據，難以說明成千上萬個化合物均「在 質或量上能創製非顯而易知之突出功效、性質或用途」，故 本案尚難認其為選擇發明，且已有相同之技術內容公開在先 ，自不能給予專利。又上訴人嗣於91年6月10日補充資料雖 已大幅縮減申請專利範圍，並辯稱所選擇之化合物為引證案 「所未具體揭示」，且經試驗證明較之引證案有顯著增進功 效云云；然查，該修正之申請專利範圍，其中化合物仍有許 多係涵蓋於引證案中，以引證2為例：①本案之R為引證2之R 為-COQR時且Q為氧時之R，而R為氫、烷基或烯基，與本案之 R相同。②本案R、R為引證2之X為－NRR基時，其R、R為烷基 等時與本案R、R同。③本案之Z為引證2中之E，均代表CH或N 。④本案之X、Y為引證2中之R、R，其為烷基與烷氧基時， 與本案相同。就涵蓋於引證案之部分而言，本案所請之化合 物、其製法及其用途實已喪失新穎性；此外，本案修正之申 請專利範圍，其中所述之基團相互排列組合所成之無數化合 物，大部分化合物同樣亦未具體揭示於本案說明書中，亦無 法由說明書及補充之試驗數據證明該等範圍內之化合物均可 合成且普遍具有較引證1、2有突出或非顯而易知的功效，就 此點而言，亦難認所選擇之化合物具有進步性；本案所請化 合物涵蓋範圍既已超出其所選擇具增進功效之特定化合物之 範疇，選擇發明難以成立，且所請化合物、其製法及其用途 仍屬已涉及引證1、2之技術範疇，故本案申請專利範圍均不 具新穎性與進步性，不符發明專利要件。綜上所述，本件上 訴人起訴意旨，並非可採；系爭案確已違反核駁審定時專利 法第20條第1項第1款及第2項、第22條第3、4項之規定。從 而，被上訴人所為本件仍應不予專利之處分，洵無違誤，訴 願決定予以維持，亦無不合。上訴人仍執前詞，訴請撤銷訴 願決定及原處分，並命被上訴人應准本案發明專利，均無理 由，應予駁回。因而為上訴人敗訴之判決。
四、本院按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業 上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利核駁審 定時專利法第19條暨第20條第1項所規定。惟其發明如「申 請前已見於刊物或已公開使用者」或「係運用申請前既有之
技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不 得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1項第1款及第 2項所明定。又同法第22條第3、4項亦明定，申請發明專利 之說明書，應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指 明於申請專利範圍，並應載明有關之先前技術、發明之目的 、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容 並可據以實施，否則，即難認其符合專利要件，而不得依法 申請取得發明專利。上訴人於民國89年2月10日以「苯磺醯 基脲，彼之製法以及彼作為除草劑與植物生長調節劑上之應 用」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000 號予以審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查，案經被 上訴人於91年12月10日以（91）智專三（四）01019字第091 87002014號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。 上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟 。查系爭第00000000號「苯磺醯基脲，彼之製法以及彼作為 除草劑與植物生長調節劑上之應用」發明專利申請案，原申 請專利範圍所界定之式（Ⅰ）化合物，敍述籠統且範圍過廣 ，難由說明書實施例合理支持其確可合成並具功效，且其所 請化合物及其用途，已見於引證一及引證二專利案中而不具 新穎性，被上訴人於90年3月5日以 (90)智專二 (五)01054 字第09083003649號審定書予以核駁；上訴人乃於同年4月4 日以系爭案已符合選擇發明在技術內容方面之要求申請再審 查，並於91年6月10日補充資料及大幅縮減申請專利範圍， 經被上訴人再審查結果，以系爭案所請化合物仍代表一大群 化合物，其涵蓋範圍已超出選擇發明所選出具增近效果之特 定化合物的範疇，且其中許多化合物已為引證案所具體揭示 ，難符發明專利之要件，而於91年12月10日以 (91)智專三 （四）01019字第09187002014號再審查核駁審定書予以核駁 ，上訴人提起訴願、訴願決定仍維持原處分。原判決認系 爭案原申請專利範圍所請化合物及其用途，己見於引證一及 引證二專利案中，不具新穎性，而上訴人申請再審查時指本 案為選擇發明，但本案選擇了數十個化合物合成，卻請求成 千上萬個化合物之專利，選擇發明難以成立，且所請化合物 ，其製法及其用途仍屬已涉及引證一、二之技術範疇，故本 案申請專利範圍均不具新穎性與進步性，不符發明專利要件 ，系爭案既已違反核駁審定時專利法第20條第1項第1款及第 2項、第22條第3、4項之規定，則被上訴人為不予專利之處 分，訴願決定予以維持，均無不合。因而併予維持，並駁回 上訴人在原審之訴，經核於法並無違誤。上訴論旨仍執前詞 ，就原審有關系爭案與引證案比較，系爭案不具進步性與新
穎性之採證認事之職權行使，指摘其為不當，聲明廢棄原判 決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 4 月 20 日 第一庭審判長法 官 葉 振 權
法 官 林 茂 權
法 官 陳 秀 美
法 官 劉 鑫 楨
法 官 梁 松 雄
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 95 年 4 月 24 日 書記官 郭 育 玎