臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第六三八一號
原 告 挪威商‧密蘇特斯股份有限公司（Mistex Holding AS）
代 表 人 甲○○○○○
Dag St
訴訟代理人 蔡淑美律師（兼送達代收人）
複代理人 丙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 己○○
參 加 人 澳洲商．發明技術股份有限公司
代 表 人 乙○○○○
訴訟代理人 戊○○
桂齊恆律師（兼送達代收人）
丁○○
右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年九月十三日經（九○）
訴字第○九○○六三二二四七○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨
立參加訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國八十七年二月十三日以「MISTEX」商標，指定使用於當時商標法施行 細則第四十九條第九類之消防器材、滅火器、消防車、消防泵、消防用自動灑水 器、水霧滅火器材等商品，向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改 制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第八四九八六二號商標（ 下稱系爭商標），嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第十四款 之規定，對之申請評定，經被告審查為申請成立之處分，原告不服，提起訴願， 經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告以審定第八四九八六二號「MISTEX」商標，指定使用於商標法 施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之商品，其商標圖樣有否相同 或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有 契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，而構成商標法第三十七 條第十四款之違反？
㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人 因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者， 不得申請註冊，為商標法第三十七條第十四款所明定。惟其適用係指因契約、 地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而搶先註冊者為限。上述條款 之適用，須具備下列二項要件，始有適用餘地：㈠二商標構成相同或近似；㈡ 雙方當事人間有任何可能之往來關係而知悉「他人」商標之存在而搶先註冊。 準此，倘若該商標為雙方所共用、共有，或是已得該他人同意者，則應無上開 法條之適用，其理甚明。參加人謂本條規範之立法目的在於禁止抄襲而來之商 標僥倖獲准註冊，故只要證明確為商標創用人或先使用人即可並不以在本國有 先使用之事實為必要，惟原告並非抄襲他人之商標而冀圖獲准註冊，此其一也 ；且雖參加人主張其為商標創用人，惟此後既因情事變更，而形成原告與參加 人之子公司共有「MISTEX」商標之態樣，則原告既亦為系爭商標之所有人，則 參加人之於原告，乃共有人，自非屬前揭法條中所謂之「他人」，此其二也。 是本件與前揭法條所規定之構成要件並不相當，且本件既不符合前揭法條本文 之規定，自亦無庸進一步探究是否存在該條但書所規定之除外情形。 ⒉系爭商標及相關商品，固為參加人主張其自一九九三年起即首先創用，惟此後 因雙方合資關係的建立，而形成原告與參加人之子公司共有「MISTEX」商標之 態樣，亦是不爭之事實。此一過程可溯自原告之創辦人暨董事之一，Peter Strandberg於一九九五年與參加人之子公司英商‧Phirex UK Limited（下稱 PUKL）合作關係之建立，按Peter Strandberg本為一滅火系統之技術研發者， 由於Peter Strandberg在接觸上開滅火系統技術之過程中，發現其噴頭部分設 計不良，致實用性不佳，故於一九九五年二月間，向當時在挪威之相關業界享 有盛名之Dag Strorm Halvorsen（即原告之另一創辦人，亦為本件之代表人） 尋求合作，希望透過噴頭之改良來提高該滅火系統之性能及實用性。該年六月 ，PUKL以及Peter Strandberg所獨資成立之公司Sprinlklerhuset AS（下稱 SAS）簽訂了一份代理合約（Agency Agreement）。自上述合作關係形成之後 ，MISTEX滅火系統之最重要部分–即改良式噴頭均係由Peter Strandberg提出 改良之構想與方案，而由Dag Storm Halvorsen將其構想予以實作並生產製造 ，事實證明Peter Strandberg以及Dag Storm Halvorsen成功地改良MISTEX滅 火系統，大大地提高了其實用性。這項改良在一九九六年一月二十六日的Han ger Fire Protection會議中公開發表並由Peter Stranndberg負責講解其技術 ，而是項改良之重要性亦在稍後由PUKL以及SAS所共同發布的新聞稿予以肯定 。該年二月，SAS與PUKL形成合資企業（Joint Venture）。根據資料顯示，參 加人之子公司PUKL並無能力製造MISTEX噴頭，否則何須向Dag Storm Halvorsen
所有之Ing. Storm Halvorsen A/S或Sprinklerhuset AS訂購噴頭，且所有測 試均係由Ing. Storm Halvorsen A/S及SAS進行，是以當此階段，參加人既無 力自行改良其原本實用性不佳之MISTEX滅火系統，而需藉助於原告之創辦人 Peter Strandberg、Dag S torm Halvorsen等之技術，則其以相關智財權之共 享以作為雙方合作之誘因，亦非屬不可想像。參加人指稱原告所述諸多背離事 實，又以消防器材產品包含各個部分為由，而意圖抹煞Peter Stra ndberg對 參加人產品之卓著貢獻，原告爰提出下列文件，以資佐證： ⑴參加人代表人Matthew Bebich於一九九八年三月四日致Peter Strandberg函 ，信函中提及收訖Peter Strandberg所簽署之委任書，亦提及關於噴頭部分 之全球發明專利申請事宜，值得注意的是，在函中Matthew Bebich特別關切 關於該噴頭發明專利權之讓渡事宜（the Devolution of Right to this in vention） 。按參加人既主張原告所據以主張之一九九六年九月三日之合約 業已於一九九七年間終止，且參加人為系爭商標之相關智財權所有人，何須 與當時已無契約關係之Peter Strandberg論及專利發明讓渡之問題，又何須 汲汲營營於該噴頭發明專利之取得，此足以證明Peter Strandberg對MISTEX 滅火系統之噴頭享有專利權，而基於該噴頭對MISTEX滅火系統之重要性，使 得Matthew Bebich至一九九八年，雖其已主張終止代理關係（一九九五年六 月十三日）仍意欲取得該項噴頭之專利，此亦足以證明該噴頭部分實為MIST EX滅火系統之最重要部分。
⑵參加人聲稱消防器材產品包含各個部分，而參加人亦經常將不同之部分由不 同之廠商進行測試，果如是，則參加人與原告於合資關係存續期間各自就其 開發部分進行測試，本不足為奇，不足作為否定Peter Strandberg就本件 M ISTEX 滅火系統有卓著貢獻之遁詞，參加人復聲稱提供所謂部分參加人自行 或透過子公司委由他人測試之信函以供本院參酌，從訴訟上攻擊防禦之常理 而言，參加人既言此等資料僅係部分證據資料，自當精銳盡出，提供具有關 鍵性之重要證據資料，以期一舉推翻原告之論點，此乃當然之理。惟從合資 關係形成之時間點而言，參加人所提供之資料竟有於合資關係形成前之測試 報告混雜其間，參加人於合資關係建立前由其所進行之測試，本屬天經地義 ，參加人若非窮於舉證，何須以此等對釐清案情事實毫無價值之證據資料充 數。從專業技術之觀點而論，一項安全系統（如本件之滅火系統）從產品的 開發到實際問世，必須經過具有公信力之安全認證機構之種種測試，唯有通 過此等專業認證機構所設立之種種嚴格標準之後，方能於市場上推廣行銷， 而一個安全系統的優劣與否，亦可由其測試數據加以檢驗，而此等專業認證 機構之測試，需由產品之提供者付費。原告所稱之斥資進行測試，意即在取 得此等安全機構之認證，並希望藉由其優異的測試數據來提昇第二代MISTEX 系統的市場價值。然經過相關技術與從業人員仔細審視參加人所檢送之證據 資料，自右下角頁碼標識25至65之所謂報告，根本係參加人公司內部之測試 報告，此觀之該等報告頁首之標示自明，是以其非屬前述需付費之安全認證 測試，此等證據資料亦與參加人所謂將不同之部分由不同之廠商進行測試之 說辭不符；而頁碼67至95之所謂報告，則係參加人向一家名為STACE 之公司
購買鋼瓶，此一鋼瓶係MISTEX滅火系統之供壓設備，但並非技術核心，因此 類細水霧滅火系統最重要之部分仍在於噴頭設計之良窳，而此等設計需要精 密的計算、優越的技術與設計能力方能達成，並委由DNV （為一專業認證機 構，但亦為廠商提供其他相關服務）裝填鋼瓶內之氣體（如氮氣或二氧化碳 ）後，由DNV 所進行之測試及收取裝填氣體服務費用之發票，亦非屬前述需 付費之安全認證測試；至於頁碼標示100之證物，雖係由專業認證機構VTT所 出具之發票，惟Peter Strandberg既亦列名於付款人中，則此一由參加人所 提供之證物恰足以證明原告所稱Peter Strandberg斥資進行測試非屬虛偽妄 語。至於頁碼 101之證物，則係參加人公司內部匯款之文件，匯款人為參加 人之子公司Phirex Australia，受款人則為參加人之代表人Matthew Bebich ，根本係與前述專業認證測試不相干之文件。從上開分析可得知，參加人所 列舉之所謂部分證據資料，並不可採，唯一屬專業認證機構之測試報告又恰 好證明Peter Strandberg所言之真實性，而參加人就測試報告之窮於舉證， 亦足以證明第一代之MISTEX滅火系統因缺乏專業機構之認證，有其性能上之 疑慮，事實上，因第一代MISTEX系統的性能不佳，根本無法在市場上順利推 廣，參加人之子公司甚至因此瀕臨破產邊緣，而使其代表人Matthew Bebich ，萌生放棄MISTEX系統之念頭，而在Peter Strandberg參與改良後，並積極 地將此產品送往專業機構取得安全認證，方使MISTEX滅火系統，得以在市場 上順利推廣。
⑶又參加人如否定Peter Strandberg改良之噴頭對MISTEX滅火系統之卓著貢獻 ，則應證明其有自行開發生產該等噴頭之能力，至少對該等噴頭之技術規格 有通盤徹底之瞭解，然而事實顯示參加人根本無此能力，否則其何須透過 Peter Strandberg向Ing. Storm Halvorsen A/S訂購該等噴頭，且其何以須 致函Peter Strandberg或Dag Storm，請求解答技術規格之問題，甚至對該 噴頭之形式也不知，參加人在事實上在技術上仰賴原告之處甚多，又亟欲 Peter Strandberg讓渡其發明專利，另一方面卻又聲稱對此等貢獻並無酬庸 之必要，顯有矛盾。
⒊參加人指稱原告並非原告所引據之一九九六年九月三日之合約當事人，惟查該 當事人擁有Sprinklerhuset AS 獨資企業之所有人Peter Strandberg於二○○ 一年二月一日溯自一九九七年其關於MISTEX之所有權利移轉予原告之聲明書， 是原告當然得以引據該合約主張關於其就系爭商標權利。其次，參加人自承英 商PUKL為其子公司，故在澳洲以外地區，PUKL即為參加人之代表；且PUKL的負 責人Matthew Bebich同時亦為參加人公司之負責人，參加人並曾以「Phirex Australia」名義授權Matthew Bebich為其海外代表，是就法律形式上而言， Matthew Bebich自可完全代表參加人，其以PUKL即參加人之海外公司名義針對 參加人「MISTEX」商標於一九九六年九月三日合約中所認可之權利共有事實狀 態，對外產生拘束參加人之法律效力。再者，原告已多次說明其共有系爭商標 的權利係來自於其創辦人Peter Strandberg，是由該合約自可獲致參加人已和 原告共有系爭商標權之結論。至於參加人所稱系爭商標共有之型態如何，所涉 及商標共有人權利範圍等，未見任何書面之文件或約定云云，實則起因於參加
人負責人明知第一代 MISTEX 滅火系統無法在市場上順利推廣，而 Peter Strandberg所改良之第二代MISTEX滅火系統則甚具市場潛力，因此一方面答應 與Peter Strandberg共有該系統之所有智慧財產權，並以共同推廣該第二代 MISTEX滅火系統作為雙方合作之誘因，但又不願與Peter Strandberg就共有智 慧財產權部分簽訂明確協議，僅告知Peter Strandberg在對第三人推廣授權時 ，僅需將二者共有權利之事實敘明即可，Peter Strandberg以為如此即已有完 全之法律效力，是以未進一步要求個別針對共有權利再另訂契約，如今卻被參 加人執以作為辯詞，否則不需在一九九六年九月三日以及一九九七年一月二十 二日之兩份對第三人之合約之序言中二度宣示雙方共有權利之事實。 ⒋查參加人質疑Peter Strandberg與參加人為『MISTEX』商標之共有人，其對商 標之專用或申請即應享有一半之權利，為何其竟以原告之名義在本國獨占商標 專用權云云，實則二者因合作關係終止後，共有狀態未分割，已形成各自都可 在世界各國使用的情形，而按民事上權利義務關係如何劃分，乃兩造針對「MI STEX」商標專用權是否另案提起民事訴訟加以解決之問題，且其適用之準據法 為何國法律，容有探討餘地，惟無論如何，對於原告依共有人身分合法申請商 標專用權之行政程序應無影響，且已無商標法第三十七條第十四款規定之適用 可言，更何況在挪威、英國、荷蘭等國家，原告已取得系爭商標之註冊，參加 人如自認其係系爭商標之創始及專用權人，何以不在該等國家，尤其是原告所 屬國挪威提出干涉，而僅選擇於美國及香港提出異議，又參加人指稱其在美國 及香港提出之異議均已獲致有利之結果，惟事實上並非原告無力提出反證，而 係基於市場開發成本之考量而消極放棄，例如在美國，係原告經評估後，認為 在該國因競爭對手眾多，市場已趨飽和，至於香港則係因市場過小等因素而認 為無開發市場價值後自動予以放棄，並非如參加人所述係基於其干涉下所獲得 之有利結果。
⒌參加人復指稱原告所舉一九九六年九月三日之合約，其簽訂之目的在於商品製 造及市場開拓之授權，並非關於商標共有之合意表示，而否定原告所舉合約作 為其擁有註冊「MISTEX」商標之合法權源。惟探究該份合約之主要意旨，乃係 將「MISTEX」相關權利授權給第三人，其所授權者並非商品，而係關於MIXTEX 滅火系統之相關技術，是該份合約本質上為一技術授權契約，因此究竟何方擁 有何等權利可對第三人加以授權，自屬此等合約首先必須敘明之事項，再從技 術授權合約之實務面而言，由於智慧財產權之排他性，唯有對於被授權之技術 享有權利之人，始有在此等技術授權契約上具名授權他人之權利，是 Peter Strandberg既在該份合約中簽名，自屬對該等技術之相關智財權享有權利之人 ，此乃技術授權契約實務上之基本原則，何況契約中亦確實明白宣示Peter Strandberg為MISTEX之相關智財權利之共有人。參加人辯稱此乃行銷上之策略 ，此一說辭與實務操作之概念不符，且參加人既陳稱商標權利之分享係何等重 大決定，焉能不簽署正式之書面文件，則參加人與原告共有商標之情形如非事 實，以參加人代表人Matthew Bebich於締約之際謹慎將事之性格，根本不可能 因行銷上之便利而隨意記載授受。更何況參諸過往參加人代表人Matthew Bebich諸多為行銷而締約之資料，其對於權利之歸屬每每毫不含糊，且錙銖必
較，唯一之例外即係對於參加人之子公司與Peter Strandberg間之商標共有之 事實及共有型態模糊其詞，含糊以對，一方面提供Peter Strandberg與其合作 之誘因，一方面又預留日後拆夥後獨享權利之空間，此種選擇性的謹慎與模糊 ，純以自身利益作為考量依據，不足取法。
⒍另就「Trade name」意涵之部分，參加人所附資料僅供一般性參考，仍應依具 體個案之情形而加以判斷，特別是本案，應自前後文及參加人過去之締約習慣 用語等來加以通盤考量。準此，Trade name在此確實代表使用於商品上之商標 名稱，而非商業名稱。至於以「MISTEX」是否取得商標註冊而將其分為取得前 稱為Trade name；取得商標註冊後稱為Trademark Name之說法亦是狡辯，參加 人辯稱「MISTEX」商標係於一九九五年十一月二十四日獲准註冊，在此之前， 並未使用Trademark 字樣，然事實上，在一九九五年六月十三日其尚未取得註 冊時之代理合約中，參加人即有將Trade name與Trademark name分列之記錄。 尤有進者，連參加人之代表人Matthew Bebich忽而指稱其為一廣泛之名詞，忽 而在訴訟代理人之誘導下陳稱所謂之Trade name乃指Shop name （即商號名稱 ），事後對trade name是否為商號名稱又未置一詞，說辭反覆，其所圖者無非 係選擇最有利自己之論點而為陳述而已。另原告與參加人之關係既如前述，已 從代理關係躍為合資及共有智財權之關係，則參加人片面終止代理關係，根本 無關宏旨，不具任何法律上意義，原告不須回應，而其對第三人主張解除一九 九六年九月三日之合約亦只發生與第三人消滅授權關係之法律效果，對於和原 告之權利共有關係則不生任何影響。又參加人援引一九九五年Peter Strandbe rg代表 SAS與PUKL簽訂之代理合約，乃屬兩造於代理關係時期所締結之合約， 是PUKL以參加人子公司之名義所表示所有之智產資訊、技術、方法、商業秘密 、商號名稱、商標、圖形、研發製造及行銷的所有權、秘方及與本產品有關或 或研發製造供應及行銷之相同或不同之資訊或技術保留權利云云，均僅係就當 時代理關係所為之規範，而不及於嗣後之合資關係，故殊不值作為否定原告為 「MISTEX」商標之共有人之依據。
⒎被告及原訴願決定機關認為參加人曾於國內之「消防型錄」、「工業消防誌」 、「火－專業防火雜誌」上刊登廣告，堪認參加人於原告申請註冊前已有先使 用系爭「MISTEX」商標之事實，然而該廣告均為於境外之外文資料，並不能證 明參加人在國內有更早使用系爭商標之事實，亦不能證明系爭商標之商品有進 口至國內並於國內銷售販賣。
㈡被告主張之理由：
⒈商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，不得 申請註冊，為商標註冊時商標法第三十七條第十四款前段所明定。又該款規定 之適用，除以相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標之客觀要 件外，尚須兼具申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係， 知悉他人商標存在，申請人復未徵得該他人同意，搶先申請註冊之事實要件始 足當之。又該契約、地緣、業務往來或其他關係，應由先使用人具體舉證申請 人確實因該關係知悉系爭先使用商標之存在。
⒉查參加人（又以PHIREX AUSTRALIA名義對外營業）早於西元一九九三年即授權 其代表人Matthew Bebich與英國PHIREX U.K.LIMITED訂立海外公司合約書，自 此該公司被視為參加人之分公司，專門開發MISTEX商標之產品市場，並以該公 司名義於一九九四、一九九五年在「消防型錄」、「工業消防誌」、「火–專 業防火雜誌」刊登廣告，堪認系爭商標八十七年二月十三日申請註冊前，參加 人已有先使用系爭「MISTEX」商標於滅火器材商品之事實，再查原告公司副總 經理Peter Strandberg原為案外人挪威商SAS之董事，於一九九五年間代表SAS 公司與參加人英國分公司PHIREX U.K.LIMITED訂定「MISTEX」系列滅火器材代 理合約，且雙方就產品報價乙事，並有多次信件來往，足見原告因與參加人間 具有契約、業務往來關係，而知悉參加人使用在先之「MISTEX」商標之存在， 凡此有參加人檢送之往來文件、雜誌報導、廣告型錄、代理合約等證據資料影 本附卷可稽。從而原告無正當事由以相同之外文「MISTEX」作為系爭商標圖樣 申請註冊，指定使用之消防器材，滅火器，消防車，消防泵，消防用自動灑水 器，水霧滅火器材商品，與參加人先使用之滅火器材商品，復屬性質類似之商 品，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。 ⒊至原告辯稱系爭商標之權利係來自於Peter Strandberg之同意而持有，而 Peter Strandberg與英商PHIREX U.K.LIMITED曾合作數年共同致力於發展滅火 系統，一九九六年英商PHIREX U.K.LIMITED與 Peter Strandberg 及 Bjorn Gregersen Skip AS曾共同簽署授權合約，合約中明白揭示Peter Strandberg 與英商PHIREX U.K.LIMITED共同擁有該滅火技術以及智慧財產權包含產品設計 、商標名稱等語，惟查Peter Strandberg之權利係來自於參加人之分公司英國 PHIREX U.K.LIMITED之授權，且據原告所附之授權合約及檢送之英國PHIREX U.K.LIMI TED與Sprinklerhuset AS合約影本觀之，該等合約充其量僅能證明 雙方曾有共同投資開發行銷MISTEX系統，然並未載明雙方共同擁有「MISTEX」 商標專用權，是原告執其權利係來自於Peter Strandberg之同意及僅有共同投 資開發關係之授權合約，尚難作為其與參加人共同擁有「MISTEX」商標專用權 之證據，況雙方已於一九九七年結束合作關係，原告應無再使用「MISTEX」商 標之權源。
㈢參加人主張之理由：
⒈原告不否認參加人為「MISTEX」商標之創用人，對參加人首先使用「MISTEX」 商標於商品之事實亦未表示異議，僅表示參加人先使用之事實並非發生在本國 ，惟此等抗辯實係不了解法條制定之精神所致，蓋商標法第三十七條第十四款 規定，商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申 請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 者，不得申請註冊，其立法目的在於禁止抄襲而來之商標僥倖獲准註冊，故只 要證明確為商標創用人或先使用人即可，並不以在本國有先使用之事實為必要 ，是原告理由與法條所規定之構成要件並不相當，乃無謂之爭辯，殊不值斟酌 。至其一再強調，乃謂Peter Strandberg對參加人有卓著貢獻及「MISTEX」商 標因技術合作而形成共有之狀態，然則原告始終無法提出參加人主動、直接、 明示其為「MISTEX」商標共有人之具體證據或文件，所舉證者，僅乙份一九九
六年九月三日以開拓市場為目的，參加人子公司與代表SAS 之Peter Strandbe rg共同與第三人所簽署之合約，原告執其中「joint and equal owners of… …trade names」 等字樣，謂參加人已授與其共有商標之權利，然此全屬原告 之說法，根本不足採信，蓋不僅證據之本身證明力薄弱，且與事實全然不符， 原告欲藉此做為其搶註參加人創用商標之遁詞，徒顯現其強占他人商標之不良 居心。
⒉商標法第三十七條第十四款其但書規定：「但得該他人同意者，不在此限。」 然所謂同意者，係指他人以明白、直接之意思表示，同意商標申請人在本國申 請商標之謂，是若缺乏直接而明白之意思表示，或意思表示之內容根本非針對 同意商標註冊之申請而為，則非法條但書所規定之同意表示，當然不足以阻卻 商標註冊不法之事實。查原告對於被告認定系爭商標構成前揭條款適用之處分 理由，並無太多爭執，僅以「MISTEX」商標乃因技術合作而形成與參加人之子 公司共有之狀態為由抗辯，姑不論所謂之共有關係存在與否尚有爭執，就法條 之規定言之，原告自始未能提出參加人同意其申請註冊系爭商標之具體、直接 證明文件，是不符但書所規定之情事至明，且系爭商標確與參加人先使用於同 一或類似商品之商標相同，原告確因其創辦人之一與參加人子公司有業務往來 ，因而知悉此參加人商標之存在，乃以之申請註冊。是本案之情形完全符合商 標法第三十七條第十四款所規定之構成要件，而無具體文件證明有但書所規定 之情事，則系爭商標之註冊應評決無效，確無任何疑問。 ⒊原告所主張之共有狀態而論，參加人自一九九五年以「MISTEX」商標在澳洲獲 准註冊以來，從未與他人共有商標，亦不曾允許他人以參加人所創用之商標在 任何國家申請註冊，是原告雖舉證一九九六年九月三日之合約，惟該合約係由 英商PUKL、Peter Strandberg及Bjorn Gregersen Skip AS 三人所簽署，既非 由參加人以自己名義所參與之合約，原告亦非該合約之當事人，則又如何據該 合約即謂非簽約人之參加人已將自己獨有之權利授予亦非簽約人之原告所分享 ，原告企圖以該合約之內容如何，瓜分參加人一向獨有之權利，顯欠缺合法、 合理之依據，況且原告既未能提出雙方為商標共有所簽署之具體文件，則若果 有商標共有之事實，其共有之型態如何，雙方權利或因商標所得之利益如何劃 分，任一方是否有獨立處分商標之權利，任一方是否得為獨立之權利人在本國 或其他國家申請商標註冊，任一方以自己或他人名義在任一國家申請註冊「MI STEX」商標，是否應得另一方之同意，凡此均直接牽涉商標共有人權利之範圍 ，為何未見任何書面之文件或約定，Peter Strandberg自稱為商標共有人，何 以無法提出絲毫關係權利內容之具體文件，足證原告之主張及證據內容之薄弱 ，根本不值採信。原告既聲稱Peter Strandberg與參加人為「MISTEX」商標之 共有人，其對商標之專用或申請即應僅享有一半之權利，則為何竟以原告之名 義在本國獨占商標專用權，為何未徵得亦為權利人之參加人之同意，為何在本 國或其他國家之商標權利均未與參加人共享，顯見原告縱以商標共有做為系爭 商標不被評定無效之遁詞，然仍無法證明其以系爭商標申請註冊確出自合法、 完全之權源，系爭商標之註冊明顯有違於商標法第三十七條第十四款之規定。 實者，由於原告不斷於不同國家搶先申請註冊參加人創用之「MISTEX」商標，
已造成參加人無端之困擾，乃先後對原告註冊於美國及香港之「MISTEX」商標 提出干涉，均獲有利之結果，是原告所稱參加人未加以異議之說，並不可信， 況若原告握有參加人同意其在任一國家申請商標之證據，何以未能提出證明。 ⒋原告所舉一九九六年九月三日簽訂之當事人共有三方：參加人子公司PUKL（Ａ 方）、Peter Strandberg（Ｂ方）及 Bjorn Gregersen Skip AS（Ｃ方），合 約之簽訂目的在於商品製造及市場開拓之授權，並非關於商標共有之合意表示 。由於Peter Strandberg所代表之SAS 於一九九五年六月十三日即與參加人子 公司PUKL簽署代理合約，雙方原即存在代理關係，其利害關係一致，故以共同 之立場與第三簽約人（Ｃ方）相對應，此乃行銷上之策略，不得據此即謂PUKL 與Peter Strandberg間存在共有商標之事實，蓋商標權利之分享係何等重大之 決定，焉能不簽署正式之書面文件，而參加人創用並專有商標權利多年，又如 何任由子公司在與第三人之行銷合約中，以草率之文字即表明予以Peter Stra ndberg共有商標之權利，是原告無法提出其共有參加人商標權利之確實文件， 卻以參加人公分司與其董事共同與第三人簽訂、以開拓市場為目的之合約，即 強迫原告給予非其所有之部分商標權利，實際上，卻以強占、獨占之心態，在 本國及其他國家攫取參加人全部之商標權利，其行為自不值鼓勵。 ⒌況合約中並未提及代表商標之「trade mark」字樣，所使用之trade name乙詞 ，乃指商品推廣、行銷所必要使用之商業上名稱而言，若查諸字典，「Law Dictionary」乙書指出：「Trade name由個人或個體用於表彰其業務或職業。 Trade name或商號名用於業務或其商譽。」「Trademark只用於可販賣之商品 上，二者有其不同的法律保護」「Trademark指由公司使用於其產製或販賣的 商品上，以與他人商品區別之名稱、標記或圖形」；「Black's Law Dictionary」亦說明：「Trade name指用於表彰公司、合夥或業務之名稱、稱 呼或記號；用於業務經營之名稱。Trade name為商業之表彰–或其產品或服務 –用建立商譽。」「Trademark指由製造商或經銷商使用於產品上以他人商品 區別之文字、片語、圖形或記號。商標之主要目的是保證產品之真正」，其他 將Trade name與Trademark分別敘明，說明其為不同概念之文字者，亦散見於 各書籍或文獻中。足徵原告將trade name逕認係商標trademark，顯為強加附 會之說辭，根本不足採信。況參加人之「MISTEX」商標係於一九九五年獲准註 冊，在此之前，並未使用trademark字樣，但一九九五年以後，即將trade names與trade marks分列，顯示二者本為不同概念之用語，不容混為一談。 ⒍再者，不論上述一九九五年六月十三日參加人子公司PUKL與原告董事曾代表之 SAS 所簽訂之合約，或原告所據以主張之一九九六年九月三日三方當事人所簽 訂之合約，均已於一九九七年經解除，參加人並且明白告知 Peter Stranberg 不得再使用參加人所有之公司標誌、商標，則Peter Stranberg 若自認為商標 共有人焉能無反對之意思，而既接受參加人終止代理關係及不得使用商標之表 示，卻又自行在多國以原告之名義申請註冊參加人所創用之「MISTEX」商標， 其仿襲之行為昭然，又如何謂之適法，至原告雖以商標共有未經分割為由，主 張其仍保有權利，然則，既然自始無共有之合約或合意存在，原告始終未有具 體文件證明其為商標權利人，則又何需對一不存在之權利關係訂立權利分割之
合約。
⒎原告謂其董事Peter Stranberg 對參加人產品有卓著貢獻云云，並以其花費鉅 資進行商品之測試為由，謂參加人子公司予以共有商標之權利係基於酬庸，其 實所謂之測試係由SAS以公司之名義所進行，而相關之費用由SAS列出明細後， 向參加人之子公司PUKL請款或由參加人付款，是Peter Stranberg 自稱其斥資 進行測試，要與事實不符。又Peter Stranberg 對參加人產品之貢獻亦非如其 所自認之卓著，蓋消防器材產品包含各個部分，而參加人亦經常將不同之部分 分由不同之廠商進行測試，是可知SAS或Peter Stranberg並非唯一進行參加人 商品測試之人，其或參與參加人商品之開發或研究，但尚未達卓著之程度，參 加人並無酬庸之必要，更不致將自己獨有之商標專用權與其分享，而早在一九 九五年Peter Strandberg代表SAS 與PUKL簽訂之合約中，PUKL即以參加人子公 司之身分明白表示對所有的智產資訊、技術、方法、商業秘密、商號名稱、商 標、圖形、研發製造及行銷的所有權、秘方及與本產品有關或研發製造供應及 行銷之相同或不同之資訊或技術保留權利，足徵原告或Peter Stranberg 所言 不值斟酌。
理 由
甲、程序方面：
原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據 被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。乙、實體方面：
一、原告於八十七年二月十三日以「MISTEX」商標，指定使用於當時商標法施行細則 第四十九條第九類之消防器材、滅火器、消防車、消防泵、消防用自動灑水器、 水霧滅火器材等商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第八四九八六二號商 標，嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定，對之 申請評定，經被告審查為申請成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回 之事實，有評定申請書、被告九十年五月三十日（九○）智商○七六○字第九○ ○○四五三七八號發文之中台評字第八九○四五四號評定書及經濟部九十年九月 十三日經（九○）訴字第○九○○六三二二四七○號訴願決定書在卷可憑，堪信 為真實。本件之爭點應為原告以審定第八四九八六二號「MISTEX」商標，指定使 用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之商品，其商標圖 樣有否相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該 他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，而構成商標 法第三十七條第十四款之違反？
二、依商標法施行細則第四十條第二款之規定，商標評定案件適用註冊時之規定。又 商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與 該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申 請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定。本款之適用應以 商標申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標 存在者，而以相同或近似之商標於同一或類似商品申請註冊為其要件。查系爭「 MISTEX」商標與參加人主張先使用之「MISTEX」商標相同，且系爭商標指定使用
於消防器材、滅火器、消防車、消防泵、消防用自動灑水器、水霧滅火器材等商 品，與參加人使用之滅火器材，復屬性質類似之商品。再查參加人（又以PHIREX AUSTRALIA名義對外營業）早於西元一九九三年即授權其代表人Matthew Bebich 與英國PHIREX U.K.LIMITED訂立海外公司合約書，自此該公司被視為參加人之分 公司，專門開發MISTEX商標之產品市場，並以該公司名義於一九九四、一九九五 年在「消防型錄」、「工業消防誌」、「火–專業防火雜誌」刊登廣告，堪認系 爭商標八十七年二月十三日申請註冊前，參加人已有先使用「MISTEX」商標於滅 火器材商品之事實，再原告公司副總經理Peter Strandberg原為案外人挪威商 SAS之董事，於一九九五年間代表SAS公司與參加人英國分公司PHIREX U.K.LIMITED 訂定「MISTEX」系列滅火器材代理合約，且雙方就產品報價乙事，並有多次信件 來往，足見原告因與參加人間具有契約、業務往來關係，而知悉參加人使用在先 之「MISTEX」商標之存在，凡此有參加人提出之往來文件、雜誌報導、廣告型錄 、代理合約等證據資料影本附卷可稽，業據被告於審定書記載詳明，經核並無不 合。至原告主張參加人於於原告申請註冊前已有先使用「MISTEX」商標之廣告均 為於本國境外之外文資料，並不能證明參加人在本國有更早使用系爭商標之事實 ，亦不能證明系爭商標之商品有進口至本國並於本國銷售販賣一節。查商標法第 三十七條第十四款之商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之 商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人 商標存在者，並不限商標圖樣相同或近似於他人先使用於國內之同一商品或類似 商品之商標，如申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知 悉他人商標存在者，他人雖僅於國外先使用於同一或類似商品，申請人仍不得以 相同或近似之商標註冊，因此原告此部分主張非屬有據。三、原告主張其對於系爭註冊商標之權利來自原告之創辦人暨董事Peter Strandberg ，原告董事Peter Strandberg及其所獨資成立之SAS公司與參加人子公司PUKL共 有系爭「MISTEX」系統智慧財產權，包括商標權，原告與參加人，乃系爭商標權 共有人，自非屬商標法第三十七條第十四款所稱之「他人」，本件與該法條所規 定之構成要件並不相當一節。查原告主張PUKL即參加人之海外公司針對參加人「 MISTEX」商標於一九九六年九月三日合約中已認可系爭商標權利共有之事實部分 ，依卷附該合約當事人Party B部分係為Peter Strandberg Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)，並非Peter Strandberg個人所簽訂，Peter Strandberg 於本院審理時雖到庭陳明該約係以其個人名義簽訂Brand云云，但與契約書中署 名處Peter Strandberg業已載明係代表Peter Strandberg Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)執行董事（Managing Director）不符，Peter Strandberg 雖再陳明因其係技術人員而忘記劃掉執行董事的身分（九十一年十月十六日準備 期日筆錄參照），查該契約關於當事人Party B部分均係記載為Peter Strandberg Brand Konsultant(Sprinklerhuset AS)，雖再劃去Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)部分，但由其當事人仍記載公司住所，代表人等契約整體 資料以觀，該合約當事人 Party B 部分應為 Peter Strandberg Brand Konsultant(Sprinklerhuset AS)，並非Peter Strandberg個人所簽訂為可信。 原告雖再提出Sprinlklerhuset AS為Peter Strandberg所獨資成立之公司之法人
獨資證明文件，姑不論該文件並未經認證，其真正已有可疑。況且 Peter Strandberg亦陳明Sprinlklerhuset AS公司已破產而不存在，則如係獨資型態， 則何以因破產即致公司不復存在，亦有疑問。再該法人獨資證明文件中譯本所載 變更日期一九九五年十月十九日，經查亦與原文無相符處，且亦無記載獨資之組 織型態，尚不能以該證明文件證明Sprinlklerhuset AS為Peter Strandberg所獨 資成立。因此Sprinlklerhuset AS與Peter Strandberg既為不同權利義務之主體 ，而一九九六年九月三日合約並非Peter Strandberg個人名義所簽訂，原告主張 一九九六年九月三日合約係由Peter Strandberg與參加人之子公司所簽訂， Peter Strandberg為據爭商標權之共有人，擁有Sprinklerhuset AS 獨資企業之 所有人Peter Strandberg於二○○一年二月一日溯自一九九七年將其關於MISTEX 之所有權利移轉予原告，原告當然得以引據該合約主張關於其就系爭商標權利云 云，尚非可採。
四、其次，縱認一九九六年九月三日合約係由Peter Strandberg個人名義所簽訂，但 核其內容，係其與英商PUKL共同與第三人簽署市場拓展之合約，該合約內容係規 範Peter Strandberg與英商PUKL二者共同對第三人之權利義務關係，並非規範 Peter Strandberg與英商PUKL關於系爭商標權之權利義務關係，因此尚無從以該 合約即逕認系爭商標已屬 Peter Strandberg與英商PUKL所共有。再退步言之， 原告所提一九九六年九月三日合約及一九九七年一月二十二日與第三人（SEMCO NORGE AS，該合約當事人Party B部分亦為Sprinklerhuset AS，並非Peter Strandberg個人所簽訂，本院關於該合約之法律見解與上述一九九六年九月三日 合約相同，於茲不贅）所簽訂之合約，就Peter Strandberg與英商PUKL共有系爭 商標權之具體權利內容並未明訂，原告就其與參加人共有系爭商標權之具體權利 內容亦未提出證據證明，因此亦不能以Peter Strandberg為系爭商標之共有權人 ，即認Peter Strandberg得單方將其權利讓予參加人，使參加人得以取得合法使 用系爭商標之權源。況系爭商標係參加人自一九九三年起即首先創用，Peter Strandberg縱嗣後因契約合資契約關係而共有「MISTEX」商標權，惟原告與 Peter Strandberg已於一九九七年十一月通知Peter Strandberg解除合約，並要 求不得使用參加人所有之公司標誌、商標（Trade Marks）時，業據參加人提出 終止合約函附卷可證，則Peter Strandberg亦無從嗣後於二○○一年二月一日溯 自一九九七年將其關於MISTEX之所有權利移轉予原告。五、綜上所述，原告主張其與參加人乃為系爭商標權共有人，自非屬商標法第三十七 條第十四款所稱之他人，核非可採，被告以系爭商標註冊有違註冊時商標法第三 十七條第十四款之規定，而系爭商標之註冊應無效之審定，於法核無不合，訴願 決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理 由，應予駁回。至兩造其餘攻防，因已與本件判決結果不生影響，故不另一一論 述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 二十六 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟
法 官 陳國成
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 二十六 日 書記官 王英傑
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