臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第四○二五號
原 告 德國商‧巴地斯顏料化工廠
代 表 人 拜伯拉奇
帕波
訴訟代理人 蔣大中律師（兼送達代收人）
陳長文律師
右 一 人
複 代 理人 甲○○
乙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丙○○
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年三月十五日經（九
○）訴字第○九○○六三○五一八○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國八十五年二月一日以「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子 取代之胺的外消旋物」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為 經濟部智慧財產局）申請發明專利（下稱系爭案），經其編為第0000000 0號予以審查，不予專利，原告不服，申請再審查，被告仍為不予專利之處分， 原告猶不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對第00000000號「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子 取代之胺的外消旋物」發明專利案申請應另為適法之處分。 ⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子取代之胺的外 消旋物」發明專利案，是否有違專利法第二十條之規定而不符發明專利要件？ ㈠原告主張之理由：
⒈系爭案主要係關於將一級及二級雜子取代胺與酯類化合物，在水解酶存在下進 行醯化、解析或製備具光學活性一級及二級雜子取代胺之方法。由比較表中清 楚可知，引證案（即被告再審查核駁理由先行通知書所附之引證資料）所使用
之酯類化合物1:15:1a至1:15:1c不可能為系爭案所使用之酯類化合物，而 1:15:1d所顯示之酯類化合物結構式，經與系爭案之酯類化合物比較後亦有所 差異。是以，系爭案所教示之方法與引證案所教示之反應中所使用之酯類化合 物具有明顯之結構上差異性，基於此酯類化合物之不同，系爭案所教示之方法 相較於引證案確具新穎性，顯然申請專利範圍第一項所請內容確已符合專利法 對於新穎性之規定，應予准以專利。
⒉被告及原訴願決定機關均以酵素用於作化合物之光學拆分時，其效果受受質（ 如系爭案之胺、酯）之結構（立體障礙）與酵素之不同而決定，逕認為原告所 請發明之方法中並未對酵素及其受質取代基作限定，而使範圍過廣。然誠如引 證案第1:15.1頁之敘述可知，蛋白酶或脂酶可轉化及作用於廣泛種類之基質。 被告所引證之引證案既已清楚敘述用於此類化學反應之蛋白酶或脂酶具有廣範 圍之作用性，對於熟習此項技術者而言，當毋須進一步界定此類反應化合物（ 包括酯類及胺類化合物）之種類。
⒊被告不予專利之理由，係因申請專利範圍敘述過於籠統，範圍過廣，因而認定 不符專利法第二十條有關新穎性、進步性或產業利用性等專利要件之規定。而 原告於八十九年十一月所呈申請專利範圍修正本，其中已限定原申請專利範圍 第一至三及六項中有關酯類化合物及所使用之酵素種類。經此修正，被告所認 為之不予專利之理由已不復存在。按專利法第四十四條第四項明文規定，依第 一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正 係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之： 「一、申請專利範圍過廣。．．．」。專利法第四十四條規定之立法意旨乃係 在於限制補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案之實質，單純因申請專利 範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，應仍得提出針對所提出之修正本 作實質上之審查。專利申請人於行政救濟階段即訴願程序中既已提出經修正之 申請專利範圍，其雖係在再審查審定後才提供，仍當非法所不許。此於最高行 政法院八十六年判字第二二一五號判決中亦有明示，如非變更申請案之實質， 補正說明書或圖式，雖於發明專利案審定後為之，非法所不許。按行政救濟制 度之目的既在使人民因行政機關違法行政處分所遭受之權益損失降至最低，在 未變更申請案實質之前提下，說明書及圖式之補正若足以彌補人民因被告違法 行政所致權益損害，當得為專利案行政爭訟之救濟手段。 ⒋系爭案所請發明之美國對應專利申請案已經美國專利商標局之嚴格審查，肯定 系爭案之新穎性、進步性及實用性而獲頒美國專利第六、二一四、六○八號。 根據與貿易有關之智慧財產權協定第二十七條第一項之規定，任何具備新穎性 、進步性、產業可利用性之發明，無論物品或製法，均應予以專利保護，此項 條款清楚明定可予專利保護之發明所須具備之專利要件，另根據同協定第二十 九條第一項有關專利申請要件之規定，WTO 成員國之申請人，當提出專利申請 時，必須以足夠清楚及完整之方式揭示所請發明，以使熟習該項技藝之人士得 據以實施。世界各國為加入WTO，均以「TRIPs」中之相關規定，作為其致力於 專利法規及審查實務修正之指標。在此情況下，各國分歧不一之專利法規及實 務，勢將經由程序與標準之統一而趨於一致，而使得具備專利申請要件與專利
要件之發明，得以不受發明地不同之差別待遇，而獲得應有之專利保護。我國 亦積極爭取成為WTO 之成員國，因此，似不應自外於國際統一之程序與標準、 執著於各國專利法制不同、審查基準及檢索範圍互異之論點，而否認系爭案得 以獲得其它先進國家專利之事實，確實可作為其亦應獲准中華民國專利之佐證 。原告認為，系爭案可獲上述專利之事實，應可資作為系爭案專利申請專利範 圍具可專利性之佐證。
⒌依專利法第二十二條第三項規定，申請專利之說明書除應載明申請專利範圍外 ，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該 項技術者能瞭解其內容並可據以實施，同條第四項則另規定，申請專利範圍應 具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，由上述規定可知，申請專利範圍 與說明書所揭示之有關專利申請案之內容，係扮演不同之角色且具有不同之功 能。申請專利範圍所應界定者，乃係該申請之專利有別於先前技術之發明技術 內容及特點，並不須包括用以證明該申請專利可被實施之具體實施例。事實上 ，凡熟悉專利實務者均確知，技藝人士若欲實施一項發明，應參閱說明書，以 便得知其實施之細節而據以實施，單純根據申請專利範圍，恐難據以實施所請 發明。再者，一件專利申請案，其說明書所呈實例僅係用於對所請發明作例示 說明，絕非用於限定發明所應獲得之保護範圍。 ⒍根據被告所訂定之專利審查基準中規範，非可供產業上利用之發明類型為（一 ）未完成之發明，（二）非可供營業上利用之發明，及（三）實際上顯然無法 實施之發明，而所謂「未完成之發明」又分為（一）欠缺達成目的之技術手段 的構想，及（二）有技術手段但顯然不能達成目的之構想。系爭案之申請專利 說明書業已清楚揭示申請專利之技術內容及達成所請發明之技術手段，且說明 書所提供之實施例更進一步證實所請發明之確可實施性。基於上述規定及事實 ，足證系爭案所請發明顯然非屬任何非可供產業上利用之發明類型，其確為已 完成之發明且具產業上可利用性。另專利審查基準規定，一般就功效難以預測 之領域（如化學物質），為使熟悉該項技術者可據以實施該發明，通常有必要 舉一個以上之代表實施例，並且其中至少應有一個為發明人自認為最佳之實施 例。故可知，專利申請案之說明書僅須提供代表性之實施例，且只須達到足以 教示熟悉該項技術者如何根據說明書之揭示據以實施發明之程度即可，而毋須 於實施例中例示許多發明之實施態樣，被告未提出具體之理由或證據以證實本 件申請專利範圍第一項所請範圍過廣，僅因原告未以實施例例示系爭案所請方 法中可使用之各種反應受質及反應酵素，而逕以原告並未對酵素及其受質取代 基作限定，其範圍過廣，難謂所請範圍確具有產業上之利用性為由，拒予系爭 案專利，此舉顯然欠允當，事實上，系爭案之說明書業已記載所請發明之技術 內容及其所達成之功效，且提供實施例證明該所請發明之可行性，其依法已具 備產業上可利用性，被告依法不應以申請專利範圍之大小而否定系爭案所請發 明之產業上可利用性，系爭案所請發明確實具有產業上可利用性，當屬無庸置 疑之事實。
⒎被告認為申請專利範圍不得於行政救濟階段修正或補充之法律依據為專利法第 四十四條第一項第三款之規定，而該專利法第四十四條規定乃係在賦與專利專
責機關於審查階段之職權，此等職權不得延伸至行政救濟階段，乃屬當然之理 ，但被告任意擴張解釋該專利法第四十四條規定之適用範圍，並以之限制專利 申請人限縮其申請專利範圍之權利，顯無依據，並違反行政程序法第一條所揭 諸之依法行政原則及中央法規標準法第五條關於人民之權利義務應以法律定之 規定。依專利法第二十二條第一項規定，申請發明專利，由專利申請權人備具 申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之，該條第三項及 第四項更進一步規定，說明書應載明申請專利範圍，且該申請專利範圍應具體 指明申請專利之標的、技術內容及特點，顯見申請專利範圍乃係由專利申請人 決定，並非由專利專責機關核定，亦即專利專責機關只能就專利申請人所申請 專利之範圍為准駁之決定，除非依前述專利法第四十四條規定，否則專利專責 機關不得命專利申請人補充或修正申請專利範圍。專利專責機關雖僅得於審查 階段命專利申請人補充或修正申請專利範圍，但不能因此即限制專利申請人主 動修正或補充申請專利範圍，且申請專利範圍既原為專利申請人所決定，衡諸 一般法理，專利申請人原即應有權隨時補充、限縮或修正該申請專利範圍，此 乃專利申請人固有之權限，被告在毫無法律根據情況下，限制專利申請人僅得 在專利審查階段補充、限縮或修正申請專利範圍，顯即係侵害專利申請人依法 可得隨時補充、限縮或修正申請專利範圍之固有權限。專利法第一條明揭，專 利法之立法目的乃在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，故可 知專利制度之基本精神乃在於對於符合專利要件之發明或設計給予專利權之保 護，以鼓勵專利申請人從事技術創新及研究發展，並藉此促進產業發展，亦即 專利制度之目的，乃係在對於符合專利要件之發明或設計給予專利權，而非在 專利申請程序上製造障礙，妨礙專利申請人取得專利權，被告原即可接受原告 之修正，而核准系爭案之專利，然被告卻因堅持其程序上之理由，而拒絕接受 原告所為之修正，而阻斷本件系爭專利獲得核准的機會，此種作法顯與前述專 利制度之基本精神相違背，由於本件系爭專利之內容於提出專利申請後，業已 公開，因受專利法第二十條第一項第一款有關專利新穎性規定之限制，因此已 無法再重新提出申請，因此原告只能在系爭案中尋求解決之道，併此說明。行 政救濟之制度乃在提供解決雙方當事人歧見之機會，行政救濟因須引進客觀第 三人重新審查案件之背景事實及相關爭點，故須耗費司法資源，如何在耗費最 少的司法資源之情況下，達到解決當事人爭議之目標，即訴訟經濟之原則，原 告已同意依據被告之要求限縮其申請專利之範圍，而被告亦已確認該限縮後之 申請專利範圍符合專利要件，可核准專利，顯見如被告同意接受原告限縮申請 專利範圍之修正，並據以核准本件專利，則系爭案即可終結，而不必再耗費相 關司法資源，然被告卻以毫無法律根據之程序理由，拒絕接受原告限縮申請專 利範圍之修正，此種作法顯已違反訴訟經濟之原則。 ⒏本院九十一年度訴字第二六一五號判決及九十年訴字第三二五號判決均明確揭 示下列意旨，即發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍 過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原 來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵 ，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以
促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，在未經審定公告前，如 補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣 之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行 政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或限縮。否則，若令申請人 重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專 利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明 ，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案 在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申 請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越 第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立 法本意，故原告修正縮限其系爭案申請專利範圍雖然在系爭案被告審定之後， 若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其系爭案申請專利範圍經修正縮限後 ，是否符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審 查之必要。本院之前揭二份判決亦再度參照最高行政法院八十六年度判字第二 二一五號判決並另參照八十七年度判字第八六三號判決意旨支持該論述，被告 曾就最高行政法院八十六年度判字第二二一五號判決曾提起再審之訴，但最高 行政法院仍支持該判決之意見，並作成八十七年度判字第八六三號判決。該二 份判決中亦明確揭示下列意旨，即依專利法第四十四條第四項規定之意旨，如 補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣 之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上 予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其系爭案專利範圍雖在系爭 案被告審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其系爭案專利範圍經修 正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要，被告就原告所主張 上開事由置而不論，而系爭案修正本是否單純縮限申請範圍，有無變更申請案 之實質，涉及專業知識，宜交由專家審查。
⒐被告引用最高行政法院八十六年判字第二七二四號、第二四八四號及第二○○ 七號判決及本院九十年度第一二○○號判決支持其所持之立場，該最高行政法 院八十六年判字第二七二四號判決之主要意旨包括：「原告於再訴願程序中修 正之申請專利範圍，並未於再審查審定前提出，亦非本件再訴願及行政訴訟所 應審究」，最高行政法院八十六年判字第二四八四號判決之主要意旨包括：「 原告於再訴願期，雖向行政法院陳明願進一步縮限申請專利範圍，惟其所謂之 申請專利範圍修正本係被告再審查審定之後始提出，即未經被告審查。既未經 被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究」，最高行政法院 八十六年判字第二○○七號判決之主要意旨包括：「原告於提起行政訴訟時始 提出之申請專利範圍修正內容，既非原申請案說明書及圖式之補正，復未經過 原審查機關審查，自不在系爭案訴訟審查範圍之內」。本院九十年判字第一二 ○○號判決之主要意旨包括：「專利法第四十四條第一及第四項明定，任何補 充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補 充或修正皆在被告專利審查階段完竣之後，亦非在公告之後，況系爭案不予專 利，自無公告問題，系爭案原告之修正既係於行政救濟階段始行提出，自不符
上開專利法之規定」。惟查，專利法第四十四條規定之內容，完全未提及限制 專利申請人僅得在審查期間或審定公告後，始得為之，前揭最高行政法院及本 院判決之見解顯係在毫無法律依據之情況下，任意擴張該條文之適用範圍，其 違法之情節甚明，自不足採信。又專利申請人於行政救濟階段所提出申請專利 範圍修正本，行政救濟機關仍得命被告及時審查，並表示意見，故行政救濟機 關於行政救濟程序中仍得審查該等數據資料及修正本，顯見該見解確實有誤， 不足採信。
㈡被告主張之理由：
⒈系爭案係關於以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子取代之胺的外消旋 物之申請，主要技術內容係關於利用酵素來催化雜原子取代胺類與特定酯類之 醯化反應，此反應之受質為胺類和酯類，使用之酵素為水解酶。經查原證四該 比較表所稱之系爭案所使用之酯類化合物係為說明書所示之酯類化合物結構， 該化合物結構並不相等於原告於申請專利範圍所界定之酯類範圍，即酯之酸組 分帶有氟、氮、磷、氧或硫原子鍵結於羰基碳處α位之碳上，故原告以說明書 所示結構之酯類化合物和引證案之酯類化合物做比對，並不正確。比對之對象 應是申請專利範圍所界定之酯類和引證案之酯類化合物。復查申請專利範圍所 請求之酯類範圍確已包含引證案scheme 1:15.1所示之化合物，又引證案所揭 示之α∣胰凝乳蛋白酶亦屬一種蛋白酶，故系爭案申請專利範圍所請製備方法 之技術特徵，即藉雜原子取代的胺類與酯類於蛋白酶或脂酶存在中反應，該受 質和酵素種類均已揭示於引證案，故系爭案所請方法不具新穎性。 ⒉被告於初審審定書及再審查核駁理由先行通知書已明確告知應限定胺和酯之種 類。蓋酵素應用於化合物之光學拆分時，其效果依受質（即系爭案之胺類及酯 類）之結構（立體障礙）與酵素種類不同而有所不同，而依系爭案說明書所揭 露的五個實施例之結果並不能支持申請專利範圍所請廣泛之內容確可達到所稱 之功效，而具有產業上之利用性。
⒊依專利法第四十四條第一項及同法條第四項規定，其已明確規定任何補充或修 正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修 正皆非於再審被告之專利審查階段，其亦非為發明專利審定公告之後提出者， 自然不符上開專利法之規定，最高行政法院八十六年度判字第三二六三號可茲 參照，該判決亦指明最高行政法院八十六年判字第二二一五號判決係就個案為 之，並非判例，而行政救濟階段所提申請專利範圍修正本，未經被告審查，自 非本件訴訟所得審究。至原告所稱系爭案之對應申請案已獲准美國專利乙節， 因各國法制不同，審查基準有異，縱在他國申准專利，仍須合於我國專利法之 規定，始得准予專利。
⒋一般化學反應為反應物A與反應物B作用可產生產物C與產物D，有時產物可能為 一種或兩種以上，系爭案的主要反應物為兩種，所謂酵素是指可促進反應速率 的催化劑，系爭案申請專利範圍所請係使用蛋白酶或脂酶。所稱受質（substr ate） 即為酵素（或稱酶）在催化反應中的作用物，與酵素有一定的專一關係 ，經酵素作用後發生化學反應，於系爭案即為胺類和酯類，所稱胺類（amines ）是指含有胺基（-NH）的化合物，所稱酯類（esters）通式為R'-COOH，是指
水解時能產生一種具COOH基的有機酸或無機酸，並產生一種醇 (ROH)或酚（Ar OH）的化合物的總稱。引證案與系爭案之技術特徵皆關於利用酵素來催化胺類 和酯類進行醯化反應。系爭案申請專利範圍第一項所請內容的胺類係界定為「 一級與二級雜原子取代的胺類」，該酯界定為「酯之酸組分帶有氟、氮、磷、 氧或硫原子鍵結於羰基碳處α位之碳上」，酵素係界定為蛋白酶或脂酶。 ⒌查行政訴訟法第五條第二項規定係為補救傳統行政訴訟僅以撤銷訴訟為設計， 人民權利救濟不及且認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後 ，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分 之訴訟，其為促使行政機關依法行政起見而設。然該規定亦以人民因中央或地 方機關對其依法申請之案件予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者 ，且依訴願程序等為前提要件。系爭案於審查階段，被告一再告知原告其申請 範圍已見於公開刊物，惟原告並未據以修正，其間並未對審查意見提出不明瞭 或不清楚之申復，是被告已就審定時之全部資料予以審酌並依法作成審定，自 無違誤。原告遲至行政救濟階段，始提出願配合被告意見修正申請專利範圍以 獲得專利之請求；惟該項請求係於再審查審定之後始行提出，其修正申請專利 範圍既未經被告審查，遽予行政爭訟中主張救濟，是否符合前述行政訴訟法第 五條第二項之規範要求，已有疑義，而本院九十年度訴字第一二○○號判決意 旨，亦明示其非訴願或行政訴訟所得審究之範圍。 ⒍再者，行政訴訟中課予義務之訴，行政主管機關對於人民之請求是否許可，均 有審查及裁量權者，每個不同之請求，對於行政主管機關所需斟酌之相關因素 即告不同，而需由行政主管機關進行全面之審查，再決定其行政處分之內容〈 拒絕或許可〉，因此即使人民之請求僅作些許之變動，主管機關所需斟酌之相 關因素亦因而變更。若在訴訟階段，原告之請求一旦縮減，其請求之基礎亦隨 即然變更，茍於行政機關為處分之後一再縮減，勢必導致行政程序之一再重開 ，徒增行政、司法資源耗費之外，亦易啟當事人射悻之圖。是本件若許原告於 審查階段執其一詞拒不修正，於行政訴訟階段再行縮限範圍，則無異允許原告 任意反覆，視訴願、行政訴訟等行政救濟程序為無物，造成法之不安定性。先 前行政爭訟案之裁判，如最高行政法院八十六年度判字第二七二四號、八十七 年度判字第二四八四號、八十七年度判字第二○○七號等、皆認於再審查程序 終結後，於訴願或行政訴訟程序中，對於專利說明書有所修正補充，即非行政 爭訟程序審理中所得論究，亦可為佐證，今原告於審查階段疏於修正，卻於訴 訟階段爭取行政資源以為其私人申請案件之濫用，此與當初設立行政救濟之美 意實相違背。
理 由
甲、程序方面：
原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據 被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。乙、實體方面：
一、原告於八十五年二月一日以「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子取代 之胺的外消旋物」申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，
不予專利，原告不服，申請再審查，並於八十九年六月十六日修正專利範圍，被 告仍為不予專利之處分，原告猶不服，提起訴願，亦遭決定駁回之事實，有發明 專利申請書、被告八十八年一月八日（八八）台專（玖）○一○七三字第一○○ 八三○號專利審定書、再審查理由書、被告八十九年九月二十一日（八九）智專 三（四）○一○五五字第八九八七○○一四八一號核駁審定書及經濟部九十年三 月十五日經（九○）訴字第○九○○六三○五一八○號訴願決定書在卷可憑，堪 信為真實。原告於審理中就申請專利範圍所請求之酯類範圍確有部分含在被告引 證案Scheme 1:15．1所示之反應部分及α胰凝乳蛋白脢部分在引證案已揭露之事 實並不爭執（見準備程序筆錄），亦即如依原告八十九年六月十六日之申請專利 範圍修正本，系爭案因申請範圍過廣而不符專利要件，兩造已不爭執，則本件之 爭點應為原告得否於行政救濟階段即訴願程序中修正其申請專利範圍，被告否准 原告上述修正申請專利範圍是否合法有據？
二、查系爭案發明係關於一種解析第一及第二雜原子取代胺外消旋物之新穎方法，藉 與一種酯於水解酶存在中反應，然後自雜原子取代胺的其他未反應之對映異構物 中分離對映選擇的醯化雜原子取代胺。被告於八十八年一月八日審定書理由（三 ）記載，申請專利範圍第一至第三項之範圍籠統過廣，未依實例所述將反應之胺 類、酯類做合理的限定，不符專利要件；理由（四）記載申請專利範圍第五項所 請之方法並未列出相關之反應物、產物及反應條件，不符專利要件。又被告八十 九年四月二十日（八九）智專三（四）０一０五五字第０八九八二００一七八三 號再審查核承理由先行通知書說明第一項載明：「本案具專利之精神是在於其揭 示特定之胺及其所用之特定脂以利於利用酵素作光學分割，故應依下述理由對胺 及酯作必要之限定，否則難謂具新穎性（如引證資料）。」第二項記載：「本案 所提供之實施例皆為利用酵素催化醯胺反應作一級胺（RNH）之光學拆分，故其 發明名稱、說明書內容及申請專利範圍之胺均應界定為一級胺，應刪除二級胺字 眼。」第三項記載：「申請專利範圍第六項通式Ｉ之胺，範圍過廣，因利用酵素 作化合物之光學拆分時，酵素對於化合物之結構有其特定之專一性，無法由特定 實施例而適用廣泛之化合物，故應以其實施例所能支持者，界定式Ｉ之胺各取代 基，其中ｎ應限為０或１；Ｙ應限於０；Ｒ、Ｒ各自獨立為Ｈ、烷基或芳基或Ｒ 及Ｒ成環；Ｒ應僅為氫。」第四項記載：「申請專利範圍第一、二及三項中其胺 應如上述理由界定其範圍；酯應限於酸組分帶有氧原子鍵結於羰基處α位之碳上 ，其他無實施例支持者應刪除。」第五項記載：「申請專利範圍第四項所述之『 其中不要的對映體異構物經外消旋後返回至外消旋物』，並無實施例可支持者， 應予刪除。」第六項記載：「說明書第四、九、十、十一項及申請專利範圍第一 、二項（如附件）有誤繕及圖示錯誤，應依指示修正。」原告雖於八十九年六月 十六日以（八九）理專化二一五五字第一二六三九號函提出申復理由書及申請專 利範圍修正本，將說明書及申請專利範圍「第一」及「第二」之敘述為「一級」 及「二級」。修正申請專利範圍誤譯之「苯基縮水甘油」為「苯甘胺醇」，及誤 繕之「順式─２─胺基環成醇」為「順式─２─胺基環戊醇」，刪除申請專利範 圍中不當之「一」之敘述。但就被告其餘再審查核駁理由先行通知書所指有應修 正、刪除部分，則以系爭案較被告之引證資料具新穎性及進步性，陳稱系爭案發
明方法所使用之胺不應界定為一級胺，申請專利範圍第一至第三、第六項之胺及 酯應無範圍過廣之問題，而未依被告通知修正、刪除。原告雖於八十九年十一月 十六日訴願時隨同訴願理由，將其申請專利範圍第一項中所界定之酯類化合物種 類及使用之酵素為脂酶，並同時更正說明書第十頁、十一頁誤值化學式，並主張 被告不予專利之理由，係因申請專利範圍敘述過於籠統，範圍過廣，因而認定不 符專利法第二十條有關新穎性、進步性或產業利用性等專利要件之規定。但原告 於八十九年十一月所呈申請專利範圍修正本，其中已限定原申請專利範圍第一至 三及六項中有關酯類化合物及所使用之酵素種類。經此修正，被告所認為之不予 專利之理由已不復存在，被告應就其於訴願階段所提之修正申請專利範圍予以審 查，請求撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭專利申請另為適法處分云云。三、按系爭案係於專利法九十年十月二十四日修正前審定之案件，依專利法第一百三 十四條規定，原告主張修正其申請專利範圍之程序，仍應適用修正施行前之規定 。復按修正前專利法第四十四條第一項規定，專利專責機關於「審查」發明專利 時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一、至專利 專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充、修正說明書或 圖式。同條第四項規定，依第一項第三款所為之補充、修正，除不得變更申請案 之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各 款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之 記載。是以發明專利申請之補充、修正其說明書或圖式，依上開法條規定，應於 被告機關審查階段為之。如發明專利申請案經被告否准而不予專利審定後，原告 不服提起行政爭訟，並已進入訴願程序，於已非被告機關審查階段，亦非發明專 利審定公告之後所提出，被告已無從就原告之補充或修正申請為審查，能否謂原 告仍得於訴願救濟階段就申請專利範圍為修正，已非無疑（最高行政法院八十六 年度判字第三二六三號判決參照）。原告雖舉本院九十一年度訴字第二六一五號 、九十年訴字第三二五號判決及最高行政法院八十六年度判字第二二一五號判決 、八十七年度判字第八六三號判決，主張依專利法第四十四條第四項規定之意旨 ，如補充或修正說明書或圖式，並非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過 廣之情事，於發明專利案審定公告後仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予 以審查，是否合於發明專利要件。但姑不論關於修正前專利法第四十四條第一項 所規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救 濟階段之補充或修正皆非屬被告之專利審查階段，亦非發明專利審定公告之後提 出者。縱為鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場應予發明人補充或修正（治癒 ）的機會，就原告於行政救濟請求申請專利範圍修正有予審查之必要，仍應限於 被告於審查階段就申請專利範圍過廣情形，未先行通知原告修正、補充，即以申 請專利範圍過廣而逕行駁回專利之申請，致原告於審查階段無從就申請範圍過廣 之部分為修正之情形，始有於訴願或行政訴訟階段允其修正，以保障其程序權益 之必要。因此，被告如於審查階段就申請專利範圍過廣之情形已予指明，並通知 專利申請人就其申請過廣部分為修正或限定，專利申請權人仍不同意修正（或僅 就部分修正）而另執理由答辯，自不得於被告否准專利申請審定後，於嗣後之訴 願或行政訴訟階段再就被告前已指明應修正部分修正其申請專利範圍，而請求就
其所提出之修正本實質上予以審查是否合於發明專利要件，以免因當事人前後反 覆致行政程序一再重開，徒增行政爭訟程序勞費，以促進訴訟經濟。四、本件被告於八十九年四月二十日（八九）智專三（四）０一０五五字第０八九八 二００一七八三號再審查核駁理由先行通知書上業已通知原告應依其指明之部分 對胺及酯作必要之限定，否則難謂具新穎性，該通知書第二項至第六項並就應刪 除及限定部分詳明記載，但原告於提出之申請專利範圍修正本，僅將說明書及申 請專利範圍「第一」及「第二」之敘述改為「一級」及「二級」，修正申請專利 範圍誤譯之「苯基縮水甘油」為「苯甘胺醇」，及誤繕之「順式─２─胺基環成 醇」為「順式─２─胺基環戊醇」，刪除申請專利範圍中不當之「一」之敘述， 而就被告其餘再審查核駁理由先行通知書所指有應修正、刪除部分，則以系爭案 較被告引證資料具新穎性及進步性，系爭案發明方法所使用之胺不應界定為一級 胺，申請專利範圍第一至第三、第六項之胺及酯應無範圍過廣之問題，並未依被 告通知修正、刪除，而主張其所請求範圍符合專利法之要求（原告八十九年六月 十六日（八九）理專化二一五五字第一二六三九號函附申復理由及申請專利範圍 修正本參照）。依前述說明，被告已於再審查核駁理由先行通知書通知原告修正 其申請專利範圍，並非未予原告及時採取相應補正措施機會，原告既不同意依被 告再審查核駁先行通知書之內容修正申請專利範圍，自不得於經被告據以核駁後 之訴願或行政訴訟階段再就被告前已指明應修正部分修正其申請專利範圍，而請 求就其所提出之修正本實質上予以審查是否合於發明專利要件。又發明專利申請 之補充、修正其說明書或圖式，應於被告機關審查階段為之，係屬修正前專利法 第四十四條第一項之明文規定。被告如於核駁原告專利申請前，已於核駁理由先 行通知書通知被告修正其申請專利範圍，並非未予被告及時採取相應補正措施機 會，則被告就原告於訴願階段所提之申請專利範圍修正本未予審查，於法並無不 合，已如前述，原告主張被告擴張解釋該專利法第四十四條規定之適用範圍，而 以之限制專利申請人限縮其申請專利範圍之權利，違反行政程序法第一條規定之 依法行政原則及中央法規標準法第五條關於人民之權利義務應以法律定之規定一 節，亦非可採。至原告所指系爭案之對應申請案已獲准美國專利部分，因各國專 利法制未盡相同，審查基準有異，縱在他國申准專利，仍須合於我國專利法之規 定，始得准予專利，系爭案因申請專利範圍過廣而不符專利要件，已如前述，因 此亦不能以系爭案之對應申請案已獲國外專利，即得執為系爭案亦應予專利之論 據。另原告所舉准於主管機關審查後再為縮減、修正專利範圍之個案，其情節或 與本案不盡相同，或僅為個案判斷，故無拘束本院之效力，併予敘明。五、從而本件被告以原告申請專利範圍過廣，不符新穎性專利要件而否准所請，於法 並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告以前詞主張被告應就其於訴願階 段所提之修正申請專利範圍予以審查，請求撤銷原處分及訴願決定，並命被告就 系爭專利申請另為適法之處分，為無理由，應予駁回。又系爭案是否符合其他專 利要件之爭點，因已不影響本件判斷之結果，故不一一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 十二 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟
法 官 陳國成
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 十二 日 書記官 王英傑