最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第00688號
上 訴 人 荷蘭商．艾司摩爾股份有限公司
代 表 人 A.J.M. 范 赫夫 （A.J.M. Van Hoef）
訴訟代理人 吳綏宇律師
羅培方律師
簡佩如律師
上 訴 人 德國商卡爾塞斯半導體製造科技公司
代 表 人 烏黎士‧霍夫曼 (Ulrich Hoffmann)
尤瑞‧立卜克 (Joern Lipkow)
訴訟代理人 吳綏宇律師
簡佩如律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生
上列當事人間因有關專利事務事件，上訴人對於中華民國93年7
月21日臺北高等行政法院92年度訴字第1578號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國91年7月12日以00000000號「微影裝置及裝 置之製造方法」向被上訴人申請發明專利，並於申請書中載 明其所主張優先權基礎案之申請日為西元2001年7月14日， 申請案號數為00000000－0號及受理該申請案之國家為德國 。經被上訴人編為第00000000號案審查，認為我國與荷蘭所 完成簽署之「駐荷蘭臺北代表處與荷蘭貿易暨投資辦事處相 互承認專利權協定」，係自民國90年12月17日起正式生效， 本案所主張之優先權日90年7月14日，顯早於前揭協定生效 日，依專利法第24條規定不得享有優先權，乃以91年7月26 日 (91)智專1(2)05015字第09112093840號函，為本案不得 享有優先權之處分，上訴人等不服，提起訴願，遭決定駁回 ，遂提起行政訴訟。
二、本件上訴人主張：（一）原審判決認為新舊專利法之內容， 僅係新法將我國於91年1月1日加入世貿組織情形納入，而國 與國之間相互承認優先權，具有條約性質，與法律同一位階 ，除條約或法律有明文規定外，適用法律不溯及既往原則， 故申請人所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效 日云云，顯忽略TRIPs協定第70條過渡期間安排之適用，更 漏未審酌舊專利法第24條第5項優先權日不得早於83年1月23
日之要件，即舊法因為優先權新制度之引用，進而規定優先 權日不得早於法規生效日，然新專利法則無類似規定，而應 適用TRIPs協定第70條更針對應溯及既往之情況於第2項作明 確規範，是以，在等同於法律效力的條約已有溯及既往規範 時，當初引進優先權制度不溯及既往原則即應退讓，否則即 與法相違。原審法院漏未審酌該要件，進而誤用法規，顯屬 判決違背法令。再者，原審法院認依我國專利法第136條增 訂理由，即為我國關於立法導入國際優先權制度，係採不溯 及既往原則。然查，立法者於立法時以法律明定，申請人主 張之優先權日不得早於83年1月23日，屬於例外規定，依「 例外規定從嚴解釋」之法理，不應輕率予以類推適用，何況 TRIPs協定在無任何類似規定之情形下，各國處理是否回溯 問題時，均應以TRIPs協定第70條規定作為審酌依據。何況 ，該條文係於83年首次引進專利優先權制度時所作之限制， 嗣後，專利法為配合我國加入WTO而經過歷次修正，均未對 優先權始日為任何其他之限制，更無被上訴人自行訂立之不 得早於2002年1月1日之授權規定，顯見立法者認定國人已逐 漸了解優先權制度之適用，因此毋庸於法規中對於優先權制 度之始日另作限制，是以，原審法院以83年我國未加入WTO 時之立法理由，作為我國加入後，依TRIPs承認各會員國人 民於我國主張優先權之本案判決之判斷依據，違反TRIPs協 定之意旨及罔顧立法者之本意，且誤解TRIPs第70條第1項及 第2項之規定，為不當適用法令，及判決理由違背法令。按 原審法院採納被上訴人所提出WTO智慧財產權處參事Malthij s Geuze之個人意見，進而認定有關專利優先權保護之時點 係由各國自由決定採取可回溯性原則或不溯及既往原則。然 依「馬拉喀什設立世界貿易組織協定」第9條第2項規定，有 權解釋TRIPs協定之機關，應為WTO部長會議及理事會。而WT O之爭端解決機構既為WTO所明定之爭議解決機構，其於個案 中當然對於TRIPs協定亦具有解釋之權限。其餘任何人均無 權針對TRIPs協定之適用表示任何意見，此點亦為上訴人於 原審補充理由狀中強烈說明，Malthijs Geuze僅為WTO秘書 處官員，其無法代表WTO部長理事會或WTO爭端解決機構，其 所表示之言論根本無法代表WTO對TRIPs協定之意見，更毋庸 論及被上訴人所提出之書面資料，本質上即屬傳聞證據，根 本無法作為判決之依據。上訴人亦於原審中提出曾任德國外 部委員之專家所出具之意見，詳細說明針對過渡期間如何處 理之安排，由巴黎公約到TRIPs協定之解釋。然原審法院並 未說明何以採納Malthijs Geuze之說辭，對於WTO明文規定 之解釋原則及專家意見棄置未論，而認定各國可自由決定針
對優先權保護採取可回溯性原則或不可回溯性原則，顯屬判 決不備理由及適用法令不當。專利優先權是否採取回溯性原 則，TRIPs協定第70條第2項即以明文規範。除此之外，TRIP s協定第70條第8項（b）款亦可窺見TRIPs對於優先權可回溯 性明文規範之依據，依該條款之規定，於適用TRIPs協定之 日起，所有審查專利是否存在之專利審查要件應以專利申請 日或優先權日為審查基準。換言之，TRIPs協定第70條第8項 （b）款規定解釋，即可明白解釋TRIPs承認優先權日得以早 於協定適用日，使協定所規範之專利審查要件回溯自協定適 用日前之優先權日，倘TRIPs協定針對優先權部分係屬各當 事國自由決定，豈可能於第70條第8項特別規定自協定適用 日起，專利審查基準視同於優先權日（早於協定適用日）即 已存在！原審法院於判決理由中僅表示TRIPs協定第70條第8 項與系爭專利案無涉，且此條文對於優先權日是否可溯及既 往，並未規範云云，係忽略TRIPs協定第70條第8項係指於本 協定適用日起，即應適用該條文，原審法院有適用法規錯誤 之違法。縱於國際實務上，真如被上訴人所稱歐盟、義大利 或是愛爾蘭等國迄今仍未受理我國國民以台灣之申請案為基 礎所為之優先權主張，然其尚牽涉我國國際地位上之特殊地 位，已屬政治問題，而非個案法律解釋問題，是以，法院於 個案審查時，應以適用法律判斷個案事實狀況。他案或他國 作法，不應作為本案考量之依據。故原審法院以他國違反TR IPs協定之實務作為TRIPs協定沒有明文規定之解釋，顯屬倒 果為因，誤解TRIPs協定意義，為判決違背法令。（二）根 據「與貿易有關之智慧財產權協定」第4條本文「關於智慧 財產權保護而言，一會員給予任一其他國家國民之任何利益 、優惠、特權或豁免權，應立即無條件給予所有其他會員國 民」，即所謂「最惠國待遇原則」之表現。我國入會工作小 組報告中，我國更針對「與貿易有關之智慧財產權協定」第 4條表示保證於入會時，「將目前所有基於雙邊協定之互惠 優惠擴大及於所有WTO會員，並取消任何互惠規定」。準此 ，在我國加入WTO後，不論中德互惠協定或中荷互惠協定如 何約定，只要是WTO的會員國於巴黎公約規定12個月以內向 我國主張專利優先權，均應被准許。然查，如以原審法院之 推理，則相同情況如一德國人自己發明在德國為第一次專利 審請並向我國主張優先權時，會因為中德間簽有「中央標準 局與德國相互公告發明專利優先權」協定而取得優先權，但 如一德國人與他國人民合作發明時，縱然是在德國為第一次 專利申請並向我國主張優先權，亦無法取得優先權。如此解 釋，有違中央標準局與德國互相公告發明專利優先權協定保
護德國人民專利優先權申請之意旨及最惠國待遇原則之體現 ，顯屬違背法令。此外，原審法院於判決理由中引用TRIPs 協定第70條第1項及第70第2項條作為判決依據，顯見原審法 院採納本案應以TRIPs協定作為法規依據，既以採納TRIPs協 定作為本案判斷依據，則中荷協定即無由適用，然原審法院 又適用中荷協定內容，表示上訴人不得向我國主張優先權云 云，其判決理由顯有矛盾。（三）又原審法院解釋TRIPs協 定第70條第2項時，忽略該條文目的即是在處理過渡期間安 排，竟以不溯及既往原則當作該條文適用前提，顯屬違背法 令。依TRIPs協定第70條第2項之規定，適用要件可分為三種 ：⑴該標的於會員國適用本協定之前已存在且已受會員國保 護，或⑵該標的現在符合本協定之保護要件者，或⑶該標的 將來符合本協定之保護要件者。上述三種適用要件屬於並行 關係，只要構成任一要件，即應受到TRIPs協定第70條第2項 之規範。準此，上訴人的專利優先權請求雖於我國加入WTO 時並未受到我國法令之保障，但其於我國加入WTO之後，完 全符合TRIPs協定第4條關於優先權保障之要件，故該發明屬 於第70條第2項所謂將來符合保護要件之標的，有TRIPs協定 第70條第2項之適用，原審法院誤解其原文意旨，將三個要 件混合解釋，並認為基於法律不溯及既往原則，於我國加入 世貿組織後，亦無從適用法律或條約而符合可受我國保護要 件之標的，明顯違反TRIPs協定明文，為適用法規不當。針 對TRIPs協定第70條第2項後段所謂「現在符合或日後符合本 協定保護要件之標的」究應如何解釋適用，上訴人於原審書 狀中爰引WTO上訴機構於加拿大案件中之判斷理由可證明所 謂對於「發明」標的之保護，絕非如被上訴人所辯稱僅及於 「可專利性」，或是「已取得專利權之專利期間」而已，只 要是屬於TRIPs協定第二篇對於智慧財產權（含本案中涉及 專利權）所賦予之保護措施或權利，均得主張TRIPs協定第7 0條第2項之適用。何況TRIPs協定第70條過渡期間之安排本 即是在處理加入WTO前後時之事實狀況應如何處理之問題， 即屬不溯及既往之例外規定，倘依原審所稱，於處理是否溯 及既往問題時，尚須基於不溯及既往原則，則根本無從適用 法律或條約而符合「作為優先日」之保護要件，TRIPs協定 第70條將無適用可能。再者，上訴人主張之前提為WTO對於 專利優先權問題，依TRIPs協定第70條，已有相當法令可資 依歸。然原審法院竟以TRlPs協定就此類問題並未專章規定 ，即表示此類議題可由會員國自由決定，因而主張中荷協定 及被上訴人91年11月27日經智宇第00000000000號令認定專 利優先權日不得早於91年1月1日之限制並不違反法令。進而
，在中荷協定及被上訴人行政解釋之限制下，認定上訴人專 利優先權之申請並不符合TRIPs協定第70條第2項「將來受我 國保護之標的」或將來符合「作為優先權日」之保護要件， 因此並不受我國法律保護而否准上訴人專利優先權之申請。 然查，TRIPs協定第70條第2項後段既已表明只要是符合TRIP s協定的所有專利發明，均可受到TRIPs協定之保護；在此情 況下，被上訴人不得以內國行政解釋限制TRIPs協定規定之 適用，是以，被上訴人主張TRIPs協定並未規定專利優先權 之回溯問題，我國可自由決定採取不回溯原則，即不成立， 原審法院之論證基礎即有問題，且與TRIPs協定整體意旨相 違，其適用法規顯有不當。依TRIPs第70條第1項規定，在該 發明繼續存續而優先權期間並未消滅時，即使該優先權是因 為先前第一次專利申請案之行為而存在之權力，亦與TRIPs 第70條第1項「行為」不同，而應屬於繼續存在之權利，故 非屬TRIPs協定第70條第1項所規範之對象，是以，原審法院 認為本案應適用TRIPs協定第70條第1項之理由，顯屬違背法 令。本件巴黎公約第4條之優先權，經由TRIPs協定第2條之 準用下，亦屬於專利保障之相關權利，當然有TRIPs協定第7 0條第2項之適用。而我國加入WTO正式生效日時，並未對TRI Ps協定於我國實施日期有相反之保留，反而於入會議定書第 一部分第3條明確函諾於入會後立即實施，自有遵守前述第7 0條第2項規定之義務。因此，本案上訴人發明於2002年1月1 日我國加入WTO生效日已確定存在，此時，其於我國應享受 何項專利法下之保護，應依「TRIPs協定保護要件」加以定 之。因TRIPs協定第2條第1項明文繼受巴黎公約第4條A項規 定之結果，凡於任一WTO會員國己提出之專利申請，嗣後12 個月內向其他WTO會員國提出申請時，均得主張優先權。此 「得主張優先權之狀態」，其成因固形成於我國入會前，但 因其屬於「繼續存續之權利」，不論依維也納條約法公約第 28條註釋，或依TRIPs第70條第1項之反面解釋，或依第70條 第2項之文義解釋，均適用TRIPs，而非得由各會員國任意依 其國內法因素，添加TRIPs協定所未規定之限制。上訴人主 張僅在針對該發明尚存在且應有受優先權保護12個月存在狀 態，向被上訴人申請核准，與TRIPs協定第70條第1項並無關 聯，原審貿然引用TRIPs協定第70條第1項，而認為上訴人向 德國提出申請之基礎案，係我國適用TRIPs協定前之行為， 屬於該協定第70條第1項之行為，無法適用該協定第70條第2 項之規定，顯然對於本件上訴人所主張優先權存在之依據有 重大誤解，適用法規顯然不當。（四）依憲法第23條、中央 法規標準法第5條規定及司法院釋字第390號解釋、釋字第57
0號暨釋字第443號解釋理由書意旨，在涉及人民生命或自由 以外之其他權利之限制者，必須由法律規定或在必要的範圍 內由法律授權行政機關以命令訂之。是以，原審判決對經濟 部91年11月27日所公佈之經智字第00000000000號令釋示認 無違背條約或法律，實則未能探究該號釋示已違反專利法母 法之授權範圍，對人民之權利義務加以不當限制。又參照司 法院釋字第137號解釋及第216號解釋意旨，法院於個案審查 時，對於前揭違法之行政命令，應表明其違憲之處並逕予廢 棄不用，始得謂適用法律得當，反之即屬適用法令顯有違誤 。（五）再者，深究優先權制度之本質在於保障第一次精神 創作人之創作不會因為各國屬地主義之影響而受到不同之對 待，是以，就保障同為智慧財產之專利及商標之優先權制度 而言，二者並無不同。又所謂「優先權日」之主要功能在於 判斷該發明或創作是否屬於原始且具新穎性之時點，因此在 主張優先權之申請案中，申請日對於該智慧財產之保護並無 重大影響，反而是優先權日之先後認定將對發明人產生權利 是否存在之影響，是以，就優先權是否存在時點而言，專利 及商標並無不同。然原審法院並未說明何以同為智慧財產權 之商標可以法規生效日作為優先權日而專利卻無法為相同之 主張，即認為優先權日性質無法提前或挪後，明顯與商標法 明訂內容背道而馳，為判決違背法令。查上訴人曾提出司法 院釋字第320號解釋文及解釋理由書之意旨說明本件上訴人 符合專利法第24條規定之情況，應賦予上訴人取得專利優先 權之效果，並無所謂溯及既往之問題存在。原審法院竟無視 本號解釋之意旨，即斷然認為我國關於立法導入國際優先權 制度，係採不溯及既往原則，而依不溯及既往原則處理之判 斷，顯然違背司法院釋字第320號解釋意旨，係屬適用法規 顯有不當，原審法院未闡明何以不適用司法院釋字第320號 解釋意旨之理由，顯屬判決不備理由。且原審法院未能探求 TRIPs協定優先權制度之目的乃著眼於全球化經濟下，保護 原始發明人之權利得以盡量在各國家主張，減少因專利屬地 主義所造成之權利喪失，乃屬對人民有利之法令。無視於司 法院釋字320號解釋之意旨，無視於優先權制度本質即具備 「過去」某時段之狀態相牽連之本質，僅以十年前的專利法 第136條增訂理由，即斷然認為我國關於立法導入國際優先 權制度係不採納溯及既往原則，而依不溯及既往原則處理之 判斷，顯然違背司法院釋字320號之意旨。（六）上訴人於 原審曾提出經立法院通過，總統公佈已具有國內法效力之我 國加入世貿組織之「入會議定書」、「工作小組報告」及「 與貿易有關之智慧財產權協定」，證明我國確實承諾自入會
時起將所有雙邊協定之互惠優惠（此當然包含優先權始日之 優惠）給予所有會員國。原審法院對此竟未為任何審酌，即 駁回上訴人之訴，實為罔顧法律明文規定，屬判決違背法令 。末查上訴人曾提出依中央法規標準法第18條規定，對於人 民申請許可案件之相關法規，採取所謂從新從優原則，只要 是在程序未終結前，法規發生變動，而新法規未有不利於當 事人之規定，原則上均應適用新法，此亦有法務部85年3月 15日（85）法律決字第06263號函可稽，並無被上訴人所言 法律均不溯及既往之情況。是以，各機關在受理人民申請許 可案件期間，法律發生變更時，都應優先適用新法規，則依 舉重以明輕原則，本件專利優先權申請案申請時法規早已發 生變動，被上訴人自應依中央法規標準法之規定，適用新法 規准予上訴人專利優先權之申請，斷無任意以舊法否決上訴 人申請之理由，但原審並未於判決理由中說明不採上訴人上 述主張之理由，有判決不備理由之違法。依前述說明，可知 原審法院之見解與TRIPs協定及現行司法院解釋針對類似案 件所表明之見解不同，造成人民適用上之困擾，再者，TRIP s協定第70條第2項適用之認定，涉及被上訴人專利審查之認 定時間，影響甚遠，屬行政訴訟法第253條第1項第1款及第3 款之情形。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分 等語。
三、被上訴人則以：㈠、按「申請人就相同發明在與中華民國相 互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請 專利之次日起12個月內，向中華民國申請專利者，得享有優 先權。」為修正前專利法第24條第1項所規定，依該項規定 ，得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申 請案在外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權 主張；該受理外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優 先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生 效日，即依修正前專利法第24條規定主張優先權者，其優先 權日應自相互承認優先權之生效日起始得依法享有優先權。 ㈡、就各國採國際優先權制度，以學理而言，受理原則可分 為「可回溯性原則」及「不溯及既往原則」兩種。是各國雖 皆導入國際優先權制度，有關商標或專利優先權之保護，其 時點之認定疑義，究竟應自入會開始啟算，抑或入會前12個 月在他國已申請之專利均可在我國主張優先權？經洽詢WTO 智慧財產權處參事Malthijs Geuze，其表示WTO智慧財產權 貿易協定並未針對此節有特別之規定，另世界智慧財產權組 織所負責巴黎公約亦未規定，所以應可由當事國自行決定。 誠如上訴人所知英國及瑞士兩國皆採「可回溯性」原則，而
日本雖自我國加入WTO後，接受我國提出申請之商標案件可 於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件，該 國就商標優先權受理原則即採「不溯既往」原則。探究我國 自83年1月23日導入國際優先權制度時，為配合當時專利法 第24條規定國際優先權制度施行，依「不溯既往原則」明訂 於修正前專利法第136條，依該條主張之優先權日不得早於 83年1月23日，以資明確。揆諸上揭立法原則，我國優先權 日之主張，其優先權日不得早於我國所簽雙邊協定簽署之日 或公告生效之日，以符合前揭「不溯既往」之立法原則。嗣 我國於91年1月1日成為WTO會員後，亦秉持上開不溯既往原 則處理並公佈解釋令，依法應無相違。㈢、進而，我國於91 年1月1日加入WTO，為遵守巴黎公約及TRIPs協定對優先權之 相關規定，故WTO會員如未予我國簽署雙邊互惠協定，應可 認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國 家，而接受WTO會員向我國主張優先權。惟未維護前與我國 訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，所採取國民待 遇及最惠國待遇原則下，我國對於涉有可否主張優先權之基 礎案申請日之認定，仍採「不溯既往原則」，除如前述，為 秉持我國於83年當時導入國際優先權制度時，即以法條明定 排除回溯認可其優先權之主張，主因乃為倘採可回溯原則， 其回溯一年之過渡期間將有先申請案之申請日因後申請案所 主張之優先權日為晚者而喪失新穎性之風險，尤以經核准取 得專利權，且尚餘舉發審理中之專利案影響最鉅，為維護法 律安定性及平等原則考量，對國際優先權主張之受理原則仍 維持不溯及既往原則為宜。是經濟部於91年11月27日經智字 第00000000000號解釋令，特予明定「WTO會員向我國主張之 專利、商標優先權日不得早於91年1月1日」。查本案上訴人 於91年7月12日向我國申請專利，並主張90年7月14日之德國 專利局優先權，依前揭解釋令意旨，上訴人所主張之優先權 日顯早於90年12月27日之中荷互惠協定公告生效日及我國於 91年1月1日加入WTO之日，自不得向我國主張優先權。故被 上訴人原處分本案不得享有優先權，並無違誤。（四）、至 上訴人主張我國自91年1月1日加入WTO後即應遵循TRIPs之相 關規定，故依TRIPs第70條第2項「除本協定另有規定外，本 協定對於會員國試用本修訂之日以前存在且以受會員國保護 或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規定得回溯12個月 主張優先權。另其就有關TRIPs第70條第1項規定解釋提出疑 義，及就美國與加拿大前曾因WT/DS170/AB/R專利個案訴請W TO調解委員會評斷云云。惟有關TRIPs第70條第1項規定解釋 上之疑義，根據前開WTO調解委員會上訴機構見解，TRIPs第
70條第1項所稱之行為係指官方或有權機構之行為，且該行 為於會員國適用TRIPs之前已做成並已結束，至於權利存在 於適用TRIPs之前或之後，則非所問。準此，我國於91年1月 1日加入WTO並適用TRIPs協定，本件申請案於91年7月12日向 被上訴人提出，被上訴人於91年1月1日前就本件申請案並無 做成任何行為，本件申請案當無TRIPs第70條第1項適用。查 上揭TRIPs第70條第2項規定乃於既受保護之權利得追溯適用 之情形。是為符合TRIPs前揭規定，對我國加入WTO時，仍有 效存續之發明或新式樣專利案，應依前揭TRIPs規定給予其 專利權期限保護，爰於我國90年10年26日修正施行之專利法 增定第134條第2,3項予以保護。況上訴人所舉案例，乃係美 、加兩國就既已承認之專利權爭執專利權期間長短問題，與 本案於我國適用TRIPs協定前，並未取得我國承認之權利者 ，兩者案情顯有不同。從而尚不能執該案例之見解，主張本 案應比照援引等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）我國與 荷蘭於我國加入世界貿易組織前為相互承認專利優先權國家 ，依被上訴人於90年11月29日公告「駐荷蘭臺北代表處與荷 蘭貿易暨投資辦事處相互承認專利優先權協定」時，於公告 說明中載明「中、荷雙方基於互惠原則：中、荷雙方所代表 領域之自然人及法人，自本協定生效日（西元2001年12月17 日）起，在其個別領域提出之發明專利、新型專利申請案， 基於互惠原則，於向另一方提出該發明或新型專利案較晚申 請時，得依據該較晚申請之法規主張優先權。向締約任一方 申請發明專利時，得以在另一方先申請之新型專利主張優先 權，反之亦同。但優先權日不得早於西元2001年12月17日。 」因此，荷蘭之自然人或法人自西元2001年12月17日以後在 其「本國」申請之發明專利、新型專利申請案，得依我國專 利法規定主張優先權，但其優先權日不得早於西元2001年12 月17日。上訴人於本件所主張優先權之基礎案，係上訴人向 德國提出申請，並非向上訴人本國荷蘭海牙工業財產局提出 申請者，或該國外對應申請案係向「其他與我國相互承認優 先權之外國」所提出，且其主張之優先權日早於西元2001年 12月17日，尚不得主張依前揭優先權之協定據以向我國主張 優先權。（二）我國業於91年1月1日加入世界貿易組織，上 訴人主張本件優先權申請案應依TRIPs第70條第2項「除本協 定另有規定外，本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在 且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規 定，予以受理部分。經查TRIPs第70條第1項、第2項：現存標 的之保護：⒈本協定對於會員適用本協定前之行為不具約束
力。⒉除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之 日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適 用之。本項及第3項、第4項關於現存著作之著作權保護應完 全依據1971年伯恩公約第18條規定決定之；關於錄音物製作 人及表演人之權利應完全依本協定第14條第6項規定適用197 1年伯恩約第18條規定決定之。足見上述符合TRIPs第70條第 2項之規定保護要件之標的係指於會員國適用本協定之日以 前存在且已受會員保護或日後符合保護要件者而言。上訴人 所主張之優先權基礎案雖係於我國91年1月1日加入世界貿易 組織之前，即已向德國提出申請，但該基礎案並非向上訴人 本國荷蘭海牙工業財產局提出申請，或係向其他與我國相互 承認優先權之外國所提出，且其主張之優先權日早於2001年 12月17日，尚不得主張依前90年11月29日公告「駐荷蘭臺北 代表處與荷蘭貿易暨投資辦事處相互承認專利優先權協定」 向我國主張優先權，已如前述。亦即該基礎案之優先權並非 在我國適用TRIPs之日以前已受我國專利法保護而存在之權 利標的，非屬「本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在 且已受會員保護之標的」，自無TRIPs第70條第2項之適用。 又我國於91年1月1日加入世界貿易組織，WTO會員如未與我 國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義與我國訂有條約或協 定相互承認專利優先權之國家，惟WTO所屬國民主張優先權 日，不得早於91年1月1日，亦即其所主張優先權日晚於91年 1月1日，始得依專利法第24條第1項之規定向我國主張優先 權。而本件上訴人主張之第1項優先權日為90年7月14日，早 於前述91年1月1日，該優先權亦非屬「日後符合保護要件之 標的」，仍不能主張有TRIPs第70條第2項之適用。上訴人將 基礎案之「發明」界定為TRIPs第70條第2項項之「標的」而 加以論述，實與本案無關。（三）上訴人所引美國與加拿大 於西元2000年向WTO調解委員會（Dispute Settlement Body ）訴請評斷之前揭WT/DS170/AB/R案例，美國所主張西元198 9年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等 專利權期間應適用新專利法20年之專利權期間，法律基礎為 TRIPs第70條第2項，固屬無誤。但該專利權於加拿大在西元 1996年1月1日起適用TRIPs協定前，即已符合加拿大專利權 保護要件給予專利，僅其專利權期間究應適用加拿大舊專利 法之17年期間抑或適用新專利法20年期間存有爭議之問題。 而本件系爭案於我國91年1月1日加入WTO之前，並未取得我 國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互承認 專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R一案係就適用TRIPs協 定前，雙方就既已承認之專利權爭執之專利期間之長短問題
，與本件系爭案於我國適用TRIPs協定前，並未取得我國承 認之權利者，兩者案情並不相同，從而尚不能執該案例之見 解，主張本件應比照援引而認有TRIPs第70條第2項之適用。 本件並無根據前述之WT/DS170/AB/R案中，WTO爭端解決機制 上訴機構之裁決報告引用維也納條約法公約第28條之規定加 以適用之問題。上訴人主張無論根據維也納條約法公約第28 條、TRIPs協定第70條第2項規定，被上訴人有義務直接適用 TRIPs協定賦予上訴人專利優先權之結論等等，尚非可採。 （四）本件之基礎案係原告於我國91年1月1日加入世界貿易 組織之前，向德國提出申請，而上訴人據以向我國提出優先 權主張之申請前，我國業已加入世界貿易組織，並非於被上 訴人受理系爭案優先權處理程序終結前，據以准許之法規有 變更之情形。上訴人主張依我國中央法規標準法第18條等之 規定，只要是在程序未終結前，法規發生任何變動，而新法 規未有不利於當事人之規定，原則上均應適用新法，本件爭 點係發生於我國加入WTO前之優先權日，於我國加入WTO之後 ，是否得依照WTO的TRIPs協定主張優先權上，應認知到本件 優先權期間（12個月）計算尚未終結且該發明申請仍然存續 的狀態，即屬我國法所謂不真正溯及情形，依中央法規標準 法第18條規定，被上訴人有義務直接適用TRIPs協定賦予上 訴人專利優先權一節，亦屬無據。（五）再依經濟部於91年 11月27日經智字第00000000000號令，對關於我國加入世界 貿易組織 (WTO)後，專利、商標優先權有關事項，釋示：「 WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）或EPC（European Patent Convention，歐洲專利公約）提出之國際申請案， 並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為 合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於91年 1月1日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權 日不得早於91年1月1日。」系爭案係上訴人於91年7月12日 向我國提出申請，並聲明主張優先權，其先前基礎案受理申 請之機構為德國，優先權申請日為西元20 01年7月14日即90 年7月14日，早於91年1月1日，自無從依該公告向我國主張 優先權。上訴人雖主張91年11月27日經濟部經智字第091026 17500號，於上訴人提出專利申請案時（91年7月12日）該行 政命令既未發布，自不能溯及既往適用，且與貿易有關之智 慧財產權協定已具國內法之效力，該條約已經立法院讀會程 序通過，並經總統公布，理論上其位階及效力應與法律無異 ，故被上訴人之經濟部經智字第00000000000號函第二點違 反我國入會議定書、工作小組報告及與貿易有關之智慧財產
權協定之多項規定，已相當於牴觸法律之命令云云。惟查， 系爭案優先權之主張並無TRIPs第70條第2項之適用，已如前 述。因此，上開經濟部於91年11月27日經智字第0910261750 0號令，對關於我國加入世界貿易組織 (WTO)後，專利、商 標優先權有關事項之解釋，並無牴觸上位位階之法律規定， 應先敍明。次查，依行為時專利法第24條第5項規定，依本 條主張之優先權日，不得早於中華民國83年1月23日。查該 項規定乃源自我國自83年1月23日導入國際優先權制度，為 配合修正前專利法第24條國際優先權制度施行，依不溯既往 原則明定於修正前專利法第136條，其規定依第24條主張之 優先權日，不得早於本法公布施行日，以資明確。有83年1 月23日修正，同年1月25日生效專利法第136條及其增訂理由 可資參佐。足見我國關於立法導入國際優先權制度，係採不 溯既往原則。依上述優先權不溯既往之立法原則，被上訴人 主張我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽 雙邊協定簽署之日或公告生效之日，而我國於91年1月1日成 為WTO會員後，亦應依上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員 向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日，於 法並無違誤，上開經濟部91年11月27日經智字第0910261750 0號令釋示，亦無違背法律之處。再參以被上訴人經由我國 駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權 處參事Malthijs Geuze，渠表示，WTO智慧財產權貿易協定 並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責 的巴黎公約亦未規定，縱多數國家採回溯性原則，亦可由當 事國自行決定，有卷附我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內 瓦分處90年12月22日世貿（90）字第835號函影本附卷可稽 。且上訴人所提歐洲智慧財產權專家Jan J.Brinkhof之意見 （參原證44號中文譯本）亦記載：「在巴黎公約之導論中， Bodenhausen曾寫道：『優先權僅能以第一次申請係在會員 國中為基礎。換言之，若有一申請案是在一個尚未加入巴黎 公約國家申請者，在公約下即不得主張優先權。相反的，不 得在一個新加入會員國的國家，主張未加入前他國第一次申 請案優先權，因為在第一次申請案時，該新加入會員國的國 家並非會員國內之國家，然而，國內立法採取較為寬鬆之立 法政策。』根據Bodenhausen之說法，僅有可能在第一次申 請案亦是在會員國家下，始能於第二次申請案主張優先權。 」等語，可見各國有關商標或專利優先權的保護，其時點之 認定，究竟應自加入世界貿易組織 (WTO)後開始起算，抑或 加入前12個月在他國已申請的專利（或六個月前在他國已申 請的商標）即均可主張優先權，係由各國自行決定採可回溯
性原則及不溯既往原則。是經濟部於91年11月27日經智字第 00000000000號令，既與TRIPs協定及巴黎公約之規定無違， 又符合我國專利法有關規定之立法意旨，本件自得援引適用 。（六）上訴人另訴稱我國遵守TRIPs協定義務係從91年1月 1日起即刻適用，則上訴人之優先權主張期間於91年1月1日 又尚未屆滿，依據專利優先權制度減少國際專利權因地域不 同而申請不便之目的及保障全球專利發明之意旨，被上訴人 至少應同意以91年1月1日（我國加入WTO之日）為系爭案之 優先權日，並以91年1月1日作為專利權審查之基準日乙節。 姑不論上訴人於申請系爭發明專利時，並未主張以「91年1 月1日」為優先權日，且查國際優先權制度，主要為使發明 人之相同發明，不會因為申請手續準備不及等原因，或者有 公開或實施等事實，而喪失新穎性，因此賦予在優先權期間 內可分別向多國申請專利，並以第一次提出申請專利之日期 為優先權日，作為判斷新穎性與進步性的時間基礎日；因此 優先權日係固定的，非可任意以其他日期代替，更非可由任 何人裁量其優先權日；是上訴人上開所訴，亦非可採。至於 現行商標法施行細則第3條規定：「申請註冊單一顏色、立 體、聲音商標或團體商標而主張優先權，其優先權日早於中 華民國92年11月28日者，以中華民國92年11月28日為其優先
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