最 高 行 政 法 院 判 決 九十一年度判字第二三八○號
再 審原 告 美商．萬國商業機器公司
代 表 人 乙○○○○○○
訴訟代理人 陳長文 律師
蔣大中 律師
再 審被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 甲○○
右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對於中華民國九十年十月十八日本院九十
年度判字第一八八三號判決，提起再審之訴。本院判決如左：
主 文
再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事 實
緣再審原告於民國八十四年八月八日以其「供磁性記錄媒體裝置使用之氟化鑽石般碳護塗佈」，係一種用於磁性記錄媒體裝置之耐磨防護塗層，以氟化鑽石般碳形成，且以電漿強化化學蒸氣沈積法或其他合適方法沈積，其動磨擦減小及靜摩擦減低特性等情，向再審被告申請發明專利。案經再審被告編為第00000000號審查，不予專利。再審原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十七年七月二十一日（八七）台專（伍）○四○三三字第一二四二九○號專利再審查審定書。再審原告不服，循序提起行政訴訟，經本院九十年度判字第一八八三號判決駁回。再審原告以原判決有行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款規定之事由，提起再審之訴。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
再審原告起訴意旨略謂：一、原判決不符合「比例原則」⒈再審原告於前行政訴訟起訴狀中引用原行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年度判字第八六三號判決，請求鈞院將再審被告之原處分撤銷，俾有機會向再審被告提出申請專利範圍修正本。惟鈞院原判決，略謂「原告並未具體提出修正本」。按鈞院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年度判字第八六三號判決的意旨在給予提起行政救濟之專利申請案於行政救濟階段仍有提出申請專利範圍修正之機會，惟原判決對再審原告所引用之上開判決未予回應，實有欠公允。且本案之爭點在於申請專利範圍之依附項（即第五、十七、十八項）是否應刪除之問題，此問題不若上開兩判決中之申請案（下稱引證案）之問題在獨立項般嚴重，原判決未衡量本案與引證案之情節輕重，即給予本案較嚴厲之待遇，顯然有違「比例原則」。⒉臺北高等行政法院九十年訴字第三二五號判決揭示：「故原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本案申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。」又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要。」足見於行
政救濟階段向再審被告提出修正本仍屬適法有據。二、行政救濟中之案件應許再審原告先聲明「修正申請專利範圍」，再於該案件退回再審被告後再行提出「申請專利範圍修正本」：按本案已於向行政院提出再訴願理由書中明確聲明：「本案已進入再訴願階段，已不能提出對本案申請專利範圍第五、十七、十八項作刪除或分割之申請，故請貴院依法將原決定及原處分均予撤銷，俾便再訴願人能有機會向智慧財產局申請刪除本案申請專利範圍第五、十七、十八項，及有機會對該三項提出分割案申請。」此一聲明於前行政訴訟補充理由狀中，再次表達；惟原判決對此聲明，僅以「未具體提出修正本」為由予以否准，實難令再審原告甘服。三、再審被告以本案申請專利範圍第五、十七、十八項之內容屬功效指標，不符專利法第二十二條第四項「申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」之規定及專利法意欲保障的技術特徵：對此，再審原告謹再次強調：本案申請專利範圍第五、十七、十八項係屬依附項，其重要性遠不及其各自所屬的獨立項（即第一、十六、十七項）。既然再審被告已准許了各該獨立項，按法律之「比例原則」，實無必要於再審原告已有意願刪除該等有爭議之依附項的情形下，仍堅持所有申請專利範圍亦一併不得取得專利。準此，若再審被告仍堅持不予本案專利，實有害於專利法鼓勵發明創造之意旨（專利法第一條參照）。四、基於上述之事實及理由，足見原判決及再審被告之原處分與維持原處分之訴願、再訴願決定，適用法令實有嚴重違誤。敬祈鈞院依法判決廢棄原判決，並將上述之原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷，並飭令再審被告另為適法之處分，准予本案專利。
再審被告答辯意旨略謂：查凡於再審被告審查期間向再審被告提出修正申請專利範圍，均予審查，而在行政救濟階段所提出修正本，因已非繫屬再審被告，故不予受理，否則只要不服再審被告之審查意見，隨時提出修正本，將造成作業困難，且行政救濟機關在審查時亦無所適從，再審原告在申請專利時就應對該專利申請案慎重考慮其技術特徵，再向再審被告提出申請專利範圍之申請，不應在行政救濟時再提出修正本，上訴之理由顯非恰當。又本案申請專利範圍第五、十七、十八項，以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，依專利法第二十二條第四項「申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」之規定及專利法意欲保障的技術特徵，而非經由該技術特徵所獲得之功效指標，故本案申請專利範圍第五、十七、十八項以功效指標做為主張權利範圍，實不符合專利法之規定。再審被告原處分並無違法，敬請駁回再審之訴。
理 由
按行政訴訟法當事人對本院之判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二百七十三條第一項、第二項所列情形之一者，始得為之。上開法條第一項第一款規定：「適用法規顯有錯誤者」，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背或與解釋、判例有所牴觸而言。至於法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法律顯有錯誤，而據為再審之理由。本件再審原告於八十四年八月八日以其「供磁性記錄媒體裝置使用之氟化鑽石般碳護塗佈」，向再審被告申請發明專利。案經再審被告編號審查，不予專利。再審原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，再審原告不服，循序提起行政訴訟，主張略以：「在所謂之「技術特點」定義
尚不明確的情形下，本案系爭附屬項之內容適當與否不應作為是否准予專利之依據，而應予再審原告刪除「系爭附屬項」之機會。．．．系爭附屬項已非空泛之附屬項，而具有具體限定作用之技術特點且其權利範圍自較其所依附之獨立項窄，更無要求其刪除之必要性存在。退萬步言，智慧財產局如認系爭之附屬項中之「磨耗率」非「技術特點」而要求必須刪除不可，再審原告亦有刪除之意願。再審原告茲懇請鈞院撤銷原處分及原訴願與再訴願決定，俾再審原告有機會依照專利法第四十四條第四項之規定在本案發回智慧財產局時，刪除系爭之附屬項。再審原告此一請求之依據係鈞院於八十六年判字第二二一五號判決及八十七年度判字第八六三號判決。」等語。原判決以：「依專利法施行細則第十六條第三項之規定，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敍明其所引用之請求項目外之技術特點。觀之本件專利申請書申請專利範圍欄所載，其第五項及第十七項，分別依附獨立項第一項及第十四項，第十八項依附第十七項，其加入耐磨率指標，固限制權利主張範圍，惟申請專利範圍第五項、第十七項及第十八項，除引用記載其所依附之獨立項外，僅包含功效指標之陳述，而功效指標並非技術特點，非屬可專利之技術特徵，該三項附屬項顯然未具備所引用之請求項目外之技術特點。原告（即再審原告，以下同）謂本案申請專利範圍除第五項、第十七項及第十八項外，應可准予專利；另第00000000號「三片式實心高爾夫球」發明專利案，核准有關「功效指標」之附屬項；又與本案相對應之美國第0000000號專利案已於美國獲准專利云云。惟專利法並無准許部分專利權之規定，自無先就本案部分申請專利範圍准予專利之可言。另第00000000號「三片式實心高爾夫球」發明專利案之技術內容，與本案無涉，且屬另案問題。又各國專利法制及審查基準不盡相同，自不得以與本案相對應之美國第0000000號專利案已獲准專利，即謂本件應准予專利。又專利法第四十四條第四項規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」本件專利申請案，係因系爭附屬項係以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，而未獲准許，如原告將系爭附屬項刪除，可否謂與前開法條規定之情形相符，並非無疑，況原告並未具體提出修正本，是原告以其有意刪除系爭附屬項，原處分自應予以撤銷云云，自非有理。本件經經濟部送請財團法人工業技術研究院光電工業研究所鑑定結果，亦認本件申請專利範圍第五、十七、十八項，僅包含功效指標，而非技術特點等語，此有財團法人工業技術研究院光電工業研究所意見書附於訴願卷可稽，益見原告所述並不足取。遂認本件原處分以本案申請專利範圍第五項、第十七項及第十八項以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，核與專利法第二十二條第四項所定未合，乃不准予專利，一再訴願決定遞予維持，並無違誤。適用上開法條及該法施行細則第十六條第二、三項之規定，駁回再審原告前訴訟程序之訴。核原判決所適用之法規與本案應適用之現行法規並無違背；與解釋判例亦無牴觸。至再審原告所舉本院改制前八十六年度判字第二二一五號判決，其案情與本件再審原告並未提出具體修正本之事實不同。自不得執為再審原告有利之認定。再審原告執以指摘原判決不
當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 三十 日 最 高 行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 法 官 廖 政 雄
法 官 趙 永 康
法 官 林 清 祥
法 官 鍾 耀 光
法 官 姜 仁 脩
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 彭 秀 玲中 華 民 國 九十一 年 十二 月 三十 日
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