行 政 法 院 判 決 八十七年度判字第三二號
原 告 英商．卜內門洋鹼公司
代 表 人 甲○○○○○○
訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師
複 代 理人 吳至格 律師
王瑤珮
被 告 經濟部中央標準局
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十六年七月三十一日台
八十六訴字第三○七七四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文
原告之訴駁回。
事 實
緣原告於民國八十三年三月十八日以其「二氟甲烷之製造」係使用含鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化劑之氟化觸媒使二氯甲烷與氟化氫作用俾產製二氟甲烷等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十五年五月十五日（八五）台專（玖）○一○六四字第一一六四三九號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨略謂：一、由經濟部之訴願決定理由及行政院之再訴願決定理由完全迴避及本案是否具備進步性之問題可知，經濟部及行政院並不否認本案申請專利範圍第一項所定義之發明未為被告所引據之EP 502605 案所教示或建議之事實。換言之，本案申請專利範圍第一項所界定者，已可與先前技藝明顯區分。由於本發明係關自二氯甲烷與氟化氫之反應以產製二氟甲烷之方法，而此一反應係技藝中所已知者，因此，本案申請專利範圍第一項之得以與先前技藝區分之理由，並非在於界定新穎之化學反應，而係在於一特定已知之化學反應中使用先前技藝所未教示或建議之觸媒。亦即，本案申請專利範圍第一項所界定之觸媒範圍已可使所請發明得以與先前技藝明顯區分，並無不明確或過廣之情事。二、由經濟部僅以本案申請專利範圍第一項所請觸媒界定不明確為由駁回本案訴願可知，其認為本案因申請專利範圍第一項範圍過廣，而不符專利法第二十條第一項及第二十二條第四項之規定（經濟部訴願決定書並未引據中央標準局所引據之專利法第二十條第二項有關進步性（或稱非顯而易見性）之規定）。由被告及經濟部認定申請專利範圍過廣即違反專利法第二十條第一項及第二十二條第四項之規定更可知其對法規之引用及解釋明顯不當。專利法第二十條第一項係關係發明需具備「產業可利用性」之規定。被告所公開發行並為其所屬審查委員所應共同遵守奉行之專利審查基準中，清楚說明了「非可供產業上利用之發明類型」為㈠未完成之發明，㈡非可供營業上利用之發明，及㈢實際上顯然無法實施之發明。該審查基準中，在「審查上應注意事項」乙節，特別提醒審查委員，在因發明不具「產業上可利用性」而核駁一申請案時，需說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。然查被告再審定理由，完全未提及本發明係屬何種非可供產業上利用之發明類型，亦完全未說明何以認定本發明不具可供產業上利用性之具體理由。因此，原告以為被告此項核
駁理由所依據之法條絕非為專利法第二十條第一項前段之規定。被告於再審查審定書及經濟部於訴願決定書中所言本案「申請專利範圍第一項所請範圍過廣」，似為根據專利法第二十二條第四項之規定所為之論斷。本案所使用之觸媒係已知者（即EPA0000000所教示者），業經原告清楚陳明於本案說明書中，復為被告於其再審查審定書中指明。既為已知者，亦當為熟習此項技藝之人士所熟知。被告及經濟部所引據之專利法第二十二條第四項規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，然何謂必要技術內容、特點﹖被告公開發行之專利審查基準第一－三－十五頁就此作了進一步的解釋：「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」。本發明之重點在於將熟習此項技藝之人士所熟知之特定觸媒用於產製特定之二氟甲烷之方法中，而本案申請專利範圍第一項之界定方式，確為在先前技藝之教示下，合理之定義方式。原告需特別強調者，任何熟悉專利人士均知，申請專利範圍係用於界定專利申請案所欲獲得之合理保護範圍，而非用於界定發明每一部分之技術細節。「使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」係說明書而非申請專利範圍之功能。申請專利範圍所應界定者係具有有別於先前技術之發明技術特點之發明。本案申請專利範圍第一項確實符合專利法第二十二條第四項之規定。三、依專利法第一條所明定之立法意旨，被告應根據專利法之規定，儘量幫助專利申請人對無不符專利法規定之發明取得專利。原告曾於本案再審查核駁理由先行通知書提出申復同時，向被告呈請「到局面詢」之申請，其理由為：由被告再審查核駁理由所示意見觀之，被告似乎並未明瞭本發明之發明特徵及技術特點，原告惟恐書面申復仍無法令被告明瞭本發明之可專利性，因此呈請面詢以與承審委員作當面溝通。未料被告完全漠原告所提出之請求，逕以與再審查核駁理由先行通知書中所示幾乎完全相同之理由作成不准本案專利之處分。由於被告僅重覆其再審查核駁理由先行通知書所提理由作為其再審定理由，顯見原告「書面申復惟恐不足」之顧慮並非無理。又根據被告專利案面詢作業要點之規定，當事人申請面詢者，在審查委員實際尚未審查或確認為無必要時，得敍明理由通知暫緩受理或不受理（面詢作業要點第三點）。被告在未通知原告不受理面詢申請之情況下，逕下不准本案專利之處分，不但違反「專利案面詢作業要點」之規定，亦嚴重違反專利法第一條之立法意旨。其違法不當，乃昭然若揭之事實。四、訴願法第一條規定，人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依法提起訴願、再訴願。經濟部訴願決定既未否認本案所請發明確具進步性，被告以本案發明不具進步性為主要理由否准專利之處分違法不當，自當依法予以撤銷。又原告於再訴願補充理由書中清楚陳明經濟部維持被告處分之決定違法不當，嚴重損及原告之權益，詎行政院未對該事實作進一步探究，逕以經濟部片面之詞作成駁回本案再訴願之決定。亦嚴重違反訴願法第一條之規定。其駁回本案再訴願之決定，亦應予以撤銷。再者，原告已陳明本案申請專利範圍第一項並未違反專利法暨專利審查基準之規定，被告以本案申請專利範圍第一項範圍過廣為其一理由否准本案專利之處分，及經濟部僅以同一理由駁回本案訴願之決定均屬違法不當。原告曾於本案再訴願期間，向行政院陳明本案若得以透過行政救濟撤銷被告違法不當之處分及經濟部維持該處分之不當決定，原告願進一步縮限本案所應獲得之合理權利範圍。未料行政院竟罔顧原告之權益，逕謂「再訴願時修正之申請專利範圍，既未經原處分機關審
查及再審查，即非再訴願所得審究」。事實上，若本案經進一步縮限（放棄部分權益）便得以獲准予專利，則被告剝奪原告全部權益之處分便屬不當，原告理應得以在謀求行政救濟同時，提出放棄部分權益之聲明，以使本案得以經由行政救濟獲准專利。行政院未審及此，實罔顧原告謀求行政救濟之權益，其逕行駁回本案再訴願之決定，更應予以撤銷。五、基於上述理由，原處分及一再訴願決定，無論認事用法均有違誤，敬祈將原處分、訴願決定及再訴願均予撤銷等語。被告答辯意旨略謂：一、本案所請為「二氟甲烷之製造」，其係一種製造二氟甲烷之方法，包括在含鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物之氟化作用觸媒存在下令二氯甲烷與氟化氫反應。二、經查鹵烷類之氟化反應已揭示於各相關專利前案中，例如本案說明書第三頁所述及再審查核駁理由先行通知書之附件所示，惟使用不同之觸媒，其功效及選擇率會有所不同，本案完全使用EPA 0000000 所揭示之觸媒（包含鋅或含鋅化合物之氟化觸媒），雖其產物未盡相同，但其對於鹵烷類之氟化反應（取代氯）原理及提高氟－碳鍵之選擇率之機構則屬相同，故本案與該前案實屬同類反應，本案不具進步性。又本案申請專利範圍第一項所請籠統過廣，未明確界定觸媒之成分種類及組成及操作條件，亦不符專利要件。三、起訴理由第一項第⑴及⑵點係強調申請專利範圍第一項並無籠統過廣之情事，並稱「中央標準局及經濟部對法規之引用及解釋顯有不當」，惟其論述並非事實，根據專利法第二十二條第四項之規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，另根據專利法施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒的選用，然而申請專利範圍第一項對於使用之觸媒僅有概略的描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體之界定，即使最基本的技術內容亦未界定，其範圍籠統過廣之事實，極為明確。起訴理由中雖稱被告專利審查基準第一－三－十五頁記載「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」，惟此乃原告斷章取義之詞，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，若未界定觸媒之成分種類，則其可專利性何在﹖又豈非自認其觸媒之選用乃為「顯而易知之技術」﹖此外，凡具化工知識人士皆知，一化學反應之反應條件將隨該反應所選用觸媒之不同而有差異，若本案所請具新穎性及進步性，則該反應理應為一個新組合之反應，其反應條件豈能不予界定﹖故本案申請專利範圍未能界定反應條件，亦不符專利要件。又，本案觸媒之成分種類非但未於申請專利範圍中予以界定，於說明書中亦僅以第四頁第十行至十二行一語略述「吾人喜歡使用如歐洲專利0000000 號或英國專利PCT/GB93/0024 號中所揭示之觸媒，這些專利之揭示內容將併入本文供參考」云云。此外，說明書中並無觸媒成分、組成之具體界定，且申請專利範圍第一項籠統過廣，遠非實施例所能合理支持者，熟習此項技藝人士亦難僅憑申請專利範圍第一項之界定或說明書實施例之輔助而據以實施第一項之全部範圍，故該項所請範圍過廣，不具產業上之可利用性，被告以本案不符專利法第二十條第一項前段及第二十二條第四項之規定審定不予專利，認事用法並無不當。四、本案不符專利要件之理由已明確敍述於再審查審定書及前二項之答辯理由中，惟被告仍基於「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之意旨，依專利法第四十條第二項「經再審查認為有
不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定，於八十五年二月五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確要求原告縮限申請專利範圍第一項，惟原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第一項完全未予修正，其雖依專利法第四十四條第一項第一款「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：到局面詢．．．」之規定申請面詢，惟第四十四條第一項之規定乃為行政裁量，專利專責機關可依事實狀況、個案情形而斟酌有無辦理之必要，本案申請專利範圍第一項完全未依被告之指示提出修正，且其申復理由論述已十分充足，表達亦已臻明確，實無再行面詢之必要，被告乃依專利法施行細則第三十條之規定，依該申復理由及現有資料予以審定，於法並無不合。五、原告所謂之申請專利範圍修正本係於再審查審定之後始行提出，即未經被告審查，自未便在訴願程序中受理審究，故再訴願決定謂「．．．至再訴願時修正之申請專利範圍，既未經原處分機關審查及再審查，即非再訴願所得審究，併予指駁。」，並無不當，大院七十六年度判字第一六○五號判決意旨明示「原告於被告機關再審查審定後始提出修正之請求專利部分，既未經被告機關審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究」云云。六、綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違法，原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。
理 由
按依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。同條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，所載申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第四項所明定。本件被告以鹵烷類之氟化反應已揭示於美國第0000000號專利案、歐洲第0000000號、第0000000號專利案。本案完全使用歐洲第0000000號專利案所揭示含鋅或含鋅化合物之氟化觸媒，縱其產物未盡相同，但其對於鹵烷類之氟化反應（取代氯）原理及提高氟－碳鍵之選擇率之機構則屬相同，本案與該歐洲專利案實屬同類反應，而不具進步性。又本案申請專利範圍第一項所請籠統過廣，未明確界定觸媒之成分、種類及組成，依專利法第二十條第一項前段、第二項及第二十二條第四項規定，應不予專利。原告不服，循序提起行政訴訟，而為前揭事實欄所載情詞之主張。惟查本件於一再訴願階段曾由經濟部先後函請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查，據該所審查結果認為：「本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成份種類及組成比例有所界定，並限定本案之專利申請範圍於使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。．．．訴願人利用此觸媒確實有提高二氟甲烷之產率及降低有害副產物之功效，因此本人贊同訴願人在這方面的研究是具有進步性。然而訴願補充理由書中雖然再次以中央標準局專利審查基準為其申請專利範圍籠統過廣提出辯解，但是如訴願答辯人所指，訴願人在本案申請專利範圍第一項所請內容未界定觸媒之成份種類及組成比例，其所請範圍確實籠統過廣並且有不合理的擴張，因此本人贊同訴願答辯人不予專利之審定並無違誤。」「就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒之選用，而本案對於專利範圍第一項使
用之觸媒僅有概略的敍述，並無任何具體的界定，連技術內容都未於界定。原處分機關曾以台專玖1064字第104788號專利再審查核駁理由先行通知書函請訴願人提出申復說明，而訴願人於八十五年四月一日修正之申請專利範圍第一項所請內容仍未依示修正。揆諸事實，本專利申請案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成分種類及組成比例有所界定，並限定使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。惟查訴願人在申請專利範圍第一項所請內容確實請求標的過廣，原處分機關所為不予專利之處分並無不當。」各等情，有該所八十五年十月二十四日（八五）工研化企字第一八三六號及八十六年三月二十四日（八六）工研化審字第○三八四號各函檢附之審查意見書附訴願可稽。核其審查之意見與被告及一再訴願決定機關之認定並無二致。而該所為我國化學工業之研究機構，對於化學工業之理論及實務均具權威性，所為之審查意見具有鑑定性質，公正客觀。次查除依首揭專利法第二十二條第四項之規定外，另據同法施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的構成及其實施之必要技術內容、特點。就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒的選用，然而申請專利範圍第一項對於使用之觸媒僅有概略的描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體之界定，即使最基本的技術內容亦未界定，其範圍籠統過廣之事實，極為明確。起訴理由中雖稱被告專利審查基準第一－三－一五頁記載「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」，惟此乃原告斷章取義之詞，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，若未界定觸媒之成分種類，則其可專利性何在﹖又豈非自認其觸媒之選用乃為「顯而易知之技術」﹖此外，凡具化工知識人士皆知，一化學反應之反應條件將隨該反應所選用觸媒之不同而有差異，若本案所請具新穎性及進步性，則該反應理應為一個新組合之反應，其反應條件豈能不予界定﹖故本案申請專利範圍未能界定反應條件，亦不符專利要件。且因該項所請範圍過廣，亦不具產業上之可利用性。又被告曾於八十五年二月五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確要求原告縮限申請專利範圍第一項，惟原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第一項完全未予修正，其雖依專利法第四十四條第一項第一款「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：到局面詢．．．」之規定申請面詢，惟第四十四條第一項之規定乃為行政裁量，專利專責機關可依事實狀況、個案情形而斟酌有無辦理之必要，被告以本案申請專利範圍第一項完全依被告之指示提出修正，且其申復理由論述已十分充足，表達亦已臻明確，實無再行面詢之必要，乃依專利法施行細則第三十條「專利專責機關依本法第四十四條、第四十五條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或修正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利專責機關得依據現有資料逕予審定」之規定，依該申復理由及現有資料予以審定，於法並無不合。再原告於再訴願期間，雖向行政院陳明願進一步縮限申請專利範圍，惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經被告審查。既未經被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究。從而原告所為如前揭事實欄所載之主張，皆無可採。原處分為本案不予專利審定及一再訴願決定，遞予維持，均無違誤。原告起訴意旨，難謂有理由
，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中 華 民 國 八十七 年 一 月 十六 日
行 政 法 院 第 五 庭
審 判 長 評 事 葉 振 權
評 事 高 秀 真
評 事 沈 水 元
評 事 林 清 祥
評 事 劉 鑫 楨
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 陳 佩 玲
中 華 民 國 八十七 年 一 月 十七 日
, 台灣公司情報網