臺北高等行政法院判決
94年度訴字第01667號
原 告 韓國商LG菲利普液晶顯示股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 林志剛律師
複 代理人 廖文慈律師
訴訟代理人 丙○○專利代理人
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94
年4 月1 日經訴字第09406125120 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：訴外人日商佛朗帝克股份有限公司於民國（除西 元外，以下同）88年07月28日以「以使用以銅作為配線層、 以銦（IN）氧化物及金屬氧化物作為透明導電層為主成分之 複合氧化物的電子機器用構成基板及使用其之電子機器」向 被告申請發明專利，同時聲明以其在日本申請，申請日為西 元1998年08月31日之日本第00-000000 號申請案主張優先權 ，經被告編為第00000000號審查。嗣該公司變更本案發明名 稱為「以使用以銅作為配線層、以銦（IN）氧化物及金屬氧 化物為主成分之複合氧化物作為透明導電層的電子機器用構 成基板及使用其之電子機器」，復於90年05月04日申准讓與 申請權予原告，該案並經被告為應不予專利之處分。原告不 服，申請再審查，案經被告以93年06月25日（93）智專三（ 四）01024 字第09320568960 號專利再審查核駁審定書仍為 「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願 決定駁回，原告猶不服，遂向本院提起行政訴訟。二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應作成核准第00000000號發明專利之處分。 3.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：
㈠原處分認本案不符核駁處分時專利法第20條第2項、第22條 第3、4項之規定，理由如下:
1.被告曾以93年03月01日以智專三（四）01024字第093201945 50號再審查核駁理由先行通知書函知原告，如本案說明書及 再審查申請理由書提所述，銦錫氧化物（以下稱ITO）係為 習知、習用之透明導電層材料；又本案實施例僅有銦鋅氧化 物（以下稱IZO）之結果，並無其他資料可顯示所請「銦氧 化物與錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之金屬氧化物」達到本案 發明之效果可驗證其之進步性，因此申請專利範圍第1項宜 明確將ITO排除，以具體申請專利之標的及特點。 2.上開通知書已明確函知申請人（即本案原告）就申請專利範 圍提出修正，明確將ITO排除，唯申請人並未修改至說明書 可支持的範圍，而ITO可用於銅配線層，係為熟習該業者所 顯而易知且能輕易完成者，因此其申復說明為無理由，為應 用此等習用技術、知識，不符專利要件。
㈡本案銅配線層與複合氧化物構成的透明導電層之組合發明， 經由執行ITO及IZO的實驗，確能產生藉以降低接觸電阻及蝕 刻造成的配線損傷的功效，具進步性:
1.本案申請專利範圍第1項所請者乃為一種「組合發明」，與 ITO是否為習知習用之透明導電層材料或是否可用於銅配線 層無關:
⑴按「組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之 發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合 發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該 項技術者所能輕易完成者。至於集合發明，因未能產生突 出的技術特徵或顯然的進步，故為熟習該項技術者所能輕 易完成。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術， 亦須就整體予以考量。」「組合發明，係指組合先前技術 中複數個技術手段所構成之發明。若組合發明之技術特徵 在功能上彼此相互作用而能產生新的功效，或組合後之技 術效果優於所有單一技術所產生之技術效果的總合，無論 其技術特徵是否全部或部分為已知，均應認定該發明非能 輕易完成，具進步性。」分別為被告「專利審查基準」92 年8月版與93年07月01日施行版對「組合發明」之規定。 ⑵依據上揭「專利審查基準」對「組合發明」之規定，只要 本案申請專利範圍第1項所請之「組合銅配線層與複合氧 化物構成的透明導電層」之組合發明，其技術特徵在功能
上彼此相互作用，而能產生藉以降低接觸電阻及蝕刻造成 的配線損傷的功效，則無論ITO或其所界定之複合氧化物 中所含之各單一種氧化物，是否為習知習用之材料，或本 案發明之技術特徵是否全部為已知，均應認定該發明非能 輕易完成，具進步性。何況本案發明之特徵並非是全部為 已知者，更應認定本案發明非能輕易完成，具進步性。 ⑶今被告僅著眼於本案申請專利範圍第1項所用以組合之各 個別材料，而予以分別判斷其是否為習知習用之材料，未 考慮到本案申請專利範圍第1項所請者乃為一種「組合發 明」，即「組合銅配線層與複合氧化物構成的透明導電層 」之組合發明，而非在單獨申請可形成透明導電層之氧化 物的發明，也非在單獨申請銅配線層的發明。因此本案發 明與ITO是否為習知習用之透明導電層材料，以及ITO是否 可用於銅配線層等無關。
2.本案銅配線層與複合氧化物構成的透明導電層之組合發明， 經由執行ITO及IZO的實驗，確能產生藉以降低接觸電阻及蝕 刻造成的配線損傷的功效，具進步性:
⑴本案申請專利範圍第1項所請之發明，其特徵在於配線層 由銅形成而非鋁或鋁合金形成，以及透明層係由氧化銦與 鋅、錫、鎵、鉈、鎂或鉛的氧化物組成的複合氧化物所形 成。其組合如此銅配線層與複合氧化物構成的透明導電層 之組合發明，經由執行ITO及IZO的實驗，確能產生藉以降 低接觸電阻及蝕刻造成的配線損傷的功效，已提供了本案 發明的最佳模式，但這並非意指其他實施例是無效的。此 可由附證三至五所示之ITO/Cu、ITO/Al、ITO/Cu(Mg)等於 不同溫度下的量測結果、不同條件下的氧化退火之反應及 量測結果，以及銅乾蝕刻之結果等各項量測結果，而瞭解 如本案說明書所述之本發明所解決的習知技術缺點問題， 以及所達成之顯著功效，即明白本案發明確實符合「專利 審查基準」對「組合發明」之規定，應認定本案發明非能 輕易完成，應具進步性。
⑵被告無引證任何證據資料，且無視於本案之IZO實施例為 本發明最佳實施例模式，已可涵蓋其他實施例之事實，即 主觀的逕行以「本案實施例僅有IZO之結果，並無能使所 請銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂及鉛形成之金屬氧化物，亦 可達到本案發明之效果，以驗證其之進步性」為由，而認 定本案不具進步性，實難謂原處分無違法。
3.至於被告以ITO為習知習用之材料，而本案申請專利範圍第1 項未明確將ITO排除，係屬於申請專利範圍是否過廣問題， 根本與專利法第22條第3、4項規定無關。何況本案既然是「
組合發明」，則依前揭「專利審查基準」對「組合發明」之 規定，自更無以本案說明書（含申請專利範圍）記載有該習 知的ITO作為組合成分為由，而認定不符專利法第22條第3、 4項之規定，原處分在認事用法實有違誤。
㈢被告至原告提起本件訴願後，始引用先前技術文獻答辯，已 違反行政程序法第43條，有損原告之審級利益: 被告於再審查期間及其原處分中，均未引任何具體證據資料 ，以作為支持其審定本案不具進步性的依據。迨至再審查審 定後，於訴願階段，經原告指摘其審定未引證任何具體文獻 為證後，始提出一些教科書做為證據資料，以支持其審定本 案不具進步性。姑不論其提出之證據資料內容是否具有證據 力，僅就其作成核駁審定後，始提出引證資料之行政行為而 言，即有損原告之審級利益，且違反舊專利法第40條第2項 及行政程序法第43條之規定，實難謂原處分無違法。蓋本案 為專利申請案，在再審查審定前，原告在不變更原說明書所 記載之發明實質下，本享有依法可對說明書（包含申請專利 範圍）作任何補充及修正之權利。是以被告如果在核駁審定 前，即提出支持其核駁理由之證據資料，則原告可根據該證 據資料，據以判斷及斟酌是否該對說明書補充資料，或是修 縮申請專利範圍。但在再審查審定後，被告始提出證據資料 時，原告即無再根據該證據資料斟酌是否該對說明書補充資 料，或是修縮申請專利範圍之餘地。因此被告此種在審定後 ，於訴願階段始舉證之行政行為，不但有損原告之審級利益 ，而且也有違反舊專利法第40條第2項及行政程序法第43條 之規定，自難謂原處分無違法。
㈣綜上所陳，可見原處分確有違法之處，祈請貴院明察，賜為 判決如訴之聲明為禱。
乙、被告主張：
㈠本案所請「銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之金屬氧 化物」難謂有「顯然的進步」:
1.按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」 ，惟「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項 技術者所能輕易完成時」仍不得依本法取得專利，分別為本 案審定時專利法第19條及第20條第2項所明定。判斷一發明 是否能「輕易完成」，被告於87年12月公開發行（與92年08 月版相同）之「專利審查基準」第1-2-20至23頁，就組合判 斷發明是否能輕易完成，指出:
⑴准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻 之部份內容，或同一文獻之各不同部份相互組合；准予將 先前技術之各片斷部份組合，以判斷申請專利範圍之發明
是否具有突出的技術特徵或顯然的進步，惟其組合以熟悉 該項技術者於申請時，所能輕易完成為限。
⑵並應注意下列事項：
①文獻之組合應注意：應假設熟悉該項技術者，如遭遇申 請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證 之文獻之技術內容，以解決該問題；又文獻之技術內容 屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合通 常視為非能輕易完成。
②先前技術之組合部份應注意：以先前技術之片斷部份相 互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是 否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步性」，「突 出的技術特徵」，係指申請專利之發明，對熟悉該項技 術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析 、推理或試驗而得者。「顯然的進步」係指申請專利之 發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常 係表現於功效上。
2.就先前知識技術之組合部份而言，由於本案說明書第10頁第 14行至第21行記載了「除了銦鋅氧化物IZO之外，銦錫氧化 物ITO會有由於使用酸蝕刻液，銅配線也被蝕刻之虞」，且 並無其他資料可顯示所請「銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂以及 鉛形成之金屬氧化物」可達到本案發明之效果，及可驗證其 之功效、進步性，因此，本案所請「銦氧化物與錫、鎵、鉈 、鎂以及鉛形成之金屬氧化物」難謂有「顯然的進步」，即 難謂為新發明。
㈡本案係關於「以使用以銅作為配線層、以銦(IN)氧化物及金 屬氧化物為主成分之複合氧化物作為透明導電層的電子機器 用構成基板及使用其之電子機器」之申請，其請求內容主要 如92年05月23日申請專利範圍第一項所揭示:一種電子機器 用構成基板，其特徵為使用:以銅作為配線層、以銦氧化物 及由鋅、錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之群中選擇一種或複數 種之金屬氧化物為主成分之複合氧化物作為透明導電層。本 案再審查審定係依92年05月23日申請專利範圍及93日04月29 日申覆說明審查。
㈢原告稱「發明是否為非能輕易完成而具進步性」，其考量的 重點應包括「能否藉以降低蝕刻造成的配線損傷的功效」云 云；惟本案說明書第6頁第3行至第21行說明「除了IZO之外 ，銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之複合氧化物，會 因材料之不同，會有由於在蝕刻該複合氧化物材料之際之蝕 刻液，銅配線也被蝕刻之虞」，「因此，以銦鋅氧化物很合 適地被適用」，說明書第10頁第14行至第21行亦說明「除了
IZO之外，ITO會有由於使用酸蝕刻液，銅配線也被蝕刻之虞 」，「因此，在使用銅作為配線層之材料之情形，最好使用 銦鋅氧化物作為透明導電層」，即本案實施例僅有IZO之結 果說明，並無其他資料可顯示所請「銦氧化物與錫、鎵、鉈 、鎂以及鉛形成之金屬氧化物」可達到本案發明之效果，及 可驗證其之進步性，即難謂為新發明。
㈣被告曾於93年03月01日以智專三（四）01024字第093201945 50號再審查核駁理由先行通知書函知原告，說明如本案說明 書及再審查申請理由書所述，ITO係為習知、習用之透明導 電層材料；又本案實施例僅有IZO之結果，並無其他資料可 顯示所請「銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之金屬氧 化物」達到本案發明之效果可驗證其之進步性，因此申請專 利範圍第1項宜明確將ITO排除，以具體申請專利之標的及特 點；惟原告並未修正申請專利範圍第1項至說明書可支持的 範圍，而銅之導電性僅次於銀，較鋁之導電性為佳，「其常 用於當電氣導線或電線、製作印刷電（或線）路板」，係為 辭典、教科書記載之習知知識技術，如附件一（1984年化學 新辭典第142頁）、附件二（1994年教科書-電工材料第121 、127-128頁）、附件三（1982年教科書-印刷電路板製作第 320-322頁）所記載，為一般業者所熟知，因此，以「銅替 代鋁」，「使用銅作為配線層，以銦錫氧化物ITO作為透明 導電層，係為熟習該項業者所顯而易知且能輕易完成者」； 即，本案「使用銅作為配線層，以銦錫氧化物ITO作為透明 導電層，係為熟習該項業者所顯而易知且能輕易完成者」， 且其並無「顯然的進步、功效」，不符專利要件。 ㈤原告訴稱有關「ITO/Al、ITO/Cu(Mg)等於不同溫度下的量測 結果、不同條件下的氧化退火之反應及量測結果，以及銅乾 蝕刻之結果等各項量測結果」之附證三至五之圖示，僅係「 ITO/Al、ITO/Cu(Mg)等於不同溫度下的量測結果、不同條件 下的氧化退火之反應及量測結果」、「銅（本身）乾蝕刻之 反應過程、圖示」，並無任何蝕刻「銦錫氧化物ITO透明導 電層與銅配線」組合時，「銅配線」之反應及量測結果之圖 示，即未說明且未解決「除了銦鋅氧化物IZO之外，銦錫氧 化物ITO會有由於使用酸蝕刻液，銅配線也被蝕刻之虞」的 問題；又該等「附件圖示」係於再審查審定之後提出，即未 經被告審查，基本上即未便在訴訟程序中受理審究。 ㈥據上論結，本案申請專利範圍「使用銅作為配線層，以銦錫 氧化物ITO作為透明導電層」超出說明書及實施例所能合理 支持之範圍，為熟悉該項技術者所能輕易完成者，且其組合 並無「顯然的進步、功效」。本案訴訟為無理由，難謂為新
發明。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利 用者，固得依本件核駁處分時專利法第19條暨第20條第1項 之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有 之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍 不得依法申請取得發明專利，同法第20條第2項復有明文。 又依同法第22條第3項及第4項規定，申請發明專利之說明書 ，除應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指明於申 請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技 術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可 據以實施；否則，即難認其符合專利要件，而不得依法申請 取得發明專利。
二、本件訴外人日商佛朗帝克股份有限公司前於88年7 月28日以 「以使用以銅作為配線層、以銦（IN）氧化物及金屬氧化物 作為透明導電層為主成分之複合氧化物的電子機器用構成基 板及使用其之電子機器」向被告申請發明專利，同時聲明以 其在日本申請，申請日為西元1998年08月31日之日本第00-0 00000 號申請案主張優先權，經被告編為第00000000號審查 。嗣該公司變更本案發明名稱為「以使用以銅作為配線層、 以銦（IN）氧化物及金屬氧化物為主成分之複合氧化物作為 透明導電層的電子機器用構成基板及使用其之電子機器」， 復於90年05月04日申准讓與申請權予原告，該案並經被告為 應不予專利之處分，有系爭案專利申請書、各審定書等件在 卷可稽，並為兩造所不爭，堪認為實。原告不服，提起本件 行政訴訟，主張如事實欄所載。
三、本院判斷如下：
㈠本件第00000000號「以使用以銅作為配線層、以銦（IN）氧 化物及金屬氧化物為主成分之複合氧化物作為透明導電層的 電子機器用構成基板及使用其之電子機器」發明專利申請案 ，依據其92年5 月23日申請專利範圍，第一項為獨立項，其 餘第二、三、四項，則為附屬項；第一項載以係一種電子機 器用構成基板，其特徵為使用：以銅作為配線層、以銦氧化 物及由鋅、錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之群中選擇一種或複 數種之金屬氧化物為主成分之複合氧化物作為透明導電層。 ㈡查本件習知之技術載以「作為配線材料之鋁具有低電阻之優 點，在電子機器中，被廣泛使用於基板上之配線或電極等。 又，作為被使用於透明電極等之透明導電層，被廣泛使用者 為銦錫氧化物。」，其結構組成雖異於本件技術；惟本件除 提供銅與銦錫氧化物之相關熱處理前後組成結構變化結論外
，然原告對其所主張發明之一銦鋅氧化物的實際功效仍未提 出具體說明與驗證，尚難認確能達到減少氧化物之形成。本 件說明書第6 頁第3 行至第21行所載意旨係「除了銦鋅氧化 物IZO 之外，銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂以及鉛形成之複合 氧化物，會因材料之不同，會有由於在蝕刻該複合氧化物材 料之際之蝕刻液，銅配線也被蝕刻之虞」，「因此，以銦鋅 氧化物很合適地被適用」；說明書第10頁第14行至第21 行 亦說明「除了銦鋅氧化物IZO 之外，銦錫氧化物ITO 會有由 於使用酸蝕刻液，銅配線也被蝕刻之虞」，「因此，在使用 銅作為配線層之材料之情形，最好使用銦鋅氧化物作為透明 導電層」。是以，本件實施例僅有銦鋅氧化物IZO 之結果說 明，並無其他資料可顯示所謂「銦氧化物與錫、鎵、鉈、鎂 以及鉛形成之金屬氧化物」可達到其發明之效果，及可驗證 其進步性。
㈢至原告所主張之ITO/Cu、ITO/Al、ITO/Cu(Mg)等於不同溫度 下的量測結果、不同條件下的氧化退火之反應及量測結果， 以及銅乾蝕刻之結果等各項量測結果，而瞭解如本案說明書 所述之本發明所解決的習知技術缺點問題乙節；然揆諸其附 件圖示，僅係ITO/Al、ITO/Cu(Mg)等於不同溫度下的量測結 果、不同條件下的氧化退火之反應及量測結果，以及銅（本 身）乾蝕刻之反應過程與圖示，並無任何蝕刻「銦錫氧化物 ITO 透明導電層與銅配線」組合時，「銅配線」之反應及量 測結果之圖示及數據，並未說明且未解決「除了銦鋅氧化物 IZO 之外，銦錫氧化物ITO 會有由於使用酸蝕刻液，銅配線 也被蝕刻之虞」的問題。
㈣被告曾於93年03月01日以再審查核駁理由先行通知書函知原 告，說明略以：如本案說明書及再審查申請理由書所述，IT O 係為習知、習用之透明導電層材料；又本案實施例僅有IZ O 之結果，並無其他資料可顯示所請「銦氧化物與錫、鎵、 鉈、鎂以及鉛形成之金屬氧化物」達到本案發明之效果可驗 證其之進步性，因此申請專利範圍第1 項所請過大，應進一 步修改至說明書可支持之範圍等語；有被告93年03月01日智 專三（四）01024 字第09320194550 號再審查核駁理由先行 通知書一紙在卷足憑，且為原告所不爭執。惟原告並未修正 申請專利範圍第1 項至說明書可支持的範圍，而銅之導電性 僅次於銀，較鋁之導電性為佳，「其常用於當電氣導線或電 線、製作印刷電（或線）路板」，係為辭典、教科書記載之 習知知識技術，為一般業者所熟知，因此，以「銅替代鋁」 ，「使用銅作為配線層，以銦錫氧化物ITO 作為透明導電層 ，係為熟習該項業者所顯而易知且能輕易完成者」；由於原
告不願就不符專利要件之請求項加以修正，而申請就全部請 求項准予專利，雖然被告亦應就附屬項逐項審查，但亦無從 就同一專利申請案作成部分請求項准予專利。從而，被告以 本件「使用銅作為配線層，以銦錫氧化物ITO 作為透明導電 層，係為熟習該項業者所顯而易知且能輕易完成者」，且其 並無「顯然的進步、功效」，不符專利要件，依法自無不合 。
四、綜上所述，被告以本件有違核准審定時專利法第20條第2項 、第22條第3 項及第4 項之規定，所為應不予專利之處分， 並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原 處分及訴願決定，並請求被告應予系爭案為專利之處分，為 無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 13 日 第七庭審判長法 官 劉 介 中
法 官 李 玉 卿
法 官 黃 秋 鴻
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 95 年 7 月 13 日 書記官 蘇 婉 婷
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