最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01054號
上 訴 人
即 參加 人 喜多納企業有限公司
代 表 人 甲○○
被 上訴 人 英商‧日本喜多公司
代 表 人 乙○○
被 上訴 人 臺灣優生股份有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國93年7月1日
臺北高等行政法院92年度訴字第430號判決，提起上訴，本院判
決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人（即原審參加人）喜多納企業有限公司前於民國（下 同）90年11月30日以「新喜多納New Hitona」聯合商標作為 審定第980474號「新世紀喜多納ヒトナ─New W century Hi tona」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第5類之中藥、西藥、維他命、 醫療補助用營養製劑、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、胎盤素膠囊 、棉花、棉花棒、磁性穴道貼布、衛生棉、嬰兒奶粉、嬰兒 食用肉食果蔬罐頭、失禁用尿布、中藥材、調經丸、預防頭 髮脫落用養髮劑、咳嗽藥糖、驗孕試劑、退熱貼片、蚊香、 電蚊香片、補蟑盒、鎖定劑、止瀉劑、瀉劑、解熱退燒劑、 醫用漱口水、急救箱等商品，向原審被告即經濟部智慧財產 局（下稱智慧財產局）申請註冊，經智慧財產局准列為審定 第0000000號聯合商標（如附圖一，下稱系爭商標）。嗣被 上訴人以系爭商標有違異議審定時（下同）商標法第37條第 7款、第12款之規定，檢據註冊之第547599、818156號「台 灣喜多及圖」、第943320號「喜多」、第942595號「喜多多 」、第823096、778036號「喜多力多」、第812554號「喜多 力士」、第680521號「台灣喜多３３３」等商標（如附圖二 ，下稱據以異議商標），對之提起異議，經智慧財產局審查 ，以91年8月28日中台異字第910905號商標異議審定書為異 議不成立之處分，被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂 提起行政訴訟，案經原審判決，撤銷訴願決定及原處分，並 命智慧財產局對於本件商標異議案應依原審判決之法律見解 另為處分，上訴人不服，乃提起本件上訴。
二、被上訴人於原審起訴主張：㈠查系爭商標圖樣係由直書之中 文「新喜多納」及橫書之外文「NEW Hitona」所組成，其圖 樣之中外文直、橫書寫各自獨立，各為系爭商標之主要部分 。其中文部分「新喜多納」之字首「新」字在性質上僅屬普 通之使用，為習知習見之形容詞「新的」，該中文與系爭商 標之英文單字「NEW」對應，識別性較弱，按智慧財產局編 印之商標手冊第40頁8⑴之說明，本件系爭商標於判斷是否 與據以異議商標近似時，應將列於字首之「新」排除在外。 又系爭商標之中文末字「納」，為藥品、衛生醫療補助品之 習慣上名稱，歷年來各大藥廠之藥品、衛生醫療補助品類商 標有中文「納」字者不勝枚舉；「納」字既已廣泛使用於藥 品、衛生醫療補助品，則以之作為商標圖樣之一部分指定使 用於中藥、西藥、胃藥等商品，實不足以使一般消費者認識 其為表彰商品來源、信譽之標誌，自亦不足憑為判斷商標近 似之主要部分。本院77年度判字第2243號判決及經濟部（90 ）訴字第09006314900號訴願決定書，亦採斯見解。㈡據以 異議商標註冊第547599號「台灣喜多及圖」商標、註冊第68 0521號「台灣喜多３３３」商標、註冊第778036號「喜多力 多」商標、註冊第812554號「喜多力士」商標、註冊第8181 56號「台灣喜多」商標、註冊第823096號「喜多力多」、註 冊第942595號「喜多多」商標與註冊第943320號「喜多」商 標相較，中文「台灣喜多」之「台灣」二字僅為普通之名詞 。故兩造商標圖，其主要部分有相同之中文「喜多」二字， 於異時異地隔離觀察、市場叫賣之際，在外觀、讀音上難謂 無使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標；又據以異議商 標之指定商品「耳塞」與系爭商標之指定商品「棉花、棉花 棒」，分屬第10類之「醫療用補助品」及第5類「敷藥用材 料」之類似商品；且系爭商標於90年11月30日申請註冊前， 據以異議商標第943320號「喜多」商標早已於81年1月16日 獲准註冊，系爭商標之審定自有違商標法第37條第12款之規 定。另參酌上訴人中台評字第890284號商標評定書，對於註 冊828961號「喜多納」商標經評決為無效之案例，亦可證之 。㈢中文「喜多」係被上訴人之前手台灣喜多股份有限公司 於首先使用於嬰兒用奶瓶、奶嘴、奶刷、爽身粉、洗髮精、 沐浴精等多類產品上之著名商標，亦曾多次針對相同或近似 之商標予以異議，並經上訴人評決、訴願機關決定或行政法 院判決為構成近似，如中台異字第860524號、中台評字第90 0085號、中台評字第890383號商標評定書、經濟部93年2月4 日經訴字第09306211260號訴願決定書及原審法院91年度訴 字第2922號判決等。嗣後被上訴人之前手台灣喜多股份有限
公司移轉予被上訴人台灣優生股份有限公司及被上訴人英商 日本喜多公司名下。則參加人（即本件上訴人）以直書之中 文「新喜多納」作為商標之一部分申請註冊，復指定使用於 「棉花、棉花棒、嬰兒奶粉、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、失禁 用尿布」等與被上訴人使用於「奶瓶、奶嘴、奶刷、尿布、 爽身粉、洗髮精、沐浴精」等多類產品上之知名商標之商品 同一或類似或非相同但有密切關聯，客觀上難謂無致消費者 誤認為同一廠商之系列商標之聯想，系爭商標之審定自有違 商標法第37條第7款之規定。㈣參加人雖舉「高原貿易有限 公司」之「喜多納」藥商59年7月31日內衛藥輸字第006168 號許可證，惟此僅可證明該公司曾申請藥品輸入許可證，尚 不能證明是否有實際進口該藥品；且該許可證上之英文品名 為「STRONG HITONA」，與系爭商標之英文並不相同；況該 許可證有效日期至74年7月31日止，並於75年3月1日即已註 銷，均在參加人公司81年3月23日核准設立前，故參加人公 司根本不可能有使用系爭商標。又參加人復舉衛署藥輸字第 019819號藥商許可證，其輸入藥物之中文品名為「喜多納糖 衣錠」，英文品名則為「OXOMIN GOLD TABLETS」，其與系 爭商標之英文完全不同，且該許可證之申請商為台灣日化股 份有限公司，故參加人所舉之他人之登記藥品名稱，尚無法 證明任何事項。另參加人再舉之82年廣告資料，惟據以異議 商標前手台灣喜多股份有限公司自72年起即申請註冊、使用 之據以異議著名「喜多」、「喜多康貝舒」及「台灣喜多」 等系列商標，遠較參加人最早之廣告時間早。況參加人之註 冊第828961號「喜多納」商標因與據以異議註冊第622009號 「喜多康貝舒」商標構成近似已遭撤銷等語，請求撤銷原處 分及訴願決定，並命智慧財產局應為異議成立之處分。三、智慧財產局則以：系爭審定第0000000號「新喜多納New Hit ona」商標圖樣係由中文「新喜多納」、外文「New Hitona 」所組成，與據以異議之註冊第547599、818156號「台灣喜 多及圖、第943320號「喜多」、第942595號「喜多多」、第 823096、778036號「喜多力多」、第812554號「喜多力士」 、第680521號「台灣喜多３３３」等件商標相較，二者固有 相同之「喜多」二字，惟查系爭商標中文係由「新喜多納」 四字以大小相同之字體上下直書而成，予人寓目印象整體一 致，並未特別突顯「喜多」二字，且系爭商標另有外文「Ne w Hitona」可資區辨，按商標法施行細則第15條第1項規定 之判準，於異時異地隔離觀察，尚無使具有普通知識經驗之 購買人與據以異議商標產生聯想而發生混同誤認之虞，兩造 商標應非屬構成近似，自無商標法第37條第7款、第12款規
定之適用，資為答辯。
四、上訴人於原審參加意旨謂：參加人系爭商標之中文「新喜多 納」中之「喜多納」中文三字，早於57年7月31日即核准內 衛藥輸字第006168號許可證，並由「高原貿易有限公司」自 日本進口藥品，持續使用至74年7月31日，並繼續辦理內政 部許可證展延，故對於消費者而言從59年起即知有「喜多納 」之存在。嗣81年4月8日經核准設「喜多納企業有限公司」 ，即以「喜多納」三字為特取部分申請公司，並由前述之「 高原貿易有限公司」持續申請行政院衛生署82年3月11日核 准藥品許可證衛署藥輸字第019819號，及於87年7月31日核 准繼續延展至今使用自日本進口「喜多納」藥品而無間斷「 喜多納」三字之使用。再者，參加人更早於82年起迄今，持 續於各媒體以「喜多納」三字做大量之廣告，故消費者明顯 知悉「喜多納」三字與「喜多」二字有所區別，且知名度亦 不下於「喜多」二字，是顯無混淆及近似之虞。況系爭商標 為「新喜多納」中文四字及具有音譯相同之英文「New Hito na」，並無凸顯「喜多」二字之目的。因此，按本院76年度 判字第516號及原審法院89年度訴字第2103號判決要旨，實 無商標法第37條第7款、第12款之適用，資為答辯。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭商標圖樣 係由直書之中文「新喜多納」及橫書之外文「NEW Hitona」 所組成，其圖樣之中外文直、橫書寫各自獨立，讀音、觀念 相同，為一個商標之兩種文字表現。其中文部分「新喜多納 」之字首「新」字與外文「NEW Hitona」之字首「NEW」字 相對應，為習知習見之形容詞「新的」，在性質上屬於說明 性文字，其識別性本較弱，與其商標之其他文字「喜多納」 或「Hitona」之結合強度微弱，不足以作為區隔系爭商標與 其他商標之準據。智慧財產局編印之商標手冊第40頁商標近 似之判斷方法8⑴，亦認二個以上字詞組成之商標，判斷其 是否為近似時，應考慮其結合之強弱程度，含有說明性文字 之結合商標，例如：以「新」等字詞附加在商標之前面或後 面者，應以未附加該說明性文字之部分判斷之。故本件系爭 商標於判斷是否與據以異議商標近似時，應將列於字首之「 新」排除在外。又系爭商標之中文末字「納」，為藥品、衛 生醫療補助品之習慣上名稱，歷年來各大藥廠產製之藥品、 衛生醫療補助品類商標有中文「納」字者不勝枚舉，足見「 納」字已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，則以之作為商 標圖樣之一部分指定使用於中藥、西藥、胃藥等等商品，其 識別性甚為薄弱，實不足以憑為判斷商標近似之主要部分。 而「喜多」二字則為創新性用語，具有強力識別性，故系爭
商標中文之主要部分應為「喜多」二字。次查，據以異議註 冊第943320號「喜多」商標純以中文「喜多」構成，與系爭 商標中文之主要部分「喜多」相同；據以異議商標之「台灣 喜多」商標，其中「台灣」二字為習用字彙，其識別性較為 薄弱，其主要部分亦為「喜多」二字，其餘之據以異議商標 則以「喜多」置於引人注目之字首，亦特別突出。故兩造商 標圖樣相較，其主要部分既均有相同之中文「喜多」二字， 於異時異地隔離觀察之際，在外觀或讀音上，即難謂無使人 產生混同誤認之虞，觀念上亦有可能使消費者誤解其為出於 同一來源之系列商標，應屬近似之商標。惟系爭商標之審定 是否應予撤銷，除其已與據以異議商標構成近似外，尚有待 智慧財產局審酌其是否符合商標法第37條第7款或第12款規 定之其他要件，故被上訴人在請求命智慧財產局遵照原審判 決之法律見解對被上訴人作成處分部分為有理由，因將訴願 決定及原處分均撤銷，並命智慧財產局對於被上訴人就審定 第00000000號「新喜多納New Hitona」聯合商標所提異議案 ，應依原審判決之法律見解另為處分；至其餘部分，則予駁 回。
六、上訴人上訴意旨除執與原審相同主張外，略謂：商標法第37 條第7款、第12款之適用，均以商標構成近似為前提；又近 似之判斷方式，「通體觀察」為準，即須「總括商標全體， 就其外觀、名稱（即文字）、觀念加以觀察」，此有原審法 院89年度訴字第2103號判決可資參照。故本件據以異議商標 主要係由單純具有中文「喜多」所構成，而系爭商標「新喜 多納NEW HITONA」，由中文及英文聯合組成，兩者繁簡有別 ，外觀、讀音均有明顯之差異，系爭商標與據以異議商標非 屬近似，應可認定。次按智慧財產局編印之商標手冊02.04. 02項下3.⑵.4 記載，所謂商標之「主要部分」，係指「商 標中具有識別他我商品之部分而言」，亦即圖樣中在「外觀 、觀念、讀音」上特別突出，足以讓消費者對標誌整體形成 核心印象之部分而言。然查「喜多」之文字本身具有暗示「 歡喜特別多」之廣泛意義，係為一弱勢商標，應無形成商標 核心印象之可能，因此無法成為商標之主要部分，而據以認 定系爭商標與據以異議商標皆有「喜多」二字而構成近似。 況自55年至93年止，使用「喜」字於藥名之首，使用「多」 字於藥名之末者，不勝枚舉，亦可證明「喜多」僅為一弱勢 商標。是系爭商標「新喜多納NEW HITONA」應整體觀之，應 屬無疑；詎原判決竟將中文與英文分離審查，復將「新」、 「納」二字剔除判斷，顯見為錯誤矛盾之判決，當然違背法 令。況系爭商標「新喜多納NEW HITONA」為上訴人註冊第
980474號具有中文「新世紀喜多納」之聯合商標，中文甚少 「世紀」二字，係符合當時商標之聯合商標規定。另上訴人 已陸續申請註冊第863207號「喜多納喜達克」商標、註冊第 0000000號「喜多納解獨清」、註冊第0000000號「新喜多納 解獨清」、註冊第0000000號「喜多納樂雪清」、註冊第000 0000號「新喜多納樂雪清」、註冊第0000000號「喜多納鈣 」、註冊第0000000號「新喜多納鈣」等商標，均具有「喜 多納」三字，亦可證明參加人始終以「喜多納」為主商標申 請，而無凸顯「喜多」二字之意圖。綜上所述，系爭商標與 據以異議商標並非近似，而依平等原則、禁止差別待遇原則 及審查基準一致原則，系爭商標應無商標法第37條第7款、 第12款之適用，原審為判決時，未斟酌全辯論意旨及調查證 據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，難謂非屬違 背法令，請撤銷原判決等語。
七、本院按：商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章， 有致公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人同一商品 或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，分別為本件異 議審定時（下同）商標法第37條第7款、第12款所明定；而 衡酌商標是否近似，以具有普通知識、經驗之購買人於購買 時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施 行細則第15條第1項亦定有明文。又判斷兩商標是否近似， 除總括其全部以隔離的各別觀察認定兩者有無混同誤認之虞 外；如其商標圖樣中某部分特別突出呈現為主要部分者，則 應就該商標之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其與另 一商標是否足以引起混同誤認之虞。再商標法上所謂文字當 然包括字之各體，自不能以字體正、草、大、小及排列方法 相異而視為文字不同，其有以外國文字用於商標上，亦應視 為文字，不能認為商標法所稱之記號。本件原審已斟酌全辯 論意旨及調查證據之結果，適用前揭商標法及其施行細則規 定，詳載系爭商標圖樣係由直書之中文「新喜多納」及橫書 之外文「NEW Hitona」所組成，其圖樣之中外文直、橫書寫 各自獨立，讀音、觀念相同，為一個商標之兩種文字表現。 其中文部分「新喜多納」之字首「新」字與外文「NEW Hito na」之字首「NEW」字相對應，為習知習見之形容詞「新的 」，在性質上屬於說明性文字，其識別性本較弱，與其商標 之其他文字「喜多納」或「Hitona」之結合強度微弱，不足 以作為區隔系爭商標與其他商標之準據；又系爭商標之中文 末字「納」，為藥品、衛生醫療補助品之習慣上名稱，歷年 來各大藥廠產製之藥品、衛生醫療補助品類商標有中文「納 」字者不勝枚舉，則以之作為商標圖樣之一部分指定使用於
中藥、西藥、胃藥等商品，其識別性亦甚為薄弱，不足憑為 判斷商標近似之主要部分。而「喜多」二字則為創新性用語 ，具有強力識別性，故系爭商標中文之主要部分應為「喜多 」二字。據以異議註冊第943320號「喜多」商標純以中文「 喜多」構成，與系爭商標中文之主要部分「喜多」相同；據 以異議商標之「台灣喜多」商標，其中「台灣」二字為習用 字彙，其識別性較為薄弱，其主要部分亦為「喜多」二字， 其餘之據以異議商標則以「喜多」置於引人注目之字首，亦 特別突出。故兩造商標圖樣相較，其主要部分既均有相同之 中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察之際，在外觀或讀 音上，即難謂無使人產生混同誤認之虞，觀念上亦有可能使 消費者誤解其為出於同一來源之系列商標，應屬近似之商標 。被上訴人提出異議，主張系爭商標與據以異議商標構成近 似，堪以採信。智慧財產局認兩者非屬近似之商標，並無前 揭商標法第37條第7款及第12款規定之適用，而為本件異議 不成立之處分，容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持， 亦有未合，惟系爭商標之審定是否應予撤銷，除其已與據以 異議商標構成近似外，尚有待智慧財產局審酌其是否符合商 標法第37條第7款或第12款規定之其他要件，故被上訴人請 求命智慧財產局遵照原審判決之法律見解對被上訴人作成處 分部分為有理由，因將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧 財產局對於被上訴人就審定第00000000號「新喜多納New Hi tona」聯合商標所提異議案，應依原審判決之法律見解另為 處分等情，敘明其判斷之依據及得心證之理由於判決，業如 上述，經核並無違背論理法則、經驗法則或違反平等原則、 禁止差別待遇等違背法令情事。上訴論旨，執持前詞，就原 審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決違誤，求予 廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 13 日 第二庭審判長法 官 廖 政 雄
法 官 鍾 耀 光
法 官 姜 仁 脩
法 官 簡 朝 振
法 官 胡 國 棟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 95 年 7 月 13 日 書記官 陳 盛 信
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