行 政 法 院 判 決 八十七年度判字第一四○號
原 告 香港商．頌明有限公司
代 表 人 乙○○
訴訟代理人 甲○○
被 告 經濟部中央標準局
右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十六年八月十一日台八六訴
字第三一九一三號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文
原告之訴駁回。
事 實
緣關係人常常企業股份有限公司前以「賓度及圖Benato」聯合商標，指定使用於修正前商標法施行細則第二十四條第四十類之童裝、汗衫、外套等商品，申請註冊，經准列為註冊第五二八九九○號聯合商標，嗣原告以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定，對之申請評定，經被告審查，以民國八十五年十月八日中台評字第八五○三八三號商標評定書為申請不成立之處分，原告不服，提起一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨於次：原告起訴意旨略謂︰一、按商標圖樣「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」不得申請註冊，為系爭商標註冊當時商標法第三十七條第一項第六款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指以襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，為行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞審查基準一及二所明示。本款立法意旨，相當於現行商標法第三十七條第一項第七款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」規定，旨在杜絕剽竊襲用他人商標冀圖獲准註冊之僥倖歪風，以建立正常之商標秩序；凡襲用他人商標或標章有致公眾誤信之虞，皆不得申請註冊，不以被襲用之商標係著名為限，亦不以使用於同一商品或類似商品為限。二、原告在香港乃係著名之皮鞋行銷公司，自一九八七年（即民國七十六年）開始創用據以評定商標以來，每年向台灣皮鞋手工工廠下訂單，大宗輸入香港及大陸地區，數量龐大為台灣貿易之大宗，原告廣泛於各地設置專賣店，戮力行銷據以評定商標，並投下巨額廣告費用於各種報章雜誌、文宣型錄、年曆、月曆、海報、電廣告文宣、巨幅廣告看板．．．等宣傳促銷，是據以評定商標早已為香港、中國大陸各地消費者所熟知。茲以下列資料證明之：①早在一九八八年起，原告即大量且未曾間斷地銷售據以評定商標之商品於香港、澳門各地，有行銷之發票可證。②由原告在中國大陸各省地之百貨專櫃、特約門市專賣店、參展會場、巨幅廣告看板照片可知據以評定之賓度BENATO及JB設計圖商標之皮鞋廣泛於中國大陸銷售，已為廣大之中國大陸及香港等消費者所熟知，以台灣旅客出入香港、大陸之往來頻繁，為台灣業者及消費者所熟知，事理極然。原告拍攝該等相片之前，此等商店行銷據以評定商標之商品已有多年的歷史，因此，早在系爭商標申請註冊前，據以評定商標早已在香港、大陸等地廣泛行銷，實不容主管機關所予以否認。③據以評定商標之商品
，十年來在香港、中國大陸參展，並於各大報紙、雜誌長久持續，廣泛大量的宣傳促銷，其中不乏遠溯於系爭商標之前，且透過錄影帶文宣、以及巨幅海報、棈美月曆、年曆之同步張貼散發，以及包裝紙袋之人手一袋，早具知名度，是有不肖廠商之仿冒侵權，終經香港羅陳梁律師事務所力挽回商譽。④原告早在一九八八年起即已在香港、大陸、韓國、日本等東南亞地區申准註冊登記。此等註冊資料，雖僅得表示原告靜態取得商標專用權之事實，惟不容否認的，據以評定商標之使用日期絕對早於系爭商標之申請註冊日。三、關係人常常企業股份有限公司乃原告在台委託產製「賓度BENATO」及「JB設計圖」、「BEUNDOO 」、「JBEN設計圖」皮鞋商標之出口貿易商，早在一九八七年三月十四日起關係人與原告間即有非常密切之書面往來，因原告所有之商品多係透過台灣製造商回銷至香港，故為保障原告及台灣製造商之權益，原告更委任關係人常常公司為原告在台灣之代理人，代理進行各種訴訟及取締仿冒，以關係人與原告間之關係，其對原告公司內部之所有訊息均甚為了解。尤其，每當原告設計出一種商標圖樣後，無論該圖樣是否已申請註冊，原告即會立刻委請關係人製造，期以最短時間內打開市場。起初，原告曾委請關係人以原告名義在台申請多項商標之註冊，然關係人卻以「香港公司不得在台灣申請註冊」為欺瞞手段，暗地裡則逕以自己名義偷偷地搶註原告之「賓度BENATO及圖」、「JB設計圖」、「JBEN設計圖」、「BEUNDOO 」等多件商標，上述事實，如原處分機關所云，並無證據資料足以證實，惟原告可舉證每當原告開發使用新的商標或另一聯合商標，不久即遭關係人所搶註冊，如：①一九八八年六月二十七日原告最初以「Benato」商標香港申請註冊，關係人立刻在一九八八年十月二十日於台灣申請註冊取得註冊第四四四六四二號商標；②一九八九年九月二十日原告以「JB設計圖」商標在中國大陸申請註冊，關係人立刻又以相同商標在一九八九年十月二十四日、一九九○年六月十二日、一九九二年九月九日於台灣申請註冊取得第四八二一○八號、五一四三七○號、五九二○四一號商標；③一九八八年一月二十六日原告以「J.BENATO」在香港申請註冊，關係人在一九九○年六月二十日於台灣申請註冊取得第五○七一三四號商標；④原告在一九九二年一月二十八日、一九九二年三月三十一日、一九九二年一月二十三日以Beuno 及JBen設計圖分別在香港、日本、大陸申請註冊，關係人又在一九九二年八月六日於台灣申請註冊取得第五八八七一七號商標；此絕非適巧相同，而係刻意抄襲，否則不可能竟至連設計字體、圖案內容完全相同。根據上述事實，鈞院即可發現，據以評定商標所有申請註冊之日期均早於關係人所有商標，該所有商標，若果皆由關係人所自創，難道原告有通靈之本事，可事先知道關係人自創了那些商標，而將該等商標早先一步在香港、大陸等地申請註冊，並刊登大量廣告於雜誌上﹖然事實上，以關係人與原告間密切往來之關係，關係人豈可能不知該等商標均為原告所自創，而將之予以抄襲搶註！是以，關係人抄襲原告商標之意圖至為明顯，台灣之商標主管機關豈可任由此種商標存在，而阻礙真正商標專用權人之使用﹖四、關係人除於台灣搶註原告精心設計之多件商標外，原告創作完成促銷之廣告用詞：「紳士風範氣宇不凡世界名鞋由義大利名師J.BENATO精心設計，結合現代先進製鞋科技，選用高級柔軟皮革，經人工精製而作，穿著賓度，盡顯紳仕風度」之語文著作，交付香港商寶力印刷公司於一九八九年十月二十六日印刷排版完成，並於一九八九年於文匯報、大公報、城市週刊公開發表該廣告內容後，陸續於同一型式宣傳促銷該語文著作，關係人竟仿冒該語文著作，於八十三年開始在
台灣報紙與第十屆優良商標獎刊登；更令人不恥的是，關係人現恣意在大陸以原告頌明公司名稱「JML 」之縮寫字首為標示，假冒原告之名義，由台灣運至大陸銷售，因原告JML 公司在大陸店面售點極多，而其所銷售據以評定商標之商品在大陸的數量及廣告驚人，所有廠商所知悉的僅有原告JML 之據以評定商標，關係人未經原告同意，逕以JML 名稱在外箱標示，企圖混淆大陸廠商之認知，誤以為該商品係原告所出口，此種混亂工商秩序之行為，實為法所不容。由此即可看出，關係人係仿冒專家，其不斷地抄襲原告之辛苦創作，使遠在香港的原告，對其不斷地仿冒行為無能為力。五、依系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第六款規定之適用前提要件，雖須與著名商標相同或類似，及致公眾混淆誤認，惟經濟部經（八三）訴字第六○二二四三號訴願決定書中指明：「．．．按首揭條款規定之意旨在保障消費者權益．．．系爭商標既非關係人自創且有襲用他人商標之嫌，以國際貿易往來之日趨頻繁，系爭商標之註冊是否無使一般消費者對該商品之出產地或製造者產生混淆誤認之虞，即不無重新斟酌之餘地。」。由此顯知，商標係首重原創性，若是抄襲而來，則商標自不能為其專用。如上所述，關係人早在民國七十六年起即與原告有極為密切之委託代理關係，且原告所設計所有商標之商品，皆係透過關係人所製造、回銷，故以二者間之關係，關係人自可非常清楚知悉原告所設計之每一件商標；再由原告所檢附之所有商標對照表鈞院更可明白發現，關係人所使用的每一件商標，圖樣均與原告完全相同，且日期亦均晚於原告之申請註冊，其明顯係襲用原告之創作而來。原處分機關於審查時，以原告未能證明系爭商標申請註冊前據以評定商標已為消費者所熟知為由，逕駁回原告之申請，故無違誤，惟原告每當一經創作即遭關係人予以搶註，原告如何有能力提供系爭商標申請註冊之當時，據以評定商標已為大量廣告之證據資料﹖無論於台灣大陸或香港之製造商及銷售商均明白知悉，「賓度BENATO」、「JB設計圖」、「J.BENATO」「BEUNDOO 」等商標，均是原告所設計而遭關係人所搶註。如今，關係人卻仗恃其搶註之商標，跑至原告之大陸專賣店挾言恫嚇「在台灣的皮鞋輸出，必須向我公司下訂單，未經同意而在台灣委託製造者均屬仿冒」，其行為不僅造成原告經銷商之困擾，更造成原告權益嚴重受損等語。
被告答辯意旨略謂︰按商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為註冊時商標法第三十七條第一項第六款所規定，惟所謂有欺罔公眾之虞，係指以襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言；所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。相同或近似於他人著名之商標有使人混淆誤認之虞者，為有致公眾誤信之虞情形之一，該他人之商標固不以夙著盛譽為要件，惟其商標之信譽及商品品質須為一般購買者所熟知，始有使公眾發生混淆誤認之虞，復為行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞審查基準一、二、二之㈣及六所明示。查系爭註冊第五二八九九○號「賓度及圖Benato」商標圖樣，其與據以評定之「BEUNDOO 」、「寶萊」、「萊嘉尼斯」等商標圖樣上之中文、外文及圖形各異，難謂有使人發生混同誤認之虞，而系爭商標圖樣與據以評定之「賓度」、「J. BENATO 」、「BENATO」、「伯南度及圖J. BENATO 」、「JB設計圖」等商標圖樣固屬相似，惟關係人早於七十八
年、七十九年間即以中文賓度、外文BENATO及JB設計圖作為商標圖樣獲准註冊，取得第四四四六四二號、第四八二一○八號商標專用權，並使用於靴鞋商品，且觀諸原告所檢送之證據資料，其中與關係人或其他廠商往來之傳真書信等文件影本係屬商業內部文書，書籍摘頁、商標公報摘頁、選用商標之創作說明、J BENATO字體轉印紙等資料，均非關商標之使用；商業發票、報單、訂單固有早於系爭商標申請註冊日者，惟僅幾張標示商品型號，並無使用據以評定商標之記載；至商標註冊資料僅可證明原告取得據以評定商標專用權之事實，且其中尚有與系爭商標圖樣不同者；所印製產品型錄、海報、月曆及所拍攝照片或無標示日期，或僅少數早於系爭商標之申請註冊；報章雜誌廣告資料中，亦僅零星幾紙廣告早於註冊第四四四六四二號、第四八二一○八號等商標之申請註冊日；廠商出具之商標使用證明書，並無相關行銷資料可資佐證，尚難遽認系爭商標係襲用據以評定之商標。又廠商出具使用商標之證明書，姑不論其他銷售資料可參佐，且依附關係人於評定程序答辯時所檢具之企業法人營業執照及廣東省中山市工商行政管理局專業市場工商所小商品市場出具之證明書，其中溢泰商貿公司、寶華鞋店係分別於西元一九九五年二月、西元一九九二年九月始設立，自無從證明西元一九八七年已開始銷售原告商標之商品，該等廠商使用商標證明書之真實性即不無疑義，所提證據資料不足以證明系爭商標申請註冊時，據以評定之商標已為一般消費者所熟知，則關係人以與其註冊第四四四六四二號、第四八二一○八號商標圖樣相同之中文賓度、外文BENATO及近似之JB設計圖作為系爭商標圖樣申請註冊，難謂有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。至原告所檢具其與關係人商標申請日期比較表，仍需有相關之具體證據資料證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已為一般消費者所熟知，始能認有首揭商標法規定之適用等語。 理 由
按商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為註冊時商標法第三十七條第一項第六款所規定，惟所謂有欺罔公眾之虞，係指以襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言；所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。相同或近似於他人著名之商標有使人混淆誤認之虞者，為有致公眾誤信之虞情形之一，該他人之商標固不以夙著盛譽為要件，惟其商標之信譽及商品品質須為一般購買者所熟知，始有使公眾發生混淆誤認之虞。本件關係人常常企業股份有限公司於七十九年五月三十一日以「賓度及圖Benato」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十類之童裝、汗衫、外套、背心、套裝、褲裝、褲裙、毛衣、襯衫、風衣、雨衣、西裝、裙子、Ｔ恤、胸罩、大衣、洋裝、泳裝、夾克、睡衣、禮服、皮褲、旗袍、紙褲、運動裝、西裝褲、青年裝、工作褲、孕婦裝、中山裝、內外衣褲、休閒服裝、防水運動裝、束腹、束腰、披肩、晴雨兩用衣商品申請註冊，經被告審查核准，列為註冊第五二八九九○號商標。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定，對之申請評定。被告以關係人自七十八年、七十九年間，即以中文賓度、外文BENATO及JB設計圖作為商標圖樣使用於靴鞋商品獲准註冊，取得第四四四六四二號及第四八二一○八號商標專用權，而就原告檢送之證據資料觀之，評定申請書附件（以下簡稱附件）一所稱關
係人自承系爭商標為原告所創用之文件，並非商標使用證物，未有其它證據佐證，尚難採信；附件二係原告與關係人於西元一九九四年間之商業往來書件，晚於系爭商標申請日；附件三、四書籍摘頁影本所載經濟部令及商標公報所登撤銷公告之摘頁影本均非商標使用證物，且與本案無關；附件五原告與關係人往來訂單、信用狀、發票等資料，或未提到系爭商標，其餘行銷文件上僅數張關係人與其他廠商往來文件有一一－七五四型號商品與附件六據以評定商標貨號型號產品目錄正本二份之型號商品相符，惟該型錄未標原告名稱，係何時印製，並無其他資料可供參酌；附件七之銷售資料為內部銷貨文件，且遲至西元一九八九年間始有一份中文賓度之標示，均較關係人前開註冊第四四四六四二號及第四八二一○八號商標申請註冊日期為晚，且其型號與附件六之型錄一一－七五四外，其餘均不相符；附件八之照片或無日期可考，或拍攝日期僅少數早於系爭商標申請註冊日；附件九原告與派克橡膠廠有限公司之往來銷售文件，多數係內部銷售資料，僅有少數報單，其表彰商品商標為何，無資料可佐證，所提商標爭議案與本件案情無，且非商標之使用證物；附件十之註冊資料僅靜態表示取得商標專用權，且尚有與系爭商標圖樣不同者；附件十一、十二之廣告資料僅少數幾份早於關係人之註冊第四四四六四二號及第四八二一○八號商標申請註冊日；附件十三該局中台評字第八三○三○一號商標評定書案情與本案有異。另原告補送之證一J.BENATO字體之轉印紙、證二關係人刊登廣告所使用之廣告語、證三尚泰有限公司出具之證明書、證四原告委任關係人進行訴訟之委任書及終止委任書、證五原告反駁關係人之資料、證七原告選用BENATO作商標之說明及學生證、鮑思高慈幼會會士錄等證據資料，並非據以評定商標之具體使用證物；證六之資料與附件九、附件一相同；證九之廠商往來文件、銷售資料等則多與附件五、九、十、十一相同；至其再檢送之中國專利代理（香港）有限公司、香港皮鞋業商會、廣州市美都鞋業等廠商出具之商標使用證明書等，係私文書，證據力薄弱，且缺乏行銷資料配合佐證，又龍昇鞋業有限公司出具之證明書非商標使用具體證據，是原告檢附之證據資料僅能證明關係人與原告曾有業務往來關係，尚難據以認定關係人係襲用原告之商標，且無所稱曾委請關係人以原告名義在國內申請註冊，及關係人禁止原告改委任他人代辦出口等之證據資料，再參酌原告與關係人迄西元一九九四年間尚有商業往來，應認原告早知系爭商標註冊之情事，及關係人於取得商標專用權後，亦曾於八十二年、八十三年間參加商標「金字招牌廠商獎」選拔宣傳及廣告，系爭註冊第五二八九九○號「賓度及圖Benato」商標應無使一般消費者對其所表彰商品來源或產製者發生混淆誤認而購買之虞，無註冊時商標法第三十七條第一項第六款之適用，乃評決申請不成立，發給中台評字第八五○三八三號商標評定書，揆諸首揭說明，尚無違誤。原告雖以前開事實欄所載理由，起訴主張其為香港著名之皮鞋行銷商，於西元一九八七年創用據以評定之「賓度」、「BENATO」、「JB設計圖」、「J.BENATO」、「JBEN設計圖」等商標，並自西元一九八八年起於香港、大陸、韓國、日本等地申准註冊，每年向台灣地區皮鞋工廠下訂單，大宗輸入香港及大陸地區，並投下巨額廣告費用於報章雜誌等宣傳促銷，早為香港、大陸地區消費者所熟知，關係人為其委託在台產製據以評定商標皮鞋之出口貿易商，竟以系爭商標搶先註冊，並仿冒其創作完成促銷之廣告用詞，顯有致公眾誤信之虞云云，但查原告檢送之證據，其中商標申請日比較圖，並非就系爭商標與據以評定商標相較，且屬另案問題；委任書為私文書，且與商標之使用無；商標註冊證之圖
樣與系爭商標圖樣不同，並非商標之具體使用證明；經濟部經（八三）訴字第六○二二四三號訴願決定則與本案案情有別，尚不得比附援引，至其餘資料則與其申請評定時所檢送之證據資料雷同。綜合原告所檢送之證據資料，僅能證明原告與關係人有相當業務往來，原告固指稱其曾委請關係人以其名義在我國申請註冊，惟未提出委託書等有關書件以實其說，且參酌其與關係人對彼此業務關係之事實各執一詞，然均未能明確舉證，是縱所提資料中有少數早於系爭商標申請註冊日者，仍難遽謂系爭商標有仿襲之嫌。次查系爭註冊第五二八九九○號「賓度及圖Benato」商標圖樣（如附圖一），其與據以評定之「BEUNDOO」、「寶萊」、「萊嘉尼斯」等商標圖樣（如附圖二）上之中文、外文及圖形各異，已難謂有使人發生混同誤認之虞。而系爭商標圖樣與據以評定之「賓度」、「J.BENATO」、「BENATO」、「伯南度及圖J.BENATO」、「JB設計圖」等商標圖樣（如附圖三）固屬相似，惟關係人早於七十八、七十九間即以中文賓度、外文BENATO及JB設計圖作為商標圖樣獲准註冊，取得第四四四六四二號、第四八二一○八號商標專用權，並使用於靴鞋商品，且觀諸原告所檢送之證據資料，其中與關係人或其他廠商往來之傳真書信等文件影本係屬商業內部文書，書籍摘頁、商標公報摘頁、選用商標之創作說明、J BENATO字體轉印紙等資料，均非關商標之使用；商業發票、報單、訂單固有早於系爭商標申請註冊日者，惟僅幾張標示商品型號，並無使用據以評定商標之記載；至商標註冊資料僅可證明原告取得據以評定商標專用權之事實，且其中尚有與系爭商標圖樣不同者；所印製產品型錄、海報、月曆及所拍攝照片或無標示日期，或僅少數早於系爭商標之申請註冊；報章雜誌廣告資料中，亦僅零星幾紙廣告早於註冊第四四四六四二號、第四八二一○八號等商標之申請註冊日；廠商出具之商標使用證明書，並無相關行銷資料可資佐證，尚難遽認系爭商標係襲用據以評定之商標。又廠商出具使用商標之證明書，姑不論無其他銷售資料可叄佐，且依卷附關係人於評定程序答辯時所檢具之企業法人營業執照及廣東省中山市工商行政管理局專業市場工商所小商品市場出具之證明書，其中溢泰商貿公司、寶華鞋店係分別於西元一九九五年二月、西元一九九二年九月始設立，自無從證明西元一九八七年已開始銷售原告商標之商品，該等廠商使用商標證明書之真實性即不無疑義，所提證據資料不足以證明系爭商標申請註冊時，據以評定之商標已為一般消費者所熟知，則關係人以與其註冊第四四四六四二號、第四八二一○八號商標圖樣相同之中文賓度、外文BENATO及近似之JB設計圖作為系爭商標圖樣申請註冊，難謂有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。至原告所舉其與關係人商標申請日期比較表，則仍賴相關之具體證據資料證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已為一般消費用者所熟知，始能有商標法第三十七條第一項第六款之適用，要屬明確。從而原告所訴各節，尚非足取。一再訴願決定，遞予維持被告所為申請不成立之評決處分，俱無不合。原告起訴論旨，難謂為有理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中 華 民 國 八十七 年 二 月 五 日
行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 評 事 曾 隆 興
評 事 沈 水 元
評 事 吳 仁
評 事 李 文 宗
評 事 林 家 惠
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 陳 盛 信
中 華 民 國 八十七 年 二 月 五 日
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