行 政 法 院 判 決 八十七年度判字第九一九號
原 告 迎信股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 吳宏山律師
被 告 經濟部中央標準局
右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十六年八月七日台八六訴字
第三一五三六號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文
再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
事 實
緣本件關係人瑞昶貿易股份有限公司於民國七十年七月十八日以「摩卡 MOCCA」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條第二十一類之各種茶、咖啡、可可及其混合製品商品，向被告申請註冊，作為其同日申請（嗣列為註冊第一六八六一七號）之「摩卡」商標之聯合商標，經被告審查核准，列為註冊第一六八六一八號商標。嗣原告以該商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第十款之規定，於七十九年十月二十二日對之申請評定。案經被告為申請不成立之評決。原告訴經經濟部經（八一）訴字第六○五二九三號訴願決定將原處分撤銷。被告乃重為評決第一六八六一八號「摩卡 MOCCA」聯合商標之註冊應作為無效。關係人提起訴願、再訴願，均遭駁回，訴經本院八十三年度判字第二○一號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告重為申請不成立之評決，原告復提起訴願、再訴願，均遭駁回，訴經本院八十五年度判字第五五六號判決，將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。旋關係人於八十五年五月七日補送證據資料，案經被告重行評決，仍為申請不成立之評決，發給中台評字第八五○二二七號商標評定書。原告不服，循序提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂︰一、本案原處分、決定機關遞相認定「據關係人於八十五年五月七日檢送之〞摩卡 MOCCA〞咖啡電視廣告准予自六十六年起播映之電影片准演執照影本及廣告影本等證據資料，關係人於系爭註冊第一六八六一八號〞摩卡 MOCCA〞商標七十年七月十八日申請註冊之前，即以〞摩卡 MOCCA〞作為商標圖樣使用於其所產製之咖啡商品，且持續廣告行銷多年，已為一般消費大眾所熟知，於市場交易上應可認識其為表彰特定商品來源之標識，並得據以與他人之商品相互辨識區別」，從而認定系爭註冊第一六八六一八號「摩卡 MOCCA」商標尚難謂為表示該商品之說明，而無註冊當時商標法第三十七條第一項第十款之適用。稽其就證據之採酌及認定，實有多處可議，爰一一析陳以明：⑴首按「請求評定商標之註冊為無效，乃係主張其註冊有違背規定之情形者，其有無違背規定，應以註冊當時適用之法律及事實認定之」行政法院六十年判字第三七四號判例明釋在案；又「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定」復為現行商標法施行細則第四十條所明文規定。則關係人縱於本案一再補呈相關證據，然而該等證據是否足認系爭商標申准註冊當時（民國七十年十月十六日）之前之行銷事實，是否已為一般消費者所熟知而具有商品標誌性，自應以系爭商標申准註冊民國七十年之事實為準。⑵茲就關係人再次補呈之證據駁斥之：①茲關係人所附之台北市糕餅同業公會證明書根本係私人請托所
嗣後製作。按關係人為一咖啡飲品製造商，糕餅業與之並非屬同業關係，糕餅同業公會何能對咖啡飲品有深入了解﹖則其所為之證明亦會與事實有所偏離而非公正、客觀，自不足採信。②六十六年十一月八日起生效之電影片准演執照影本及廣告錄影帶乙。茲電影片准演執照初要與商標使用事實毫無相關，遑論執為系爭商標行銷之證據﹖否則，關係人尚應能檢附放映地點及確切時間之證據。至錄影帶可任憑關係人倒填日期隨意製作，此由關係人並無檢附任何電視或電影廣告費用之證明，根本無法證明該卷錄影帶是否已播放，如何證明其已在公共場所或已向大眾播放，而為一般消費大眾所知悉。③至六十八年－七十年時報周刊廣告統計表及廣告等，不過早於系爭商標申准註冊七十年之前僅不到二年，而廣告媒體亦僅侷限於「時報周刊」之月刊一種，並非如報紙之普及；詳觀之，民國六十八年刊登六則廣告，民國六十九年刊登四則廣告，民國七十年則付之厥如，其餘則均為與本案毫無相關之「檸檬茶」及「橘子粉」商品廣告，總計全部廣告數僅有十次。而該等廣告金額不知，數量微少，實難據為認定一般消費大眾熟知之證據，其證據力薄弱，不足以據為認定「廣泛、熟知」之事實存在。鈞院前以八十五年度判字第五五六號判決明白指出「卷附關係人檢送之廣告費明細及收據．．．均非七十年以前，如何認定關係人以 〞摩卡MOCCA〞作為商標，表彰其所產製之咖啡商品，在七十年申請當時已為消費者所認識，為得與他人商品相區別之標識」。足見，關係人所檢附之必須能夠證明於系爭商標七十年以前之事實，始克當之。此乃亦何以鈞院於該判決指明「被告得本於職權調查事證後另為適法處分」。然而稽諸關係人所檢附之證據量微少、證據力牽強，充其量僅能證明系爭商標「有行銷之事實」而已。而一般咖啡同業於民國七十年對系爭商標註冊為商標看法如何﹖系爭商標早於七十年前每年之行銷額為多少﹖一般消費大眾是否在當時已將之當作咖啡品牌而據為購買依據﹖凡此客觀證據，均付之闕如。則但憑關係人所檢附區區之片面使用證據，關係人即可將社會既有財產並使用良久之咖啡種類名稱據為己有，足見原處分、決定機關之認定完全不考量經驗法則或論理法則。由關係人所檢附之證據以觀，系爭商標充其量不過是係有「商標使用事實」而已，尚難謂已達到「已為一般消費大眾所熟知」之地步。而倘若如原處分、決定機關所稱系爭商標「於市場交易上應可認識其為表彰特定商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相互辨識區別」，充其量不過係符合現行商標法第五條第二項固規定「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，而該條款係世界許多國家所採行之「商標次要意義原則」。該原則固然承認倘名稱等已喪失其原始意義而足以表彰使用者之商品來源，消費大眾已廣泛承認其為表彰商品之標誌，即為具有次要意義而得以申請註冊。惟參諸國外就「商標次要意義原則」之審查現況，為兼顧商標專用權人、消費者及同業競爭者利益之平衡，類此非顯著性標章若被認定係具有次要意義，此等例外規定應從嚴解釋。此參考美國法院採納次要意義原則所根據之理由為：「一、繫爭商標之名稱已喪失原始意義；二、它為原告首先使用，且為獨家使用；三、消費大眾已公認其表彰某商品之標誌．．．」，但基於公共政策之理由對下述兩種情況拒絕給予專用權保護，儘管其在消費大眾腦海裡確已產生一種對商品來源之聯想：（ａ）通用名稱，此等通用名稱乃保留給大眾所使用，任何人不能取得專用權。在此情形下，廣告或銷售量等均不構成專用權之證據。（ｂ）表示商品功能與用途之特
性者，此等標章即使具有商標次要意義之事實，由於公共政策不容其獨占，以利公平競爭。美國法院於認定商標是否得以排除「普通名詞」暨「表示商品說明」之違法性並非不採酌該等商標背後之使用事實，但就彼等使用事實之審酌則相當嚴苛。其證據必須能證明相當程度性之事實存在。被告率以十紙雜誌廣告即可剝奪世界各地消費大眾所使用之通用名稱，其審認證據之方法及態度，有待商榷。⑶「摩卡 MOCCA」為一種咖啡豆種類名稱，其為一種咖啡種類之通用名稱，舉世皆然，則類此通用名稱是否本應留予大眾使用，任何人均不得取得專用﹖況「摩卡 MOCCA」早在系爭商標申請註冊之前即已成為一種咖啡豆種類名稱並為國內外廠商先行使用為表彰咖啡類之事實。則其並非關係人所首創或首先使用，何由能令其註冊專用。如巴西、秘魯、德國實務認定「摩卡 MOCCA」標誌根本不能取得商標專用。⑷商標法第三十七條第一項第十款規定意旨在防止商品本身之說明或習慣上所通用之名稱等任由一人專用，而造成壟斷，致使正常競爭受到破壞而損及消費大眾之利益。而商標專用權雖為財產權之一種，但與單純私法上之財產權仍有其不同，在本質上同時兼有公益之意義存焉，大法官議決釋字第三七○號之解釋，益證其保護對象應以著重於特定之同業為公共利益考量。茲本案系爭商標圖樣上之中文「摩卡」及外文「 MOCCA」，早於系爭商標申請註冊以前即已為一種咖啡豆種類名稱，而屬其所指定使用咖啡商品本身之說明及習慣上所通用之名稱，業經前揭行政法院判決揭明在案。則此事實，殆為不爭。從而，「摩卡 MOCCA」既為一種咖啡種類名稱，舉世皆然。為保護同業及消費大眾之公利益，其自不得讓歸任何人專用。今原處分、決定機關認定系爭商標作為表彰其所產製咖啡商品之商標，早為一般消費大眾所熟知，而得據以與他人商品相互辨識區別；從而認定其非單純表示指示使用商品之說明文字，反而置同業與消費者之公共利益於不顧，顯然違反公平正義原則。二、本諸事實，原告不過係一咖啡進口商，所進口之「摩卡 MOCCA」咖啡不過係遵照其種類為普通標示，乃竟遭關係人提起刑事訴訟指控原告仿冒其商標並要求民事損害賠償達壹仟貳佰萬元。而原告將此咖啡慣用名稱作為咖啡種類之普通標示，本屬合法，無奈係被告任意將「摩卡 MOCCA」之通用名稱准予關係人於民國七十年專用。嗣因原告進口咖啡販賣，業績良好，乃致遭關係人妒嫉，作為開刀之對象。原告固然或許可以「普通使用」而抗辯，但其間所付出之心血代價太大，縱獲訴訟平凡，亦無法彌補損失。由此可見，關係人若取得「摩卡 MOCCA」商標專用，誠有恃無恐，其得以作為要脅同業及釁訟之工具，實可預見。此觀，原告於申請評定之際嗣獲經濟部以經（八一）訴字第六○五二九三號決定書認定撤銷原處分而獲平凡，關係人乃故意將系爭商標不延展而令其消滅，以便取得延展往後失效的效力，俾免被評定無效而產生溯及註冊當時無效之效力而使訴訟失敗。若系爭商標經關係人花費鉅資已建立相當知名度，關係人豈會如此大意不延展其商標﹖其利用法律為達涉訟目的竟然可讓自己商標不延展而消滅，顯見其居心叵測。基於公眾利益及同業權益考量，「摩卡MOCCA 」應留給大眾使用，而斷不能獨准為關係人所有。則系爭商標既已放棄延展消減，嗣後更應認定其有違當時商標法第三十七條第一項第十款之規定，俾扼止關係人濫行釁訟，損傷無辜同業。請判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。被告答辯意旨略謂︰按凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用或其他有關商品本身之說明者，不得申請註冊，固為註冊時商標法第三十七條第一項第十款所規定，惟所
謂習慣上所通用，係指一般製造經銷該商品者所共同使用而言；所謂商品之說明，則應觀察商標圖樣之文字、圖形等與商品本身之關係是否足以說明商品本身而定。本件依原告所檢送之德文字典、英－丹麥及丹麥－英袖珍辭典、法德及德法辭典、新俄英辭典等資料影本，固可認MOKKA、MOKA、MOCHA、MOCCA 等字為同義字，而MOCHA 係位於阿拉伯南部之咖啡出口港，MOCHA、MOKKA並為上品咖啡或優等咖啡之意，且出版家文化事業有限公司於六十九年八月二十日出版之「咖啡世界」乙書中，亦有摩卡為咖啡豆種類名稱之記載，惟據關係人於八十五年五月七日檢送之「摩卡 MOCCA」咖啡電視廣告准予自六十六年起播映之電影片准演執照影本及廣告錄影帶一捲、「摩卡 MOCCA」商標商品自六十八年至七十年時報周刊廣告統計表及廣告影本等證據資料，關係人於系爭註冊第一六八六一八號「摩卡 MOCCA」商標七十年七月十八日申請註冊之前，即以「摩卡 MOCCA」作為商標圖樣使用於其所產製之咖啡商品，且持續廣告行銷多年，已為一般消費者所熟知，於市場交易上應可認識其為表彰特定商品來源之標誌，並得據以與他人之商品相互辨識區別，尚難謂為表示該商品之說明，則本件系爭商標之申請註冊自無首揭法條之適用。是原處分並無不合，請判決駁回原告之訴等語。 理 由
按凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用或其他有關商品本身之說明者，不得申請註冊，為註冊當時商標法第三十七條第一項第十款所規定。所謂「習慣上所通用」，係指一般製造或經銷該商品者所共同使用或同業間就同類之商品，已有反覆使用之事實而言；所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要。本件關係人瑞昶貿易股份有限公司於民國七十年七月十八日以「摩卡 MOCCA」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條第二十一類之各種茶、咖啡、可可及其混合製品商品，向被告申請註冊，作為其同日申請（嗣列為註冊第一六八六一七號）之「摩卡」商標之聯合商標，經被告審查核准，列為註冊第一六八六一八號商標。嗣原告以該商標有違註冊當時商標法第三十七條第一項第十款之規定，於七十九年十月二十二日對之申請評定。案經被告為申請不成立之評決。原告復補送證據資料，訴經經濟部（八一）訴字第六○五二九三號訴願決定將原處分撤銷。被告重為評決第一六八六一八號「摩卡 MOCCA」聯合商標之註冊應作為無效。關係人提起訴願、再訴願，均遭駁回，提起行政訴訟，經本院八十三年度判字第二○一號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告重為申請不成立之評決，原告循序提起行政訴訟，經本院八十五年度判字第五五六號判決將再訴願、訴願決定及原處分均撤銷，被告復重為評決，以依原告所檢送之德文字典、英－丹麥及丹麥－英袖珍辭典、法德及德法辭典、新俄英辭典等資料影本，固能釋明MOKKA、MOKA、MOCHA、MOCCA 等字為同義字，而MOCHA 係位於阿拉伯南部之咖啡出口港，MOCHA、MOKKA並為上品咖啡或優等咖啡之意，且出版家文化事業有限公司於六十九年八月二十日出版之「咖啡世界」一書中，亦有摩卡為一種咖啡豆種類名稱之記載，惟據關係人於八十五年五月七日檢送之「摩卡 MOCCA」咖啡電視廣告准予自六十六年起播映之電影片准演執照影本及廣告錄影帶一捲、「摩卡 MOCCA」商標商品自六十八年至七十年時報周刊廣告統計表及廣告影本等證據資料，關係人於系爭註冊第一六八六
一八號「摩卡 MOCCA」商標七十年七月十八日申請註冊之前，即以「摩卡 MOCCA」作為商標圖樣使用於其所產製之咖啡商品，且持續廣告行銷多年，已為一般消費大眾所熟知，於市場交易上應可認識其為表彰特定商品來源之標誌，並得據以與他人之商品相互辨識區別，尚難謂為表示該商品之說明，無註冊時商標法第三十七條第一項第十款之適用，乃為申請不成立之評決，一再訴願決定遞予維持，固非無見。惟按請求評定商標之註冊為無效，而係主張其註冊有違背規定之情形者，其有無違背規定，應以註冊當時適用之法律為準，註冊後法律雖有變更，但其是否應評定為無效，仍應視其有無違反註冊時法律之規定為斷，本院六十年度判字第三七四號著有判例，且商標評定案件適用註冊時之規定，商標法施行細則第四十條第二款亦有規定。查系爭註冊第一六八六一八號「摩卡 MOCCA」商標係作為註冊一六八六一七號「摩卡」商標之聯合商標，該二商標均有相同之中文摩卡，是系爭聯合商標申請註冊之主要部分在外文MOCCA，而MOCCA與MOKKA、MOCHA、MOKA等字為同義字，而MOCHA 係位於阿拉伯南部之咖啡出口港，MOCHA、MOKKA並為上品咖啡或優等咖啡之意，且出版家文化事業有限公司於六十九年八月二十日出版之「咖啡世界」一書中，亦有摩卡為一種咖啡豆種類名稱之記載，有原告檢送之德文字典、英－丹麥及丹麥－英袖珍辭典、法德及德法辭典、新俄英辭典等資料影本附經濟部訴願案卷可稽，關係人以MOCCA 作為系爭聯合商標圖樣之主要部分，指定使用於各種咖啡、茶、可可及其混合製品商品申請註冊，能否謂與申請註冊商標所使用商品本身之說明不具密切關連，已有疑義，本院八十五年度判字第五五六號判決撤銷一再訴願決定及原處分，業就此部分指明為被告應予究明之事項，乃原處分徒以據關係人於八十五年五月七日檢送之「摩卡 MOCCA」咖啡電視廣告准予自六十九年起播映之執照及影帶一捲、「摩卡 MOCCA」商標商品自六十八年至七十年時報周刊廣告統計表及廣告影本資料，認關係人於系爭商標申請註冊前，即以之作為商標圖樣使用於其產製之咖啡商品，為消費大眾所熟知，得據以與他人之商標相互區別，難謂為表示該商品之說明，而無註冊時商標法第三十七條第一項第十款之適用。對於「 MOCCA」為上品咖啡、優等咖啡之意，及一種咖啡豆種類名稱，關係人將之指定使用於各種咖啡及其混合製品商品申請註冊，與申請註冊商標所使用商品本身之說明能否謂不具密切關係，是否有註冊時商標法第三十七條第一項第十款規定之適用，原處分恝置未論，自有可議，一再訴願決定未予糾正，均有疏失，原告執以指摘，即非全無理由，爰將一再訴願決定及原處分均予撤銷，由被告查明審認後，另為適法之處分，以昭折服。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。中 華 民 國 八十七 年 五 月 二十一 日
行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 評 事 高 秀 真
評 事 趙 永 康
評 事 蔡 進 田
評 事 藍 獻 林
評 事 黃 璽 君
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 彭 秀 玲
中 華 民 國 八十七 年 五 月 二十二 日
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