最 高 行 政 法 院 判 決
95年度判字第01281號
上 訴 人 荷蘭商‧艾司摩爾股份有限公司
代 表 人 A.J.M. 范赫夫
訴訟代理人 吳綏宇律師
簡佩如律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生
上列當事人間因有關專利事務事件，上訴人對於中華民國93年10
月28日臺北高等行政法院92年度訴字第1973號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、依馬拉喀什設立世界貿易組織協定第 9條第2項，有權解釋TRIPs之機關應為WTO部長會議及理事會 ，而WTO之爭端解決機構既為WTO所明定之爭議解決機構，其 於個案中對TRIPs亦具有解釋之權，惟原判決卻以WTO智慧財 產權處參事Malthijs Geuze之書面傳聞證據作為判決依據， 卻未說明何以採納之理由，又原判決所援引之歐洲智慧財產 權專家Jan J.Brinkhof之書面意見僅是對巴黎公約而非 TRIPs所提之意見，而上訴人於原審提出之專家意見卻指出 TRIPs不僅適用於已受保護專利，亦適用於正審查的專利申 請案或依TRIPs具有可專利性之發明，況依TRIPs第70條第8 項第（b）款即可解釋TRIPS承認優先權日得早於協定適用日 ，使協定所規範之專利審查要件回溯自協定適用日前之優先 權日，原審法院未能探究專家意見係分別針對巴黎公約及 TRIPs作出分析解釋，忽略TRIPs第70條相關明文規定，亦未 加以說明，屬判決不備理由及適用法令顯有違誤；且原判決 以83年我國未能加入WTO時之立法理由作為我國加入WTO後， 依TRIPs承認各會員國人民於我國主張優先權之本案判決之 判斷依據，違反TRIPs意旨及罔顧立法者未限制之本意，屬 於判決不當適用法令。又縱國際實務上，如被上訴人所稱歐 盟、義大利或愛爾蘭等國迄今未受理我國國民以臺灣之申請 案為基礎所為之優先權主張，然此涉及我國在國際地位上之 政治問題，不應作為本案考量之依據，且若他國確有違反其 國際義務，應尋正常管道向WTO上訴機構尋求解釋，不應以 國內行政解釋擅為報復性限縮，原審卻逕以他國違反TRIPs 之實務作為TRIPs沒有明文規定之解釋，顯屬倒果為因，誤
解TRIPs之意義，枉送我國國際形象，係判決違背法令。㈡ 、依經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令及被上 訴人自承，只要是WTO會員國所主張之優先權，可認為該會 員國符合專利法第24條所要求訂有條約或協定相互承認優先 權之國家，況依TRIPs第2條第1項，將巴黎公約第4條第2項 適用於所有WTO會員國間及依EPC第66條，上訴人向EPO所申 請之專利，相當於向其指定國亦即荷蘭（上訴人之國籍）海 牙工業局申請專利，原判決卻藐視被上訴人自認之法律效果 ，擅自認定上訴人係向EPO申請專利，未向荷蘭海牙工業局 申請，其理由顯與事實不符，屬判決理由矛盾及適用法規顯 有不當。又依最高法院69年台再字第79號判決及司法院釋字 第287號解釋，本件申請案既尚未確定，自得援引上開經濟 部91年11月27日函令關於EPC之主張，即上訴人依據EPC向 EPO申請之專利案，得向我國主張優先權，原審未說明何以 不適用上開解釋之理由，其適用法規顯然不當；至原判決引 用TRIPs第70條第1項及第2項作為判決依據，顯見原審採納 本案應以TRIPs作為法規依據，則中荷協定即無由適用，但 原判決卻又適用中荷協定內容，其判決理由顯有矛盾；又依 憲法第23條、中央法規標準法第5條以及司法院釋字第390號 、第570號、第443號、第137號和第216號解釋，原審於個案 審查時，對於上開經濟部91年11月27日函令已違反專利法之 授權範圍，對人民之權利義務增加不當之限制，乃屬違法且 無效之解釋，未能表示其違憲之處並逕予廢棄不用，反而適 用該違法釋令，即屬適用法規顯有不當。㈢、TRIPs第70條 第2項具有三種併行之適用要件，即該標的於會員國適用 TRIPs前已存在且已受會員國保護、該標的符合TRIPs保護之 要件及該標的將來符合TRIPs之保護要件，又依上訴人於原 審所提之加拿大案中，WTO上訴機關亦已明確解釋上開「標 的」在專利案件中係指發明，且只要屬於TRIPs第2篇對於智 慧財產權所賦予之保護措施或權利均得主張TRIPs第70條第2 項之適用，原審卻擅將三要件混合解釋，並認基於法律不溯 及既往原則，則於我國加入WTO後，亦無從適用法律或條約 而符合可受我國保護要件之標的，明顯違反TRIPs之明文， 況TRIPs第70條本即在處理加入WTO前後時之事實狀況如何處 理之問題，屬不溯及既往之例外，倘如原審所稱尚須基於不 溯及既往原則，則根本無從適用法律或條約而符合作為優先 權日之保護要件，又TRIPs既有上開規定，原判決及被上訴 人卻逕認TRIPs未對專利優先權予以規定，而認可由我國自 由決定，顯係屬適用法規不當；至於在發明繼續存續而優先 權期間並未消滅時，即使該優先權是因先前第1次專利申請
案之行為而存在之權利，亦與TRIPs第70條第1項之「行為」 不同，而應屬繼續存續之權利，依維也納條約法公約第28條 註釋、TRIPs第70條第1項之反面解釋或第70條第2項之文義 解釋，均應適用TRIPs，而非得由各會員國任意依其國內法 因素，添加TRIPs所無之限制，亦與TRIPs第70條第1項無關 連，原判決卻引用TRIPs第70條第1項，而認無同條第2項之 適用，其認定理由及對於上訴人主張優先權存在之依據有重 大誤解，適用法規顯有不當。㈣、上訴人於原審主張商標法 施行細則第3條有關優先權日早於92年11月18日者以商標法 之法規生效日即92年5月28為優先權日之解釋，與本件應以 我國加入WTO之日狀態相同，原判決卻疏未判斷，實屬判決 不備理由；另上訴人於原審援引司法院釋字第320號解釋， 認本案專利優先權之申請，於優先權制度本質即在處理過去 曾於國外第1次專利申請案件在我國保護之問題，並無所謂 溯及既往之問題，原審未能探求TRIPs優先權制度之目的， 減少因專利屬地主義所造成之權利喪失，無視上開解釋之意 旨，逕以10年前專利法第136條增訂理由，斷然認定我國對 於導入國際優先權制度係採不溯及既往原則，係屬適用法規 顯有不當；又我國於加入WTO時，明白承諾先前所有雙邊協 定之優惠應擴大適用到所有WTO會員國，其中自包括未於雙 邊協定中限制優先權日不得早於雙邊協定簽訂日之優惠，故 所謂優先權日不得早於簽約日之限制，已不再拘束任何會員 國，倘若有德國人民具有與本案相同條件之申請案，依被上 訴人之主張，必將准許其優先權申請，則相同之申請條件， 卻導致不同國家之人民在我國受到完全不同之待遇，亦即原 審對於優先權日限制之認定，將造成最惠國待遇原則之違反 ，明顯違背我國工作小組報告之承諾，原判決漏未斟酌，影 響判決結果，屬判決不備理由；至於上訴人於原審主張中央 法規標準法第18條從新從優原則之適用，原審卻未說明何以 不採上訴人所提舉重明輕之理由，係屬判決不備理由。並請 依據行政訴訟法第253條第1項第1款及第3款規定行言詞辯論 。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分，並判命 被上訴人作成本案優先權主張應予受理之處分等語。二、被上訴人則以：㈠、按「申請人就相同發明在與中華民國相 互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請 專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有 優先權。」為修正前專利法第24條第1項所規定，依該項規 定，得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利 申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優 先權主張；受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承
認優先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權 之生效日，即依修正前專利法第24條規定主張優先權者，其 優先權日應自相互承認優先權之生效日起，始得依法享有優 先權。查本案係上訴人主張2001年（即90年）之EPC優先權 ，被上訴人不受理上揭優先權主張，係因我國加入WTO之前 並未與歐洲專利局相互承認優先權及依我國與荷蘭所簽署之 互惠協定亦未規範相互承認EPC優先權部分。㈡、就各國採 國際優先權制度，以學理而言，受理原則可分為「可回溯性 原則」及「不溯既往原則」二種。是各國雖皆導入國際優先 權制度，有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定疑義 ，究竟應自入會開始起算，抑或入會前12個月在他國已申請 的專利（或6個月前在他國已申請的商標）均可在我國主張 優先權？經洽詢WTO智慧財產權處參事Malthijs Geuze，渠 表示，WTO智慧財產權貿易協定並未針對此節有特別的規定 ，另世界智慧財產權組織所負責巴黎公約亦未規定，所以應 可由當事國自行決定。誠如上訴人所知之英國及瑞士兩國皆 採「可回溯性」原則，而日本雖自我國加入WTO後，接受在 我國提出申請之商標案件可於日本主張優先權，惟僅承認加 盟WTO以後申請之案件，該國就商標優先權受理原則即採「 不溯既往」原則。探究我國自83年1月23日導入國際優先權 制度時，為配合修正前專利法第24條規定國際優先權制度施 行，依「不溯既往原則」明定於當時專利法第136條，依該 條主張之優先權日不得早於83年1月23日，以資明確。揆諸 上揭法規立法原則，我國優先權日之主張，其優先權日不得 早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，以符合 前揭「不溯既往」之立法原則。嗣我國於91年1月1日成為 WTO會員後，亦秉持上開不溯既往原則處理並公布解釋令， 於法應無相違。㈢、我國於91年1月1日加入世界貿易組織（ ＷＴＯ），為恪守巴黎公約及TRIPs協定對優先權之相關規 定，故ＷＴＯ會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為 係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家， 而接受ＷＴＯ會員向我國主張優先權。惟為維護前與我國訂 有條約或協定相互承認專利優先權之國家，所採之國民待遇 及最惠國待遇原則下，我國對於涉有可否主張優先權之基礎 案申請日之認定，仍採「不溯既往原則」，除如前述，為秉 持我國於83年當時導入國際優先權制度時，即以法條明定排 除回溯認可其優先權之主張，主因乃為倘採可回溯原則，其 回溯一年之過渡期間將有先申請案之申請日因後申請案所主 張之優先權日為晚者而喪失新穎性之風險，尤以經被上訴人 核准取得專利權，且尚於舉發審理中之專利案影響最鉅，為
維護法律安定性及平等原則考量，對國際優先權主張之受理 原則仍維持不溯既往原則為宜。是經濟部於91年11月27日經 智字第09102617500號解釋令，特予明定「ＷＴＯ會員向我 國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日」。查本 案上訴人於91年11月15日向我國申請專利，並主張90年11月 19日之歐洲專利局優先權，依前揭解釋令意旨，上訴人所主 張之優先權日顯早於90年12月17日之中荷互惠協定公告生效 日及我國於91年1月1日加入WTO之日，自不得向我國主張優 先權。故被上訴人原處分本案不得享有優先權，當無違誤。 ㈣、至上訴人主張我國自91年1月1日加入世界貿易組織（Ｗ ＴＯ）後即應遵循TRIPs之相關規定，故依TRIPs第70條第2 項「除本協定另有規定外，本協定對於會員國適用本修訂之 日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦 適用之」規定得回溯12個月主張優先權。另其就有關TRIPs 第70條第1項規定解釋提出疑義，及就美國與加拿大前曾因 WT/DS170/AB/R專利個案訴請WTO調解委員會評斷云云。惟有 關TRIPs第70條第1項規定解釋上之疑義，根據前開WTO調解 委員會上訴機構見解，TRIPs第70條第1項所稱之行為係指官 方或有權機構之行為，且該行為於會員適用TRIPs之前已作 成並已結束，至於權利存在於適用TRIPs之前或之後，則非 所問。準此，我國於91年1月1日加入WTO並適用TRIPs協定， 本件申請案於91年11月15日向被上訴人提出，被上訴人於91 年1月1日前就本件申請案並無作成任何行為，本件申請案當 無TRIPs第70條第1項適用一節。查上揭TRIPs第70條第2項規 定乃於既受保護之權利得追溯適用之情形。是為符合TRIPs 前揭規定，對於我國加入WTO時，仍有效存續之發明及新式 樣專利案，應依前揭TRIPs規定給予其專利權期限保護，爰 於我國90年10月26日修正施行之專利法增訂第134條第2項、 第3項予以保護。況上訴人所舉案例，乃係美、加兩國就既 已承認之專利權爭執專利權期間長短問題，與本案於我國適 用TRIPs協定前，並未取得我國承認之權利者，兩者案情顯 有不同，從而尚不能執該案例之見解，主張本案應比照援引 而認有TRIPs第70條第2項之適用等語，資為抗辯。三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：我國業於91年 1月1日加入世界貿易組織，上訴人主張本件優先權申請案應 依TRIPs第70條第2項「除本協定另有規定外，本協定對於會 員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保 護要件之標的，亦適用之」規定，予以受理部分。經查 TRIPs第70條第1項、第2項原文為Article 70 Protection of Existing Subject Matter 1. This Agreement does
not give rise to obligations in respect of acts which occurred before the date of application of the Agreement for the Member in question. 2. Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of this Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this Agreement. In respect of this paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright obligations with respect to existing works shall be solely determined under Article 18 of the Berne Convention (1971), and obligations with respect to the rights of producers of phonograms and performers in existing phonograms shall be determined solely under Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.上述符合 TRIPs第70條第2項之規定保護要件之標的係指於會員國適用 本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件者 而言。上訴人所主張之優先權基礎案雖係於我國91年1月1日 加入世界貿易組織之前，即已向歐洲專利局提出申請，但該 基礎案並非向上訴人本國荷蘭海牙工業財產局提出申請，或 係向其他與我國相互承認優先權之外國所提出，且其主張之 優先權日早於2001年12月17日，尚不得主張依90年11月29日 公告「駐荷蘭臺北代表處與荷蘭貿易暨投資辦事處相互承認 專利優先權協定」向我國主張優先權。亦即作為優先權日依 據之EP申請案並非在我國適用TRIPs之日以前已受我國專利 法保護而存在之權利標的，非屬「本協定對於會員國適用本 修訂之日以前存在且已受會員保護之標的」，自無TRIPs第 70條第2項之適用。又我國於91年1月1日加入世界貿易組織 ，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義 與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟WTO 所屬國民主張優先權日，不得早於91年1月1日，亦即其所主 張優先權日晚於91年1月1日，始得依專利法第27條第1項（ 修正前第24條第1項）之規定向我國主張優先權（理由詳後 述）。而本件上訴人主張之優先權日為90年11月19日，早於 前述91年1月1日，該優先權主張亦非屬「日後符合保護要件 之標的」，仍不能主張有TRIPs第70條第2項之適用。上訴人
主張在本案中，專利權是保護之工具，所有被專利權所保障 者，皆是TRIPs協定第70條第2項所保護之標的。在加拿大一 案中，WTO上訴機關已明確解釋TRIPs協定第70條第2項所謂 標的在專利案件中係指「發明」，而TRIPs協定第2篇準用巴 黎公約第2條到第19條所有對於專利權之保障內容（包含優 先權），均應有TRIPs協定第70條第2項之適用。加拿大案中 系爭「專利期間」，因為係屬專利權保障之內容，自亦同受 TRIPs協定第70條第2項之保障，此一案例尤可明證所謂對於 「發明」標的之保護，絕非如被上訴人所辯稱僅及於「可專 利性（Patentability）」一項而已，只要是屬於TRIPs協定 第2篇對於智慧財產權（含本案中涉及專利權）所賦予之保 護措施或權利，均得主張TRIPs協定第70條第2項之適用。本 件巴黎公約第4條之優先權，經由TRIPs協定第2條之準用下 ，亦屬於專利保障之相關權利，當然有TRIPs協定第70條第2 項之適用等等。但查，上訴人所指前揭加拿大案件判斷理由 說明：「所謂『標的』一詞係指特定『素材』，包括文學、 藝術著作、標誌、產地標示、工業設計、發明、積體電路佈 局設計及機密資訊，若此等素材符合本協定第2篇規定之要 件，將依TRIPs協定第2篇第1節至第7節規定之智慧財產權形 式給予保障。」均係對給予智慧財產權形式保障之權利客體 而言。本件系爭案權利標的於符合專利審查要件時，並非不 予專利之標的，亦即得給予智慧財產權之保障，並無與 TRIPs協定第70條第2項規定或與前述加拿大案判斷理由牴觸 之處。至由上訴人得否主張以前揭EP之申請日作為優先權日 ，與系爭案是否屬日後符合保護要件之標的，核屬二事。因 得主張以EP之申請日作為優先權日者，繫於上訴人向EP申請 案是否得作為系爭案優先權日之基礎案，而該EP申請案並非 本件是否應予專利保護之審查標的，自不能以TRIPs協定第 70條第2項或前揭加拿大案就本件系爭案專利標的保護之問 題，引伸為上訴人向EP申請案可作為系爭案優先權日之基礎 案之論據。上訴人雖再舉歐洲智慧財產權專家Jan J. Brinkhof所提專家意見，認為所謂的「優先權是一種保護專 利的權利，是以不應被視為行為。倘若於一WTO會員國提出 第1次專利申請，而於第1次申請後12個月後，中華民國才加 入WTO，則該優先權即已因時效經過而不被保障，非屬存續 中之權利，此時才得以被認為是已完結之行為。」因此，在 該發明繼續存續而優先權期間並未消滅時，即使該優先權是 因為先前第1次專利申請案之行為而存在之權利，其亦與 TRIPs第70條第1項「行為」不同，而應屬於繼續存續之權利 ，故非屬TRIPs協定第70條第1項所規範之對象。而進一步將
TRIPs協定第70條第1項與下述之第2項規定對照以觀，更足 見此案「繼續存續之權利」應適用TRIPs協定。「TRIPs協定 第70條第2項有兩階段判斷標準以決定是否得適用TRIPs協定 ，首先必須審查該發明是否已受會員國內國法保護，如果沒 有，則尚必須審查該發明將來是否依TRIPs協定具有可專利 性。」是以，「2002年1月1日我國加入WTO時，ASML（即原 告）的發明係屬已存在之發明，縱然其於當時雖然未受中華 民國法律之保護，但是其符合TRIPs協定第27條到第34條之 可專利標準，因此依照TRIPs協定第70條第2項後段，該發明 應於中華民國加入WTO後適用TRIPs協定之保護，包括專利優 先權之保護。此種解釋符合亦TRIPs協定第4條最惠國待遇原 則所列舉之排除規定，以提供一個完整且一致的貿易環境。 」等等。但查，上訴人所引美國與加拿大於2000年向WTO調 解委員會（Dispute Settlement Body）訴請評斷之前揭案 例，美國所主張其1989年之前在加拿大提出申請而現仍有效 之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法20年之專利 權期間，法律基礎為TRIPs第70條第2項。但該專利權於加拿 大在1996年1月1日起適用TRIPs協定前，即已符合加拿大專 利權保護要件給予專利，僅其專利權期間究應適用加拿大舊 專利法之17年期間抑或適用新專利法20年期間存有爭議之問 題。而本件系爭案於我國91年1月1日加入WTO之前，並未取 得我國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互 承認專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R1案係就適用 TRIPs協定前，雙方就既已承認之專利權爭執之專利期間之 長短問題，與本件系爭案於我國適用TRIPs協定前，並未取 得我國承認之權利者，兩者案情並不相同，從而尚不能執該 案例之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPs第70條第2項 之適用。本件並無根據前述之WT/DS170/AB/R案中，WTO爭端 解決機制上訴機構之裁決報告引用維也納條約法公約第28條 之規定加以適用之問題。上訴人主張無論根據維也納條約法 公約第28條、TRIPs協定第70條第2項規定，被上訴人有義務 直接適用TRIPs協定賦予上訴人專利優先權之結論等等，尚 非可採。另上訴人所提上述歐洲智慧財產權專家Jan J. Brinkhof所提專家意見中亦認為所謂的「在巴黎公約之導論 中，Bodenhasen曾寫道：『優先權僅能以第1次申請係在會 員國中為基礎。換言之，若有一申請案是在一個尚未加入巴 黎公約國家申請者（cf.第21條），在公約下即不得主張優 先權。相反的，不得在1個新加入會員國的國家，主張未加 入前他國第1次申請案優先權，因為在第1次申請案時，該新 加入會員國的國家並非會員國內之國家。然而，國內立法採
取較為寬鬆之立法政策。根據Bodenhausen之說法，僅有可 能在第1次申請案亦是在會員國國家下，始能於第2次申請案 主張優先權。然而針對Bodenhamen的說法，德國Schricker 有不同的解釋，其認為在新加入的會員國國家中，主張以未 加入前其他會員國國家的第1次申請案優先權，應是可能的 。此解釋乃使加入行為產生回溯效力。此解釋在德國，奧地 利，瑞士及荷蘭等國均有適用。．．．針對巴黎公約第4條 不同意見之解釋．．．怎們可能隨著時間的流逝，巴黎公約 中優先權之爭議仍然沒有一個定論？我相信應該是有兩個原 因：一是巴黎公約第4條優先權規定過於簡潔，我們所爭論 的問題巴黎公約均未提到，因此其允許不同的解釋。．．二 是沒有一個國際法庭對於巴黎公約之解釋作出最終判斷，因 此無一個有權解釋機關所作之決定可供各國參考。』。足見 關於一申請案是在一個尚未加入巴黎公約國家申請者，是否 得在一個新加入會員國的國家，主張未加入前他國第1次申 請案優先權，學者間本有不同看法，且因巴黎公約第4條優 先權規定過於簡潔或沒有一個國際法庭對於巴黎公約之解釋 作出最終判斷，因此無一個有權解釋機關所作之決定可供各 國參考。從而本件並無法由巴黎公約第4條之規定，作為應 准將EP申請案申請日作為系爭案優先權日之論據。上訴人再 主張即使因巴黎公約未做明確規範而導致任何過渡期間適用 之爭議，於所有WTO會員國適用TRIPs協定第70條明文規定之 情形下，亦應依WTO上訴機構之解釋適用而不應發生法無規 定之爭論。TRIPs協定第70條過渡期間規定之適用，對於本 件訴訟具有決定性之關鍵。依歐洲智慧財產權專家對此提出 專家意見，說明TRIPs協定第70條第1項及第2項之解釋。所 謂的「優先權是一種保護專利的權利，是以不應被視為行為 。倘若於WTO會員國提出第1次專利申請，而於第1次申請後 12個月後，中華民國才加入WTO，則該優先權即已因時效經 過而不被保障，非屬存續中之權利，此時才得以被認為是已 完結之行為。」因此，在該發明繼續存續而優先權期間並未 消滅時，即使該優先權是因為先前第1次專利申請案之行為 而存在之權利，其與TRIPs第70條第1項「行為」不同，而應 屬於繼續存續之權利，故非屬TRIPs協定第70條第1項所規範 之對象。而進一步將TRIPs協定第70條第1項與下述之第2項 規定對照以觀，更足見此案「繼續存續之權利」應適用 TRIPs協定。但查，上訴人就同一發明向EP申請時，我國尚 未加入WTO，該EP申請案之申請日並非依我國專利法得作為 優先權日主張，亦即該EP申請案之發明並非當時我國所保護 之權利，自不能以該申請案作為嗣後申請案優先權日之基礎
案，即無該「權利」或「優先權」嗣後繼續存續之可言。因 此，上訴人以本件向EP申請案申請日至系爭案申請時，尚未 逾12月優先權期間，第1次專利申請應屬於繼續存續之權利 一節，並非可採。而前揭美國與加拿大於WTO爭端解決機制 上訴機構之裁決案情與本件情形並不相同，尚不能執該案例 之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPs第70條第2項之適 用，已如前述。上訴人主張參照歐洲智慧財產權專家Jan J. Brinkhof專家意見，認為2002年1月1日我國加入WTO時，上 訴人發明係屬已存在之發明，縱然其於當時雖然未受中華民 國法律之保護，但是其符合TRIPs協定第27條到第34條之可 專利標準，因此依照TRIPs協定第70條第2項後段，該發明應 於我國加入WTO後適用TRIPs協定之保護，包括專利優先權之 保護部分，亦非可採。依上所述，依維也納條約法公約第28 條、TRIPs協定第70條第2項或巴黎公約第4條規定，均不能 作為應准上訴人向EP申請案之申請日作為系爭案優先權日之 依據。另本件上訴人主張作為優先權日之基礎案係於我國91 年1月1日加入世界貿易組織之前，向歐洲專利局提出申請， 而上訴人據以向我國提出優先權主張之申請前，我國業已加 入世界貿易組織之前，並非於被上訴人受理系爭案優先權處 理程序終結前，據以准許之法規有變更之情形。上訴人主張 依我國中央法規標準法第18條等之規定，只要是在程序未終 結前，法規發生任何變動，而新法規未有不利於當事人之規 定，原則上均應適用新法，本案爭點係發生於我國加入WTO 前之優先權日，於我國加入WTO之後，是否得依照WTO的 TRIPs協定主張優先權上，應認知到本案優先權期間（12個 月）計算尚未終結且該發明申請仍然存續的狀態，即屬我國 法所謂不真正溯及情形，依中央法規標準法第18條規定，被 上訴人有義務直接適用TRIPs協定賦予上訴人專利優先權一 節，亦屬無據。再依經濟部於91年11月27日經智字第091026 17500號令，對關於我國加入世界貿易組織 (WTO)後，專利 、商標優先權有關事項，釋示：「WTO會員所屬國民向我國 申請專利，如係依PCT（Patent Cooperation Treaty ，專 利合作條約）或EPC（European Patent Convention，歐洲 專利公約）提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於 依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我 國主張優先權」「我國係於91年1月1日加入WTO，故WTO會員 向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日。」 系爭案係上訴人於91年11月15日向我國提出申請，並聲明主 張優先權，其先前基礎案受理申請之機構為歐洲專利局，優 先權申請日為2001年11月19日即90年11月19日，早於91年1
月1日，自無從依該公告向我國主張優先權。上訴人雖主張 91年11月27日經濟部經智字第09102617500號，於上訴人於 提出專利申請案時（91年11月15日）該行政命令既未發布， 自不能溯及既往適用，且與貿易有關之智慧財產權協定已具 國內法之效力，該條約已經立法院讀會程序通過，並經總統 公布，理論上其位階及效力應與法律無異，故經濟部經智字 第09102617500號函第2點違反我國入會議定書、工作小組報 告及與貿易有關之智慧財產權協定之多項規定，已相當於牴 觸法律之命令等等。經查，系爭案優先權之主張並無TRIPs 第70條第2項之適用，已如前述。因此，上開經濟部於91年 11月27日經智字第09102617500號令，對關於我國加入世界 貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項之解釋， 並無牴觸上位位階之法律規定，應先敍明。上訴人舉出英、 美、德等多國就專利優先權受理原則皆採可回溯性原則，惟 查日本雖自我國加入WTO後，接受在我國提出申請之商標案 件可於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件 ，該國就商標優先權受理原則即採不溯既往原則。亦有台北 駐日經濟文化代表處經濟組91年2月28日日經組傳（91）第 291號函附於原審法院91年度訴字第4110號卷足據，此為本 院依職權所已知。另目前歐盟會員國義大利尚未遵照 WTO/TRIPs協定承認我國申請作為優先權基礎案，亦有被上 訴人所提93年5月10日義經字第0932200號函在卷可稽，則義 大利自亦無可能回溯承認我國加盟WTO以前申請之案件作為 該國專利申請案之優先基礎案甚明。可見各國有關商標或專 利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入世界貿易組 織 (WTO)後開始起算，抑或加入前12個月在他國已申請的專 利（或6個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權， 係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則。又依修 正前專利法第24條第5項規定，依該條主張之優先權日，不 得早於中華民國83年1月23日。查該項規定乃源自我國自83 年1月23日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第24 條國際優先權制度施行，依不溯既往原則明定於修正前專利 法第136條，其規定依第24條主張之優先權日，不得早於本 法公布施行日，以資明確。有83年1月21日修正，同年1月23 日生效專利法第136條及其增訂理由可資參佐。足見我國關 於立法導入國際優先權制度，係採不溯既往原則。依上述優 先權不溯既往之立法原則，被上訴人主張我國優先權日之主 張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公 告生效之日，而我國於91年1月1日成為WTO會員後，亦應依 上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員向我國主張之專利、
商標優先權日不得早於91年1月1日，於法並無違誤，上開經 濟部91年11月27日經智字第09102617500號令釋示，亦無違 背法律之處。又專利法第24條經修正為現行法第27條，已將 「依本條主張之優先權日，不得早於中華民國83年1月23日 」部分刪除，但其立法理由係因該項規定係於83年1月23日 修正時增訂，該次修正迄今已逾8年，已無主張優先權日早 於83年1月23日之申請案，爰予刪除（修正說明參照）。因 此，專利法就國際優先權制度，係採不溯既往原則，並未因 專利法之修正而改變。上訴人所主張之EP申請案並非在我國 適用TRIPs之日以前已受我國專利法保護而存在之權利標的 ，並無TRIPs第70條第2項之適用，已如前述。上訴人向歐洲 專利局提出申請之基礎案，係我國適用TRIPs協定前之行為 ，依TRIPs第70條第1項之規定，並不受TRIPs協定之拘束而 有適用同法第70條第2項之餘地。因此，有關各國專利優先 權的保護，其時點之認定，究竟應自加入世界貿易組織 (WTO)後開始起算，抑或加入前12個月在他國已申請的專利 均可主張優先權，既由各國自行決定採可回溯性原則及不溯 既往原則，而我國立法原則係採不溯既往原則，如前所述。 又與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家其優先 權日得早於91年1月1日係基於各該條約之協定之關係，本件 上訴人本國亦與我國訂有駐荷蘭臺北代表處與荷蘭貿易暨投 資辦事處相互承認專利優先權協定，上訴人本得依該協定規 定向我國主張優先權，而本件情形並不符合駐荷蘭臺北代表 處與荷蘭貿易暨投資辦事處相互承認專利優先權協定，故不 能向我國主張優先權，我國對向上訴人本國荷蘭海牙工業財 產局提出發明申請者，並非不承認其得作為優先權之基礎案 。上訴人以本件EP申請案不得作為系爭案優先權基礎案指被 上訴人原處分有違TRIPs第4條最惠國待遇之規定，並非可採 。再專利權優先權日係以基礎案之申請日作為專利要件審查 之基準日（專利法第27條第1項、第4項參照，本件優先權日 應係上訴人主張之EP申請日90年11月19日），與商標法優先 權日之規定不同，上訴人主張縱使被上訴人基於任何政治或 政策性之要求，仍堅持專利優先權日之主張不得早於2002年 1月1日，被上訴人至少應基於TRIPs協定保障專利發明之意 旨及參酌商標法施行細則第3條法規生效日為優先權日之立 法意旨，以「2002年1月1日」作為本案專利優先權日，以符 合比例原則中所謂必要性原則一節，亦屬無據。綜上所述， 被上訴人認系爭案聲明主張優先權，載明受理該優先權申請 案之地區為歐洲專利機構EP，申請日為西元2001年11月19日 ，因我國與歐洲專利機構尚未相互承認優先權，且該專利優
先權日早於91年1月1日，而依當時專利法第24條優先權不溯 既往之立法原則，而為本件優先權之主張應不受理之處分， 於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。本件依現行 專利法第27條規定，其採不溯既往之立法原則並未改變，結 論並無不同。從而，上訴人主張撤銷訴願決定及原處分，並 請求被上訴人應作成本案優先權主張應予受理之處分，為無 理由，應予駁回。因而為上訴人敗訴之判決。
四、本院按（一）按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認 優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之 次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權 。」為本件申請時專利法第24條第1項所明定。此為當時我 國專利法關於國際優先權之規定；依本條規定，可知我國專 利法關於國際優先權之承認係採互惠原則，即先申請案之受 理國必須與我國為相互承認優先權之國家。又本條關於互惠 原則之文字既為「在與中華民國相互承認優先權之外國第一 次依法申請專利」，可知於申請人第一次依法申請專利之外 國，須於申請人之申請日為與中華民國相互承認優先權之外 國；亦即申請人主張之優先權日不得早於我國與該國相互承 認優先權之生效日。又因我國於91年1月1日成為WTO會員， 故WTO會員固可認為係廣義與我國定有條約或協定相互承認
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