商標異議
臺北高等行政法院(行政),訴更一字,95年度,37號
TPBA,95,訴更一,37,20060921,1

臺北高等行政法院判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　95年度訴更一字第37號
　　　　　　　　　　　　　　　
原　　　告　全興油封企業股份有限公司
代　表　人　甲○○（董事長）
訴訟代理人　黃文玲律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　日商‧日本特殊陶業股份有限公司
代　表　人　乙○○○
訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）
　　　　　　楊憲祖律師
　　　　　　黃闡億律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服中華民國93年7月5日本
院92年度訴字第1306號判決，提起上訴，經中華民國95年3 月9
日最高法院95年判字第300 號判決廢棄原判決後發回，本院判決
如下：
　　主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用及更審前訴訟費用均由原告負擔。
　　事 實
一、事實概要：
參加人於民國87年6月23日以「NTK」防護商標，指定使用於 商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第6 類之金屬 製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向前被告前身經濟部中 央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註 冊，經被告准列為審定第854773號防護商標（下稱系爭商標 ，如附圖1 所示）。公告期間，原告以系爭商標有違當時商 標法第37條第7 款之規定，對之提起異議，案經被告審查， 為異議不成立之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經 遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。經本院以92年度 訴字第1306號判決駁回。原告不服，乃向最高行政法院提起 上訴，經最高行政法院以95年度判字第300 號判決將原判決 廢棄，發回本院審理。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應就系爭商標為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。




㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49 條所定商品及服務分類表第6 類之商品，是否相同或近似於 他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，構成前揭 商標法第37條第7 款之違反，而得撤銷其註冊？ ㈠原告主張之理由：
1.按行政程序法第9條，以及最高行政法院77年判字第851號 判決：「利害關係人提出異議，只須將其據以異議之基礎 事實提出即為合法，並不以將其所違反之法條一併列出為 必要。」可知，縱原告提出本件商標異議之時僅援引修正 前商標法第37條第7 款之規定，被告對於系爭商標是否違 反或匱缺商標法其他條文所規定之要件亦應予以詳究，否 則被告之異議審定處分仍有嚴重瑕疵。本件參加人係依修 正前商標法第22條第2 項之規定，向被告申請防護商標。 惟參加人乃以註冊號第755553號商標為正商標而申請註冊 系爭商標為防護商標，惟註冊第755553號商標所指定使用 之商品係「廢氣及氧氣、排氣溫度、震爆、壓力、油量、 燃料成分、高度控制、濕度、衝擊、路面等感測器」，而 系爭商標所指定使用之商品係「金屬製油封、墊圈、墊片 、襯墊」，此二件商標所指定使用之商品一者為感測器， 另一者為金屬油封墊片，依修正前商標法施行細則第15條 第2項 之規定可知，此二件商標所指定使用商品之類別以 及性質完全不同，其亦非性質相關連之商品，參加人逕以 第755553號商標為正商標而註冊申請系爭商標為防護商標 ，與法未合。退步言之，縱被告或參加人係依修正前商標 法第22條第2 項但書規定申請防護商標，惟按修正前商標 法施行細則第16條第3 項規定，參加人於申請系爭商標註 冊時即應舉證證明註冊第755553號之「NTK 」商標為著名 商標，始為適法。又依司法院釋字第104 號解釋：「商標 法第2 條第8 款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般 所知者而言。」之意旨，註冊第755553號商標是否為著名 商標之時，仍應以國內市場之基礎為斷。而按被告答辯內 容非僅無法認定註冊第755553號在我國境內為著名商標， 另亦未見參加人依「著名商標或標章認定要點」之規定針 對此一部分為詳盡之證明。




2.原告於63年成立，64年創設「NTK 」商標，並使用系爭商 標於該公司所生產之油封等商品上，早在70年間即以之作 為商標圖樣向被告申請註冊，陸續獲有註冊第177508號、 第178851號、第184557號、第686321號、第755306號、第 755815號商標，以及第42010 號（如附圖2 所示）商標及 服務標章專用權，並在泰國、義大利、丹麥、美國等地取 得商標專用權。原告使用「NTK 」及「興封及圖NTK 」等 商標，迄今已達數十年，並在泰國、義大利、丹麥、美國 等地取得商標專用權。自創立以來，亦以機車避震器油封 獨占全國市場，並拓展至歐美及東南亞各國，該「NTK 」 商標早已為相關事業或使用者所共知，自屬著名商標，亦 使原告於1995年12月率先榮獲ISO 9002國際品質認證之榮 耀。故系爭商標上之圖案既與原告前揭商標圖樣上之外文 「NTK 」完全相同，參加人復以指定使用於性質相同或近 似之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品申請註冊，客 觀上自有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製者發 生混淆、誤認之虞，自有違修正前商標法第37條第7 款之 規定。
3.由上述可知，「NTK 」商標係由原告先於國內註冊使用， 並非參加人先註冊使用。詎參加人於67年1 月27日竟向被 告申請註冊為聯合商標，同時並依據修正前商標法第37條 第6 款規定，撤銷原告就據爭商標之專用權，原告斯時亦 提出行政救濟，嗣因與原告公司技術投資合作之日本「NOK 」株式會社出面協調，協議由參加人先取得商標權後，將 系爭商標使用權無條件永久無償授權原告使用，原告始停 止行政救濟程序，此乃該授權使用契約書之由來，並由原 告使用迄今，已成一著名商標。詎參加人竟於20年後繼續 向被告申請註冊「NTK 」商標，指定使用於修正前商標法 施行細則第49條所定商品及服務分類表第6 類之金屬製油 封、墊圈、墊片、墊商品，侵害原告權益。
4.況自1883年之巴黎工業財產權保護同盟公約以來，商標權 之屬地主義以及獨立原則已為各國所採，商標法第2 條規 定，即明確表示我國對商標權亦採用屬地主義以及獨立原 則之制度。是原處分所稱：「日陶公司早於民國53年起即 以外文「NTK 」作為商標圖樣於日本等多國獲准註冊... 」云云，尚與本件無涉，非得採為系爭商標不構成修正前 商標法第37條第7 款之審查基礎。況且參加人在原告於64 年開始使用系爭商標前尚未在我國使用系爭商標，自不得 以其在第三國取得註冊商標即謂經其使用為著名商標，而 得以註冊第755553號商標為正商標而申請註冊系爭商標為



防護商標。又原告於提起本件異議之時，另擁有據爭註冊 第177508號、第178851號、第184557號及第42010 號商標 或服務標章專用權，參酌行政程序法第110 條第3 項規定 ，被告既已作出准予原告註冊該4 件商標之行政處分，且 行政處分並無失效之情事發生。針對據爭註冊第177508號 、第178851號、第184557號及第42010號商標或服務標章， 原告業依修正前商標法第21條第1項之規定有效取得商標專 用權，至今未曾間斷。且前已述及原告使用此等商標多年 ，原告所生產據爭註冊第177508號、第178851號、第18455 7號及第42010號商標或服務標章指定使用之商品，廣受國 內業者之愛用，並以機車避震器油封等產品獨占全國市場 ，悉為相關事業及消費使用者所知之情事，自原告營業額 即可知，其已幾近獨占全國市場，並拓展該商品之業務至 歐美及東亞、南亞各國，且於多國取得「興封NTK」之商標 專用權，依修正前商標法施行細則第31條第1項之規定，原 告所使用於避震器油封產品之「興封及圖NTK」商標係一著 名商標。而系爭商標實乃相同或近似於據爭註冊第177508 號、第178851號、第184557號及第42010號之著名商標，且 皆有完全相同之外文「NTK」圖樣，已造成具有普通知識經 驗之購買人有混同誤認之虞，導致公眾有混淆之虞，影響 其同業之工商交易秩序甚鉅，已符合修正前商標法第37條 第7款所定不應予以註冊之要件。雖參加人確如被告所稱： 「業於我國陸續註冊取得第95920號等5件『NTK』商標專用 權」，惟並未改變其所申請之本件商標已構成修正前商標 法第37條第7款要件之事實。
5.再者，參加人同意原告（原告於93年6 月18日行政訴訟言 詞辯論意旨狀誤載為被告）使用之商標僅限於註冊第1311 11號商標之範圍，且註冊第131111號商標所指定使用之商 品為「發火栓、凡而、磁閥、墊片以及產業用機器零件等 」，不能擴及其他商品類別；而據爭註冊第177508號、第 178851號、第184557號及第42010 號商標或服務標章所指 定使用之商品乃係「泡棉、塑膠條、汽門、活塞以及代理 報價、投標等」，依修正前商標法第22條第2 項之規定， 據爭「興封及圖NTK 」商標所指定使用之商品與註冊第13 1111號商標所指定使用之商品既無相同之處，據爭註冊第 177508號、第178851號、第184557號及第42010 號商標或 服務標章專用權即與參加人授權使用第131111號商標毫無 關係，且據爭「興封及圖NTK 」商標專用權分別自71年以 及78年9 月起發生效力至今。況原告於64年間即在我國開 始使用「NTK 」商標迄今，其對系爭商標投注大量廣告及



行銷行為，系爭商標因原告之使用，應足以使商品或服務 之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並增加系 爭商標之價值，若使參加人取得系爭防護商標，將不免造 成相關之消費者有混淆誤認之情事，危害交易之安全性。 商標法既採「屬地主義」及「先申請主義」，參加人來台 申請註冊前，原告在國內業已使用「NTK 」商標於油封商 品至今，且雙方於1980年曾訂立契約，同意原告無償使用 「NTK 」商標在我國製造、販賣橡膠或合成樹脂之油封等 商品，故據爭「NTK 」商標用於油封商品在國內確已具知 名度且合法使用，參加人以相同之「NTK 」商標指定使用 於相同之金屬油封等商品，自有使一般消費者誤認為係原 告之商標而產生混淆誤認之虞。
6.按司法院釋字第370 號解釋文，商標相同或近似於他人註 冊商標之救濟程序「係為維持市場商品交易秩序，保障商 標專用權人之權益及避免消費大眾對於不同廠商之商品發 生誤認致受損害而設。」，今被告對本件異議案件作出不 適法之審定處分，實已影響交易秩序並造成商標專用權人 以及消費大眾權益。
㈡被告主張之理由：
1.參加人早於1964年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於日本 獲准註冊，其後並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利、 泰國等世界多國取得100多件商標專用權，於64年已有商品 行銷至我國，自67年起亦陸續在我國取得註冊第95920、13 1111、518026、520989、755553號「NTK」等件商標，指定 使用於可搬式及直結式瓦斯‧火口點火器（瓦斯爐、熱水 器、烤箱、爐具及保暖器等）、發火栓、凡而、切削工具 、迫緊、護油環、產業用機器部品、磁製機器零組件等及 其他應屬本類之一切商品、各種積體電路、濾波器、積體 電路封裝、陶瓷基板、有機基板、陶瓷濾波器、電介體濾 波器、玻璃陶瓷介質裝置、電介體共振器、微波零件用電 介體基板、無線電器材、通信器材、各種電氣（積體電路 ．濾波器）絕緣用陶瓷絕緣體、壓電式陶瓷音頻轉換器、 超音波轉換器、廢氣及氧氣感測器、排氣溫度感測器、震 爆感測器、壓力感測器、油量檢知器、燃料成份感測器、 高度控制感測器、濕度感測器、衝擊感測器、路面感測器 等商品。參加人除以中文、日文及英文印製商品型錄，其 所有「NTK 」商品並於德國雜誌刊登廣告，復行銷至香港 、菲律賓及我國，該「NTK 」商標亦獲錄於日本著名商標 集。
2.另參加人於1980年曾與原告訂立契約，同意原告無償使用



其註冊第131111號「NTK」商標在我國製造、販賣之橡膠或 合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類商品。姑不論該商標之授 權使用是否經被告核准，原告對其使用「NTK 」商標係經 參加人同意之事實並未否認。況原告所有之據爭註冊第686 321 號「NTK 」商標經其自請撤銷註冊，據爭註冊第75530 6 號、據爭註冊第755815號「NTK 」二件商標則因其商標 圖樣與參加人所有之註冊第131111號「NTK 」商標圖樣構 成近似，復指定使用於油封、迫緊、護油環等類似商品， 經被告以中台異字第860883、860885號商標異議審定書為 撤銷審定之處分，而原告檢送其公司80年度至88年度之進 出口報單，其進出口時間亦在雙方於1980年簽約之後，此 有參加人檢送各國商標註冊資料、日本著名商標資料、公 司簡介、商品型錄、德國雜誌、參加人「NTK 」商標商品 輸往香港、菲律賓及我國之商業發票、參加人與原告簽訂 之契約書、被告中台異字第860883、860885號商標異議審 定書等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以外文「NTK」 作為商標圖樣，指定使用於金屬製油封、墊圈、墊片、襯 墊等商品，尚難謂有相同或近似於他人著名之商標或標章 ，而有致公眾混淆誤認之虞。此外，是否符合防護商標的 要件並非原先的異議事由，所以於本件不應審酌。 ㈢參加人主張之理由：
1.按修正前商標法第37條第7款以商標圖樣相同或近似於「他 人」之著名商標或標章為構成要件，倘非「他人」之著名 商標或標章，而為「自己」之著名商標或標章時，自無該 條款規定之適用。本件「NTK」商標為參加人「自己」之商 標，並非「他人」之商標：
⑴原告並無單純由「NTK」字樣組成之商標專用權： 據爭商標共計有註冊第177508號、註冊第178851號、註冊 第184557號、審定第686321號、審定第755306號、審定第 755815號商標及註冊第42010 號服務標章。該等商標之圖 樣總計有3 種，分別為①單純之外文「NTK 」、②外文「 NTK 」與中文「興封」結合之圖樣及③菱型框內一外文「 NTK 」與中文「興封」結合之圖樣。其中以單純之外文「 NTK 」為商標圖樣之三商標：①註冊第686321號商標早於 84年間經原告自請撤銷在案；②註冊第755306號商標則於 86年間由參加人對之提起異議，經被告撤銷其審定確定在 案，此有被告中台異字第860883號商標異議審定書可稽； ③註冊第755815號商標亦於86年間由參加人對之提起異議 ，經被告撤銷其審定確定在案，此有被告中台異字第8608 85號商標異議審定書可稽。故於商標審定階段，上開3 件



商標已遭撤銷在案，原告未曾獲得上開3 件商標專用權， 上開3 件商標自不得作為據以異議商標。得作為據以異議 商標者，僅有註冊第184457號商標、第177508號商標、第 178851號商標及第42010 號服務標章。 ⑵參加人早於67年2月1日即以「NTK」商標，指定使用於當 時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第97類之 可搬式及直結式瓦斯火口點火器（瓦斯爐、熱水器、烤箱 、爐具及保暖器）及其他應屬於本類之一切商品，獲准註 冊，取得註冊第95920號「NTK」商標專用權；於69年4月1 日亦以「NTK」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 27 條所定商品及服務分類表第92類之發火栓、凡而、切 削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品、磁製機器零組 件等及其他應屬本類之一切商品，取得註冊第131111號「 NTK 」商標專用權，其指定使用之迫緊、護油環等商品， 與本件系爭商標指定使用之金屬製油封商品，均有連接防 漏密封之功能，係屬類似之商品，此有被告中台異字第86 0883號商標異議審定書可稽。原告則遲至71年以後，始取 得據爭註冊第177508號、第178851號、第184557號及第42 010 號商標或服務標章專用權，是參加人先於原告在我國 內獲准註冊含有「NTK 」字樣之商標。
⑶按被告67年10月5日中台評字第67178號商標評定書記載， 依參加人當時提出之商業發票影本可證明參加人於64年已 有商品行銷我國。原告雖自稱亦於64年已使用「NTK」商 標於油封等商品上，惟依其於異議階段提呈之進出口報單 資料，最早為80年之資料，雖該公司簡介、產品型錄上記 載，其於1974年10月開始生產油封產品，惟無從證明所生 產之油封產品是否標有「NTK」商標字樣，故參加人先於 原告在我國內使用「NTK」商標。
⑷參加人早於1949年5月（即日本昭和24年）即開始在日本 使用「NTK」商標，於1950年12月12日已在日本首次取得 「NTK」商標專用權，均早於原告。
⑸原告與參加人曾簽訂商標授權契約書：
①原告與參加人曾於69年11月1日簽訂商標授權契約書約定 ，參加人在我國註冊第131111號「NTK」商標權同意無償 授權與丙方即原告使用，其商品為在我國內製造、販賣 之橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類之內容觀之， 顯然原告自該授權契約簽訂後係基於參加人之授權始得 使用「NTK」商標圖樣，原告如可不經參加人授權自行使 用其所稱自創且早已使用之「NTK」商標圖樣，原告原有 之註冊第91713號商標當無被評定無效之可能，原告亦無



與參加人簽訂該商標授權契約書之必要，原告主張「NTK 」係其自創且於國內先於參加人使用，非屬可採。 　②原告雖主張該商標授權契約書之效力僅及於註冊第13111 1號「NTK」商標云云，惟：
商標權之範圍及於類似之商品或服務，現行商標法第29 條第2項定有明文，修正前商標法第62條第1款之規定亦 可供參照，而註冊第131111號「NTK」商標指定使用於迫 緊、護油環等商品與金屬製之油封商品（即本件系爭商 標指定使用之商品）屬類似商品，業經被告中台異字第 860883號商標異議審定書認定在案，因此，原告如未經 參加人授權自不能再行使用「NTK」商標於金屬製油封、 墊圈、墊片、襯墊等商品（即本件系爭商標指定使用之 商品）。
　 ③原告既係基於參加人之授權始得使用據爭商標「NTK 」 商標圖樣，「NTK 」商標圖樣縱經原告使用而臻著名， 該「NTK 」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人 ，原告就該「NTK 」著名商標僅得在參加人授權範圍內 行使權利。
　④原告與參加人之商標授權契約關係已於1995年合意終止 ，有相關終止授權契約之信函影本足據，原告已無使用 該「NTK」商標圖樣之權利。
　 ⑤原告與參加人簽訂之商標授權契約書約定，原告使用「N TK」商標圖樣之商品僅限於在我國國內製造、販賣之橡 膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類（商標授權契約書 第3 條），原告竟於簽約後以「NTK 」商標圖樣結合中 文「興封」申請商標註冊，取得據爭註冊第177508號、 第178851號、第184557號及第42010 號商標或服務標章 指定使用於與系爭商標及參加人所有之註冊第755553號 、第131111號等商標同屬汽車零件之商品，今竟又據該 等商標提起本件商標異議，實有違誠信原則，真正得依 據修正前商標法第37條第7 款主張權利者實為參加人。 ⑹被告67年10月5日中台評字第67178號商標評定書亦肯認， 「NTK」商標圖樣為參加人首創使用於農工器具商品之商 標，並於53年間即已在日本註冊，於64年並有商品行銷我 國。
⑺與系爭商標相同圖樣之註冊第879107號商標異議事件，亦 經本院以91年度訴字第882號判決駁回原告之訴，可供參 照。
2.系爭商標與據爭註冊第177508號、第178851號、第184557 號及第42010 號商標或服務標章圖樣並不近似：



據爭註冊第177508號、第178851號、第184557號及第42010 號商標或服務標章圖均含有字體極大之中文「興封」二字 ，應屬可資區辨兩造商標之明顯部分。因此，兩造商標並 不構成近似。
3.依原告提呈之證據資料，無從證明據爭註冊第177508號、 第178851號、第184557號及第42010 號商標或服務標章已 達著名程度：
⑴依原告公司簡介、產品型錄及產品說明書，無從確實證 明相關事業或消費者知悉或認識該等商標之程度，亦無 從證明該等商標使用期間、範圍及地域。
⑵原告提出之進出口報單，最早者為80年8月份進口報單， 無從證明原告於64年已使用「興封及圖NTK」商標。 ⑶商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得 以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為 限。但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或 消費者得否知悉為判斷，有前開「著名商標或標章認定 要點」可供參照：
　①原告提出之進口報單上貨物名稱部分，大部分記載為「 NOK」商標，少部分未記載商標名稱，並未標示「興封 及圖NTK」商標；出口報單上貨物名稱部分，則記載為 「NTK」商標，並未同時標示中文「興封」字樣，因此 ，該等進出口報單無從證明原告曾進出口標示為「興封 及圖NTK」商標之商品。
　②該等進口報單，僅證明原告曾購入其上記載之商品，並 非原告銷售商品之證據；該等出口報單則僅能證明原告 曾輸出商品至外國，無從證明曾於國內使用據爭商標， 且別無任何證據證明國內相關事業或消費者因該等商品 之出口而知悉據以異議商標。
4.兩造商標間並無產生混淆誤認之虞：
　　「二商標在巿場已併存相當時間，均為商品／服務相關消費 者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞」、「相關 消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在 巿場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不 同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實」，此有「混淆 誤認之虞」審查基準第2 點及第5.6.1 點可稽：縱使據爭 「興封及圖NTK 」商標已達著名程度，惟參加人自64年起 行銷「NTK 」商標商品至我國多年，且參加人之「NTK 」 商標已於45個國家取得100 多件商標專用權在案，涵蓋之 指定商品極為廣泛，該「NTK 」商標商品並在世界多國廣 泛行銷，夙著盛譽。




5.本院92年度訴字第1306號判決之審理對象為被告以91年3月 8日中台異字第G00000000號商標異議審定書所為之原處分 及經濟部以91年6月20日經訴字第09106114090號所為之訴 願決定，該原處分及訴願決定所涉及之被異議商標為審定 第854773號「NTK」商標，該商標所指定使用之商品為92年 12 月10日修正發布前之商標法施行細則第49條所定商品及 服務分類表第6類之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品 。故本院92年度訴字第1306號判決書事實欄及理由欄「貳 、本件事實經過及兩造爭執之要點」一、部分，記載訟爭 防護商標之審定號次為「第854773號」，指定使用商品之 類別為修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類 表「第6 類」之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品， 並無違誤。
6.至於註冊第879107號「NTK」防護商標，亦屬參加人所有之 商標，本件原告亦曾於88年10月12日對該商標提出異議， 遭本件被告以90年9 月27日中台異字第G00000000 號商標 異議審定書為異議不成立之處分，本件原告對之提起訴願 、行政訴訟均遭駁回，該商標異議案已判決確定在案，此 有本院91年度訴字第882 號及最高行政法院93年度判字第 1090號判決書可稽。
7.註冊第879107號「NTK 」防護商標所指定使用商品為修正 前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表「第17類 」之橡膠、塑膠製油封、墊圈、墊片、襯墊商品，其與本 件訟爭之審定第854773號「NTK 」商標相較，二者商標圖 樣完全相同，所指定使用之商品同為油封、墊圈、墊片、 襯墊，僅材質有所不同，而本件原告又係以相同事實理由 ，同樣援引修正前商標法第37條第7 款之規定對該二商標 提出異議，以致本院92年度訴字第1306號判決與註冊第879 107 號「NTK 」防護商標異議案之一審判決之判決理由雷 同。
8.本院92年度訴字第1306號判決書理由欄「貳、本件事實經 過及兩造爭執之要點」三、部分記載本件訟爭商標指定使 用商品為「第17類」之商品，及理由欄「肆」記載本件訟 爭商標為註冊第879107號商標，應係參酌註冊第879107號 「NTK 」防護商標異議案判決時誤寫所致，此項誤寫對於 本件實體上之判斷並不生任何影響。此外，是否符合防護 商標的要件並非原來異議的理由。
理 由
甲、程序方面：
原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於91年9 月9 日變更



為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不 合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、本件系爭商標係於87年6 月23日核准註冊，其註冊時應適用 82年12月22日修正公布之商標法，但本件異議審定係於91年 3 月8 日完成，異議審定時之商標法為86年5 月7 日修正公 布，87年11月1 日施行。當時之商標法施行細則第40條規定 ：「商標異議案件適用異議審定時」之規定（92年12月10日 修正之商標法施行細則已刪除），因此，本件商標異議案件 應適用審定時之法規，應先敍明。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公 眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定 時商標法第37條第7 款所明定。查依參加人異議時所提出附 件3 之商標通知書，參加人於39年（昭和25年）起即陸續以 外文「NTK 」作為商標圖樣於日本獲准註冊，再依其異議證 據附件3 顯示「NTK 」商標其後並陸續在法國、菲律賓、美 國、義大利等世界多國取得近百件商標專用權，原告於90年 6 月15日商標異議補充理由書亦載明參加人於53年即曾在日 本境內申請「NTK 」商標註冊無訛。另系爭「NTK 」商標於 67年2 月1 日及69年4 月1 日分別在我國起取得註冊號第 95920 號、第131111號商標專利權，使用於當時商標法施行 細則第27條第97類、第92類商品，有參加人所提商標註冊證 可憑（異議證據附件3）。 原告雖主張據爭商標係63年間公 司成立時即自創開始使用，迄今已達數十年，據爭商標已成 為著名商標，並提出64年間之進出口訂單為證云云。但查， 原告於84年11月16日申請之審定第755306及755815號「NTK 」商標，因與參加人之註冊第131111號「NTK 」商標近似， 有違當時商標法第37條第12款規定，而分別經被告撤銷商標 權，有被告中台異字第860883、第860885號商標異議定書在 卷可憑（異議答辯書附件15）；又原告之註冊第91713 號「 全興NTK 」商標亦經參加人申請評定，而由被告以67年10月 5 日中台評字第67178 號評定書，認該商標上之外文「NTK 」為參加人首創使用於農工器具商品之商標，原告以之作為 商標之一部分申請註冊，且使用於同類商品，有違當時商標 法第37條第6 款後段規定，而為第91713 號「全興NTK 」商 標之註冊應作為無效之評定，均經確定在案（附於本院92年 度訴字第1306號卷第90頁）。依被告67年10月5 日中台評字 第67178 號評定書之理由，足見原告就據爭商標使用前，「 NTK 」商標業經參加人使用在先，且至少在64年即有商品行 銷至國內，因此原告於66年12月2 日受讓移轉註冊第91713



號「全興NTK 」商標註冊乃被評定無效。再參以卷附原告與 參加人於69年11月1 日所簽訂之商標授權契約書約定，參加 人在我國註冊第131111號「NTK 」商標權同意無償授權與丙 方即原告使用，其商品為在我國內製造、販賣之橡膠或合成 樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類之內容觀之，顯然原告自該授權 契約簽訂後係基於參加人之授權始得繼續使用「NTK 」商標 圖樣，原告如可不經參加人授權自行使用其所稱自創且早已 使用「NTK 」商標圖樣，原告上述註冊之商標當無被評定無 效或被撤銷之可能，原告亦無與參加人簽訂該商標授權契約 書之必要，原告主張「NTK 」係其自創且於國內先於參加人 使用，非屬可採。原告雖再主張參加人註冊第131111號聯合 商標並無使用於油封、墊圈等商品，故1980年11月1 日簽商 標授權契約書，並無法律上之拘束力一節。查註冊第131111 號聯合商標註冊指定使用於油封、迫緊、護油環等，與金屬 製之油封、橡膠、塑膠製油封商品屬類似商品，業經上開被 告中台異字第860883、第860885號商標異議定書認定在案， 因此原告如未經參加人授權自不能再行使用「NTK 」商標於 橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類，原告此部分主張， 仍非可採。
三、依上所述，原告既係基於參加人之授權始得使用據爭商標中 關於「NTK 」商標圖樣，「NTK 」商標圖樣縱經原告使用而 臻著名，該「NTK 」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參 加人，原告就該「NTK 」著名商標僅得在參加人授權範圍內 行使權利。再查原告與參加人之商標授權契約關係已於1995 年終止，有有關終止授權契約之信函影本足據，原告就「 NTK 」商標，已無從主張屬其所有之著名商標，則參加人就 其原授權予原告之「NTK 」商標申請註冊使用於金屬製油封 、墊圈、墊片、襯墊，既係參加人就其自身所有著名商標申 請防護商標註冊，於法並無不合，原告自不能再以系爭商標 與據爭商標就已終止授權使用之「NTK 」商標圖樣部分近似 ，而主張系爭商標註冊有違前揭商標法第37條第7 款之規定 。
四、再查，原告對系爭商標異議理由依其異議申請書之記載，係 主張系爭商標有違前揭商標法第37條第7 款，而該條款之適 用係以據爭商標著名為要件，並不論究系爭商標（即被異議 商標）著名與否。原告雖另主張被告僅因參加人提出之各國 商標註冊資料、日本著名商標資料、公司簡介、商品型錄、 德國雜誌、「NTK 」商標商品輸往香港、菲律賓之商業發票 等證據資料影本，即認定系爭商標在我國境內有廣泛使用、 廣泛行銷之事實，且夙有盛譽，已為一般消費者所熟知，具



相當知名度，為准參加人商標註冊之申請為有不當，參加人 據以申請之系爭商標在國內並非著名商標，不得依前揭商標 法第22條第2 項但書規定申請防護商標一節，核屬得否另案 異議之問題。原告此部分主張與原異議理由依據之前揭商標 法第37條第7 款規定無關，故不於本件予以審究，併此敘明 。
五、綜上所述，原告主張參加人之審定第854773號「NTK 」防護 商標有違前揭商標法第37條第7 款之規定，非有理由。被告 因而為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維 持，亦屬妥適，原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分 ，並請求被告應為撤銷審定第854773號「NTK 」防護商標之 處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　95　　年　 　9　　月　 21 　 日 第三庭審判長法　官 陳國成
　　　　　　　　　　 　法　官　吳東都
　　　　　　　　　 　　法　官 陳秀媖
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴