最高法院民事判決 八十七年度台上字第二三三六號
上 訴 人 德商拜耳廠股份有限公司
法定代理人 史奈德
羅赫蒙
訴訟代理人 李宗德律師
沈士喨律師
被 上訴 人 大安化學製藥股份有限公司
法定代理人 李妙容
被 上訴 人 徐國潤
共 同
訴訟代理人 羅美隆律師
右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十六年六月三十日台灣高等法
院台南分院更審判決（八十五年度重訴更㈡字第一號），提起上訴，本院判決如左：
主 文
原判決關於駁回上訴人其餘之訴及該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台南分院。
理 由
本件上訴人主張：被上訴人徐國潤為另被上訴人大安化學製藥股份有限公司 (下稱大安公司）及原共同被告德潤股份有限公司（下稱德潤公司，嗣經合併於大安公司而消滅）之原負責人，明知大安公司產製之㈠「Asuntal害蟲倒」藥品使用類似伊之「Asuntol」及「Bayercorss」商標；㈡「倍高生」、「除蝨靈」、「壯速特」產品使用類似伊之「 BAYERprt Care Device Dog」商標，另「壯速特」使用「DRONCET」圖樣與伊之「重生特DRONCIT」類似；及㈢「牛豬安」、「保福」等產品使用伊之「BAYERCROSS 」商標，並交由德潤公司總經銷。查伊之上開動物藥品，已在中華民國申請商標註冊，取得商標專用權。而被上訴人之產品除使用「BAYER CROSS」商標者外，餘均係將伊之商標略加變更，意圖造成消費者之混淆誤認，並大量對外銷售牟利，顯有違反商標法之犯行等情。爰依商標法第六十一條及第六十四條（現行六十六條）規定，求為命被上訴人不得陳列、散佈或銷售非伊或伊所授權製造，標有如原判決附表（下稱附表）所示商標圖樣之有關藥品殺蟲劑、殺菌劑類商品（原審此部分為上訴人勝訴判決，被上訴人未聲明不服），及連帶給付新臺幣（除另有特別註明外，以下同）六百十九萬二千元及其法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：本件侵權責任與違約責任競合，上訴人既已依違約責任取得仲裁判斷，即不得再為本件侵權行為損害賠償之請求。再者，伊分裝販賣之商品，係由德潤公司自上訴人進口大包裝成品，依其指示委由被上訴人大安公司分裝後，再交回德潤公司總經銷。對上訴人言，得取得販賣大包裝商品之利益及將來以德潤公司股東分配股利，故無任何損害。且本件涉案商品符合商標法第二十三條第三項規定，又卡通狗商標亦係被上訴人大安公司於上訴人商標註冊登記前，已開始使用，並不違反商標法，均不生侵害商標之損害問題等語。資為抗辯。
原審以：上訴人主張被上訴人侵害伊已註冊商標之上開事實，已據其提出商標註冊證、銷售單據為證。查被上訴人徐國潤原係大安公司之負責人，民國五十五年間起，大
安公司即與上訴人合作，經銷上訴人進口之各項動物用藥品，及向上訴人購買原料自行製造動物用藥品。迄七十四年間上訴人與徐國潤、徐萬龍等（下稱徐氏家族）洽談合作在台灣投資成立公司製造及分裝上訴人動物藥品，並於七十六年九、十月間簽訂基本合約， (徐氏家族旋於七十六年十一月三十日先行設立德潤公司，由徐國潤任負責人），七十六年十一月間雙方簽訂專門知識授權合約、技術協助合約；七十八年六、七月簽訂獨家經銷契約，惟上訴人嗣未及認股，雙方發生爭議，即於七十九年三月二十二日簽訂協議書，終止契約之合作關係，有兩造不爭之仲裁判斷書足稽。而兩造所簽立之基本合約第三、二條及專門知識授權合約第四、五條約定，均未有授權使用商標情事，第因雙方迄未簽訂「商標授權合約」，難謂已有授權使用商標之約定。又兩造終止合約時，曾約明被上訴人徐國潤等應將原供經銷之成品全部交付上訴人，不得再為經銷。至於大安公司進口上訴人之原料而自行生產之產品，為顧及商情，雙方同意於終止契約後之六個月內，大安公司僅得於其使用上訴人提供之原料所製造之產品上附加「西德拜耳大藥廠提供原料及技術」字樣，在產品包裝上則不得使用「拜耳公司之商標」，否則即為違約。參由第八條第二項「………所有產品包裝、或其他部分提及拜耳公司或隸屬拜耳集團公司之名稱者或出現拜耳集團擁有之任一註冊商標或拜耳十字商標者，德潤公司和大安公司均不得銷售轉讓」，第十條「………凡屬徐氏集團所有或可合理由徐氏集團取得之名片、信紙、產品包裝上，如有提及拜耳公司或隸屬拜耳集團之任一公司之名稱者，或使用拜耳集團所有或使用之任一註冊商標及＼或拜耳十字商標(Bayer Cross)者，均應由徐氏集團自行負擔費用予以銷毀或除去。」，第十二條「徐氏集團任何成員如有任一重大違反本協議第六、八或十條規定所應履行之義務時，徐氏集團任何成員均應共同連帶賠償拜耳公司二十萬美元。」等約定，足認上訴人未授權或同意被上訴人使用其商標。又被上訴人徐國潤因自七十八年間起至八十年六月上旬止，連續在大安公司工廠使用近似於上訴人商標之「害蟲倒ＡＳＵＮＴＡＬ」、「壯速特ＤＲＡＮＳＥＴ」、「ＭＡＳＵＴＡＮ」、「ＴＡＨＡＮ及卡通狗圖」等商標圖樣，及與「ＢＡＹＥＲ、ＣＲＯＳＳ」相同之商標圖樣，於大安公司所製造之動物用藥品之同一商品上，涉有違反商標法犯行，經台灣高等法院台南分院判處罪刑確定等情，亦經原審調閱臺灣臺南地方法院檢察署八十年度偵字第五七○○號、九一七八號偵審案卷無訛。其扣案之相關產品上除「ＢＡＹＥＲ‧ＣＲＯＳＳ‧」商標外，並非使用與上訴人商標完全相同之圖樣，係僅就上訴人註冊之商標圖樣稍加變換求其近似而已，足徵被上訴人明知未經授權，故為使用近似商標圖樣意圖矇混消費者，且該查扣之商品，亦大多數以「大安」字樣之自粘性標籤將上訴人商標加以掩蓋，有照片為憑。再被上訴人銷售於其經銷商謝德和之仿冒商品亦未曾有何遮蓋，有台灣台北地方法院士林分院勘驗筆錄附於上開刑事卷可稽。又其於偵查中亦自承因以前印很多，基於成本考慮始繼續用完云云，足見被上訴人應知不得使用上訴人之商標。次查被上訴人使用之「ＤＲＡＮＳＥＴ」、「ＡＳＵＮＴＡＬ」、「ＭＡＳＵＴＡＮ」與上訴人註冊之「ＤＲＯＮＣＩＴ」、「ＡＳＵＮＴＯＬ」、「ＭＡＳＯＴＥＮ」等商標，無論其名稱讀音或外觀上均相近似，異時異地隔離觀察，足使人混同誤認，應屬近似之商標。上訴人主張被上訴人侵害伊之商標權等情，應屬可信。則其依商標法第六十一條規定，請求被上訴人不得陳列、散布或銷售非伊或所授權製造標有如附表所示商標圖樣之有關藥品、殺蟲劑、殺菌劑類商品，即無不合，應予准許
。至於上訴人依商標法第六十四條規定，請求被上訴人賠償按商品零售價一千五百倍計算之損害部分，上訴人曾以被上訴人及訴外人徐萬龍違反兩造所簽立之終止合約協議書有關之約定，應給付違約金一百萬美元為由，向中華民國商務仲裁協會聲請仲裁，經仲裁協會作成被上訴人應賠償上訴人十八萬美元本息之判斷，被上訴人並已清償完畢，業經調閱該仲裁案卷無訛，並為兩造所不爭。該仲裁判斷亦係以，依兩造終止合約協議書第八條及第十條有關禁止相對人 (即被上訴人) 於該協議書生效後不得使用聲請人(即上訴人) 名稱及使用聲請人商標之約定，如有違反，即構成重大違約事由，而應給付違約金，該違約金之約定係屬最低損害賠償金額之預定，因相對人確有使用相對人公司之名稱及使用聲請人商標之事實，業經臺灣臺南地方法院檢察署起訴，並經臺灣臺南地方法院判處徐國潤罪刑在案等情而認定被上訴人違約，亦有該仲裁判斷書可稽。足見該二事件請求權之基礎，係屬同一事實，上訴人自不得為重覆請求。則其再依侵權行為請求被上訴人連帶賠償六百十九萬二千元本息，即屬無據，不應准許。因而判命被上訴人不得陳列、散布或銷售非伊或所授權製造標有如附表所示商標圖樣之有關藥品、殺蟲劑、殺菌劑類商品；及駁回上訴人其餘之訴。按商標法第六十一條所定侵害商標專用權之損害賠償，其性質亦屬侵權行為之一種。又當事人於因債務不履行及侵權行為所致損害相競合之情形，倘就該事件致生之損害賠償責任，另有特別約定時，當事人固應受其拘束，惟其範圍仍僅以其損害係發生於該契約生效後者為限。查系爭終止合約協議書，係兩造於七十九年三月二十二日所訂立，及被上訴人係自七十八年間起至八十年六月上旬止侵害上訴人之「害蟲倒」等商標權等情，既為原審所認定，原審未查明被上訴人於系爭終止合約書締訂日（即七十九年三月二十二日）前所為侵害商標權之行為有否發生損害，及其損害為若干﹖遽為上訴人不利之判決，尚嫌疏略。次依系爭終止合約協議書第十二條：「……如有重大違反本協議第六、八或一○條規定……徐氏集團所有成員均應賠償拜耳公司二十萬美元，但其實際所受之損害倘逾二十萬美元時，就此實際損害額，拜耳公司亦得請求」之記載，原審既認此為最低限額損害賠償金之預定。則關於系爭終止合約書締訂後所生損害賠償部分，對於上訴人實際所受之損害，是否逾二十萬美元一節，未詳調查審認，遽而判決駁回上訴人賠償損害之請求，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決該敗訴部分為不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 八十七 年 十 月 二 日
最高法院民事第三庭
審判長法官 范 秉 閣
法官 朱 建 男
法官 曾 煌 圳
法官 許 澍 林
法官 鄭 玉 山
右正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 八十七 年 十 月 十七 日
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