臺灣高等法院臺中分院民事判決 95年度智上字第7號
上 訴 人 丙○○
樓之1
訴訟代理人 蘇文生律師
被 上訴人 瑞勝紙器有限公司
兼 法 定
代 理 人 甲○○
上列二人共同
訴 訟 代理人 蔣文正律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於民國94年
12月30日臺灣彰化地方法院93年度智字第1號第一審判決提起上
訴，本院於95年9月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴及追加之訴暨追加之訴假執行之聲請均駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、兩造聲明：
一、上訴人方面：求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶 給付上訴人新台幣4,320,000元及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢被上訴人瑞勝紙器 有限公司於民國97年10月23日以前，不得以製造、為販賣之 要約、販賣、使用或為前述目的而進口之方式，侵害上訴人 所有新型第170388號專利權。㈣第一、二審訴訟費用均由被 上訴人連帶負擔。㈤上訴人願供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人方面：求為判決：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴 人負擔。㈢如受不利之判決，願供擔保免予假執行。貳、兩造爭執要旨：
一、上訴人主張：上訴人為第170388號、申請號碼00000000號、 公告號碼351266號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良 」新型專利（下稱上訴人專利）專利權人，專利權期間自88 年1月21日至97年10月23日止。被上訴人瑞勝紙器有限公司 （下稱瑞勝公司）自88年3月間起到94年9月間止製造、販售 流通於市面之附盒蓋分格式紙製餐盒（下稱系爭餐盒），與 上訴人申請專利範圍實質相同，侵害上訴人專利權，依專利 法第84條、第85條及第105條規定，應賠償上訴人之損害432 萬元（上訴人於原審主張被上訴人自91年4月1日起至92年11 月30日止侵害伊之專利權，並以上開計算請求損害賠償額， 嗣於本院更正被上訴人侵害其專利權之期間，但請求之金額 不變）。又被上訴人侵害上訴人專利權至少有同額之獲利， 上訴人亦得依民法第179條所定不當得利之返還請求權，請
求被上訴人返還同額利得，請求權競合，被上訴人甲○○為 被上訴人瑞勝公司之法定代理人，其執行職務加損害於上訴 人，依民法第28條之規定，應與被上訴人瑞勝公司負連帶賠 償責任。再因被上訴人有繼續侵害伊之專利權之虞，併依專 利法第108條準用第84條第1項後段之規定，請求被上訴人瑞 勝紙器有限公司於民國97年10月23日以前，不得以製造、為 販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之方式，侵害 上訴人所有新型第170388號專利權。
二、被上訴人則以：被上訴人瑞勝公司係經第166141號新型專利 （下稱乙○○專利）之專利權人即訴外人乙○○之同意而實 施其專利，主觀上無故意或過失，客觀上亦無侵害上訴人專 利權。縱認伊有侵權行為，上訴人之損害賠償計算額部分， 關於製造機器有3台、日產能、毛利單價等，被上訴人否認 真正等語資為抗辯。
參、程序方面：
上訴人於原審係依專利法第84條、第85條及第105條規定， 請求上訴人給付432萬元，嗣於本院追加：①依民法第179條 所定不當得利之返還請求權為相同之請求，表明為請求權競 合。②依專利法第108條準用第84條第1項後段之規定，請求 被上訴人瑞勝紙器有限公司於民國97年10月23日以前，不得 以製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之 方式，侵害上訴人所有新型第170388號專利權。其請求之基 礎事實均為被上訴人所製造、販賣之系爭餐盒有侵害上訴人 系爭新型第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改 良」專利權，與上訴人於原審請求損害賠償之基礎事實同一 。且主張就被上訴人客觀上有無侵害上訴人系爭專利乙節， 兩造已各自提出對其有利之鑑定報告，原審亦囑託國立中山 大學鑑定在案，應無須再行調查，不甚礙被上訴人之防禦及 訴訟之終結。故上訴人所為前開追加，符合民事訴訟法第44 6條第1項但書所定訴之追加限制之例外規定，應予准許。肆、實體方面：
一、上訴人主張上訴人專利之專利權期間自88年1月21日至97年 10月23日止，已據其提出中華民國新型第170388號專利證書 、專利公報為據，且為被上訴人所不爭執。又被上訴人主張 乙○○亦取得第166141號新型專利之專利權人。亦據其提出 、新型第166141號專利證書為證，且為上訴人所不爭執，亦 堪信為真實。
二、次上訴人主張被上訴人瑞勝公司製造、販售之系爭餐盒，與 上訴人申請專利範圍實質相同，侵害上訴人專利之事實，為 被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：
㈠本件上訴人於本院提出餐盒二盒，並稱均為被上訴人所製之 餐盒，其中一餐盒印有「瑞勝紙器有限公司」，另一餐盒僅 有印有「瑞」字，但被上訴人對於印有「瑞勝紙器有限公司 」之餐盒為其所製之餐盒並不爭執，惟否認僅有印有「瑞」 字之餐盒為其所製之餐盒。但本件在原審法院或兩造聲請中 山大學、國立台灣科技大學、中興大學、台灣省機械技師公 會等鑑定單位鑑定者均為印有「瑞勝紙器有限公司」之餐盒 為鑑定，未曾以有僅印有「瑞」字之餐盒為鑑，此為上訴人 自認之事實（中山大學、國立台灣科技大學部份），並經證 人乙○○證稱屬實（中興大學、台灣省機械技師公會部份） ，而本院闡明本件請求審判之標的是否上開印有「瑞勝紙器 有限公司」之餐盒有無侵害上訴人專利權，上訴人訴訟代理 人稱：是（見本院卷第185頁反面筆錄）。故本件自應以該 印有「瑞勝紙器有限公司」之餐盒（以下簡稱系爭餐盒）與 上訴人之專利為比對審查是否有侵害上訴人之專利權，合先 敘明。
㈡次查本件被上訴人所製之系爭餐盒，有無侵害上訴人之系爭 專利權，固由上訴人於原審提出國立台灣科技大學電機工程 系助理教授蕭弘清出具之專利侵害鑑定報告認有有侵害上訴 人之專利權。但被上訴人亦提出乙○○（第166141號新型專 利權人）委託中興大學、台灣省機械技師公會鑑定報告認為 系爭餐盒並未侵害上訴人之專利權，嗣經原審法院委託中山 大學鑑定，則認為系爭餐盒有侵害上訴人之專利權，故而關 於侵害之鑑定出現多數鑑定，但結論不一致之情形，惟專利 鑑定，僅係提供法院認定事實之參考，法院仍應本於證據法 則為自由心證。查專利之鑑定，應依智慧財產局制定之專利 侵害鑑定基準，其步驟首先為分析待鑑定物品實質之基本要 件，與本專利即上訴人專利之申請專利範圍是否符合全要件 原則，如不符合，應續作均等論分析，若均等論成立，則應 再做禁反言資料分析，而觀之於國立台灣科技大學、中興大 學之鑑定，均未依循此一鑑定基準步驟為鑑定，本院排除不 用，而台灣省機械技師公會及中山大學二鑑定單位之鑑定均 依循此一鑑定基準步驟為鑑定，但得出不相同之結論，本院 以該二不同之結論之鑑定報告為審查，究何者之鑑定為可採 。
㈢查本專利之專利範圍包含「另於分隔與兩旁左右側壁轉角處 設有三摺線所形成之等角三角形之小摺壓片。」、「其中小 壓片與左、右側壁間形成一鏤空部份」「並讓左、右側壁沿 鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且該小、大搭接片間之摺線 係呈割離狀。」，此有專利公報附於上開二鑑定報告中，而
上訴人提出之「原告專利餐盒」平面展開圖（以下稱本專利 餐盒）及系爭餐盒以實物為比對，確有不同，其中由鏤空之 形狀可看出差異。經鑑定結果，台灣省機械技師公會、中山 大學均認系爭餐盒物與本專利，不符合全要件原則，關於其 不符本專利範圍則有不同之解讀，台灣省機械技師公會認為 本專利「另於分隔與兩旁左右側壁轉角處設有三摺線所形成 之【等角】三角形之小摺壓片。」，而待鑑定樣品為「另於 分隔壁與兩旁左、右側壁轉角處設有三摺線所形成之【不等 角且大小不同】三角形之小摺壓片。」不符合（見卷外台灣 省機械技師公會鑑定報告第3頁），故而不符合全要件原則 。中山大學鑑定則認為此部份為符合，但本專利範圍關於「 並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接片，且該小、 大搭接片間之摺線係呈割離狀。」，待鑑定物則為「並鏤空 部（缺口）於側壁（片）上均凸伸有搭接片（或稱斜插片） ；其中與盒蓋（蓋體、蓋片）之相鄰邊因開設有一由盒蓋（ 蓋體、蓋片）邊緣切至小摺壓片（對折部）的切割線，故在 此形成呈弧狀切（割）離之大小搭接片（或稱內片與外片） ，並在盒底（盒體、盒底片）側壁（片）切割線末端上緣之 小搭接片（內片）上有一呈三角狀之缺口；至於在盒蓋（蓋 體、蓋片）相對邊鏤空部（缺口）則呈具面積相仿之二搭接 片（亦稱斜插片）結構」不符合（見卷外中山大學鑑定附盒 蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良新刑第170388鑑定報告第 5 頁），本院認為：經由以實物為比對，其中由上、下鏤空 之形狀可看出明顯差異。此差異可由被上訴人於原審提出之 照片對照甚明（見原審卷㈠第157頁），之所以會呈現鏤空 形狀之不同，在於上下方鏤空旁之餐盒形狀所導致，上訴人 之產品於分隔與兩旁左右側壁轉角處設有三摺線所形成之【 等角】三角形之小摺壓片。」，被上訴人之產品為「另於分 隔壁與兩旁左、右側壁轉角處設有三摺線所形成之【不等角 且大小不同】三角形之小摺壓片。」。中山大學亦認為被上 訴人之產品並不成等角，但以其差異在該項技藝所容許之製 造誤差內，視為實質相等（見中山大學同報告第4、5頁）， 但上訴人之專利該部份既然敘明為「等角」而被上訴人之產 品該部份「非等角」，理論上在全要件之分析，應論以要件 不符，至於是否實質相同，應於均等論中論述，始為正確， 是上開論述，以台灣省機械技師公會之鑑定意見為可採。依 上所述，系爭餐盒與上訴人之專利，有上述不符合全要件原 則甚明。
㈣次關於上述不符合部份，有關均等論之分析，中山大學固於 全要件分析時謂：「其差異在該項技藝所容許之製造誤差內
，視為實質相等」，有如前述，但台灣省機械技師公會則認 為：
⑴就技術手段而言，⒈本專利所稱之「等角三角形」，於數 理之定義，係指「三個邊長完全相同且三個角亦完全相同 之正三角形。」。⒉本專利圖示所顯示，小摺壓片並非「 等角三角形」，且該小摺壓片若屬「等角三角形」，且該 小摺壓片若屬「等角三角形」，相鄰二小摺壓片之夾角共 120度，本專利將無法實施。故該「等角三角形」之敘述 明顯有誤。⒊審酌本專利圖示，該小摺壓片之敘述應為「 大小相同三角形之小摺壓片」。⒋待鑑定樣品之相鄰小摺 壓片設計，係為兩大小不同之三角形。⒌本專利相同大小 三角形之小摺壓片，相互黏結，靠外側之小摺壓片再與搭 接片黏結，詳附件二圖示，則：ａ、小摺壓片外露之接合 厚度為待鑑定樣品接合厚度之二倍。ｂ、接合縫之數量亦 為待鑑定樣品之二倍。ｃ、鏤空部與摺邊ａ、摺邊ｅ之交 點無法為搭接片包覆，而有洩漏之機會。⒍待鑑定樣品大 小不同之小摺壓片相互黏結，且內、外側之小摺壓片皆再 與搭接片黏結，詳附件二圖示，則：ａ、小摺壓片外露之 接合厚度為本專利接合厚度之一半，美觀與精緻度較佳。 ｂ、接合縫之數量亦為待鑑定樣品之一半，洩漏之機會減 少一半。ｃ、鏤空部與摺邊ａ、摺邊ｅ之交點可被搭接片 包覆，不致洩漏。⒎由以上第5項及第6項之比較，可知本 項差異，使二者間之結構與功效有三項明顯不同，故本項 差異並非等效之替代。⒏綜合以上分析可知，二者於此項 之技術手段具有實質之差異，固為實質不同。
⑵就功能而言：本專利：⒈接合處有二個小摺壓片厚度。⒉ 接合處有二個外露接合縫。⒊鏤空部與摺邊之交點外露。 待鑑樣品：⒈接合處僅有一個小摺壓片厚度。⒉接合處僅 有一個外露接合縫。⒊鏤空部與摺邊之交點被包覆。實質 不同
⑶就效果而言：⒈待鑑定樣品接合處較美觀且精緻度較佳。 ⒉待鑑定樣品由接合縫洩漏之機會僅為本專利之一半。⒊ 待鑑定樣品不致由鏤空部與摺邊之交點洩漏。實質不同 故而結論認為依據前述分析，待鑑定樣品與本專利申請專利 範圍於專利均等論為實質不同。核其論理詳盡，亦無違論理 法則，然中山大學僅以其差異在該項技藝所容許之製造誤差 內，視為實質相等簡單帶過，有違論理法則，參以而經濟部 智慧財產局亦表示，甲案申請專利範圍（指乙○○專利）第 一項經與乙案（指上訴人之專利）之說明書及圖示相較後， 有下列結構上之差異：
⒈乙案之小摺壓片52無揭示如本案申請專利範圍「‧‧‧對 折部16係由內、外三角片160、161所組成，其中外三角片 頂緣形成有一缺槽緣162，使外三角片的面積小於內三角 片的面積‧‧‧」。
⒉甲案在側片12的兩對折部間形成有一近似五角星狀之缺口 17，且於側片上分別凸伸有一可相對貼合之斜插片170、 171。乙案雖於小摺壓片52與左、右側壁41、42間形成一 鏤空部6，並讓左、右側壁沿鏤空部各凸伸有小、大搭接 片411、421 ，且該小、大搭接片間設割離狀折線g；惟甲 案係於側片12 之兩對折部16間形成有一近似五角星狀之 缺口17，並於側片上分別凸伸有一可相對貼合之斜插片 170、171，本案此一形狀、結構與乙案相較，仍具有空間 型態之結構差異。
此有經濟部智慧財產局函文附卷可稽（見原審卷㈡第7頁以 下）。亦可見乙○○之專利與上訴人之專利不同，故而雖准 上訴人之專利在先，又准乙○○之專利在後，並不相駁。而 被上訴人印有「瑞勝紙器有限公司餐盒產品經中山大學鑑定 ，與乙○○之專利相同，此有中山大學之鑑定報告可憑（見 中山大學餐盒防漏分隔結構新型166141號鑑定報告），此為 兩造所不爭執之事項，被上訴人之產品既與乙○○之專利相 同，但乙○○之專利為經濟部智慧財產局所核准在案之專利 ，上訴人未曾向經濟部智慧財產局為任何反對之表示，乙○ ○之專利現仍為有效存在之專利等情以觀，兩者在均等論上 ，應以台灣省機械技師公會認為待鑑定樣品與本專利申請專 利範圍於專利均等論為實質不同，為可採，中山大學之鑑定 核非可採。
三、按侵害專利之鑑定，應依智慧財產局制定之專利侵害鑑定基 準，其步驟首先為分析待鑑定物品即系爭餐盒實質之基本要 件，與本專利即上訴人專利之申請專利範圍是否符合全要件 原則，如不符合，應續作均等論分析，若均等論不成立，即 不構成專利之侵害，本件經核被上訴人之專利與上訴人之專 利比對，不符合全要件原則，不符合部份，亦不成立均等論 ，有如前述，則上訴人主張被上訴人侵害上訴人上開專利即 非有據，其進而請求損害賠償，並求為命被上訴人瑞勝紙器 有限公司於民國97年10月23日以前，不得以製造、為販賣之 要約、販賣、使用或為前述目的而進口之方式，侵害上訴人 所有新型第170388號專利權，自不應准許。其假執行之聲請 亦失所附麗，應併予駁回。
四、上訴人雖於本院95年5月17日準備程序期日庭呈與系爭餐盒 不同結構而印有「瑞」字之餐盒（以下簡稱瑞字餐盒），用
證上訴人有製造侵害伊專利之餐盒，然此為被上訴人否認。 查上訴人於原審起訴主張被上訴人製造之餐盒侵害其專利時 ，提出國立台灣科技大學之鑑定報告，即係以系爭餐盒為比 對，此為上訴人自認之事實（參理由二、㈠），並未主張被 上訴人有製造瑞字餐盒侵害上訴人之專利，且原審審理時法 官於送中山大學鑑定時，亦係以系爭餐盒為鑑定，亦未主張 被上訴人有製造瑞字餐盒，否則應將瑞字餐盒何以未一併送 鑑定？殆至本院始提出與原審審理之系爭餐盒不同之瑞字餐 盒，而為主張被上訴人曾製造瑞字餐盒有侵害其專利權，此 顯屬新之攻擊方法，依民事訴訟法第447條第3項之規定，當 事人除有同條第1項各款之情形，且經釋明外，不得提出新 攻擊方法。違反者，第二審法院應駁回之。查瑞字餐盒，依 上訴人之主張其係於90年7月間所購買取得（見本院卷第158 頁筆錄），則上訴人如主張上開瑞字餐盒為被上訴人所製造 而侵害其專利權，此一主張上訴人在第一審即可提出，竟未 於第一審提出主張，致第一審審理之標的均為被上訴人所製 造之系爭餐盒是否有侵害上訴人之專利權之事實，而無關於 印有瑞字之餐盒是否為被上訴人製造？該印有瑞字餐盒是否 有侵害上訴人之專利權等事實，未於第一審提出自屬可歸責 於上訴人，上訴人亦未釋明其合於但書之規定，況本院曾闡 明本件請求審判之標的是否上開印有「瑞勝紙器有限公司」 之餐盒（即系爭餐盒）有無侵害上訴人專利權，上訴人訴訟 代理人稱：是，有如前述（參理由二、㈠），本件自應以系 爭餐盒與上訴人之專利為比對審查是否有侵害上訴人之專利 權，瑞字餐盒既非審判之標的，不許上訴人提出此攻擊方法 ，對上訴人亦無顯失公平之可言，故上訴人有關瑞字餐盒之 相關攻擊方法，依前開法條之規定，均應予駁回。又二造其 餘攻擊防禦方法，經審酌後，核與判決結果不生影響，爰不 一一贅述，併此敘明。
五、綜上所述，原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲 請，其理由雖有不同，但結論並無不合，仍應予維持。上訴 人於本院上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理 由，應予駁回其上訴。其追加之訴應一併駁回。據上論結，本件上訴及追加之訴均無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 11 日 民事第三庭審判長法 官 陳照德
法 官 曾謀貴
法 官 蔡王金全
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書 (須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 許麗花
中 華 民 國 95 年 10 月 12 日 Ｄ
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