商標評定
臺北高等行政法院(行政),訴字,95年度,973號
TPBA,95,訴,973,20061228,1

臺北高等行政法院判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度訴字第00973號
　　　　　　　　　　　　　　　
原　　　告　日商‧吉田股份有限公司
代　表　人　甲○○○
訴訟代理人　林志剛　律師(兼送達代收人)
　　　　　　楊憲祖　律師
　　　　　　黃闡億　律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　尚立國際股份有限公司
代　表　人　乙○○
訴訟代理人　崔君瑋　律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1
月19日經訴字第090506160760號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：
　　主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事 實
一、事實概要：緣參加人之前手祥記實業股份有限公司（以下稱 祥記公司）於民國（下同）83年7 月1 日以「PORTER DASH ！及圖」商標作為註冊第697884號「PORTER及圖」商標之聯 合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及 服務分類表第39類之冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪商品， 向前中央標準局（88年01月26日改制為智慧財產局即被告） 申請註冊，經被告核准列為註冊第680112號聯合商標（如附 圖，以下簡稱系爭商標），並於91年4 月間申准移轉登記予 參加人。後原告以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1 項 第7 款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適逢現行商 標法於92年11月28日修正公布施行，依該法第86條第1 項規 定，系爭商標自該法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標 。又依同法第91條規定：「本法中華民國92年4 月29日修正 施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法 修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始 撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」本件原評定主 張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第 14款之規定。案經被告審查，核認系爭商標並未違反註冊時 商標法第37條第1 項第7 款之規定，以94年9 月27日中台評



字第920556號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不 服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟 。
二、兩造聲明：
　㈠原告聲明求為判決：
⒈原處分及訴願決定均撤銷。
⒉被告應做成註冊第680112號「PORTER DASH!及圖」商標應 予撤銷之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
甲、原告主張：
一、按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或 提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法 修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本 案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件 ，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行 後規定之情形者，始撤銷其註冊。再依本案申請評定時（即 92年11月26日）商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法 ）第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定 ，而系爭商標係於84年5 月16日獲准註冊，是依現行商標法 第91條第1 項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日 修正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標 法之規定，始撤銷其註冊。本件原告係以系爭商標違反該商 標註冊時商標法（即82年12月22日修正公布之商標法）第37 條第1 項第7 款之規定，對之申請評定，而參酌86年5 月7 日修正公布之商標法立法理由中關於第37條第7 款部分記載 ：「第7 款，保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智 慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢， 現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定 於本款中。」，可知86年5 月7 日修正公布之商標法第37條 第7 款僅增加著名性要件，又86年5 月7 日修正公布之商標 法第37條第7 款即與現行商標法第23條第1 項第12款本文前 段之規定相同。因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1項 第7 款規定即相當於現行商標法第23條第1 項第12款之規定



，系爭商標須同時違反上開二規定，始撤銷其註冊。二、系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意 註冊之商標範圍內：
㈠原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年5 月、19 96年1 月及2000年5 月間簽訂授權契約書，其中第2 份授權 契約書（即1993年5 、6 月間所簽訂者）之有效期間為西元 1993年1 月1 日起至1995年12月31日止，雖然系爭商標申請 註冊日（83年7 月1 日）在該份授權契約書有效期間內，惟 該契約書第2 條僅明列「Porter」、「Porter Dash 」、「 Luggage Label 」等3 件文字商標，並未包含系爭商標圖樣 中作奔跑狀之侍者圖形商標，該契約書第4 條雖記載「The above trademarks can be registered worldwide by Gallant except Japan. 」（中譯：上述商標可由祥記公司 於日本以外之其他國家註冊），惟其中所謂「The above trademarks」（中譯：上述商標）僅指第2 條中所記載之「 Porter」、「Porter Dash 」、「Luggage Label 」等3 件 文字商標，並未包含系爭商標圖樣中「作奔跑狀之侍者」圖 形商標。
㈡原告並未將「PORTER DASH!」外文與「作奔跑狀之侍者」圖 形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊，原告僅於 日本分別註冊「PORTER DASH!」文字商標（日本註冊第0000 000 號）及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標（日本註 冊第0000000 號）。
㈢是由上開授權契約書中之記載及原告實際於日本註冊商標之 情形，可知系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTER DASH!」文 字商標與「作奔跑狀之侍者」圖形商標所組合而成之商標， 該商標圖樣並未在原告與祥記公司間上開授權契約中所約定 之同意註冊範圍內，原處分及訴願決定認為系爭商標之申請 註冊曾經原告同意云云，顯與事實不符，其以系爭商標之申 請註冊曾獲得原告之允許為由，認定系爭商標並無該商標註 冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用云云，顯有違誤 ，應予撤銷。
㈣而參加人雖提出祥記公司與原告間之往來信函16紙，主張由 該等信函得以證明原告曾同意祥記公司申請註冊系爭商標中 之「作奔跑狀之待者」圖形云云。惟查：
⒈參加人提出之上開往來信函所載日期為西元1988年10月3 日至10月17日間，乃在參加人與祥記公司於西元1988年12 月間簽訂第1 份授權契約之前，而系爭商標則係在83年（ 即西元1994年）7 月1 日申請註冊。由上開信函時間與系 爭商標申請註冊時間相隔6 年之久可得推論，系爭商標之



註冊應與上開信函內容無關。
⒉參加人提出之上開往來信函中，僅記載祥記公司對原告所 有之「PORTER」系列商標圖樣不甚清楚，而請求原告提供 圖樣原本予祥記公司，而原告應祥記公司之請求，提供商 標圖樣原本予祥記公司。在上開信函中，原告公司並未表 示授權祥記公司申請註冊系爭商標圖樣。
⒊由原告與祥記公司以上開信函聯絡後不久，雙方即初次簽 署授權契約，約定原告授權祥記公司於日本、香港以外地 區製造、行銷原告設計之袋類商品可知，祥記公司於上開 往來信函中請求原告提供商標圖樣原本予祥記公司，係為 確認原告所有之商標圖樣，以便製造原告設計之皮包商品 。上開信函本身實無從證明原告曾同意祥記公司以系爭商 標圖樣申請註冊，參加人之主張，並不足採。
㈤參加人復主張，原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承 認祥記公司對於系爭商標之所有權云云。惟查，原告以金錢 為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORTER DASH等商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與 祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註 冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」。參 加人之主張，並不可採。
三、原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之冠帽 、領帶、手套、襪子、褲襪等商品是否屬於原告與祥記公司 間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條 之規定：
㈠按行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行政行 為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經 驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」 該條立法理由表示：「考量行政著重專業、機動、效能等特 質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政 機關經斟酌全盤意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由 心證，判斷事實之真偽。」
㈡查本件被告竟以「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各 執一詞，應屬另案私權紛爭」為理由，而對原告是否同意祥 記公司以系爭商標圖樣指定使用於袋類以外之商品申請註冊 乙事，未加以判斷，即遽為申請不成立之處分，顯已違反行 政程序法第43條之規定。次查，原告是否同意祥記公司註冊 系爭商標，亦屬私權紛爭，亦涉契約之解釋，惟被告竟一方 面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記 公司註冊系爭商標，一方面卻又怠於解釋契約，怠於判斷系 爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，亦



屬違反行政程序法第43條規定，懇請　鈞院逕就此涉及系爭 商標之註冊是否合法之重大事項為判斷，或發回被告機關就 此事項詳加調查、判斷。
四、祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據以評定商標： ㈠查於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2 份授權 契約（即西元1993年5 、6 月間簽訂之契約）緊接在締約當 事人雙方公司名稱及地址之記載後，即明載其締約目的：「 為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設 計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of having Yoshida grants exclusive right to Gallant to manufacture and market the Bag collections designed by Yoshida）」，可見該份授權契約所授權之標的為原告公 司所設計之袋類商品，其下各條款則記載實施此項締約目的 的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註 冊PORTER、PORTER DASH 等商標，則祥記公司所得註冊 PORTER、PORTER DASH 等商標之商品範圍自僅限於袋類商品 。西元1988年12月間簽訂的第1 份授權契約亦有前述相同記 載，其下第1 條所謂「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」（中譯：LIGHT ZONE品牌產品及標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列 產品）自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類商 品，所謂「ALL THE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」（ 中譯：標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）事 實上僅有袋類商品。該款係將「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE」與「ALL THE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」並 列，係表明「LIGHT ZONE品牌產品」與「非LIGHT ZONE品牌 產品」，並非記載「BAG COLLECTIONS （袋類商品）AND ALL THE OTHER COLLECTIONS 」，參加人以該款有「ALL THE OTHER COLLECTIONS 」即主張，祥記公司依該契約除得 製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云，顯然 誤解該款文義。
㈡次查，授權契約第4 條約定：「THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG. 」（中譯：上述商標可由祥記公司於日 本、香港以外之其他國家註冊）雖未明載限制註冊於袋類商 品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行措施， 自無再贅述該契約授權標的（即原告公司所設計之袋類商品



）的必要。總之，雙方締約目的既在授權祥記公司得製造及 行銷原告公司所設計之袋類商品，允許祥記公司在日本、香 港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標乃實行此項目 的之方法之一，則解釋契約、探究當事人真意，祥記公司依 約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標 時自應限於指定使用在袋類商品。
㈢再參加人雖主張原告在十餘年的合作期間對系爭商標之註冊 從未表示過反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商 標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云。惟查，關於 契約真意為何，首應探究契約文義，而如前述，雙方締約目 的乃在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商 品，該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商 品，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、 PORTER DASH 等商標時自應限於指定使用在袋類商品。又參 加人並未舉證證明其曾提交系爭商標註冊資料予原告並經原 告同意註冊之證據資料，且如原告當時代表人吉田滋於歐盟 異議案所提出之宣誓書第13點中所述：「I genuinely believed that Max Lin and Gallant had understood that all of Gallant's registrations of Yoshida's trade marks would be returned to Yoshida upon termination of the agreement. It did not occur to me that Gallant might try to misappropriate Yoshida's trade marks.」（中譯：我真誠地相信林明燈《註：祥記公 司董事長》及祥記公司了解所有祥記公司所註冊的吉田公司 的商標應於契約終止後返還吉田公司。我從未想到祥記公司 會試圖侵佔吉田公司的商標。）顯見在雙方合作期間，原告 公司相當信任祥記公司，祥記公司逾越授權範圍註冊系爭商 標於非袋類商品，並非原告所預見，參加人前述主張實不足 採。
㈣另祥記公司除在台灣註冊PORTER等商標於多類商品並在歐盟 註冊「PORTER DASH!及圖」商標於第18類之袋類及第25類之 衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港 、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於 第18類之袋類商品。參加人並未在其他國家廣泛註冊PORTER 、PORTER DASH 等商標於袋類以外商品，參加人以原告在合 作期間未對祥記公司在其他國家註冊PORTER DASH 等商標表 示反對意見為由，即主張原告對於祥記公司註冊PORTER DASH 等 商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云， 並不可採。
㈤況商標法規定保護註冊商標之範圍本即及於類似商品，且縱



使祥記公司註冊系爭商標於冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪 等商品之目的在避免他人搶註商標，亦與其註冊於該等商品 是否逾越授權註冊範圍無涉，蓋契約真意為何，本應探究契 約文義，如前所述，祥記公司依約得在日本、香港以外地區 註冊PORTER、PORTER DASH 等商標之指定使用商品限於袋類 商品，則無論祥記公司主觀上是否有避免他人搶註商標之目 的，其註冊系爭商標於非袋類之冠帽、領帶、手套、襪子、 褲襪等商品，即屬逾越授權註冊範圍。
五、縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中 同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止， 倘使祥記公司之後手即參加人繼續保有系爭商標專用權，不 符商標法立法目的：
㈠原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5 月 間終止。
㈡我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTER DASH 」等 系列商標所表彰者為原告公司之信譽：
祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原告之 代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅 在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於 授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品 ，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「 PORTER DASH 」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者 認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定 原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元 1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，如第5 條至第9 條約定），及西元1996年1 月間、2000年5 、6 月間所簽訂 的最後2 份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA （即原告） 品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA （ 即原告）之同意」（原文為For unity of image of Yoshida brand, advertisement publicity, standing boards, advertising column etc., should be approved by Yoshida. ），即可明瞭。故祥記公司於台灣使用據以評 定商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地 區行銷據以評定商標商品。我國相關消費者所認識之「 PORTER 」 、「PORTER DASH 」等系列商標所表彰之信譽為 原告公司之信譽，而非祥記公司或參加人之信譽。 ㈢參加人有攀附原告公司商譽之行為：
參加人曾於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯 合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「 Porter哈日包燒上身」、「‧‧‧‧‧‧其實這些都是



Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少 年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的 Porter包，是所謂的『海外版』」‧‧‧等為訴求，促銷「 PORTER 」 相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「 PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告 ，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「 PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原 告產生混淆誤認之虞。
㈣保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進工商企 業正常發展，乃商標法第1 條所揭示之立法目的。倘使參加 人保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商品 之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞。 退萬步言之，縱認系爭商標應包含在原告與祥記公司所簽訂 之授權契約書中同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權 契約早已終止，倘使祥記公司之後手即參加人繼續保有系爭 商標專用權，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。 因此，原告雖曾同意祥記公司註冊「PORTER DASH 」文字商 標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37 條第1 項第7 款不得註冊事由之規定。
㈤系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現 行商標法第23條第1 項第12款之規定：
⒈按系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標 圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不 得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信 之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章， 有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購 買之虞而言。又本款之適用，依83年7 月15日修正公布之 商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的， 非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有 致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用 於同一或類似商品為限。次按商標相同或近似於他人著名 商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊， 為現行商標法第23條第1 項第12款所明定。商標圖樣之近 似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所 用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標 或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為 相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所謂「有致相關 公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者 對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言 。




⒉兩造商標構成近似：
系爭商標與據以評定之「PORTER人形圖」、「PORTER DASH! 」及「YOSHIDA&COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖 」等商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」、「 PORTER DASH!」或衣著打扮相同之侍者圖形，客觀上於異 時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗 之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。 ⒊據以評定商標為著名商標：
原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包 、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本 申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之背 包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外 ，並有下列客觀證據資料足以證明據以評定商標之著名性 ：西元1984年至2003年間據以評定商標商品展售會相關資 料影本、販售據以評定商標商品之賣場照片、日本皮包公 會及23家販售皮包零售商所出具之證明據以評定商標於西 元1980年代中期已為著名商標之文件影本及西元1989~199 1 年「皮革製品及關連企業業績速報820 社」、1990~199 2 年「皮革產業有力企業業績速報920 社」等客觀統計刊 物中有關原告公司之介紹。而台灣與日本間雖隔海相鄰， 但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商 業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及 流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何 嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小 巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、 起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌，我國相關消費者 除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標 外，自西元1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥 記公司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，台灣 消費者亦得藉此認識據以評定商標所表彰者乃原告公司之 信譽及產品品質。因此，綜合上開證據資料，堪認據以評 定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所 普遍認知，符合現行商標法第23條第1 項第12 款 所謂之 著名商標。再由參加人於另案審定第00000000 號 「 PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告 或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度 。
⒋兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞： 兩造商標圖樣高度近似，且系爭商標所指定使用之冠帽、 領帶、手套、襪子、褲襪等商品與據以評定商標主要使用



之背包、手提袋類商品常在同一販售場所銷售，具有相同 行銷管道。再者，如前所述，參加人於另案審定第000000 00號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許 多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的 商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產 生混淆誤認之虞，足堪認定。是以，系爭商標業已違反該 商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23 條第1 項第12款之規定。
㈥參加人雖主張，原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重 大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係云云。惟查： ⒈原告與祥記公司間之契約關係係因祥記公司以書面通知終 止契約而於西元2001年5 月間中止，祥記公司於該終止函 中表明係依據雙方間授權契約第13條規定而通知終止契約 ，並未言及原告有違約情事，於終止契約後，祥記公司亦 未曾要求原告負擔任何違約責任，應予指明。
⒉原告否認有參加人所指之違約情事。依參加人提出之「原 告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告 與祥記公司合作關係惡化的原因係祥記公司隱瞞其在香港 註冊PORTER系列商標之事實及祥記公司在台灣販售標示 PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事，參加人竟 以前開宣誓書影本之記載及單純記載在美國首次使用日之 「原告在美國申請註冊『PORTER』商標資料影本」作為證 據，主張原告重大違反協議書之約定云云，實屬無稽。 ㈦又參加人援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現行商 標法第52條規定，主張系爭商標於84年5 月16日獲准註冊時 ，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違 法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終 止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性云云。惟查 ，現行商標法第52條雖規定：「評定商標之註冊有無違法事 由，依其註冊公告時之規定。」惟該規定係有關法規判斷基 準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定。次查，最高 行政法院92年判字第1331號判決表示：「撤銷訴訟判斷行政 處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。 」本案原處分為被告機關於94年9 月27日所為之中台評定第 H00000000 號商標評定，則以上開判決見解，判斷本案原處 分合法性之基準時，應為94年9 月27日原處分發布時之事實 或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商 標84年5 月16日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張 顯然相互矛盾。
㈧另參加人主張：原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非商標



授權契約，協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性 之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，由協 議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營 權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權云云， 惟查：
⒈檢視祥記公司致原告之信函內容，祥記公司以「吉田ブラ ンドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「 ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與原告所 簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為 商標授權契約。且西元2000年5 、6 月間簽訂之最後一份 合約，其封面亦載明「LICENSE AGREEMENT 」（中譯：授 權契約）。
⒉根據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予（契約 原文：grant ）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、 美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用 之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGELABEL」等 商標產品的權利（請見原告與祥記公司簽訂之授權契約書 第1 條、第2 條及第3 條），原告對於日本、香港以外國 家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的 商標權及經營權。
⒊原告與祥記公司前後共簽訂4 份授權契約，每份契約均記 載同意註冊條款（請見合約第4 條約定），顯然雙方當事 人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間 內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告1 次放棄註冊商標之權利（何等重大的權利放棄），否則僅 於第1 份合約記載同意註冊條款即可，何須4 份授權契約 均為相同記載。且契約之解釋，應探求當事人之真意（最 高法院43年台上字第577 號判例參照）。將原告於授權契 約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊原 告創用的「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標之約定，解釋為1 次放棄日本國以外 的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除 非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則 不應如此解釋契約。
⒋以西元1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，原告與 祥記公司所簽訂的4 份授權契約的核心部分應為第1 條之 規定：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」 （原文：YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTS OF MANUFACTURING, MARKETING ANDDISTRIBUTION



OF PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALLTHE OTHER COLLECTIONS THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. ）具體實施辦法包括祥記公司得在 香港、日本以外之國家申請註冊原告所有之「PORTER」、 「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標（第 4 條）、原告控制祥記公司生產的產品品質（如第5 條約 定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應 寄送每一指定（或選定）設計款之1 件原樣予原告；第6 條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7 條約定 祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意 ；第9 條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時 的工廠等等）、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額 的一定比例支付權利金（原文為royalty ）（第11條）， 但不得低於一定金額（第12條）。原告與祥記公司間之授 權契約關係已於西元2001年5 月間消滅，祥記公司已喪失 製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標產品的權利，同 意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⒌原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司 每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原 告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以 外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司 支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及 經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」等商標產 品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年 12月間簽訂的第1 份授權契約中之第11條第1 項之約定： 「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付 以FOB 售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最 低權利金金額」（AS COMPENSATION FOR THE RIGHTS GRANTED HEREUNDER, GALLANT SHALL PAY TO YOSHIDA A PERCENTAGE ROYALTY ON GALLANT'S FOB SALES PRICES, BUT NOT LESS THAN THE MINIMUM ROYALTY.），亦可明瞭 。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的 情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權 ，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則 顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若參 加人前開主張可採，則豈非在原告與祥記公司間之授權契 約關係已經消滅，祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥



記公司及參加人仍得在日本及香港以外國家繼續保有原告 創用的「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標專用權，並據其商標專用權繼續製造 、行銷標示上開多款商標的商品。
乙、被告主張：
一、按商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提請 評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正 施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依 修正後之規定辦理。查本案係屬修正施行前已申請評定，尚 未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系 爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形 者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本 案申請評定時商標法第77之1 條第2 項規定，商標評定案件 適用註冊時之規定，系爭商標係於84年5 月16日獲准註冊， 其商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22 日修正公佈之商標法。
二、系爭商標違反本法修正施行前規定部分：
㈠系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣 「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請 註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，