臺灣高等法院民事判決 95年度智上字第24號
上 訴 人 國際超能源高科技股份有限公司
法定代理人 甲○○○○
訴訟代理人 呂康德律師
被 上訴人 唯電科技股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 曾月娟律師
方文萱律師
上列當事人間侵權行為損害賠償等事件，上訴人對於中華民國94
年7月19日臺灣臺北地方法院92年度智字第86號第一審判決提起
上訴，經本院於96年1月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件上訴人聲明求為判決：㈠原判決關於不利上訴人部分廢 棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴及假執行之聲請 均駁回。
被上訴人聲明求為判決：上訴駁回。
二、被上訴人起訴主張：伊之前身即太平洋新福科技有限公司（ 下稱太平洋新福公司）分別於民國 (下同)87 年11月4日及 88年1月4日，與訴外人美國尖端研究組織公司 (Pinnacle Research Institute, Inc.，下稱尖端公司)簽訂中文契約 即「ULTRA - CAPACITOR專利權買賣契約書」（下稱系爭買 賣契約書)及英文契約即「INSTRUMENT OF ASSIGNMENT AND ACQUISITION OF THE ULTRA-CAPACITOR PATANT RIGHTS」（ 下稱系爭Instrument），以美金 (下同)200 萬元之價格， 向尖端公司購買其有關超電容 (Ultra- capacitor)技術於 88 年1月4日以前所為之全部發明，以及基於該發明而於簽 約時已核發或已申請但嗣後核發之專利，我國第124145號發 明專利「供電能儲存用之高表面積金屬氮化物或金屬氧氮化 物」 (下稱系爭專利)，即屬系爭買賣契約書所約定之買賣 標的之一。依系爭買賣契約書第 (c)條約定，尖端公司於太 平洋新福公司給付買賣價金之同時，同意辦理專利所有權之 移轉手續，並到各專利頒布國家辦理專利讓渡登記，且專利 權之讓與，於契約雙方意思表示一致時，即生讓與之效力， 而太平洋新福公司已於87年11月6日給付200萬元予尖端公司 ，惟因斯時系爭專利仍由我國經濟部智慧財產局（下稱智財 局）審查中，故依系爭Instrument第2.1.1條約定，系爭專 利應屬附停止條件之轉讓，並於89年11月21日經智財局公告
審定後，歸太平洋新福公司所有，此並為仲裁判斷所肯認。 雖尖端公司於90年10月12日向智財局申請將系爭專利之專利 權 (下稱系爭專利權)移轉登記予上訴人，並於90年11月8日 登記完竣，然此係屬無權處分之行為，既未經太平洋新福公 司予以同意或承認，其讓與行為自屬無效，縱上訴人為系爭 專利權之登記名義人，惟依83年1月21日修正公布之專利法 第59條規定，其登記僅屬對抗要件，並不影響被上訴人始為 實質專利權人之地位。況原審共同被告蔡克己 (下稱蔡克己 )於系爭買賣契約書簽訂時，為尖端公司之負責人，復於90 年7 月1日擔任被上訴人之董事長，其於上揭時日向智財局 申請將系爭專利權轉讓登記予上訴人時，對於系爭專利已轉 讓予太平洋新福公司已知之甚稔，自無民法善意受讓規定之 適用。又伊已與太平洋新福公司於91年6月14日合併，依雙 方所訂之合併契約第10條約定，太平洋新福公司所有之資產 、負債及權利、義務，自合併日起均由伊承受，故伊已成為 系爭專利之專利權人等情。爰求為確認伊就系爭專利享有專 利權，並依修正前專利法第88條第1項規定，請求上訴人不 得出售、轉讓、授權或利用系爭專利為製造、販賣、出口、 陳列、推廣或促銷任何產品之判決 (被上訴人另請求上訴人 塗銷系爭專利權受讓登記，及請求上訴人及蔡克己連帶賠償 新臺幣720萬元本息並登報回復被上訴人商譽部分，均經原 審判決被上訴人敗訴確定)。
上訴人則以：依系爭買賣契約書第 (a)條、第 (o)條約定， 太平洋新福公司與尖端公司買賣之標的，以系爭買賣契約書 附表一（EXHIBIT 1）所列之專利為限，而系爭專利之美國 專利號碼0000000、0000000並未記載於系爭買賣契約書附表 一，而係記載於另一文件即Summery(下稱系爭Summery)，惟 系爭Summery並非系爭買賣契約書之附件，故系爭專利及其 美國專利均非屬太平洋新福公司與尖端公司間之買賣標的， 太平洋新福公司並未取得系爭專利之專利權。又太平洋新福 公司於89年底已知悉有第三人購買系爭專利，且自承於90年 6月20日致函上訴人，是其至遲於90年6月20日即已知悉上訴 人受讓系爭專利權，竟於92年11月6日始提起本件訴訟，已 逾修正前專利法第88條第5項所定之2年時效。又伊於89年9 月26日與尖端公司就系爭專利權簽訂技術移轉買賣合約書時 ，系爭專利在美國之專利登記名義人仍為尖端公司，上訴人 並不知太平洋新福公司與尖端公司已簽訂系爭買賣契約書， 且蔡克己以宏源投資股份有限公司 (下稱宏源公司)之法人 代表身分受任為上訴人之董事長，以及辦理系爭專利權之轉 讓登記，均係在上訴人與尖端公司簽約及給付買賣價金300
萬元之後，而上訴人亦已於92年11月間向美國加州法院對尖 端公司及蔡克己提起損害賠償之訴訟，可見上訴人確屬修正 前專利法第59條所保護之第三人，被上訴人自不得以其與尖 端公司間具債權契約性質之系爭買賣契約書對抗上訴人。至 仲裁判斷迄至91年1月間始作成，在此之前，蔡克己仍認為 系爭專利屬尖端公司所有，而不避嫌地出任上訴人之董事長 ，是上訴人確已合法受讓系爭專利權云云，資為抗辯。三、經查被上訴人主張伊前身即太平洋新福公司與尖端公司分別 於87年11月4日及88年1月4日簽訂系爭買賣契約書及系爭 Instrument，太平洋新福公司並已於87年11月6日給付買賣 價金200萬元予尖端公司，嗣系爭專利於89年11月21日經智 財局審定公告，並由被上訴人於90年11月8日向智財局辦竣 系爭專利權之轉讓登記，惟系爭專利在美國之專利權已由尖 端公司轉讓予太平洋新福公司並辦竣登記，且經仲裁判斷認 定屬系爭買賣契約書之買賣標的，而伊已與太平洋新福公司 於91年6月14日合併，伊已承受太平洋新福公司之一切權利 義務之事實，業據其提出系爭買賣契約書、系爭Instrument 暨其節譯本、付款明細表、智財局90年3月5日 (90)智專一 ㈠字第09054005420號函、中華民國仲裁協會89仲聲義字第 105 號仲裁判斷書、美國專利商標局轉讓登記通知暨其譯本 、專利權讓與登記申請書、智財局90年11月8日 (90)智專一 ㈠1401 4字第09041002333號函、中華民國第124145號發明 專利證書及合併契約為證 (見原審卷一第23至30、35至38、 47 至61、70至137、144至153、160頁)，且為上訴人所不爭 執，自堪認為真實。
四、被上訴人另主張系爭專利為系爭買賣契約書之買賣標的之一 ，其專利權於89年11月21日經智財局公告審定後，停止條件 成就而歸太平洋新福公司所有，尖端公司嗣將系爭專利權移 轉登記予上訴人之行為係無權處分，且非善意等語；而上訴 人則以前揭情詞置辯。經查：
㈠、太平洋新福公司與尖端公司間係於87年間及88年間簽訂系爭 買賣契約書及系爭Instrument；另上訴人與尖端公司間亦係 於89年間簽訂技術移轉買賣合約書，是彼等上揭簽約事實既 均係發生於86年5月7日修正公布，91年1月1日始施行之專利 法之前，則有關上開契約權利義務之認定，自應適用行為時 有效之83年1月21日修正公布之專利法相關規定 (下稱91年 修正前專利法)。
㈡、兩造就系爭專利權是否屬於系爭買賣契約書所約定之買賣標 的一事，固各執一詞，惟經衡酌太平洋新福公司與尖端公司 既曾就系爭買賣契約書所約定之專利權範圍爭議提付仲裁，
並由我國仲裁協會作成仲裁判斷，已如上述，則依系爭買賣 契約書第 (n)條約定：「本契約所發生之任何一切爭論或要 求必須依據中華民國之法律在中華民國依仲裁程序解決，不 得 (提)出訴訟」 (見原審卷一第36頁)，太平洋新福公司與 尖端公司即應同受上揭仲裁判斷之拘束，不得為相異之主張 ，而上訴人既非系爭買賣契約書之當事人，對於契約書所約 定之買賣標的範圍，自無置喙之餘地。而依仲裁判斷書主文 第1、2項之記載，尖端公司應就附件一、二所示，包括已取 得之專利即美國第0000000號專利 (專利申請編號：0000000 0)，及申請中之專利即美國專利申請編號：00000000，協同 太平洋新福公司辦理轉讓登記，並交付相關之專利申請書及 補充說明書 (見原審卷一第71頁；原審卷二第51至53頁)， 顯已認定上揭美國專利及申請中之專利，均屬系爭買賣契約 書之買賣標的範圍。復以尖端公司早在上揭仲裁判斷書作成 日 (即91年1月24日)前，已分別於89年8月16日及89年10月 24 日，將上開美國專利之專利權及專利申請權轉讓登記予 太平洋新福公司，有兩造所不爭執為真正之美國專利商標局 轉讓登記通知書暨其譯本可證 (見原審卷一第144至150頁) ，足見尖端公司亦承認上開美國專利及申請中之專利為系爭 買賣契約書之買賣標的。
㈢、上開仲裁判斷書認定上開美國專利及申請中之專利屬於系爭 買賣契約書之買賣標的範圍，係以其等記載於系爭Summery 中(即編號2927.57、2927.61)為其主要論據 (見原審卷一第 45、46、129頁)，換言之，即認定系爭Summery屬系爭買賣 契約書之一部分，再參酌系爭Summery之各頁約款右上方， 業經系爭買賣契約書之買賣雙方代表，即太平洋新福公司之 代表蔡文正、陳培揚及尖端公司之代表蔡克己逐頁簽名確認 (見原審卷一第39至46頁)，而證人即太平洋新福公司之總經 理汪濂亦證稱：「我有將合約及整個附件範圍即 (系爭) Summery都指給 (上訴人之前法定代理人)黃培坤看，.... 因附件和主體每一頁的簽名是相符的，(簽約的人)是蔡文正 及陳培揚」等語 (見原審卷二第8頁)，是被上訴人主張系爭 Summery為系爭買賣契約書及系爭Instrument之附件等語， 應屬可取。
㈣、系爭Summery中編號2927.57-1TW一項，亦同屬仲裁判斷書附 件一、二所記載，應由尖端公司辦理轉讓登記，並交付相關 之專利申請書及補充說明書予太平洋新福公司之專利申請項 目(見原審卷二第51、53頁)，而觀諸該項目在系爭Summery 之特定敘述「高表面積之金屬氮化物或金屬氧氮化物電極」 (high surface area metal nitrides and metal oxyni-
tride electrodes)，非但與系爭專利之特定敘述「供電能 儲存用之高表面積金屬氮化物或金屬氧氮化物」相同，亦與 系爭Summery所記載之上開美國專利 (Process to produce high surface area metal oxynitrides for electrodes) 及申請中之專利 (Process to produce high surface area metal nitrides for electrodes)之特定敘述相同 (見原審 卷一第45、46、139頁)，另尖端公司向我國申請系爭專利時 ，係將上開美國專利及專利申請權列為優先權項目，亦有智 財局專利核准審定書及核准公告專利公報可證 (見原審卷一 第139、140、142、143頁)，而所謂優先權，依91年修正前 專利法第24條第1項規定，係指申請人就「相同發明」在與 中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於 第一次提出申請專利之次日起12個月內，向中華民國提出申 請專利者，得享有優先權，足見系爭專利與上開美國專利及 申請中之專利應屬同一發明。據此，應認上開編號2927.57- 1TW一項，即係申請中之系爭專利，從而，被上訴人主張系 爭專利亦屬系爭買賣契約書之買賣標的，亦屬可取。㈤、按發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施， 非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，91年修正前專 利法第59條定有明文，故登記並非專利權讓與之生效要件。 又專利權之讓與，依法固應由各當事人署名，附具契約申請 換發證書，惟此並非讓與之生效要件，苟讓與人與受讓人互 相表示意思一致者，其讓與契約即為成立，且因而發生讓與 之效力，縱未向主管機關登記並取得新證書，亦不影響於讓 與之效力 (最高法院72年度台上字第736號判決參照)。依系 爭買賣契約書第 (c)條約定：「乙方 (指尖端公司)同意在 本契約簽訂後由甲方 (指太平洋新福公司)指定之律師辦理 交付US$200萬元整乙方並同時辦理專利所有權移轉登記，並 到各專利頒布國家辦理專利讓渡登記」 (見原審卷一第35頁 )，足認太平洋新福公司與尖端公司間已合意於太平洋新福 公司給付200萬元之買賣價金予尖端公司時，系爭買賣契約 書所約定之專利權利即移轉予太平洋新福公司。而太平洋新 福公司已於87年11月6日給付買賣價金200萬元予尖端公司， 既為上訴人所不爭執，已如上述，則系爭買賣契約書所約定 之專利權利，自應於斯時起，即已由太平洋新福公司受讓取 得。又依系爭Instrument第2.1.1條約定：「專利權係指存 在於簽約日前所為任何及全部與超電容相關之發明或發現之 所有權益，以及基於或關於上述權益之專利申請；任何上述 權益之追加申請，包括分割、追加或部分追加之申請；任何 本於上述專利權所為之申請或追加申請而核准之任何專利，
包括再核准」 (Patents mean all right,title and inte- rest in any and all ULTRA- CAPACITOR related inven- tions or discoveries made prior to the Signing Date, and patent applications pertaining or related there- of, any continuing applications thereof including divisions,continuations, continuations-in-part appli- cations;any patents issuing on said applications or continuing applications from said patents,including reissues)，系爭買賣契約書所約定與超電容相關之買賣標 的，不限於契約簽訂時已取得之專利權，即契約簽訂前已申 請，而於契約簽訂後始取得之專利權，亦屬之。系爭專利係 尖端公司於系爭買賣契約書簽訂前之86 年12月23日向我國 提出申請，並於太平洋新福公司給付買賣價金後之89年11月 21日經智財局審定公告 (見原審卷一第136、138頁)，是依 上揭約定，應認太平洋新福公司自89年11月21日起，即已取 得系爭專利權。
㈥、上訴人固於89年9月26日與尖端公司間簽訂技術移轉買賣合 約書，且自89年9月28日起至90年4月間，陸續支付價金300 萬元予尖端公司，嗣並於90年10月12日向我國申請讓與系爭 專利權，經智財局於90年11月8日經智財局核准登記，有技 術移轉買賣合約書、匯出匯款申請書回條、簽收單據、專利 權讓與登記申請書、及智財局90年11月8日 (90)智專一 (一 )14014 字第09041002333號函可證 (見原審卷一第151、160 、232頁；本院智上字第44號卷第94至102頁)。惟查，系爭 專利權既已於89年11月21日，由太平洋新福公司受讓取得， 則尖端公司嗣於90年10月12日再同意將系爭專利權移轉予上 訴人，自屬無權處分，對於太平洋新福公司不生效力。又尖 端公司曾於89年7月28日將包括美國專利及申請中之系爭專 利等專利權利，出售予訴外人鈺成金屬工業股份有限公司 ( 下稱鈺成公司)，嗣因太平洋新福公司於89年9月22日向我國 仲裁協會提付仲裁，並於89年10月4日取得美國法院定暫時 狀態之假處分裁定，鈺成公司即於89年9月26日以1元之價格 ，將其與尖端公司間之上開契約權利義務轉讓予89年9月28 日始完成設立登記之上訴人，再由上訴人於89年9月28日與 尖端公司間簽訂上揭技術移轉買賣合約書，此亦有兩造所不 爭執為真正之專利買賣合約書、仲裁聲請書、美國加利福尼 亞州法院假處分裁定暨譯文、鈺成公司通知書及專利買賣合 約轉讓書、及上訴人公司基本資料查詢可證 (見原審卷一第 154 、162至174頁、原審卷二第86至91頁、110至112頁)， 是由上開上訴人與尖端公司間之締約過程觀之，足認上訴人
於締約時，即已知悉系爭專利之權利歸屬有所爭議，否則焉 有必要於設立登記前，即倉促與尖端公司訂約，又焉有可能 以1元之不合理價格，受讓鈺成公司與尖端公司間之上開契 約所定權利，是上訴人所為伊與尖端公司締約時，尚不知被 上訴人已簽訂系爭買賣契約書之抗辯，殊不足取。㈦、另查上訴人之代表人於90年7月1日變更為蔡克己，並由蔡克 己於90年10月12日以尖端公司之代表人及上訴人之代表人之 雙重身分向智財局申請轉讓系爭專利權，有兩造所不爭執為 真正之上訴人公司基本資料查詢、及專利權讓與登記申請書 可證 (見原審卷一第154、160頁)，益徵上訴人於申請轉讓 系爭專利權時，業已知悉系爭專利權之權利歸屬有所爭議， 須待仲裁判斷予以認定，竟仍於仲裁判斷前，恣意申辦轉讓 登記，顯見其係欲藉上揭申辦登記之行為，妨阻太平洋新福 公司取得系爭專利權，自非屬善意信賴登記之第三人。況查 上訴人於本件訴訟進行中之92年12月間，已在美國對尖端公 司起訴，並以尖端公司已將上揭美國專利及申請中之專利出 售予太平洋新福公司，有違約 (Breach of Contract)、詐 欺 (Fraud) 之事由，而主張終止 (termination)、解除 (rescission)其與尖端公司間之上開契約，並請求返還300 萬元之價金，有上訴人所不爭執為真正之起訴狀暨其節譯本 可證 (見原審卷一第317至329頁、原審卷二第17至19頁，至 該契約乙小節第2條第2項所訂之技術轉讓金200萬元部分， 已於90年8月間由尖端公司與上訴人合意終止，有原審卷二 第171、172頁之雙方往來書件可證，與上述專利權之轉讓應 屬二事)，尤見上訴人亦已無意維持其與尖端公司間所定契 約之效力。按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他 人為主要目的，民法第148條定有明文，上訴人申辦系爭專 利權之轉讓登記行為，既係以妨阻太平洋新福公司取得系爭 專利權為其主要目的，已如上述，且觀其一方面於本件訴訟 抗辯系爭專利權為其所有，他方面又以尖端公司違約、詐欺 為由，而主張終止、解除其與尖端公司間就系爭專利權之買 賣契約，是無論就上訴人之申辦登記行為而言，抑或就其於 本件訴訟所為之抗辯而言，均屬權利之濫用，本諸惡意不受 保護之原則，應認上訴人尚不得執上揭91年修正前專利法第 59 條之規定，對於太平洋新福公司主張登記之對抗效力。㈧、次按發明專利權受侵害時，發明專利權人得請求賠償損害， 並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利 法第84條第1項定有明文。本件被上訴人已於91年6月14日與 太平洋新福公司合併，依雙方所簽訂之合併契約第10條約定 ，被上訴人應自合併之日起，承受太平洋新福公司所有之資
產、負債之一切權利義務 (見原審卷一第28頁)，從而，太 平洋新福公司於89年11月21日取得之系爭專利權，自91年6 月14日起，當然歸由被上訴人承受。又上訴人因惡意申辦系 爭專權之轉讓登記，而成為系爭專利權之登記名義人，並否 認被上訴人取得系爭專利權，足認被上訴人在私法上之地位 有受侵害之危險，且此項危險得以對於上訴人之確認判決予 以除去，是被上訴人對上訴人起訴請求確認其對系爭專利享 有專利權，洵屬有據。又因上訴人取得系爭專利權之登記後 ，即有實施系爭專利之可能，而使被上訴人之專利權有受侵 害之虞，是被上訴人為防止系爭專利權遭受侵害，併請求上 訴人不得為如原判決主文第2項所示之行為，亦屬有據。㈨、末按上揭專利法第84條第1項所定之請求權，自請求權人知 有行為及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自行為時 起逾10年者亦同，同條第4項亦定有明文。雖上訴人係於89 年9月28日與尖端公司間簽訂技術移轉買賣合約書，惟此既 不影響被上訴人取得及實施系爭專利權，已如上述，從而， 縱被上訴人於斯時即已知悉尖端公司有上揭雙重買賣之情事 ，因其權利並未受到侵害，自無提起訴訟請求保護之必要， 亦不生請求權時效起算之問題。惟上訴人於90年11月8日辦 竣系爭專利權之轉讓登記後，既足使被上訴人在私法上之權 益有受侵害之危險，已如上述，則被上訴人自知悉上情起， 即可本諸上揭專利法第84條第1項之規定，行使排除或防止 侵害之請求權，而被上訴人主張其係於90年12月19日至智財 局閱覽系爭專利之登記案卷始知悉上訴人已辦竣系爭專利權 之轉讓登記等語，既據其提出上訴人所不爭執為真正之90年 11月28日申請函及智財局90年12月7日 (90)智專一 (一)13 013字第09012143075號通知被上訴人於90年12月19日閱卷函 文為證 (見原審卷二第84、85頁)，應認被上訴人自90 年12 月19日起，始知悉其已取得之系爭專利權遭受上訴人侵害， 從而，其請求權時效應自斯時起算2年，迄至92年12月19日 始歸於消滅，是被上訴人於92年11月6日提起本件訴訟時 ( 見原審卷一第2頁)，時效尚未完成，是上訴人所為被上訴人 之請求權已罹於時效之抗辯，即不足取。
㈩、綜上所述，被上訴人本於專利法第84條第1項之規定，請求 確認其享有系爭專利權，以及上訴人不得為原判決主文第2 項所示之行為，均屬應予准許。從而，原審就上開部分所為 上訴人敗訴之判決，所持理由雖與本院不同，惟其結果並無 二致，仍應維持，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢 棄改判，應認為無理由，應予駁回。
五、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟
酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁 之必要，併此敘明。
六、據上論結，本件上訴應認為無理由，依民事訴訟法第449條 第2項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 1 月 30 日 民事第六庭
審判長法 官 林鄉誠
法 官 楊豐卿
法 官 許紋華
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 96 年 1 月 31 日 書記官 潘大鵬
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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