臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00863號
原 告 日商‧吉田股份有限公司
代 表 人 甲○○○
訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師
黃闡億 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生(局長)
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 尚立國際股份有限公司
代 表 人 乙○○
訴訟代理人 崔君瑋 律師
練家雄 律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1
月9日經訴字第09406143480號訴願決定，提起行政訴訟。本院判
決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告92年11月26日就註冊第682020號「LUGGAGE LABEL」商標申請評定案，應依本判決之法律見解作成決定。原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。 事 實
一、事實概要：尚立國際股份有限公司之前手祥記實業股份有限 公司 (下稱祥記公司)於83年7月1日以「LUGGAGE LABEL」商 標(下稱系爭商標，如附圖一所示)，指定使用於當時商標法 施行細則第24條第40類之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝 、襯衫、夾克、Ｔ恤、雨衣、泳衣商品，向改制前中央標準 局申請註冊，經准列為註冊第682020號商標，其後，於91年 間申准移轉登記予參加人。嗣原告以該註冊商標有違註冊時 商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定。被告審查期 間，因現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條 規定：本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提 請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修 正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序 依修正後之規定辦理；本件原評定主張之條款，業經修正為 現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。案經被告 審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第37條第1項第7款
之規定，以94年9 月26日中台評字第920583號商標評定書為 申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經決定駁回後， 遂提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之 權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加本件 訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉被告應做成「註冊第682020號『LUGGAGE LABEL』商標 之註冊應予撤銷」之處分。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：祥記公司申請註冊系爭商標，是否超出原告授 權同意註冊之商品範圍？
㈠原告主張之理由：
⒈按原告係以系爭商標違反該商標註冊時即82年12月22日 修正公布之商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評 定，而參酌86年5月7日修正公布商標法立法理由中關於 第37條第7 款部分記載：「…保護著名商標或標章，為 世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之 原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章 明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」可知，86年 5 月7日修正公布之商標法第37條第7款僅增加著名性要 件，又86年5月7日修正公布之商標法第37條第7 款即與 現行商標法第23條第1項第12款本文前段之規定相同。 因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定即 相當於現行商標法第23條第1 項第12款之規定，系爭商 標須同時違反上開二規定，始撤銷其註冊，合先敘明。 ⒉查原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用 之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝等商品是否屬於原 告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，顯已 違反行政程序法第43條規定，蓋原告是否同意祥記公司 註冊系爭商標，亦屬私權紛爭，亦事涉契約之解釋，惟 被告一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原 告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻怠於解釋契 約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意 註冊之商品範圍，原處分所謂「此同意註冊商品之範圍 究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」之理由 ，實為一卸責之詞，怠忽行政機關根據行政程序法第43 條規定，依據全部陳述與調查事實及證據之結果，依論 理及經驗法則判斷事實真偽之職責。
⒊原告與祥記公司間所簽訂的四份授權契約均係針對袋類 商品而訂，此由表明該授權契約主要意旨之第1 條約定 即明，該條明定原告授權祥記公司製造、行銷之對象為 「BAGS COLLECTIONS」。於祥記公司申請註冊系爭商標 當時有效存在之1993年5、6月間簽訂之第2 份授權契約 前言，即明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記 公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利 (原文：for the purpose of having Yoshida grants exclusive right to Gallant to manufacture and market the Bag collections designed by Yoshida) 」可見該契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商 品，其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措 施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊LUGGAG ELABEL等商標，則該記公司所得註冊上開商標之商品範 圍自僅限於袋類商品。依1988年12月間簽訂之第1份授 權契約亦有相同記載，其第1條所謂「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKSOF YOSHIDA& CO.,LTD. 」自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類 商品，該款係將「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE」與「 ALLTHE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD.」並列，係表 明「LIGHT ZONE品牌產品」與「非LIGHT ZONE品牌產品 」，並非記載「BAG COLLECTIONS袋類商品AND ALL THE OTHER COLLECTIONS」，參加人以該款有「ALL THE OTHER COLLECTIONS」即主張，祥記公司依該契約除得 製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云， 顯然誤解該款文義。是祥記公司擅自申請註冊系爭商標 於衣服類等商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍 ，已堪認定，原處分認系爭商標之申請註冊事先已得原 告同意云云，顯有違誤，應予撤銷。
⒋至授權契約第4條約定：「THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG.」雖未明載限制註冊於袋類 商品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行 措施，自無再贅述該契約授權標的 (即原告公司所設計 之袋類商品) 的必要。又關於契約真意為何，首應探究 契約文義，雙方締約目的乃在授權祥記公司得製造及行 銷原告公司所設計之袋類商品，該份授權契約所授權之 標的為原告公司所設計之袋類商品，祥記公司依約在日
本、香港以外地區註冊LUGGAGELABEL等商標時自應限於 指定使用在袋類商品，況且參加人並未舉證證明其曾提 交系爭商標註冊資料予原告並經原告同意註冊之證據資 料，參加人主張原告十餘年合作期間，對系爭商標之註 冊從未異議，顯見已同意其註冊云云，實不足採。 ⒌縱認系爭商標所指定使用之商品包含在原告與祥記公司 所簽訂之授權契約書中同意註冊之商品範圍內，惟雙方 授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續 保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001 年5月間中止。
⑵祥記公司於授權契約有效存續期間內，性質上僅為原 告之代理商或經銷商性質，其與一般代理商、經銷商 不同者，僅其具有生產背包、手提袋類產品之能力， 而原告於授權契約中雖同意該該該該公司得自行生產 背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產 製並標示「LUGGAGELABEL」系列商標的背包、手提袋 類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙 方簽訂合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商 品品質及產品樣式 (以1988年12月間簽訂第一份授權 契約為例，如第5條至第9條約定)，及1996年1月間、 2000年5、6月間所簽訂的最後二份合約第12條約定： 「為統一YOSHIDA(即原告)品牌印象，公開廣告、看 版及廣告特輯等，應得YOSHIDA之同意」 (原文:For unity of image of Yoshida brand,advertisement publicity, standing boards,advertising column etc., should be approved by Yoshida.) ，即可明 瞭，祥記公司僅屬原告之經銷商(或代理商)性質，只 不過原告同意其得自行生產原告設計的產品 (或其自 行設計經原告同意的產品)，此與A公司委託B 公司生 產A公司產品，另授權C公司經銷A 公司產品，本質上 並無不同，僅祥記公司結合B公司與C公司之功能而已 。祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於 原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據以評定 商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」系列 商標所表彰之信譽為原告公司之信譽，而非祥記公司 或尚立公司之信譽。
⑶參加人曾於另案審定第0000000 號「LUGGAGELABEL及 圖」商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告 以「Porter哈日包燒上身」「…其實這些都是Porter
包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少 年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的 Porter包，是所謂的海外版」「Porter於1962年由 Kichizo Yoshida 所創立」「日本超人氣背包PORTER 」「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭 ，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。1983年 PORTER首度推出經典TANKER系列，次年，孿生品牌“ LUGGAGELABEL”也正式上架，進入年輕時尚領域」等 為訴求，促銷PORTER、LUGGAGELABEL等系列商標商品 ，其顯然意圖使消費者認為PORTER、LUGGAGELABEL等 系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀 附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表 彰商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。 ⑷保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進 工商企業正常發展，為商標法第1 條所揭示之立法目 的。倘使參加人保有系爭商標專用權顯有使消費者繼 續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及 減損原告公司商譽之虞，將有礙巿場公平競爭秩序並 損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊 LUGGAGELABEL商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該 當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之 規定。
⒍系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法 第23條第1項第12款規定：
⑴兩造商標構成近似：系爭商標與據以評定之商標(下 稱據爭商標，如附圖二所示) 相較，均有相同之外文 「LUGGAGELABEL」，在讀音及觀念上相同，客觀上於 異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知 識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之 商標。
⑵據爭商檢著名商標：據爭商標早於1984年即由原告使 用於背包、皮包、手提袋等商品上，含有「LUGGAGE LABEL」字樣之日本第0000000號商標亦早於1984年經 原告在日本申請註冊，為促銷據以評定商標之上開袋 類等商品，除於報章雜誌長期持續廣告、舉辦展售會 外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並 銷售據以評定商標商品至香港地區，於1986年間即經 朝日新聞報導據以評定商標商品受到日本年輕人的歡 迎，原告「LUGGAGELABEL」品牌系列商品並曾獲得日 本「第一屆流行商品．設計競賽」中最大獎的通商產
業大臣獎。而台灣與日本間商貿或觀光旅遊十分頻繁 ，兩地之商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台 灣各知名書局連鎖店及便利超商，均有展示販售日本 發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的 知名雜誌(關於此事實，為鈞院90年訴字第3766 號判 決所肯認) ，我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀 日本流行雜誌而認識據以評定商標外，自1988年12月 起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷 標示據以評定商標之背包類商品，台灣消費者所認識 之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品 質，祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸 於原告。且依一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、 手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象 之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。故依上開 證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前 已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標 法第23條第1 項第12款之著名商標。況由參加人於另 案審定之「LUGGAGELABEL及圖」商標異議案件等提出 之上述雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商 標商品受歡迎之程度。
⑶兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造 商標高度近似，且系爭商標所指定使用之書包、手提 箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包等商品與據 以評定商標主要使用之背包、皮包、手提袋商品屬同 一或類似商品。況依前所述，參加人於另案審定上揭 商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記 載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文 字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞， 足堪認定。
⒎參加人雖援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現 行商標法第52條規定，主張系爭商標於85年10月1 日獲 准註冊時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定 ，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議 關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處 分之適法性云云，惟查，現行商標法第52條規定：「評 定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。 」該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判 斷基準時點之規定，又最高行政法院上揭判決表示：「 撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布 時之事實或法律狀態。」查本案原處分為被告機關於94
年9 月26日所為之商標評定，則以上開判決見解，判斷 原處分合法性之基準時，應為94年9 月26日原處分發布 時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解， 卻又以系爭商標84年6 月16日獲准註冊時點作為事實判 斷基準時，其主張顯然相互矛盾。
⒏再查，原告與祥記公司間之契約關係，係因該公司以書 面通知終止契約而於2001年5 月間中止，該公司亦於終 止函中表明係依據授權契約第13條規定而通知終止契約 ，並未言及原告有違約情事，原告否認有參加人所指之 違約情事。參加人於另案提出之「原告於歐盟異議案所 提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作 關係惡化的原因，係其隱瞞在香港註冊PORTER系列商標 之事實及其在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品， 原告並無違約情事。參加人主張原告重大違反協議書之 約定云云，實屬無稽。至原告以金錢為代價，請求祥記 公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORT ERDASH 等商標 之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公 司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註冊 取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」參 加人之主張，並不可採。
⒐參加人雖又主張原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非 商標授權契約，該協議書中同意商標註冊之意思表示， 屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終 止之問題云云。惟查：
⑴檢視祥記公司致原告之信函內容，係以吉田商標授權 契約或授權契約，稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然 祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約 。且2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面亦 載明「LICENSE AGREEMENT」 (中譯：授權契約)。據 原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予 (原文 ：grant)祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美 國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創 用之PORTER、LUGGAGE LABEL等商標產品的權利 ( 見 上開授權契約書第1條、第2條及第3條)，原告對於日 本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並 非放棄日本國之外的商標權及經營權。
⑵原告與祥記公司前後共簽訂四份授權契約，每份契約 均記載同意註冊條款 (見合約第4條約定)，顯然雙方 當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係 存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加
人所稱原告一次放棄註冊商標之權利 (何等重大的權 利放棄) ，否則僅於第一份合約記載同意註冊條款即 可，何須四份授權契約均為相同記載。按契約之解釋 ，應探求當事人之真意 (最高法院43年台上字第577 號判例參照) 。將原告於授權契約中概括同意祥記公 司於日本，香港以外國家申請註冊原告創用的PORTER 等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所 有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除 非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示， 否則不應如此解釋契約。
⑶以1988年12月簽訂的第一份授權契約為例，原告與祥 記公司所簽訂4份授權契約的核心部分應為第1條：「 原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE 及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」 具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國 家申請註冊原告所有PORTER、PORTER DASH、LUGGUGE LABEL等多款商標 (第4條)、原告控制祥記公司生產 的產品品質 (如第5 條約定原告應寄送樣本予祥記公 司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定 (或選定 )設計款之一件原樣予原告；第6條約定原告應提供祥 記公司必要之技術協助；第7 條約定祥記公司應向原 告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記 公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9 條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的 工廠等等) 、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售 額的一定比例支付權利金 (原文為royalty)(第11條) ，但不得低於一定金額 (第12條)。原告與祥記公司 間之授權契約關係已於西元2001年5 月間消滅，祥記 公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有上揭多款商標 產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。 ⑷按契約之解釋，應探求當事人之真意 (最高法院43年 台上字第577號判例參照)。原告與祥記公司所簽訂之 授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、原 告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之PORTER 等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國 家申請註冊商標，其間具有對價性 (亦即在祥記公司 支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行 銷及經銷原告所有之PORTER、LUGGAGELABEL等商標產 品及在日本、香港以外國家註冊商標) ，此由1988年 12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1 項約定
：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司 應支付以FOB 售價計算之一定比例權利金予原告，但 不得少於最低權利金金額」，亦可明瞭。倘認為雙方 契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下， 祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進 而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則 顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。 ㈡被告主張之理由：
⒈按商標法第91條第1 項規定，本案係屬修正施行前已申 請評定，尚未評決之評定案件，仍應續行評決，惟須系 爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之 情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理 。再依本案申請評定時商標法第77之1條第2項規定，商 標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於84年6 月 16日獲准註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修 正公布之商標法，合先敘明。
⒉次按，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定， 商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者 」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致 公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商 標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或 產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行 細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自 創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾 誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同 一或類似商品為限。准註冊，其商標之評定核應適用82 年12月22日修正公布之商標法，亦合先敘明。 ⒊經查，前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競 爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或 標章申請註冊而言(最高行政法院92年度判字第157號判 決參照) 。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系 爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商 標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉， 且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商 標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後 ，當然由受讓人予以概括承受(最高行政法院91年度判 字第1382號判決參照)。
⒋查本件據原告檢送其與參加人(商標權人)之前手祥記實 業股份有限公司自西元1988年12月5日起至2000年5月間 所簽定之契約書四份，該等契約書上均明定「LUGGAGE
LABEL」、「PORTER」、「PORTER DASH」等商標可由祥 記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件參加 人之前手於83年7月1日，依契約書之規定，以系爭商標 於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非 出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無 註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用。又系爭商 標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人 嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
㈢參加人主張之理由：
⒈原告同意祥記公司註冊「LUGGAGE LABEL」相關商標， 並未限制註冊商品類別，原告主張祥記公司逾越同意授 權範圍，並非實在：
⑴查祥記公司與原告於1988年12月簽訂協議書，並於 1993、1996及2000年續訂新約。依協議書第4條約定 ，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申 請註冊各項相關商標 (原文"THE ABOVE TRADE MARKS CAN BE REGISTERED ALL OVERTHE WORLDBY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONGKONG.") 。是知，原告同意祥記 公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，亦非 針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「 概括同意註冊」之意思表示。而祥記公司簽訂上開協 議書後，早自1989年起即積極在我國及其他20多國申 請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件，註冊 類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。 原告從未有異議，顯見其對祥記公司註冊系爭商標之 同意，並無任何註冊商品類別之限制，彰彰甚明。 ⑵按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於 所用之辭句，為民法第98條所明定。查原告在日本行 銷LUGGAGE LABEL 相關品牌商品種類，除袋類外，亦 含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服 、iPod保護套等，且原告之70周年紀念刊物中，其行 銷物品除上開之物外，更有腳踏車、酒類等物品，再 參以1993年協議書第2 條載明「產品包含所有吉田公 司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及(或)經 營之產品」及協議書第4 條同意祥記公司在日本以外 地區註冊Porter、Porter Dash 等商標之條文中，並 未限制祥記公司指定使用商品之範圍等情觀之，足見 原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限定其使用 在「袋」類商品，尚及於新開發或經營之產品。
⑶而祥記公司與原告簽署協議書，係為LUGGAGE LABEL 相關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申 請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由 祥記公司經營，將上開相關商標推向國際市場。為達 此契約目的，祥記公司在台灣除了在袋類商品申請註 冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊， 始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護系爭相關商標， 使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，故雙方在協 議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註 冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商 品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持 或敲詐，「LUGGAGE LABEL」相關商標之價值亦將隨 之減損，無以達成協議書之目的。
⑷至原告辯稱其與祥記公司所簽訂之四份協議書，均係 針對「袋類商品」而訂云云，亦非實在。蓋依雙方於 1988、1993年簽署之協議書，祥記公司除了製造銷售 袋類商品外，亦得製造銷售其他商品。故1988年協議 書前言雖說明祥記公司有權製造且行銷原告所設計之 袋類商品，但僅屬於例示之說明，而非限制祥記公司 只能製造銷售袋類商品，不得製造銷售其他相關商品 ，更非限制祥記公司得註冊LUGGAGE LABEL 相關商標 之商品類別。再者，原告在日本行銷LUGGAGE LABEL 相關品牌商品種類除袋類外，亦包含手錶、裝飾品、 等其他商品，已如前述，再參照前述協議書規定，足 見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限制祥記 公司只能製造銷售袋類商品，尚及於新開發或經營之 產品，就此點而言，已為前揭各判決見解所肯認。 ⒉按撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發 布時之事實或法律狀態 (參照最高行政法院92年度判字 第1331號判決) 。而現行商標法第52條亦規定：「評定 商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」 又依現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前， 已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正 施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始 撤銷其註冊。故本件必以系爭商標註冊公告時，依商標 法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由，始得 撤銷其註冊。據此，系爭商標於84年6 月16日獲准註冊 時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無 任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣 後終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，
此一事實亦為鈞院95年度訴字第64號判決所認定。 ⒊原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而 遭祥記公司終止雙方協議關係，蓋依上揭協議書約定， 祥記公司在日本國以外之地區，對於系爭商標商品有「 專屬製造銷售權及商標註冊申請權。詎原告竟於協議關 係持續期間，私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請 相關商標之註冊，顯已違反協議書之約定，此為原告於 歐盟異議案提出之宣誓書中所自認，並有原告在美國申 請商標註冊之登記資料可資佐證。再者，原告自1999年 年底開始，即拒絕履行上開協議書協議書第5 、6 條所 定應提供技術協助，並供應祥記公司樣品之協助義務， 甚至在西元2000年7 月，原告竟發函指責祥記公司在台 灣銷售之產品是贗品(即日語：偽物) ，並無理要求祥 記公司將系爭商標出賣予原告。迨於西元2000年9 月間 ，祥記公司正式以書面通知其行為已構成重大違約，要 求其儘速處理，原告亦毫無改善補救之誠意，祥記公司 只得於2001年4 月4 日以書面終止雙方協議關係，故協 議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。詎原告無理 要求祥記公司出賣系爭商標未果後，竟提起本件評定， 請求撤銷系爭商標之註冊，於法於理，均可議。 ⒋原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國 、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權 (含系 爭商標) 之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致 函祥記公司，表示願以3800萬元日幣價購祥記公司商標 ，足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標 之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權， 無任何商標法上權利可資主張。
⒌原告恣意將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契 約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖 將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有 ，與法不合，殊無可採：
⑴查祥記公司與吉田公司當年簽訂協議書之契約標的可 分為兩部分：第一部分關於產品製造銷售，由原告負 責產品設計及技術協助而祥記公司製造銷售相關產品 ，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金 ，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得 之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並 非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記 公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售相關產品， 並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金
」曲解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「 商標使用授權契約」。第二部分乃PORTER等相關商標 註冊申請權之分配，原告僅保有其日本地區之相關商 標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請 權則歸祥記公司所有 (香港地區自西元1993年開始歸 祥記公司)，由祥記公司投入自己之成本費用，在世 界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記 公司自行負擔，吉田公司全無任何補償之義務。 ⑵是故，自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在我 國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准 註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系 爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告 於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既 無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權 可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分， 固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商 標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註 冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。 ⑶按代理商係以他人之名義而非以自己之名義從事交易 行為，而經銷契約在本質上係屬於買賣契約。依原告
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