臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02299號
原 告 唯晶科技股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 余淑杏 律師（兼送達代收人）
王麗萍 律師
羅詩蘋 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丙○○
丁○○
參 加 人 雷爵資訊股份有限公司
代 表 人 乙○○
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年5
月26日經訴字第09506168720 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院依職權命第三人雷爵資訊股份有限公司參加訴訟，本院判決
如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國（下同）92年10月1 日以「天方夜譚」商標，指 定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表 第41類之提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂 場服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查， 准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示 ），嗣參加人雷爵資訊股份有限公司以該註冊商標有違商標 法23條第1 項第2 款規定，對之提起異議，經被告審查，以 94年12月14日中台異字第930821號商標異議審定書為系爭商 標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 95年5 月26日經訴字第09506168720 號訴願決定駁回，原告 仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加 訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：
⑴系爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之情事？⑵
系爭商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二層意義」而 仍得准予註冊？
㈠原告主張：
⒈系爭商標並非說明服務本身之內容，亦無與服務本身之說 明有密切關聯。
⑴按商標法第23條第1 項第2 款所謂「商標有表示商品或 服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。」 係指該商標或服務標章本身之文字圖形或記號等，係用 以表示所指定之商品或服務之形狀、品質、功能或其他 說明，依社會一般通念，使消費者於購買商品或服務時 有造成混淆、誤認之虞，而無法正確判斷商品或服務之 來源者，方符合該條之規定，而不得取得商標專用權。 又所謂「其他說明」係指商品本身之說明或與商品說明 有密切關係者，此有臺北高等行政法院89年訴字第549 號判決可參；而依被告一貫之見解，所謂「密切關聯」 需直接明顯表示商品之性質、產地等，始構成說明性， 故如非直接明顯而僅係隱含隱喻或自我標榜者，當不屬 之。
⑵原告為一科技公司，從事電腦遊戲軟體、線上網路遊戲 等之開發業務，並非出版商或圖書業者，而系爭商標所 使用之系列遊戲即為原告開發之線上網路遊戲商品之一 ，指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品，並不足以 造成消費者誤認原告所提供者為阿拉伯世界名著之故事 內容。實則，網路遊戲為時下流行之商品，各大便利商 店、書店及市○○○○○路，均充斥國內外熱門之電腦 遊戲，且各廠商無不以具有文化特色等故事名稱命名， 如「神鵰俠侶」、「三國誌」、「諾亞方舟」等，以期 以故事性之角色及內容吸引玩家之好奇心，並以故事角 色本身具有之話題性，使玩家融入故事主角之角色，提 升遊戲之樂趣及娛樂價值。
⑶被告雖以系爭商標之註冊，有使一般消費者認所提供之 服務係以「天方夜譚」故事設計為遊戲內容之電腦遊戲 相關服務，屬於服務本身之說明或有密切關聯，認為違 反商標法第23條第1 項第2 款關於「服務之說明」之規 定。然查，原告以系爭商標所提供之服務為「電腦硬體 、電腦軟體商品」，而從系爭商標之名稱以觀，並無涉 於「線上遊戲服務」或「電腦網路遊樂場」、「電腦」 、「軟體」等字樣，故顯然並無「服務本身之說明」或 「與服務本身內容之說明有密切關聯」之情事。 ⑷又使用系爭商標之遊戲服務固以「天方夜譚」為設計之
主題，惟此設計之主題，不必然與原告提供之服務內容 產生密切之聯結。例如，「天方夜譚」亦可作為遊樂場 、餐廳、建物、博覽會等之名稱，即以阿拉伯世界之建 築或人物吸引遊客，或販售阿拉伯世界之美食，或以阿 拉伯式建築作為建物之設計風格等。換言之，「天方夜 譚」所表徵者，為13世紀充滿阿拉伯風格之豐富的文化 內涵（包括人文、音樂、衣著、飲食、建築等），以及 奇情幻想天馬行空之創意概念，至其與何種服務聯結， 係該服務以此創意概念為其服務之精神與特色，但顯然 與該「服務本身之內容」為衣著、飲食、遊戲或建築等 無涉。況系爭線上遊戲雖有參考「天方夜譚」，然兩者 無論故事、內容或角色均不相同，此有「天方夜譚」線 上遊戲官方網站資料可稽，益證系爭商標並無服務內容 之說明，或與服務本身內容之說明有密切關聯之情事。 ⑸按線上遊戲之內容設定本多講究奇情幻想，強調戲劇效 果，以引起玩家之興趣。現今線上遊戲及電腦遊戲軟體 日新月異，各種遊戲一再推陳出新，為吸引大眾之眼光 ，名稱選取更顯重要，方得在市場上占有一蓆之地。觀 之市面上，或有以虛幻字眼自行命名，以增加想像之空 間者，如「仙境傳說」，抑或有借用古今中外傳說故事 加以命名者，如「諾亞方舟」本為聖經故事，「天堂」 則為宗教故事上人死後靈魂所居住之極樂世界。而本件 原告所研發之線上遊戲取名為「天方夜譚」，除係參考 「天方夜譚」之故事精神，加以擴充內容，使故事背景 橫跨歐亞非三大洲，並從13世紀開始綿延一千多年，有 各國文化內涵，及天馬行空之精采內容，提供玩家一個 虛擬、夢幻的世界遨遊。
⑹綜上，系爭商標所使用之商品雖以「天方夜譚」為參考 依據，但遊戲之內容及角色與原著小說之內容及角色截 然不同，而以當下線上遊戲流行風潮，市面鋪陳之遊戲 產品無數，其中不乏與本案類似以小說名著為產品品名 者，從而，實不致有消費者誤認或混淆系爭遊戲商品即 為阿拉伯文學名著之虞，自無違背商標法保護消費者利 益、維護市場公平競爭之立法意旨。
⒉退步言之，系爭商標業已成為原告商品之識別標識。 ⑴按「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請 人商品或服務之識別標識者，不適用之。」商標法第23 條第4 項定有明文。蓋商標乃以文字、圖形、記號、顏 色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，其用意在使商
品或服務之相關消費者得以認識其為表彰商品或服務之 標誌，並得藉以與他人之商品或服務區別，是縱令所聲 請之商標未具顯著性，然若為商標專用權人廣泛使用或 行銷後，已足以使相關消費者認識系爭商標為商標專用 權人所提供之服務或生產之商品時，自不得主張系爭商 標欠缺顯著性，據以主張駁回系爭商標，此即為商標法 所謂商標之「第二意義」。
⑵玆查系爭商標使用於原告之線上遊戲，已在線上遊戲玩 家間引起廣大之迴響，此觀之專為玩家架設之「遊戲基 地」（GAMEBASE）網站中，就原告「天方夜譚」線上遊 戲之討論主題共1,150 種，所列文章高達50頁，相關新 聞25筆，相關討論更高達2,033 筆，共68頁；「巴哈姆 特電玩資訊站」網頁內，關於原告「天方夜譚」線上遊 戲西元2005年之新聞，亦有22筆，即每月平均有2 篇新 聞見報、Google網路搜尋「天方夜譚」之結果，有306, 000 筆關於「天方夜譚online」之討論。從而，系爭商 標，經原告推廣、行銷後，已廣為相關消費者所知，而 成為原告商品之識別標識，構成商標之第二層意義。 ㈡被告主張：
⒈商標法第23條第1 項第2 款規定，商標「表示商品或服務 之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。所謂「 表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，係 指商標本身於所指定商品或服務之形狀、品質、功用或其 他說明間有密切關聯者。而商標是否為說明性，其判斷標 準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依社會 一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密 切關連者，即不得申請註冊。
⒉查本件系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標係由中文 「天方夜譚」印刷字體所書寫而成，而中文「天方夜譚」 為一習知習見之阿拉伯民間傳奇故事，以之作為商標，指 定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路 遊樂場」服務，有使一般消費者認其所提供之服務係以「 天方夜譚」故事內容之設計為遊戲內容之電腦遊戲相關服 務，依社會一般通念，顯係明顯表示該等服務之內容之說 明，或與該等服務本身內容之說明有密切關聯。又據原告 檢附網路下載之西元2003年12月16日之業界新聞報導正在 研發之中的「天方夜譚Online」及專訪、2004年1 月9 日 之新聞報導2004年初將上市新的線上遊戲「天方夜譚Onli ne」、2004年1 月15日「天方夜譚Online」新春新聞發布 召開、2004年1 月20日今周刊之報導目前被異議人在北京
電玩展中發表線上遊戲「天方夜譚」等證據資料觀之，原 告所提供之「天方夜譚」線上遊戲服務，即係改編自世界 名著「天方夜譚」之故事衍生、變化而出，依消費者之認 知，自不足以辨識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人 之服務相區別。另就原告所檢附之實際使用資料中縱有標 示已經圖案化設計之「天方夜譚Online」字樣，然與本件 系爭「天方夜譚」商標係由未經設計之單純文字所組成之 文字商標態樣不同。是原告稱系爭商標已為廣泛使用、行 銷後，而為其營業上商品╱服務之識別標誌者，尚不足採 。從而原告以未經設計之單純文字「天方夜譚」作為本件 系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標註冊，指定使用 於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場 」服務，揆諸前開說明，自有前揭法條規定之適用。 ⒊至原告所舉之註冊第172118號「天堂」商標及第184305號 「諾亞方舟」商標亦指定使用於遊戲軟體等相關服務申請 註冊乙節，核其商標圖樣與本案不同，屬另案問題，尚不 得執為本案有利之論據，併予敘明。
㈢參加人主張：未到庭陳述意見。
理 由
一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用、或其他說 明者」不得註冊。為商標法第23條第1 項第2 款所明定。又 「有第1 項第2 款規定之情形，…如經申請人使用且在交易 上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」同 法第23條第4 項亦定有明文。所謂「服務之說明」，其判斷 標準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等，依社 會一般通念，如為服務本身之說明或與服務本身之說明有密 切關聯者，即不得註冊。
二、原告於民國（下同）92年10月1 日以「天方夜譚」商標，指 定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表 第41類之提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂 場服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查， 准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示 ），嗣參加人雷爵資訊股份有限公司以該註冊商標有違商標 法第23條第1 項第2 款規定，對之提起異議，經被告審查， 以94年12月14日中台異字第930821號商標異議審定書為系爭 商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，循序提起行政訴訟 ，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：⑴系 爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之情事？⑵系爭 商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二層意義」而仍得 准予註冊？
三、關於爭點⑴系爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之 情事部分：
㈠原告雖稱：所謂阿拉伯文學名著原名為「Thousand and One Night 」，其中文名稱為「一千零一夜」，並非「天方夜譚 」，且原告為一科技股份有限公司，並非出版商或圖書業者 ，以「天方夜譚」指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦 網路）、電腦網路遊樂場」服務，並不足造成消費者誤認該 電腦硬體、軟體或服務本身即為敘述阿拉伯世界名著之說明 。況原告以「天方夜譚」使用於線上遊戲軟體，雖有參考「 一千零一夜」，然兩者無論故事、內容或角色均不相同，被 告僅以「天方夜譚」一詞為阿拉伯民間傳奇故事，即認為係 原告服務內容之說明，顯與事實不符云云。
㈡惟查：
⒈系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標，其圖樣係由單 純之中文「天方夜譚」印刷字體所構成，而「天方夜譚」 為一國人熟知之阿拉伯民間傳奇故事，原告以之作為商標 ，指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦 網路遊樂場」服務，有使一般消費者認其所提供之服務係 以「天方夜譚」故事為遊戲內容之電腦線上遊戲或網路遊 樂場相關服務，依社會一般通念，顯係明顯表示該等服務 內容之說明，或與該等服務本身內容之說明有密切關聯者 ，自有違首揭商標法第23條第1 項第2 款之規定。 ⒉復依原告檢附網路下載之西元2003年12月16日之業界新聞 報導正在研發之中的「天方夜譚Online」及專訪、2004年 1 月9 日之新聞報導2004年初將上市新的線上遊戲「天方 夜譚Online」、2004年1 月15日「天方夜譚Online」新春 新聞發布召開、2004年1 月20日今周刊之報導目前被異議 人在北京電玩展中發表線上遊戲「天方夜譚」等證據資料 觀之，原告所提供之「天方夜譚」線上遊戲服務，即係改 編自世界名著「天方夜譚」之故事衍生、變化而出，依消 費者之認知，自不足以辨識其為表彰服務之標識，並得藉 以與他人之服務相區別。是原告上述主張，要不足採。四、關於爭點⑵系爭商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二 層意義」而仍得准予註冊部分：
㈠原告又稱：經由原告使用系爭「天方夜譚」商標於線上遊戲 ，已引起廣大迴響，從專為遊戲玩家架設之「遊戲基地」（ gamebase）網站，討論主題共1,150 種，所列文章達50頁， 相關新聞25筆，討論更達2,033 筆共68頁；另「巴哈姆特電 玩資訊站」網頁內，西元2005年新聞亦有22筆，相當於每月 有2 篇新聞見報；此外，原告並架設有大陸官網及香港官網
，觸角已擴展至海外，是系爭商標經其推廣、行銷後，已廣 為相關消費者所熟知，成為其服務之識別標識，構成商標第 二層意義，應准註冊云云。
㈡惟查：
⒈原告所提供之「天方夜譚」線上遊戲程式，即係改編自世 界名著「天方夜譚」，從該故事衍生、變化而出，有使消 費者對其服務內容產生聯想，為服務本身之說明，以如上 述。
⒉另就原告所檢附之實際使用資料，縱有標示已經圖案化設 計之「天方夜譚Online」字樣，然與系爭「天方夜譚」商 標係由未經設計單純文字所構成之文字商標態樣不同，是 其所稱系爭商標已為廣泛使用、行銷，為其營業上服務之 識別標識，亦不足採。
⒊又原告提出之網頁資料，係在「遊戲基地」（gamebase） 網站及「巴哈姆特電玩資訊站」網頁，討論原告之「天方 夜譚」線上遊戲及簡介「天方夜譚Online系列」線上遊戲 之故事背景及內容，所標示之「天方夜譚Online系列」， 或已經圖案化設計之「天方夜譚Online」字樣，除與系爭 商標圖樣為單純中文「天方夜譚」所構成之文字商標，兩 者態樣均有不同外，以此少量之網頁資料仍難謂系爭商標 業經其廣泛使用、行銷，已成為其營業上服務之識別標識 ，自不符商標法第23條第4 項之規定，是系爭商標之註冊 仍有違同法條第1 項；第2 款規定。
五、從而，被告所為系爭第0000000 號「天方夜譚」商標之註冊 應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合 。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。六、至原告所舉獲准註冊之第172118號「天堂」及第184305號「 諾亞方舟」商標案例乙節，經核該兩件商標圖樣與系爭商標 不同，案情有別，且屬另案核准註冊是否妥適問題，尚不得 執為本案有利之論據，併予指明。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日 第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊
法 官 陳金圍
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 96 年 3 月 28 日 書記官 陳可欣
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