臺北高等行政法院判決
95年度訴字第01197號
原 告 奇鋐科技股份有限公司
代 表 人 甲○○（董事長）
訴訟代理人 孫大龍律師
被 告 經濟部
代 表 人 陳瑞隆（部長）
訴訟代理人 乙○○
丁○○
參 加 人 能緹精密工業股份有限公司
代 表 人 丙○○（董事長）
上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95
年02月08日經訴字第09506161710號訴願決定，提起行政訴訟，
並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下
：
主 文
訴願決定撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）91年04月18日以「組合式 散熱鰭片㈡」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該 局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以 該專利有違核准審定時專利法第105條準用第27條、第97條 、第98條第1項第1款、第2項及第98條之1之規定，不符新型 專利要件，對之提起異議；案經原處分機關審查，於94年05 月31日以（94）智專三㈡04070字第09420496160號專利異議 審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，乃向被告提 起訴願，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之 處分」之決定，原告不服，遂向本院提起本件行政訴訟。本 院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將 受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命 參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.訴願決定撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：
㈠按「有關鈞局核准公告於92年10月21日專利公報上之公告第 559301號（案號：000000000 號）「組合式散熱鰭片㈡」新 型專利案（即系爭案）... 有違反專利法第98之1 條規定， 申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之 發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者 ，不得取得新型專利，同違反第27條『兩人以上有同一之發 明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利』為專利法 第27條所明定。第97條及第98條第1 項第1款 及第2 項之事 實，爰依同法第102 條規定備具異議理由書及附具證明文件 ，向鈞局提起異議... 。」「綜上所述，系爭案之主要構成 特徵及其技術手段，在其申請前已由引證案所完全揭露，且 為熟習該項技術者之一般技術知識，所能輕易完成且未能增 進功效者... 。」分別為參加人專利異議理由書第3 頁第1 段及第9 頁第十一項所載。
㈡由上述參加人專利異議理由書第3 頁第1 段可知，參加人所 提之異議理由係認系爭案有違反專利法第98之1 條規定、第 27條、97條及第98條第1 項第1 款及第2 項之情事；再由上 述參加人專利異議理由書第9 頁第十一項可知，參加人於此 處特別不指明為那一件引證案，明為意指全部的引證案，故 參加人於專利異議理由書中所提出之所有引證案皆為參加人 當初認為可證明本案有違反前揭法條之證據。
㈢緣此，原處分機關於審查本案時，僅就參加人認為所有引證 案皆有違反專利法第98之1 條規定、第27條、97條及第98條 第1 項第1 款及第2 項規定之情事加以審查，確實依參加人 所提起異議之範圍而加以審查，並未超出參加人提起異議之 事項。
㈣綜上所陳，請判決將訴願決定撤銷。
乙、被告主張：
㈠原告主要訴稱，參加人於專利異議理由書中主張系爭案已由 異議諸引證案所揭露，有違核准審定時專利法第98條之1、 第27條、第97條及第98條第1項第1款及第2項之規定，故原 處分機關確實係依參加人所提異議之範圍加以審查，並未超 出該範圍等語。
㈡按我國專利法於93年07月01日修正施行前，已提出之異議案 ，適用修正施行前之規定。依修正施行前專利法第102條規 定，公告中之新型，任何人認有違反第105條准用第27條或 第97條至第99條規定，得自公告之日起3個月內，備具異議 書，附具證明文件，向專利責機關提起異議。故實務上對於
公告中新型之異議，係採當事人進行主義。準此，專利專責 機關於異議審查時僅能依參加人提起異議之範圍而為審查， 其未經參加人提起異議之事項，自無由審查並作成異議審定 之餘地。
㈢原處分機關超出參加人異議理由主張之範圍加以審查，已構 成「訴外裁判」之違法：
1.查參加人於異議階段係以引證一主張系爭案不具新穎性、擬 制新穎性以及進步性，違反核准審定時專利法第97條、98條 第1項第1款、第2項及第98條之1規定，並以引證二至十八各 美國專利案主張系爭案違反同法第105條準用第27條規定。 2.原處分機關超出參加人異議理由主張之範圍加以審查，已構 成「訴外裁判」之違法：
⑴就引證一而言，原處分機關於原處分理由㈤謂：「...故 證據1（按即引證一）不足以證明系爭案有『與申請在先 而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附 說明書或圖式載明之內容相同』、『同一發明（新型）有 二以上之專利申請案，僅得就其最先申請者准予發明（新 型）專利』之情事...。」（即前揭專利法第98條之1及第 105條準用第27條規定）；又參加人於其94年08月26日訴 願答辯書理由一亦謂：「...故比較系爭案與引證一間， 所採技術手段均不同，引證一當然不足以證明系爭案有『 與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利 申請案所附說明書或圖式載明之內容相同（專利法第98條 之1）』或『同一發明（新型）有二以上之專利申請案， 僅得就其最先申請者准予發明（新型）專利（專利法第15 條準用第27條）』之情事...。」則原處分機關於異議審 定時已將前揭專利法第105條準用第27條規定列為審酌系 爭案與引證一，已構成「訴外裁判」之違法。
⑵參加人於異議理由十係主張引證八至十二及引證十七、十 八得證明系爭案違反前揭專利法第105條準用第27條規定 ，惟原處分機關於原處分理由㈥謂：「...另US0000000（ 2002/01/22）（按即引證八）、US0000000（2002/01/08 ）（按即引證九）、US0000000（2000/08/15）（按即引 證十）、US0000000（1996/09/24）（按即引證十一）、U S0000000（1948/01/20）（按即引證十二）、US0000000 （1997/04/15）（按即引證十七）、US0000000（1999/03/ 30）（按即引證十八）共7件美國專利案，雖其公告日早 於系爭案申請日，但其於非於本國申請，且其形狀、構造 之創作不同於系爭案之技術特徵，亦非熟習該項技術者用 運用該技術所能輕易完成，又系爭案有『散熱鰭片組裝上
之快速』、『散熱鰭片不易脫落（不生間隙）不易變形彎 曲』、『組裝後不易滑動』功效上之增進，故附件3（按 即引證二至引證十八）無法證明系爭案不具『新穎性』、 『進步性』。」顯見原處分機關已就引證八至十二以及引 證十七及十八審查系爭案之新穎性及進步性。
⑶綜上，原處分機關超出參加人異議理由主張之範圍加以審 查，已構成「訴外裁判」之違法，嫌有未洽。衡諸實體事 項之處分具有確定力，對當事人權益將造成不利影響，被 告乃撤銷原處分機關所為「異議不成立」之處分，責由原 處分機關另為適法之處分。
㈣綜上所述，被告所為之決定並無違法或不當，敬請駁回原告 之訴。
丙、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為陳述。 理 由
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良 。」「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依 本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使 用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習 該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列 情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」「申請專利之新 型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專 利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新 型專利。」為系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第1 項第1款及第2項與第98條之1所明定。又同一新型有二以上 之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利，復為 同法第105條準用第27條第1項所規定。而公告中之新型，任 何人認有違首揭專利法第105條準用第27條或第97條至第99 條規定，依法得附具證明文件，向專利專責機關提起異議。 倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定時，自應 為異議不成立之處分。
二、本件係原告前於91年04月18日以「組合式散熱鰭片㈡」向原 處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000 號審查，准予專利。公告期間，參加人以該專利有違核准審 定時專利法第105 條準用第27條、第97條、第98 條 第1 項 第1 款、第2 項及第98條之1 之規定，不符新型專利要件， 對之提起異議；案經原處分機關審定為「異議不成立」之處 分。參加人不服，向被告提起訴願，訴願決定略以：原處分 機關超出參加人異議理由主張之範圍加以審查，已構成「訴 外裁判」之違法為由，乃將原處分撤銷，並責由原處分機關 於收受本件訴願決定書後6 個月內另為適法之處分。原告則
不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者，原處分機 關就該異議案件有無作成「訴外裁判」之違法？三、按「除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決 」，為行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第388 條之規定 ，否則即為訴外裁判。所謂起訴之聲明亦稱訴之聲明，即為 應受判決事項之聲明。另按依行為時專利法第102 條第2項 規定：「異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內 為之。」準此，原告未於上開期限及主管機關審理完畢前提 出證據，即發生失權之效果，不得再於其後之行政救濟程序 中提出新證據（最高行政法院91年判字1735號判決參照）。 是以，關於專利異議，目前專利法規定係採當事人進行主主 義；專利專責機關於異議審查時，固僅能依異議人提起異議 之範圍而為審查，其未經異議人提起異議之事項，自無為審 查並作成異議審定之餘地。惟專利專責機關於作成異議審定 書時，並未逾越異議人提起異議請求之事項範圍，僅於理由 贅述，則尚難遽論即構成「訴外裁判」之違法。四、本件訴願決定係以：參加人於異議階段，以引證一主張系爭 案不具新穎性、擬制新穎性及進步性，違反核准審定時專利 法第97條、98條第1 項第1 款、第2 項及第98條之1 規定， 並以引證二至十八主張系爭案違反同法第105 條準用第27條 規定。惟就引證一而言，原處分機關於異議審定時已將前揭 專利法第105 條準用第27條規定列為審酌系爭案與引證一； 另參加人於異議理由十係主張引證八至十二及引證十七、十 八得證明系爭案違反前揭專利法第105 條準用第27條規定， 原處分機關已就引證八至十二及引證十七、十八審查系爭案 之新穎性及進步性，已構成「訴外裁判」之違法，其論事用 法，固非無據。惟參加人於93年1 月6 日所提專利異議理由 書，其第3 頁第1 段載明略以：「有關鈞局核准公告於92年 10月21日專利公報上之公告第559301號（案號：000000000 號）『組合式散熱鰭片㈡』新型專利案（即系爭案）... 有 違反專利法第98之1 條規定，申請專利之新型，與申請在先 而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說 明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，同違反 第27條『兩人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申 請者准予發明專利』為專利法第27條所明定。第97條及第98 條第1 項第1 款及第2 項之事實，爰依同法第102 條規定備 具異議理由書及附具證明文件，向鈞局提起異議... 。」， 另第9 頁第11項載明以：「綜上所述，系爭案之主要構成特 徵及其技術手段，在其申請前已由引證案所完全揭露，且為 熟習該項技術者之一般技術知識，所能輕易完成且未能增進
功效者，難謂符合新穎性及進步性之專利要件... 。」等語 。足認，參加人所提之異議理由，其結論係認系爭案不符合 新穎性及進步性之專利要件，請求專利專責機關應作成異議 成立之審定；而經濟部智慧財產局於94年05月31日以（94） 智專三㈡04070 字第09420496160 號專利異議審定書為「異 議不成立」之處分，是參加人所請求者係「異議成立」，而 審定為「異議不成立」，自非訴外裁判。縱如訴願決定上開 所謂「原處分機關於異議審定時已將前揭專利法第105 條準 用第27條規定列為審酌系爭案與引證一，及原處分機關已就 引證八至十二及引證十七、十八審查系爭案之新穎性及進步 性」之情事，乃屬理由之贅述，揆諸上開說明，尚難謂原處 分機關就該異議案件有「訴外裁判」之違法。從而，原告據 以指摘，於法尚非無據。原告訴請撤銷訴願決定，自屬有理 。然本件異議案件，既未經訴願機關就原審定作實體上審究 ，自應由被告另為適法之決定。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 15 日 第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林育如
法 官 黃秋鴻
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 96 年 3 月 15 日 書記官 蘇婉婷
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網