智慧財產法院民事判決
105年度民專訴字第53號
原告廣穎電通股份有限公司
法定代理人陳慧民
訴訟代理人
尤彰澤律師
連雅玲
被告十銓科技股份有限公司
法定代理人夏澹寧
訴訟代理人幸大智律師
賀振興
吳健瑋
被告夏澹寧
共同
訴訟代理人朱瑞陽律師
蔡文玲律師
王以國律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院前於106
年2月13日就專利有效性之各項獨立攻擊防禦方法為中間判決，
，其後又對於其他攻防繼續於106年5月23日言詞辯論終結，現
為終局判決如下：
主文
一、被告應連帶給付原告新台幣壹佰萬元，及自民國一百零五年三月三十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
1二、被告十銓科技股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口商品名稱為「T151隨身碟」之產品，亦不得為其他一切侵害原告之中華民國第D171931號、專利名稱為「可攜式存取裝置組」設計專利之行為，且被告已流通至市面之上開產品，並應全部予以回收。
三、原告其餘之訴駁回。
四、訴訟費用由被告連帶負擔。
五、本判決第一項於原告以新台幣參拾萬元為被告供擔保，得為假執行；於被告以新台幣壹佰萬元為原告供擔保，得免假執行。
六、本判決第二項於原告以新台幣貳佰伍拾萬元為被告十銓科技
股份有限公司供擔保，得為假執行；於被告十銓科技股份有限公司以新台幣柒佰伍拾萬元為原告供擔保，得免假執行。七、原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序事項：
本院前就本案所涉專利之有效性已為中間判決，有關專利有效性之兩造攻防、爭執及判斷，於中間判決均已有完整之記載。因此，本件終局判決對於先前本案所涉專利有效性之爭執及判斷，將不再重覆論述記載，而僅就其餘爭點為判斷說明。乙、實體事項：
壹、原告主張：
一、被告製造、販售之「T151隨身碟」（下稱系爭產品）確實已落入原告系爭專利權利範圍：
原告前提出台大慶齡工業研究中心專利侵害鑑定報告書，經侵權比對結果，系爭產品確實已落入系爭專利之權利範圍。至於
2被告所抗辯之局部差異原則，因系爭專利所屬技藝領域中，並無相當多先前技藝與系爭專利十分接近，故系爭專利與系爭產品之侵權比對，不適用局部差異(smalldifferences)原則。且系爭產品與系爭專利之細微差異，並不足以影響系爭產品經整體觀察、綜合判斷後，其整體視覺印象與系爭專利之外觀構成相同。故被告之系爭產品落入系爭專利之權利範圍。二、依原告於公開網路查詢所得資料，估算被告就系爭產品之獲利，遠高於新台幣（下同）100萬元，故原告請求100萬元之損害賠償金應在合理範圍：
民國104年11月21日取得設計D171931號「可攜式存取裝置組」專利（下稱系爭專利），專利期間自104年11月21日起至115年7月8日止。惟原告發現被告十銓科技股份有限公司（下稱十銓公司）在國內製造、販售系爭產品，並於104年11月27日於購得後送鑑定，比對結果為系爭產品落入系爭專利權利範圍而屬侵權。則原告得依專利法第142條第1項準用同法第97條第1項，請求損害賠償。公司105年度財務報告顯示，其於105年1月1日至同年12月31日，稅前淨利為113,878,000元，又十銓公司網站上公佈之最近一期即103（2014）年股東會年報第47頁揭露，NANDFlash產品佔營收比例為32.78%。依此比例推算，NANDFlash產品105年度之稅前淨利為37,329,208元（計算式：113,878,000*32.78%=37,329,208），該NANDFlash產品，包含5項產品，隨身碟產品屬其中一項，則以平均數估算，該產品105年度之稅前淨利為7,465,842元（計算式:37,329,
208/5=7,465,842）。此尚不包括104年度及106年度迄今之銷售淨利，故原告依法請求100萬元之損害賠償，尚在被告因侵權行為所獲利益範圍內，應屬合理。
3104年11月27日起迄
今之製造、銷售數據資料（包含出口部分），包括但不限於出貨單、發票、進出口報關單等，惟被告迄今無正當理由仍拒不提出，又上開系爭產品之具體銷售資料，非原告所能取得。原告爰依民事訴訟法第345條第1項規定，請求認定上開105年度之稅前淨利為7,465,842元（計算式：37,329,208/5=7,465,842）為真實，並據此請求100萬元之損害賠償。另被告顯為惡意仿製，請求酌定三倍懲罰性賠償金。
三、並聲明：
100萬元整，及自起訴狀送達之翌日起至
清償日止按年息百分之5計算之利息。
賣、使用或為上述目的而進口商品名稱為「T151隨身碟」之產品，亦不得為其他一切侵害原告之中華民國第D171931號、專利名稱為「可攜式存取裝置組」設計專利之行為，且被告已流通至市面之上開產品，並應全部予以回收。
貳、被告抗辯：
一、系爭專利所屬之技藝領域已相當成熟，相當多先前技藝揭示有在隨身碟前側及/或後側採用圓潤造型，應認定系爭專利與系爭產品間的局部差異（smalldifferences）較容易影響整體視覺印象。另「存取件」係正常使用時易見的部位，容易影響整體視覺印象，判斷時應賦予該部位或特徵較大權重。二、系爭產品與系爭專利外觀不相同或近似，未落入專利權範圍：
4的稜角（線）；系爭產品有明顯的稜角（線）。側面為較彎曲之曲面。
為較彎曲之曲面。
三、並聲明：
參、得心證之理由：
為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外
，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。
一、審理過程概要
01】本案是原告於105年3月18日向本院呈遞起訴狀，經案件流程管理後，於105年9月1日將本案分由我辦理。經我指示再行書狀先行程序後，於106年1月10日就有關專利有效性之一切獨立攻防方法為言詞辯論，並於106年2月13日為中間判決。
02】由於本案中間判決結果，有利於原告，為促進訴訟，並避免被告於後續程序消極抵制有關損害賠償部分依法應進行之證據發現（discovery），我特別在中間判決中指示：「請原告於106年3月1日前就第二階段審理提出第一次準備書狀，並以繕本逕送被告。被告應於收受繕本後10日後，提出答辯狀。第二階段審理進行第一輪書狀交換後，兩造得繼續自由交換書狀，並相互提出證據開示請求，同時請盡量相互配合對造請求開示相關證據，如於開示證據請求遭拒，得依法向本院
5聲請強制命對造提出。此書狀交換及證據開示程序預計於106年3月31日截止。」（中間判決第16頁；本院卷二第270頁）
03】惟原告依指示提出民事準備二狀後，被告即置之未理，至106年5月23日言詞辯論期日為止，被告均未提出任何書狀。其間我曾於106年3月14日依照原告之請求，命被告應於通知後10內，提出系爭產品自104年11月21日起迄今之製造、銷售數據資料（包含出口部分），包括但不限於出貨單、發票、進出口報關單等，同時也告知被告：若有正當理由認不應提出，亦得具狀陳明，若逾期無正當理由不提出，依法可以審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（本院卷二第289頁）。然而，被告對此通知，全然毫無回應。
04】有鑑於被告消極面對本案訴訟後階段之情形，我決定直接進行言詞辯論，並在言詞辯論期日通知中敘明：「請兩造事先充分準備：被告未依本院通知開示相關書證，應否適用民事訴訟法第345條第1項規定；亦請兩造對本案全部其餘爭點充分準備，預計將於旨揭期日，集中審理，辯結定期判決。」（本院卷二第301頁）
05】最後本案於106年5月23日如期辯論終結，並為本終局判決。
二、兩造爭點分析
【06】兩造原先有很多爭執均集中在本案所涉專利有效性，經中間判決後，僅存系爭產品是否侵害系爭專利（即侵權比對）
，以及如構成侵權，是否有損害賠償及其如何計算之爭執。因此，以下即分別就此二部分為判斷說明。
三、侵權比對結果及其理由
6【07】按設計係指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合（形狀、花紋、色彩或其結合簡稱「外觀」），透過視覺訴求之創作；設計專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權；又設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書，專利法第121條、第136條第1、2項分別定有明文。因此，系爭專利之權利範圍即應以其圖式所呈現物品之外觀視覺訴求，並審酌其說明書，為其權利範圍界限，必以系爭產品之物品及外觀相同或近似於系爭專利之設計，始能認為系爭產品侵害系爭專利。【08】又所謂外觀視覺訴求之相同或相近，係指採取普通消費者選購相關商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷系爭產品與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否有相同或近似之整體外觀。詳言之，比對判斷時，除應先考慮是否為相同或近似物品外，並應綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即「新穎特徵」）、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵所構成之外觀統合視覺印象，而為綜合性之決定。若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為相同或近似；反之則否。
【09】以下即對針對系爭專利與系爭產品，根據上開說明而為比對判斷：
【10】系爭專利與系爭產品皆為一種如隨身碟等可存取數據的「可攜式存取裝置組」，兩者用途相同，故兩者為相同之物品。
7
【11】經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下，並以表格（即表一）呈現如後：
◎特徵a：「存取件」略呈一扁平之鵝卵石形狀。◎特徵b：「插置件」略呈一矩形，四角隅呈圓弧形，上、下表面邊緣設有圓弧導角之修飾。
◎特徵c：存取件於表面三分之一處形成一「分隔線」，而將整體區分為一本體及蓋體。
◎特徵d：存取件與插置件之一端設有相對應之「圓形孔洞」。
共
同
系爭專利系爭產品
特
徵
a
b
8c、
d
（表一：系爭專利與系爭產品之「共同特徵」之比對）【12】經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下，並以表格（即表二）呈現如後：
◎特徵e：系爭專利存取件之側邊呈連續之圓弧曲面；系爭產品存取件之側邊則設有二道「稜角線」。
◎特徵f：系爭專利插置件之左、右側邊呈平直面；系爭產品插置件之左、右側邊則略微圓弧曲面。
差
異
系爭專利系爭產品
特
徵
e
9f
（表二：系爭專利與系爭產品之「差異特徵」之比對）【13】根據以上整體觀察比對可知：系爭產品與系爭專利在特徵a～d部分，有幾乎相同之共同特徵，而此共同特徵除存在
於幾乎構成該類物品整體外觀之存取件及插置件，也包含系爭專利於存取件表面上之「分隔線」及存取件、插置件表面上之「圓形孔洞」特徵。由於系爭專利為一可供使用者隨身攜帶、隨手把玩之電子產品，該「存取件」、「插置件」及其表面之特徵皆為該類電子產品正常使用時易見的部位，故上開共同特徵a、b、c、d皆屬於「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，而易影響其整體視覺印象。
【14】雖然兩者還是存有差異特徵e、f，然就其中差異特徵e而言，系爭產品係於存取件之側面上略呈一小段平直面而產生隱約之稜角(線)，其於視覺上甚不明顯；就差異特徵f而言，系爭產品係於插置件左、右側邊略呈圓弧狀，惟該插置件整體仍係呈一矩形，而與系爭專利左、右側邊呈平直面的矩形形狀之差異甚微。故該差異特徵e、f皆僅係佔插置件及存取件整體外觀上之局部細微差異，其並不足以影響其整體視覺印象。
【15】被告雖又執由立揚國際專利商標事務所所製作關於本案之專利侵害鑑定報告意見，而抗辯：由於系爭專利所屬之技藝領域已相當成熟，相當多先前技藝揭示有在隨身碟前側及/或後側採用圓潤造形（如被證4之附件3~6之專利，即被證3之附件10至12及被證2-2，詳如下表先前技藝欄所示），應
10認定系爭專利與系爭產品間的局部差異（smalldifferences）較容易影響整體視覺印象；又存取件係正常使用時易見的部位，由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，判斷時，應賦予該部位或特徵較大的權重，而系爭產品於存取件側面設有明顯的稜角(線)、前後側面為較彎曲的曲面、正背面為較彎曲的曲面及插置件側面為曲面，均與系爭專利相對應之部位存在區別，故其二者外觀不相同或近似（詳參被證4第4至6頁）等情。
【16】惟查：系爭專利之隨身碟產品雖於技術上屬高度成熟之產品，但該類產品於外觀設計上仍具極高之設計自由度；亦即，該產品於設計研發上並未具太多之設計限制，設計者可進行外觀變化之設計空間甚廣，此可由被告所主張系爭專利無效之諸參考文獻（即被證2-1、2-2及被證3之附件5至8、10至12，詳如本判決附件所示）可為佐證，該等隨身碟產品皆揭示有變化多元之產品外觀，然反觀系爭產品與系爭專利之整體外觀卻幾近完全相同，是以被告所稱系爭專利所屬技藝領域已相當成熟，而指系爭專利與系爭產品間的局部差異易影響整體視覺印象，應無理由。
【17】再者，被告雖稱系爭產品於存取件前、後側面有較彎曲
的曲面、正、背面有較彎曲的曲面，而與系爭專利不同；於插置件側面為曲面，然而即使以近距離特寫照片如上之共同特徵a、b加以比對，尚難輕易區別出以上之差異，更遑論消費者於採購之際，面對諸多產品，如何能夠正確辨析？況且就下表（即表三）系爭專利、系爭產品與該等先前技藝進行三方比對，「系爭產品與系爭專利的相似程度」比起「系爭專利與該等先前技藝的相似程度」皆更為接近，且「系爭產品與系爭專利的相似程度」比起「系爭產品與該等先前技藝的相似程度」亦
11更為接近，其亦足以佐證系爭產品與系爭專利之外觀近似，故被告此部分所辯，亦無理由。
系爭專利系爭產品
先前技藝（被證4之附件3至6）
（表三：系爭專利、系爭產品與該等先前技藝三方之比對）【18】根據以上比對結果，系爭產品已經落入系爭專利權利範圍。
12四、損害賠償責任及其核算認定
【19】按發明專利權人對於因故意或過失侵害其權利者，得請求損害賠償；又物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為，專利法第96條第2項、第58條分別定有明文。而以上規定，依專利法第142條第1項並為設計專利所準用。
【20】系爭產品落入系爭專利權利範圍，已經認定如前。而十銓公司曾自104年10月後有對外販售系爭產品之行為，此為被告所表明不爭執（被告民事爭點整理狀第1頁，本院卷二第154頁），另十銓公司曾於105年3月16日就系爭產品有為廣告之販賣要約行為，原告亦曾於104年11月27日在PCHOMEONLINE線上購物網站，購得系爭產品，以上有原告所提出公證人林和本親自體驗後所製作之公證書（原證7，本院卷一第197頁）、網路家庭國際資訊股份有限公司發票乙份（原證8，本院卷一第226頁）可證，其事實可以採信。據此可以認定十銓公司已經就系爭產品為販賣及販賣之要約，且未經原告同意（被告就此並無爭執），其因此侵害原告依專利法第136條第1項規定專有排除他人未經其同意而實施近似該設計之權。
【21】系爭專利自104年11月21日起即行公告，此有原證2
之專利公報繕本可證（本院卷一第10頁），原告亦曾於104年12月28日寄發存證信函給十銓公司，告知系爭產品已經侵害系爭專利權，並請十銓公司將系爭產品於市場上下架，並停止侵害專利權之一切行為，此除有原證10之存證信函影本可證外，被告自己對此也不爭執（被告民事爭點整理狀第1頁，本院卷二第154頁）。據此可認十銓公司對於上開侵害原告設計專利之行為，至少有存有過失（被告就此亦未提出爭執）
13。從而，十銓公司自應依前述法律規定，對於因過失侵害原告之設計專利權，負損害賠償責任。
【22】設計專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害，此為專利法第142條準用同法第97條第1項第2款所明文規定。為此，原告乃請求被告應依法開示其銷售系爭產品之相關書證資料，但因被告消極未配合而未能取得，此已於本判決【03】有詳細說明。被告於言詞辯論雖表示是因為負責系爭產品外銷至中東地區之承辦人員離職，相關資料並未留下來，為了整理此部分資料，故未遵期提出（本院卷二第314頁），但被告並未就此提出任何證據以實其說，且員工離職，卻將先前銷售資料全部帶走，也完全不合常理，被告無正當理由不從提出文書之命，應可認定。【23】接下來應該考慮的，就是應該如何適用民事訴訟法第345條第1項所規定「法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實」？此一條項的規定，是為了處理「當事人無正當理由不從提出文書之命」的情況而設，也就是對於不配合證據開示命令的制裁。這可以參考證據發現（Discovery）制度較為成熟發達的美國比較法規定。根據美國聯邦民事訴訟規則（2016年12月1日修正施行）第37條第(b)項、第(2)款、第（A）目所列，當事人拒絕遵守證據開示命令時，法院得核發下列適當命令：（1）指示原開示命令所涉待證事實或其他特定事實在繫屬案中，視為已依他造主張而確立；（2）禁止抗拒方為特定攻防方法之主張或提出相關證據；（3）駁回全部或一部之請求或抗辯；（4）視為訴訟停止，直至開示命令被遵守為止；（5）駁回訴訟之全部或一部；（6）對抗拒方逕為缺席判決；（7）除身體或心理檢驗之開示命令外，視為藐視法庭。
14【24】司法正義的實現，有賴於事實真相的發現；唯有基於事實真相的裁判，才能最接近真實的正義。如果立法者在實體法上立法保障一項權利，卻在程序法上不給權利人有效發現證據的手段，那麼這樣的權利保障不過是空中樓閣、櫥窗中的擺設
而已。長久以來，由於我國民事訴訟實務上對於證據發現程序未臻成熟普遍，權利人苦於難以發現證據以伸張權利，因而有「舉證所在，敗訴所在」之說。由於大部分案件中，都必須由原告承擔舉證責任，因不能舉證而敗訴的後果也多由原告承擔。但在此同時，明明權利受侵害，卻因不能舉證而敗訴的權利人也正一點一滴流失了他們對於司法的信心與依賴。這樣的情況，不能不視為當今司法最迫切應該解決的問題之一。為此，對於無正當理由抗拒開示證據者，自應給予有效的制裁，以避免抗拒真實發現者，卻因此得利的逆選擇現象發生。而由上述美國聯邦民事訴訟規則規定可知，美國聯邦法院對於抗拒證據開示者有著多種效果不同的對治手段，得以對各種不同抗拒的狀況，為適切的處理。我們的法律雖然沒有完全相同的規定，但應該可以在法條的文義範圍內，參考美國法上妥適處理各種抗拒證據開示情況的精神，而為彈性適當之解釋適用。【25】在本案中，由於我已經先就被告的主要抗辯：系爭專利有效性，以中間判決進行判斷。其本意就是為了要提高之後進行損害賠償證據開示之正當妥適性。結果被告無正當理由抗拒提出可據以計算損害賠償之書證，以致無法按照法律規定計算本案之損害賠償。倘若因此認為原告未能舉證其所主張「侵害人因侵害行為所得之利益」之數額，而為不利於原告之判決；從此以後，再也不會有任何被告願意配合法院依民事訴訟法第343條所為提出文書之命。民事訴訟提供權利人權利受侵害救濟的規範意義，就此蕩然無存。審酌以上情形，我認為本案有
15必要依民事訴訟法第345條規定，認依各該原告請求開示可據以計算損害賠償之書證，其應證事實：被告因銷售系爭產品之侵害行為所得利益超過100萬元為真實。至於被告抗辯原告之計算方法有誤（本院卷二第314頁），除非其配合開示命令提出各該書證以實其說，否則其憑空所為之質疑挑剔並不可採。【26】據上，原告依據專利法第142條準用同法第96條第2項、同法第97條第1項第2款對十銓公司請求損害賠償100萬元，為有理由。又原告主張被告之侵害行為係屬故意，請求依專利法第97條第2項依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，因已超過其請求額，自無判斷必要，一併在此敘明。【27】夏澹寧對於其為十銓公司之法定代理人而為公司負責人，以及十銓公司銷售系爭產品為其執行公司業務之行為，並未提出爭執，是均可認定為事實。從而，原告請求夏澹寧應依公司法第23條第2項規定，與十銓公司就上開100萬元損害負連帶賠償之責，自亦為有理由。
五、關於禁制及回收令之請求
【28】發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人為此項請求時，對於侵害專利權之物，得請求銷毀或為其他必要之處置。專利法第96條第1、3項分別有明文。
【29】十銓公司侵害原告之系爭專利，已經認定如前，十銓公司抗辯其於收受原告寄發之存證信函後，已停止販售系爭產品，並將各通路尚未販售之系爭產品予以回收（被告民事爭點整理狀第3頁，本院卷二第155頁），惟並未舉證以實其說，甚且於本案訴訟進行中，消極不配合開示相關銷售系爭產品書證（可據以判斷是否仍有繼續銷售），應認十銓公司仍有繼續侵害原告系爭專利之疑慮，原告依照前述法律規定，請求禁制十
16銓公司繼續侵害，並回收已流通至市面上之系爭產品，自為有理由。
【30】由於原告所主張夏澹寧應負連帶責任之法律依據為民法第28條、第185條、公司法第23條第2項，但這些法律規定，都僅止於連帶賠償責任，並無連帶受禁制或銷毀、其他處置之責任，所以原告對於夏澹寧有關禁制侵害、回收部分之請求，為無理由。
六、結論：
【31】本件原告之訴，於主文欄所示第一、二項部分為有理由，應予准許，其中主文第一項併准之法定遲延利息，其法律依據為民法第229條第2項、第233條第1項、第203條；利息起算日為起訴狀繕本送達翌日起，其送達證書詳見本院卷一第344頁。逾此部分，為無理由，應予駁回。【32】本判決主文第一、二項部分，兩造均陳明願供擔保宣告假執行及免為假執行，經審核均符合法律規定，因此分別酌定擔保金額宣告。其中主文第二項部分，因涉及到兩造產品於市場上所占份額之消長，應從高以原告所推估十銓公司獲利金額為免假執行之擔保金額，並據以核定其假執行之擔保金額，以資慎重。原告敗訴部分，其假執行之聲請，即失所依據，應予駁回。
【33】兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果無影響，不再一一論述。
肆、依民事訴訟法第79條、第85條第2項之規定，命訴訟費用由被告連帶負擔。
中華民國106年6月28日
智慧財產法院第三庭
法官蔡志宏
17以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國106年6月28日
書記官張君豪
18
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