最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第00810號
上 訴 人 尚立國際股份有限公司
原設臺灣省臺中市○區○○○街1
段86號2樓
現設臺灣省臺中縣大雅鄉○○路○段
278號1樓
代 表 人 甲○○ 送達處所同上
訴訟代理人 辛○○律師
戊○○律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○ 送達處所同上
參 加 人 日商‧吉田股份有限公司
代 表 人 丙○○○ 送達處所同上
訴訟代理人 丁○○律師
庚○○律師
己○○律師
上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國94年8月3日
臺北高等行政法院93年度訴字第1916號判決，提起上訴。本院判
決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件上訴人於民國91年3月4日以「 PORTER及圖」商標，作為其註冊第683346號「PORTER及圖」 正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條 所定商品及服務分類表第40類之「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾 、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用、禦寒用 手套、腰帶、服飾用皮帶、圍裙」商品，向被上訴人申請註 冊，經被上訴人准列為審定第0000000號聯合商標（下稱系 爭聯合商標，圖樣如附圖1所示）。嗣參加人以系爭聯合商 標有違當時商標法第37條第7款及第14款之規定，檢具「 PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標圖樣（下稱據以異議商標 ，圖樣如附圖2所示），對之提起異議。然系爭審定第00000 00號「PORTER及圖」商標既係依我國商標法申請註冊之商標 ，原審又認定該商標相同或近似於據以異議商標，有致我國 公眾混淆誤認之虞，自應適用我國商標法之規定撤銷該商標 之審定，上訴人主張本件不得適用我國商標法之主張，顯有
違誤。㈡、原判決就：⒈依最高行政法院判決意旨，唯有於 國內大量販售並投入鉅額費用於國內主要媒體持續廣告宣傳 ，該外國商標始有機會於國內著名；⒉並無客觀銷售數據足 資證明國內有如何之日文雜誌並為如何宣傳參加人之據以異 議商標，使其成為著名；⒊參加人之據以異議商標無由因我 國與日本、香港經貿旅遊頻繁即可成為我國著名商標；⒋被 上訴人罔顧香港地區「PORTER」商標之使用者實際上包含祥 記公司及上訴人公司之事實；⒌參加人所提網友討論網頁之 日期晚於系爭商標申請日，其有夾雜中國大陸網友意見，自 無可採；⒍參加人所提銷售量統計表等資料係參加人自行製 作，不具公信力，自無可採等有關上訴人所提據以異議商標 並非著名之主張恝置不論。又上訴人前手與參加人間簽訂之 協議書中所約定之權利金係作為參加人設計、供應皮包樣品 及技術之對價，並非支付參加人商標權利金，且上訴人於異 議階段提出之國內雜誌宣傳內容，其中關於「PORTER」系列 商標之介紹，不過為商標淵源之陳述以及「PORTER」商標在 日本之銷售情形，並不足以證明據以異議商標於我國已達著 名之程度，原判決對上開主張亦恝置不論，其有判決理由不 備之違背法令，㈢、據以異議商標商品無法在國內販售或使 用，自無致公眾混淆誤認；混淆誤認之情形早已存在於據以 異議商標與上訴人註冊第683346號等「PORTER」系列商標間 ，上訴人申請註冊系爭商標，並不會對國內既存消費市場之 公平競爭或消費者對兩造商標間之認知再產生任何影響，自 應准許系爭商標之註冊。原判決對上開主張未於判決理由載 明不採之理由，有判決不備理由之違背法令。㈣、據以異議 商標商品從來不曾，將來也不可能在我國使用據以異議商標 或販售該商標商品，原判決未慮及我國商標法所保護者當然 僅限於我國之公共利益，並不及於日本之消費者，是原判決 逕行適用我國商標法之規定而為上訴人敗訴之判決，自有行 政訴訟法第243條第1項規定判決適用法律不當之違法。為此 ，請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、參加人參加意旨略以：㈠、參加人提呈之公司簡介、商品型 錄、於日本販售之據點表、西元1995年至2001年於日本及香 港之銷售量統計表等證據資料雖為參加人所自行製作，惟並 非不得作為原處分機關審查據以異議商標是否著名時之證據 ，且將公司簡介及商品型錄內容與參加人另行提呈之香港、 日本流行雜誌上大量廣告、報導等內容相互勾稽，足以判定 其內容正確無誤，又參加人於原審提呈日本エフ ウ－クス 株式會社發行之「SHOES&BAG有力企業名鑑」2001年版及200
3年版，即記載參加人公司自西元2000年起銷售額已超過一 百億元，且於高島屋、三越、丸井、大丸、西武、小田急、 阪急、伊勢丹等百貨公司販售其商品，該證據資料亦足以證 明參加人提出之日本販售據點表、西元1995年至2001年於日 本及香港之銷售量統計表所載內容與事實相符。原處分依調 查證據之結果，採認參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於 日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷 售量統計表等證據資料，與行政程序法第43條並無違背，原 判決肯認原處分所為之判斷，於法並無不合。㈡、訴外人祥 記實業股份有限公司係經由參加人授權使用據以異議商標， 其屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者 所認知之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為參加人公司之 信譽，祥記公司縱有於香港販售「PORTER」系列商標商品之 事實，其使用之效果亦應歸於參加人。上訴人於台灣所為之 宣傳廣告，一再使人誤認其販售之PORTER系列商標商品之產 銷主體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，上訴人縱 有於香港地區販售「PORTER」商標商品之事實，其是否使消 費者認識「PORTER」商標所表彰之信譽為上訴人自身之信譽 ，不無疑問。㈢、參加人提出之網路討論資料部分所載日期 縱有晚於系爭商標申請註冊日，惟仍有部分早於系爭商標申 請註冊日，而某一商標商品於網路上受到討論、探詢，已足 以顯見該商標商品受到消費者之喜愛及高度注意，該等網路 討論資料應得作為證明據以異議商標為著名商標之證據。㈣ 、參加人早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背 包、皮包、手提袋等商品上，為促銷據以異議商標之背包、 皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於 日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營 店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，並於 香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人公司之 營業額已逾百億日幣，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現 代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或 觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交 流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠 品書局等知名書局連鎖店，及遍佈放置大街小巷的便利超商 均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒 娛樂等情報的知名雜誌，刊登據以異議商標商品相關廣告、 報導之日文雜誌「Men's non-no」、「With」、「MORE」、 「non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOL TRANS」、「 Boon」、「spring」、「smart」等於台灣網路書店亦有販 售，被上訴人於本案異議階段時，亦曾派員至金石堂書店、
何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以 來報導據以異議商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連鎖 書店均有展示及販售，再參酌我國國內網友於網路上踴躍討 論據以異議商標商品，堪認據以異議商標已廣為相關事業或 消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7款所謂之 著名商標。㈤、系爭商標與上訴人受讓自祥記公司之註冊第 683346號等商標乃各自獨立存在之商標，且系爭商標與該等 商標之圖樣不盡相同，指定使用之商品亦未必相同，依商標 審查個案拘束原則，上訴人不得以其取得註冊第683346號等 商標專用權，即主張本案系爭商標亦應准予註冊。註冊第 683346號等「PORTER」相關商標專用權人原為祥記公司，上 訴人係自祥記公司受讓該等商標專用權，而祥記公司申請註 冊該等商標則係源自參加人之授權，於雙方授權契約關係終 止後，祥記公司本應依法回復原狀，將其於授權期間註冊之 商標（即註冊第683346號等「PORTER」相關商標）移轉予參 加人，或自行撤銷該等商標之註冊，惟該公司竟惡意轉讓該 等商標專用權予上訴人，而祥記公司董事長林明燈同時為上 訴人公司監察人，祥記公司董事林義雄亦同時為上訴人公司 董事，上訴人公司總經理Andy Lin則與祥記公司董事長林明 燈為父子關係，該三人對祥記公司與參加人間之授權契約早 於西元2001年5月間終止、同意註冊條款已失效、祥記公司 已無製造、行銷、經銷「PORTER」系列商標商品的權利等情 當知之甚詳，竟仍將祥記公司於授權契約存續期間所註冊之 商標專用權移轉登記予上訴人，而上訴人受讓商標專用權後 ，仍於廣告中使用令人相信事實上為其產製的PORTER相關系 列商標商品之產製來源為參加人之文字，其顯然有攀附參加 人商譽之意圖，而以不公平競爭之目的，申請註冊本件系爭 商標。㈥、衡諸據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已 廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而上訴 人於其後始以相同之外文「PORTER」作為系爭商標圖樣，指 定使用於圍巾、頭巾、領帶、領結等商品申請註冊，與據以 異議商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客 觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加 人產生混淆誤認之虞等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠關於據以異 議商標於系爭聯合商標申請註冊前是否為著名之商標部分： ⑴據以異議之「PORTER」等商標係參加人首先使用於背包、 皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於 日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手 提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大
百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透 過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售，西元2001年之 銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾1百70萬件；參加人雖 無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港 、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本 流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於 日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上 經國內網友踴躍討論等情，有參加人於原異議案所檢送之公 司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、1995年至2001年 於日本及香港之銷售量統計表、在台灣亦有販售之「non-no 」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等 日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品 經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影 本附卷可稽；已足證明據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯 合商標申請註冊（91年3月4日）前，應已為背包、手提袋等 商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。⑵再參 以上訴人自稱其前手祥記公司於1988年起與參加人訂約「共 同經營」據以異議之「PORTER」系列商標，苟「PORTER」商 標未臻著名，祥記公司又焉肯每年給付參加人鉅額之權利金 ？何況，上訴人嗣後於其商品宣傳廣告中，強調：「Porter 哈日包燒上身」、「‧‧‧其實這些都是Porter包的特色， 在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可 想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『 海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立 」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本 的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962年所推出」、 「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作，一針入魂吉田 包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整 個日本，‧‧‧在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目 前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始 吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始 」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨 處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣 PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於 東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代 流行文化的重量級代表。」等為訴求，以促銷「PORTER」商 標商品，此有上訴人於異議階段提出之附件15宣傳廣告附原 處分卷可稽，益證據以異議之日本「PORTER」等商標，在國 內商譽卓著，否則上訴人焉肯於其商品廣告中一再提強調「
PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉 藏Kichizo Yoshida等，故其予消費者之認知仍係代理參加 人據以異議商標之商品，並非自創品牌；上訴人訴稱日本「 PORTER」之商品不能在台販售，「PORTER」商標在國內著名 ，係其努力經營之結果，不能認為據以異議之日本「PORTER 」商標在國內已臻著名云云，亦顯非可採。㈡關於系爭聯合 商標是否有致公眾混淆誤認之虞部分：⑴據以異議商標使用 於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知 而為著名商標，已如前述，從而上訴人於其後始以系爭聯合 商標申請註冊，指定使用於圍巾、頭巾、領帶、領結等商品 ，與據以異議商標知名之背包、手提袋等商品同為服飾配件 ，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與 參加人產生混淆誤認之虞。⑵又如前所述，上訴人於其商品 之宣傳廣告中，一再提強調「PORTER」品牌源自日本、原宿 地區或參加人之創辦人吉田吉藏Kichizo Yoshida等，以促 銷其「PORTER」系列商標商品，在在足使消費者有混淆誤認 「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人 之虞。㈢關於系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之 同意部分：⑴系爭聯合商標圖樣近似於參加人著名之據以異 議商標，有致公眾混淆誤認之虞，已如前述，依本件異議審 定時商標法第37條第7款但書之規定，系爭聯合商標如欲申 請註冊，自應取得據以異議商標之所有人或授權人之同意。 是上訴人主張其合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商 標權利，自得依法行使法律賦與商標權人之權利，以申請系 爭聯合商標，無庸再取得參加人之同意云云，自非可採。⑵ 上訴人另主張系爭聯合商標之註冊，實質上已得參加人之同 意云云，無非以祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨 上訴人與祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。惟查：① 協議書4份，係參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、19 93年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日所先後簽訂， 其約定契約有效期間則分別為西元1988年12月6日至1991年 12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至 2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，已如前 述。②上開協議書之性質究為合作契約或授權契約，上訴人 與參加人各有不同之主張，並舉不同之理由支持其說，惟不 論該協議書之性質為何，其明白載有「PORTER」系列商品， 吉田公司同意祥記公司自西元1989年起製造、行銷，並同意 祥記公司在我國申請註冊，而祥記公司則應每年支付約定之 權利金等約定，此為雙方所不爭。嗣祥記公司於西元2001年 4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止上開契約
，並停止給付參加人權利金，此亦為雙方所不爭執。是於上 開協議書有效期間內，祥記公司就「PORTER」系列商標固有 申請註冊之權利，但於契約終止後，祥記公司即不再享有此 權利，遑論嗣後受讓祥記公司權利之上訴人。③茲上訴人於 91年4月3日申請系爭聯合商標之註冊，已在祥記公司與參加 人所訂上開協議書終止（西元2001年5月）之後，顯難謂已 取得參加人或其授權人之同意，上訴人之上開主張，亦非可 採。綜上所述，系爭聯合商標之申請註冊，有異議審定時商 標法第37條第7款規定不得申請註冊之情形；上訴人所訴， 核不足採。從而，被上訴人所為系爭聯合商標之審定應予撤 銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而 為上訴人敗訴之判決。
五、本院按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致 公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。但申請人係由商標或 標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，為系 爭聯合商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。而衡酌 兩商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購 買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所 稱著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標 章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細 則第15條第1項及第31條第1項所明定。本件上訴人於民國91 年3月4日以「PORTER及圖」商標，作為其註冊第683346號「 PORTER及圖」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施 行細則第49條所定商品及服務分類表第40類之「衣服、靴鞋 、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服 飾用、禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶、圍裙」商品，向被 上訴人申請註冊，經被上訴人准列為審定第0000000號聯合 商標。嗣參加人以系爭聯合商標有違當時商標法第37條第7 款及第14款之規定，檢具「PORTER」、「PORTER及人形圖」 、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標 圖樣，對之提起異議。案經被上訴人審查，以92年8月27日 中台異字第920199號商標異議審定書為系爭第0000000號「 PORTER」聯合商標之審定應予撤銷之處分。上訴人不服，循 序提起本件行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果， 參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨 立參加被上訴人之訴訟。查系爭0000000號「PORTER及圖（ 雙手各持手提包行李走路之服務生人形圖）」聯合商標係指 定使用於衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦 寒用耳罩、襪子、服飾用、禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶 、圍裙等商品，次查據以異議之「PORTER」「PORTER及圖（
雙手各持手提包行李走路之服務生人形圖）」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標係參加人首先 使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，經將系爭聯合 商標與據以異議商標圖樣加以比較，二者均有相同之外文「 PORTER」，亦有構圖意匠極相彷彿之人形設計圖，客觀上於 異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗 之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，再查據 以異議之「PORTER」「PORTER及圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標係參加人首先使 用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年 起即陸續於日本申准註冊，嗣於報章雜誌廣泛持續廣告外， 復於日本各大百貨公司、商圈設有販售據點，並已開設數家 直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售， 而據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，該 等雜誌大部分在台亦有販售，堪認據以異議商標所表彰之商 譽於系爭聯合商標申請註冊前，應已為背包、手提袋等商品 相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，又查系爭聯 合商標係指定使用於衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結 、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用、禦寒用手套、腰帶、 服飾用皮帶、圍裙等商品申請註冊，與據以異議商標之背包 、手提袋等服飾配件又具有關聯性，客觀上自有使消費者對 其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞 ，是系爭聯合商標之申請註冊，自有異議審定時商標法第37 條第7款規定不得申請註冊之情形，被上訴人為系爭聯合商 標之審定應予撤銷，訴願決定予以維持，均無不合，原審併 予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上 訴意旨略以：依最高行政法院92年度判字第562號判決及92 年度判字第839號判決意旨，唯有於國內主要媒體持續廣告 宣傳，外國商標始有機會成為國內著名商標，就據以異議商 標而言，並無客觀銷售數據資以證明國內有何日文雜誌之宣 傳使之成為著名，不得僅以我國與日本、香港經貿旅遊頻繁 即可成為我國著名商標，網友意見與參加人自行製作之銷售 量統計表及雜誌宣傳等均不足以證明據以異議商標屬著名商 標，據以異議商標商品從來不曾，將來也不可能在我國使用 據以異議商標或販售該商標商品，上訴人申請註冊系爭商標 ，並不會對國內既存消費市場之公平競爭或消費者對兩商標 間之認知產生任何影響，自無致公眾混淆誤認，原判決對上 訴人於原審所為上述主張，或恝置不論，或未載明不採之理 由，自有判決不備理由之違法，又原判決未慮及我國商標法 所保護對象僅限於我國人民之公共利益，而不及於日本之消
費者，原判決逕行適用我國商標法為上訴人敗訴之判決，亦 有適用法律不當之違法云云；惟查本院另案關於商標案件之 裁判，其事實與本件不經相同，自難援引適用於本件商標異 議事件，次查原審依上訴人與參加人所提證據資料並經兩造 辯論後審酌認定據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標 註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普 遍認知而達著名之程度，原判決除說明其認定之理由外，並 說明上訴人主張據以異議商標非著名商標何以不足採之理由 ，復查原審又以上訴人於其商品之廣告宣傳中，一再強調「 PORTER」品牌源自日本、原宿地區等，自足使消費者有混淆 誤認系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞， 末查保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權 協定與巴黎公約所揭示之原則而為世界各國趨勢，是上訴意 旨指我國商標法所保護之對象以本國人民為限，自亦無足取 ；綜上所述，原判決既無判決不備理由之違法，亦無判決適 用法規不當之違法，上訴意旨指摘原判決不當各點均無可採 ，其據以聲明廢棄原判決為無理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 10 日 第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 陳 秀 美
法 官 梁 松 雄
法 官 劉 介 中
法 官 戴 見 草
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 96 年 5 月 11 日 書記官 郭 育 玎
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