臺灣臺北地方法院民事判決 95年度智字第80號
原 告 德商．薩諾斐-安萬特德意志公司(SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHL
街50
法定代理人 丙○○○○
法定代理人 甲○○○○○
訴訟代理人 俞大衛律師
被 告 躍欣生技醫藥股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 林怡芳律師
複代理人 李貞儀律師
上列當事人間損害賠償事件，本院於民國九十六年五月二十八日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應於其所銷售之藥品及其包裝物上停止使用「Amay」字樣為商標，並於本件判決確定日起二十日內將其所持有及已配送予其分銷單位但尚未銷售予消費者之附有「Amay」字樣之藥品回收，或除去其上之「Amay」文字。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、原告主張其為一世界性之藥品製造及銷售業者，所產製之糖 尿病用藥「Amaryl」，自1993年起行銷各國，廣受佳評，成 為治療糖尿病患之著名藥品。該「Amaryl」商標並經原告於 中華民國取得註冊第00000000號及第00000000號商標專用權 在案（原告初時使用大寫字母之「AMARYL」商標，此即註冊 第00000000號商標圖樣，近年來改以「字首大寫，其餘字母 小寫」之「Amaryl」為商標，此即註冊第00000000號商標之 圖樣）。被告自2005年起販售「Amay」字樣為商標之糖尿病 專用藥品，其所使用之「Amay」商標，與原告所有之「 Amaryl」商標構成近似，原告商標圖樣之外文特取部分為「 Amaryl」，為6個字母，被告商標為「Amay」，為4個字母， 該4個字母均為原告商標所有，且其順序均為原告商標相同 ，此部分構成外觀近似，另原告商標之讀音為「/emril」， 被告商標之讀音為「/emei」二者僅有尾音之不同，於市場 交易連貫唱呼之際，常為消費者所忽略，此部分構成讀音近 似），且兩造所使用之商品均為藥品，且均為「糖尿病用藥 」，消費族群完全相同，極易造成消費者之混同誤認。本件 被告以與原告「Amaryl」商標相近似之「Amay」字樣為商標 ，使用於與原告商標相同之所實際使用商品「糖尿病專用藥 品」上之行為，業已構成商標法第29條第2項第3款「於同一
商品使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤 認之虞者」規定之要件，依商標法第61條第2項規定，視為 侵害商標權，從而依商標法第61條第1項規定，商標權人得 禁止其使用（排除侵害）。並聲明：被告應立即於其所銷售 之藥品（或其包裝物）上停止使用「Amay」字樣為商標，並 於本件判決確定日起20日內將其所持有及已配送予其分銷單 位但尚未銷售予消費者之附有「Amay」字樣之藥品回收，或 除去其上之「Amay」文字。
二、被告辯稱：被告曾於93年2月25日申請註冊「Amay欣利糖」 商標，且獲經濟部智慧財產局於93年10月25日審定核准註冊 ，因被告實際上向行政院衛生署申請藥品許可證之中文名稱 應為「欣益糖」，而被告公司承辦人員於申請商標登記時將 中文名稱誤繕為「欣利糖」，因此「Amay欣利糖」商標雖經 經濟部智慧財產局核准註冊，但因與原告實際欲使用之中文 商標有一字出入，故原定核准註冊，顯與原告之「Amaryl 瑪爾胰」商標，中英文之告嗣後並未繳納註冊費用，惟由此 可知，「Amay欣＊糖」商標，業曾經經濟部智慧財產局依其 審查程序認定與原告業已註冊之「Amaryl瑪爾胰」、「 AMARYL」商標並無近似之情形並審定准予註冊；被告販售之 「Amay欣益糖」錠，外包裝之顏色、尺寸、均與原告販售之 「Amaryl瑪爾胰」錠迥異，且被告並於外包裝上清楚標示公 司之「PharmaSTAR」英文商標，清楚說明該藥品係由被告公 司委託製造外，消費者顯無可能將被告販售之藥品與原告販 售之藥品產生任何混淆；被告使用之「Amay欣益糖」商標， 「欣益糖」與原告販售之「Amaryl瑪爾胰」商標，中文部分 之外觀、觀念、讀音無一相同，英文部分之起首雖均為「 Ama」，但字尾並不相同，而被告使用之「Amay」之發音為 二音節，音似「阿妹」，惟原告使用之「Amaryl」之發音卻 為三音節，音似「瑪爾胰」，猶有進者，被告使用之「Amay 欣益糖」商標，並無任何圖樣之特殊設計，惟原告使用之「 Amaryl瑪爾胰」商標，於英文部分上有一特殊之海鷗造型， 因此以原告與被告之商標整體觀查比較，二者間顯無任何原 告所指近似之情事；以「Ama」起首所登記之藥品商標，除 「Amaryl」外，尚有美國惠氏公司之「AMARANCE」、德國歐 製藥股份有限公司之「AMAVIO」、倍斯特醫藥生物科技股份 有限公司之「Amanda糖益達」商標等，益證「Ama」起首之 藥品商標，並非由原告所獨創，使用之藥商亦非僅原告一家 ，顯無因商標之起首字母為「Ama」即有使消費者認定該藥 品係屬原告之商品之情事，因此原告割裂被告使用商標之英 文部分，主張其起首字母與其相同即屬近似，顯無可採；系
爭藥品均屬「醫師處分用藥」，依法需由醫師開立處方簽 並經藥師調劑，一般之消費者方能取得該藥品，專業醫師與 藥師較一般之社會大眾，顯有較高之專業智識能力，更無可 能將被告所販售之「Amay欣益糖」錠與原告販售之「Amaryl 瑪爾胰」錠產生任何混淆誤認等語。並聲明：原告之訴駁回 。
三、兩造不爭執之事實：
（一）訴外人德商德國赫司特化工廠以「AMARYL」圖樣向經濟部 智慧財產局申請註冊，經核准取得商標註冊第00000000號 登記在案，專用期間自82年7月16日起至92年7月15日止， 指定用途為藥品，嗣核准減縮後指定商品糖尿病口服藥， 並移轉登記予德商安萬特製藥荷蘭公司，核准延展專用期 間至102年7月15日，於95年8月1日商標權人名稱變更為原 告公司，並經公告在案；另德商安萬特製藥德意志公司以 「Amaryl」圖樣向經濟部智慧財產局申請註冊，經核准取 得商標註冊第00000000號登記在案，專用期間自94年6月1 日起至104年5月31日止，指定用途為西藥，嗣於95年8月1 日商標權人名稱變更為原告公司，並經公告在案。（二）被告所販賣之糖尿病專用藥品，其上標示「Amay」圖樣。四、按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得 請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」、「未 經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者， 為侵害商標權。」商標法第61條第1項、第2項定有明文；又 商標法第29條第二項明定：「除本法第30條另有規定外，下 列情形，應得商標權人之同意：㈠於同一商品或服務，使用 相同於其註冊商標之商標者。㈡於類似之商品或服務，使用 相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者 。㈢於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之 商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」。經查，被告並 未將中文「欣益糖」與其外文商標「Amay」呈現在藥品包裝 盒的同一面上等情，有原告提出之包裝影本在卷可稽（見本 院卷第64頁），是消費者在見到「Amay」字樣時，不能同時 見到「欣益糖」字樣，是無從為被告所抗辯之中英文整體觀 察，故本件於判斷被告所使用之商標是否近似於原告商標圖 樣之時，應以被告所實際使用之「Amay」字樣作為判斷標的 ，至於中文「欣益糖」則無需納入考量。次查，原告商標圖 樣之外文特取部分為「Amaryl」，為6個字母，被告商標為 「Amay」，為4個字母，該4個字母均為原告商標所有，且其 順序及前三個字母之大小寫均為原告商標相同，異時異地隔 離觀察，不無混淆或誤認之虞（見本院卷第99頁、100頁）
，況兩造所使用之商品均為藥品，且均為「糖尿病用藥」， 消費族群完全相同，被告復於「Amay」之後標示與原告相同 之「2.0」字樣，極易造成混同誤認。被告雖辯稱：系爭藥 品均係醫師處方用藥，不致造成混淆誤認云云，惟查，現今 藥房實際上並未嚴格遵守「處方用藥」之要求，對於無醫師 處方之購買者，大部分仍會出售，且病患有長期使用的需要 ，故於醫生開過一次處方以後，病患或家屬即會持同一處方 至藥房購買藥品，此時即易造成消費者之混淆誤認，是被告 前揭所辯，亦不足採。本件被告以與原告「Amaryl」商標相 近似之「Amay」字樣為商標，使用於與原告相同之商品「糖 尿病專用藥品」上之行為，業已構成商標法第29條第2項第3 款「於同一商品使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消 費者混淆誤認之虞者」規定之要件，依商標法第61條第2項 規定，視為侵害商標權，是原告依商標法第61條第1項規定 ，請求被告排除侵害，即屬有據。
五、從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告於其所銷售 之藥品及其包裝物上停止使用「Amay」字樣為商標，並於本 件判決確定日起20日內將其所持有及已配送予其分銷單位但 尚未銷售予消費者之附有「Amay」字樣之藥品回收，或除去 其上之「Amay」文字，即無不合，應予准許。六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均 毋庸再予審酌，附此敘明。
七、結論：原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條判決如主文 。
中 華 民 國 96 年 6 月 11 日 民事第六庭 法 官 郭美杏
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 96 年 6 月 13 日 書記官 潘惠梅
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