侵權行為損害賠償
臺灣高等法院(民事),智上字,95年度,18號
TPHV,95,智上,18,20070717,1

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臺灣高等法院民事判決         95年度智上字第18號
上 訴 人
即被上訴人  文德光學股份有限公司
法定代理人  乙○○
訴訟代理人  楊祺雄律師
複 代理人  余惠如律師
被 上訴人
即 上訴人  畢索時尚有限公司
兼法定代理人 甲○○
共   同
訴訟代理人  徐玉蘭律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,當事人對於中華民國
九十五年一月二十六日臺灣板橋地方法院九十三年度智字第二七
號第一審判決,各自提起上訴,本院於九十六年六月二十六日言
詞辯論終結,判決如下:
主 文
原判決關於命上訴人甲○○給付新台幣柒佰貳拾萬元本息部分,及該部分假執行之宣告,暨訴訟費用之裁判均廢棄。前開廢棄部分,上訴人文德光學股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
甲○○其餘上訴駁回。
畢索時尚有限公司文德光學股份有限公司之上訴均駁回。第一、二審訴訟費用,由上訴人畢索時尚有限公司甲○○連帶負擔七分之一,餘由上訴人文德光學股份有限公司負擔。 事實及理由
一、按關於新型專利權之民事訴訟,在申請案、舉發案、撤銷案 確定前,得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時,應 注意舉發案提出之正當性。舉發案涉及侵權訴訟案件之審理 者,專利專責機關得優先審查。專利法第一百零八條準用第 九十條定有明文。被上訴人即上訴人畢索時尚有限公司(下 稱被上訴人)雖略以:「訴外人卓豪光學股份有限公司(下 稱卓豪公司)對上訴人即被上訴人文德光學股份有限公司( 下稱上訴人)所享有之中華民國新型第一七三二八二號之眼 鏡附屬鏡框之結合構造改良(下稱系爭專利),因欠缺新穎 性、進步性,業經對系爭專利提出舉發而尚在行政爭訟程序 中;又訴外人張斯己業就系爭專利提出舉發。且被上訴人甲 ○○就容忍假處分已提供新台幣(下同)八百餘萬元之擔保 金,故暫停本件訴訟,對上訴人並無不利。」等語為由,而 聲請裁定停止本件訴訟程序。惟查訴外人卓豪公司所提舉發 ,業已由經濟部智慧財產局(下稱智財局)認舉發不成立,



並經經濟部駁回訴願,提起行政訴訟仍遭駁回確定(見本院 卷㈠第一五四至一六九頁),自當無據以停止訴訟之必要。 而訴外人張斯己就系爭專利提出舉發,亦由智財局審定舉發 不成立(見本院卷㈡第三至第六頁)。而專利法中關於專利 之侵權訴訟,是否於舉發案確定前裁定停止訴訟程序,受訴 法院本有其裁量權,並非有舉發案之提出,受訴法院即須必 然停止訴訟程序。經查,於專利侵權訴訟實務中,被告因爭 執原告之專利是否合於專利要件而有效存在,屢有向智財局 提起舉發,進而再提出訴願、行政訴訟之情形,倘僅因有舉 發案之提出,立即停止民事訴訟程序時,專利權人即須等待 行政爭訟程序終結後,始有實現其權利之可能,對專利權人 之權利保障則有不週。至於假處分於聲請人供擔保執行後, 如相對人聲請限期起訴者,即需進行本案訴訟,以避免實體 法律關係陷於不安狀態,更不因是否提供擔保金而有異。綜 上,本院認為保障專利權人之訴訟上即時救濟之利益,並無 於上開舉發案確定前裁定停止訴訟之必要,附此敘明。二、上訴人起訴主張:上訴人為系爭專利之專利權人,專利期間 自民國(下同)八十七年六月一日起至九十八年九月五日止 。詎料,被上訴人未經上訴人同意,擅自販賣與系爭專利申 請專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」,侵害上訴人系 爭專利,上訴人自得依據侵權行為之法律關係訴請被上訴人 賠償。因被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起即對外聲 稱其製售之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」 (下稱系爭眼鏡)係依新型第一四五九二二號專利(下稱據 爭專利)實施,並未侵害上訴人系爭專利,並透過代理商創 寶發展有限公司(下稱創寶公司)及統順興業有限公司(下 稱統順公司)在台傾銷系爭眼鏡,以牟不法利益。迄九十二 年間被上訴人甲○○另設立被上訴人畢索時尚有限公司,而 與創寶及統順公司終止其代理關係,轉設被上訴人畢索公司 為在台總代理商,繼續逞其不法。而上訴人之系爭專利於被 上訴人實施侵害前,本得向其他被授權廠商給付每年三百萬 元之權利金,嗣因被上訴人以仿冒品壓低市場價格,致上訴 人一再調降系爭專利之授權金,如八十九年對根茂公司之授 權金即從三百萬元大幅調降至一百五十萬元,嗣後又再度降 至一百三十五萬元,又如上訴人與小林眼鏡公司定有專利授 權契約,然於被上訴人甲○○向嘉義地方法院聲請假處分後 ,小林眼鏡公司遂不再向上訴人續約。上訴人為便於核算損 害賠償之金額,僅以目前非專屬授權其他廠商實施系爭專利 之年度授權金之最高額計算損害,而上訴人授權金可眼鏡實 業股份有限公司(下稱金可公司)實施系爭專利之年度權利



金為一百八十萬元,被上訴人畢索公司於九十二年五月三十 日設立,迄今達年餘,故被上訴人畢索公司設立後,上訴人 至少受有一百八十萬元所失利益之損害。且被上訴人甲○○ 明知其製售之系爭眼鏡侵害系爭專利,竟對外聲稱其無專利 侵權,而被上訴人畢索公司乃被上訴人甲○○所設立,是兩 者均有侵害系爭專利之故意甚明,請求被上訴人連帶賠償實 際損害一百八十萬元之三倍賠償金即五百四十萬元,以回復 上訴人之損害。又被上訴人甲○○無實施系爭專利之權源, 卻自八十八年起製造、販售仿冒系爭專利之產品,而獲得相 當系爭專利權利金之不法利益,致上訴人受有損害,被上訴 人甲○○自應將八十八年四月十一日授權創寶公司實施時( 即八十八年四月十一日)起至九十二年五月三十日畢索公司 設立時止,約四年期間所受之相當權利金之利益返還予上訴 人。又系爭專利之非專屬授權權利金為每年度一百八十萬元 ,乘以四年期間,被上訴人甲○○自應將其所受利益七百二 十萬元返還予上訴人。被上訴人明知系爭仿冒品眼鏡侵害上 訴人之系爭專利,仍假藉據爭專利為掩護在市場大量販售、 行銷,且於財團法人工業技術研究院(下稱工研院)鑑定報 告出爐後,被上訴人擔憂該報告對本件判決有不利影響,竟 將其庫存低價銷入市場,致上訴人再度受到重創,是上訴人 實有請求排除、防止侵害及命被上訴人銷燬仿冒品之必要。 爰本於侵權行為與不當得利之法律關係,求為命:被上訴人 應連帶給付上訴人五百四十萬元及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止按年息百分之五計算之利息;被上訴人黃炳卓應 給付上訴人七百二十萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止按年息百分之五計算之利息。禁止被上訴人為製造、販 賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭 眼鏡,及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之 結合構造改良」專利之行為;被上訴人應銷燬如附件所示系 爭眼鏡,及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框 之結合構造改良」專利之成品之判決。(原審判命:被上訴 人應連帶給付上訴人一百八十萬元本息;被上訴人黃炳卓應 給付上訴人七百二十萬元本息;禁止被上訴人為製造、販賣 、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼 鏡,及任何侵害系爭專利之行為;被上訴人應銷燬如附件所 示系爭眼鏡,及任何侵害系爭專利之成品。而就上訴人其餘 之訴駁回。除上訴人就銷燬系爭眼鏡,及任何侵害系爭專利 半成品部分,並未據以上訴,應已確定外,兩造各就敗訴部 分提起上訴。)上訴聲明:㈠原判決不利於上訴人部分廢棄 。㈡被上訴人等應再連帶給付上訴人三百六十萬元,及自九



十三年六月十一日起至清償日止,按週年利率百分之五計算 之利息。㈢第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人 等負擔。㈣上訴人願以現金或等值之華僑商業銀行股份有限 公司嘉義分行可轉讓定期存單供擔保,請准宣告假執行。答 辯聲明:㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由被上訴人負擔。三、被上訴人則以:被上訴人所販賣之據爭專利製造之專利物品 ,並無侵害上訴人所有系爭專利之情,被上訴人所販賣之系 爭眼鏡經中華工商研究院鑑定結果,並無侵害上訴人系爭專 利。因系爭專利於九十年八月十一日公告修正後之申請專利 範圍內共有一項獨立項及三項附屬項。從該獨立項可知,系 爭專利之主要技術特徵早於我國新型第00000000號專利中揭 露,且系爭專利相較於先前技藝,不過係磁性元件簡單之位 置變化,乃為熟悉此技藝者所能輕易思及完成者,顯系爭專 利並不具新穎性與進步性。且被上訴人早於八十八年八月四 日即取得據爭專利證書,上訴人於九十年九月七日始取得系 爭專利證書。又上訴人曾以系爭專利對被上訴人所有據爭專 利提起舉發,智財局八十九年九月十三日(八九)專智三㈠ 05017字第08989001585號舉發審定書亦認兩者之定位技術手 段、構造顯不相同,且無證據足以證明據爭專利構造、功效 係熟於該項技術者藉上訴人系爭專利內容,可輕易獲致,而 為舉發不成立之處分,是被上訴人係依所頒發之專利證書從 事商業行為,應無違法之虞。且上訴人所有系爭專利,在專 利核准公告期間,曾遭第三人遠盈貿易有限公司於八十七年 八月二十七日提出異議,該異議案所引證之習知技術資料為 七十八年一月一日公告之第00000000號「帶有磁性之眼鏡框 及無框眼鏡」專利案說明書,此異議案經智財局以八十八年 七月十四日(八八)智專㈦02008字第123478號專利異議審 定書審定:「本案異議成立,應不予專利」,上訴人對前開 審定不服向經濟部提起訴願,遭經濟部以八十八年十二月十 日經(八八)訴字第88635442號訴願決定書為「訴願駁回」 處分;嗣上訴人就該訴願決定續為行政救濟程序,並就申請 專利範圍進行修正,後經智財局依據上訴人於九十年五月二 日提出之專利創作說明、圖示修正本,及九十年六月六日提 出之申請專利範圍修正本審查,始以九十年七月十七日(九 0)智專三㈠09016字第09089001104號專利異議審定書做出 「異議不成立」之審定,並因而取得系爭專利權。惟該審定 書理由明白指稱:「被異議人於再訴願階段所提之申准在後 之另三個專利案與系爭案比較並不相同」,而該三個申准在 後之專利案其中公告第00000000號即為被上訴人甲○○所有 據爭專利。足見,在此爭訟案件中,智財局亦認定系爭專利



與據爭專利並不相同,則被上訴人販售之系爭眼鏡係依與上 訴人不同之專利製造而成,自無侵害上訴人專利之餘地。此 外,上訴人修正後專利公告期間為九十年八月十一日,被上 訴人甲○○申請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日, 自不可能係利用上訴人修正後之專利從事再發明。又依智財 局八十八年八月印製之「專利侵害鑑定基準」,全要件原則 認定有適用時,為適用消極均等論,之後再就禁反言原則來 分析,必須完成整個流程,方能做出是否侵害專利之判斷。 惟工研院鑑定報告僅就全要件原則為分析,至於消極均等論 及禁反言原則二部分,則判定不適用或未作任何分析。且工 研院於進行全要件分析時並未就被上訴人甲○○據爭專利之 申請專利範圍逐一解析,而幾乎完全抄襲上訴人所有之系爭 專利,且將被上訴人甲○○所有系爭專利獨立項中「主鏡框 橋接元件上的定位孔及附屬鏡框上之橋接元件上之定位梢」 專利特徵予以排除。且兩造之專利之實質手段、功能不完全 相同,自應有消極均等論之適用。是工研院鑑定報告之結論 不能作為專利侵害之依據。退言之,被上訴人所販售之系爭 眼鏡,縱認實施結果落入上訴人系爭專利之申請專利範圍, 惟被上訴人既係依據據爭專利所實施,且上訴人先前對該專 利提出舉發亦經智慧財產局以八十九年九月十三日(八九) 智專三㈠05017字第08989001585號審定確定「舉發不成立」 ,又被上訴人甲○○委託財團法人中華工商研究院就系爭二 專利為專利權侵害鑑定報告,鑑定結論亦認二專利技術手段 不相同,亦無再發明關係,是被上訴人販售系爭眼鏡在其主 觀上並無侵害專利之故意,且在客觀上已經必要之求證認無 侵害專利之餘,亦無何過失可言,與侵權行為之構成要件顯 不相當。況按專利法第一百零五條第一項:「新型專利權人 之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利 權所致損害,應負賠償之責」之反面解釋,被上訴人甲○○ 據爭專利既未遭撤銷,自應推定為無過失,無須負賠償責任 等語,資為抗辯。答辯聲明:㈠上訴人之上訴及假執行之聲 請均駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決,被 上訴人願以現金或等值之合作金庫海山分行可轉讓定期存單 供擔保,請准免為假執行。上訴聲明:㈠原判決不利於被上 訴人之部分廢棄。㈡上廢棄部份,上訴人在第一審之訴及其 假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用,由上訴人負 擔。㈣如受不利判決,被上訴人畢索時尚有限公司願以現金 或等值之合作金庫海山分行可轉讓定期存單供擔保,請准免 為假執行。
四、上訴人主張:上訴人為系爭專利之專利權人,於八十六年九



月六日就系爭專利提出申請,於八十七年六月一日公告,公 告期間經訴外人遠盈公司異議,遭智財局為「異議成立,應 不予專利」之審定。經上訴人不服,提起訴願遞遭駁回,復 提起再訴願後,行院院撤銷原決定及處分,命智財局於二個 月內另為適法之處分;嗣於智財局重新審理時,上訴人提出 系爭專利說明書修正本,智財局為異議不成立之審定,核准 系爭專利。故上訴人為系爭專利之專利權人,專利期間自八 十七年六月一日起至九十八年九月五日止。被上訴人所販售 之中樑前掛眼鏡,為被上訴人甲○○所享有據爭專利製造之 專利物品。又甲○○所負責之公司香港商卓豪光學國際有限 公司亦以上訴人享有之系爭專利欠缺新穎性、進步性為由向 智財局提出舉發,遭該局為舉發不成立之審定,舉發人不服 提出訴願,遭經濟部為訴願駁回之決定之事實,為兩造不爭 執,堪信為真實。上訴人另主張:本於侵權行為與不當得利 之法律關係,求為命:被上訴人應連帶給付上訴人五百四十 萬元本息;被上訴人甲○○應給付上訴人七百二十萬元本息 ,禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上 述目的而進口附件所示系爭眼鏡,及任何侵害系爭專利之行 為等語,則為被上訴人所否認,並以上開情詞置辯。是以本 件兩造爭執要點即在於:系爭眼鏡是否侵害系爭專利?上訴 人請求被上訴人連帶賠償一百八十萬元本息有無理由?上訴 人請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本息有無理由?上 訴人請求被上訴人甲○○給付不當得利七百二十萬元本息有 無理由?上訴人請求禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之 要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡,及任何 侵害系爭專利之行為有無理由?茲析述如下。
五、系爭眼鏡是否侵害系爭專利?
㈠經查上訴人所有系爭專利,修正後之申請專利範圍有四項, 第一項為獨立項,第二至四項為附屬項,上訴人主張被上訴 人製造之待鑑定眼鏡落入系爭專利之申請專利範圍獨立項內 ,則鑑定待鑑定眼鏡是否侵害上訴人之系爭專利,自以鑑定 待鑑定物品是否落入上訴人所有系爭新型專利之獨立項範圍 內,即為已足。再查上訴人所有系爭新型獨立項為「一種眼 鏡附屬鏡框之結合構造改良,包括一主鏡框兩側可供樞接腳 架,以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上,主鏡框和附屬鏡 框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結 在一起,其特徵係在於:在主鏡框之橋接元件設有至少一第 一磁性元件,該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二 磁性元件,當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時,該附屬鏡 框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上,可和主



鏡框的第一磁性元件相互吸引,使得該附屬鏡框即可快速又 穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡 框,該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面,所以鏡框的強度 並不會受到任何不良的影響」,被上訴人所製造之待鑑定眼 鏡與台灣台北地方法院九十二年度智字第九八號侵權行為損 害賠償事件相同,兩造於九十三年七月八日協議以工業技術 研究院為鑑定機關,且因台灣台北地方法院已先行委託工研 院鑑定,兩造同意援用台灣台北地方法院委託該院鑑定之鑑 定報告作為本件審理之依據。(見原審卷一第三六頁)嗣工 研院於九十三年七月二十六日出具鑑定報告,認被上訴人製 造之待鑑定眼鏡符合上訴人系爭新型專利之「文義讀取」, 且無「逆均等論」之適用,有該院出具之鑑定報告在卷可稽 (見原審卷第四九至六七頁),則被上訴人製造之待鑑定眼 鏡侵害上訴人所有之系爭新型專利,已堪認定。 ㈡按專利侵權之認定首先必須先解讀申請專利範圍,解釋申請 專利範圍之證據包括內部證據與外部證據,若內部證據足以 使申請專利範圍清楚明確,則無須考慮外部證據,若外部證 據與內部證據對於申請專利範圍有衝突或不一致者,則優先 採用內部證據。又比對申請專利範圍與待鑑定對象時,應以 解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件 、成分、步驟或其結合關係逐一比對,如至少一項提出原告 之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中,即符 合文義讀取之成立要件。待鑑定對象符合「文義讀取」,而 被告主張適用「逆均等論」時,應再比對待鑑定對象是否適 用「逆均等論」。待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「 逆均待論」者,應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。有經濟 部智慧財產局於九十三年十月五日以經授智字第0932003111 -0號函送司法院之「專利侵害鑑定要點」可資參照(司法院 已於九十三年十一月二日以秘台廳民一字第0930024793號函 送各法官供鑑定時之參考,見原審卷一第二九五至三二○頁 ))。被上訴人抗辯:進行全要件分析時必須就被上訴人甲 ○○據爭專利之申請專利範圍逐一解析,且經判定無「逆均 等論」之適用後,尚須為有無「禁反言」適用之分析云云。 惟按所謂「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱,係防止 專利權人藉「均等論」重為主張專利申請之專利權申請過程 任何階段或任何文件中已被限定或已被排除事項。申請專利 範圍為界定專利權範圍之依據,一旦公告,任何人皆可取得 申請至維護過程中每一階段文件,基於對專利權人在該過程 中所為補充、修正、更正、申復及答辯之信賴,不容許專利 權人藉「均等論」重為主張原先已限定或排除之事項。因此



「禁反言」得為「均等論」阻卻事由。然查本件上訴人之專 利範圍既未限縮,且有關專利範圍之認定係以上訴人於九十 年五月一日之修正本之專利說明書其相關文件為判斷基準( 見工研院鑑定報告第三頁記載;依據新型專利第一七三二八 二號眼鏡附屬鏡框之結合構造改良,九十年五月二日修正版 ,見原審卷一第五一頁)),自無適用禁反言原則之必要。 再者,智財局訂定之專利侵害鑑定基準頒佈多年,因未臻完 備,乃藉九十二年二月六日專利法之修正,就前述基準重新 檢討,擬定「專利侵害鑑定要點」,並由司法院以秘台聽民 一字第0930024793號函,檢送法官供鑑定時參考之。專利侵 害鑑定要點已明示:待鑑定物品符合「文義讀取」(基於全 要件原則),則進入「逆均等論」之判斷,若不適用逆均等 論,則落入專利權範圍,無庸再就禁反言為判斷(見原審卷 一第二九七至三二○頁,專利侵害鑑定基準,尤其是「鑑定 流程圖」)。故「禁反言」適用之時機僅在於待鑑定對象之 技術內容不符合文義讀取,然卻適用均等論之情形下,始有 進一步論究之必要,本件依工研院之鑑定報告,被上訴人之 系爭眼鏡與系爭專利之構成要件完全符合,且不適用消極均 等論,依前述說明,即無庸進一步就「禁反言」為分析,被 上訴人執此抗辯,即非可採。
㈢被上訴人雖抗辯:就上訴人系爭新型專利如鑑定報告附件二 編號C之組成要件而言,被上訴人製造之眼鏡在眼鏡框及副 框之鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔,並以長方形磁石嵌置 固定在長方形槽孔內,兩者並不相同。上訴人所有之系爭新 型專利,於附屬鏡框之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿 可供架設至主鏡框之橋接元件上,被上訴人製造之眼鏡則無 止檔桿之設定,兩者亦不相同云云。惟查上訴人系爭新型專 利如鑑定報告附表編號C之組成要件,係在主鏡框之穚接元 件上設有至少第一磁性元件,該附屬鏡框之亦在其橋接元件 上設有至少第二磁性元件,而被上訴人所抗辯其製造之眼鏡 在主鏡框與副框鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔之位置,即 分別位於上訴人系爭專利之第一橋接元件與第二橋接元件, 且均係採取副框位於主鏡框頂面之上下吸附方式,則如附件 二編號C之組成要件可在待鑑定眼鏡上被讀取,待鑑定眼鏡 顯然落入上訴人系爭專利之獨立項範圍,被上訴人抗辯未落 入,顯然解讀錯誤。復查上訴人所有之系爭專利於附屬鏡框 之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿,此一組成要件固為 待鑑定眼物所無,然止檔桿之設計係記載於上訴人系爭專利 之附屬項下。按附屬項或係對於獨立項之材料或結構加以詳 細說明,或在文義上係一項獨立之專利惟實質上落入獨立項



之均等範圍,或係一項再發明專利,型態雖不一而足,但均 包含於獨立項之範圍內。因此,我國現行專利審查基準第二 篇發明專利實體審查第三章專利要件,逐項審查項即明文規 定:「附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣,獨立項 具備專利要件時,其附屬項必然具備專利要件,得一併做成 審查意見;但獨立項不具專利要件時,附屬項仍有具備專利 要件之可能,應分項做作審查意見。」則待鑑定物品苟落入 獨立項之範圍即屬侵害專利,並非必須同時落入附屬項之範 圍,始屬侵害專利,此為從事專利事務人員所須具備之基本 知識。核被上訴人空言抗辯:僅落入獨立項而未落入附屬項 之範圍,尚不構成侵害專利云云,無法引證任何文獻為其論 據,即屬無據。
㈣被上訴人雖又抗辯:待鑑定眼鏡縱符合「文義讀取」,然與 上訴人系爭專利之實質手段、功能不完全相同,自應有消極 均等論之適用,不構成專利侵害云云。惟按所謂「消極均等 論」係為防止專利權人任意擴大申請專利之文義範圍,而對 文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義 範圍所涵蓋,但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實 質相同之功能或效果時,則阻卻文義讀取,可認定為未落入 專利權之範圍。經查系爭眼鏡,與系爭專利申請範圍第一項 獨立項,如全要件原則比對分析所述,兩者均使用磁性元件 互相吸附之相同工作原理及技術方法,故並不適用消極均等 論以限縮系爭申請專利範圍所得涵蓋之專利權範圍,而認不 構成專利侵權,阻卻被上訴人侵權之可能。經查待鑑定眼鏡 經台灣台北地方法院送請工研院鑑定結果,認兩者皆使用磁 性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法,故無消極均等 論(即逆均等論)之適用,有鑑定報告在卷足憑。被上訴人 製造之待鑑定眼鏡與上訴人系爭專利相較,僅係多出定位梢 與定位點,係屬上訴人系爭專利之再發明,有國立中正大學 、中國機械工程學會鑑定報告各一件在卷足憑,(見原審卷 一第一三八至一八八頁)自無從認與上訴人系爭專在技術手 段上有何重大差異,顯無「逆均等論」之適用。被上訴人固 謂系爭專利利用「止檔桿」達磁性元件相互穩固吸引之目的 ,而據爭專利乃以定位孔、定位梢以達定位及止滑之作用, 故方式實質不同云云。惟被上訴人既自承:「關於待鑑定物 品苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利,非必同時落入附屬項 之範圍,始屬侵害專利。」是以,判斷方式是否實質相同, 應以獨立項判斷即足當之,而系爭專利之「止檔桿」元件乃 第二項(附屬項)之構件,不得作為比對之基礎。被上訴人 復謂,據爭專利將磁性元件埋設在鏡框裡面,勢必影響鏡框



強度,故結果實質不同云云。惟據爭專利的確係將磁性元件 設於橋接元件(參見工研院鑑定報告第六頁待鑑定物照片) ,並非如被上訴人所言之「埋設於鏡框,不影響鏡框強度」 ,上訴人執此抗辯,即非可採。
㈤被上訴人雖又抗辯:上訴人系爭專利如附件二所示之組成要 件,已揭露於申請案號第00000000號專利,並無可專利性, 上訴人修正後專利公告期間為九十年八月十一日,被上訴人 甲○○申請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日,自不 可能係利用上訴人修正後之專利從事再發明云云。惟查:新 型第00000000號專利係將磁性元件埋設於主鏡框與副框上, 採取前後吸附之方式,上訴人之系爭專利則將副框之橋接元 件置於主鏡框橋接元件頂面之吸附方式,上訴人系爭專利採 用之吸附方式並未揭露於新型第00000000號之申請專利範圍 ,有智財局九十年七月十七日(九0)智專三㈠02016字第 09089001104號專利舉發審定書在卷足憑,且本院審酌申請 案號00000000號專利公告(登載於七十八年一月一日專利公 報)及其專利說明書之附圖,均係主鏡框與副框以前後方式 吸附,並無副框橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面上之吸附 方式,則被上訴人抗辯上訴人系爭專利之技術已揭露於申請 案號第00000000號專利,顯非事實。上訴人系爭專利固於九 十年六月六日修正申請專利範圍,然據智財局九十年七月十 七日(九0)智專三㈠02016字第09089001104號專利舉發審 定書理由欄之記載:「㈠本案係依行政院八十九年十月十三 日台八十九訴字第二九八五一號再訴願決定書意旨重為審查 。系爭案申請人(即原告)分別於九十年五月二日提出專利 創作說明、圖式修正本,九十年六月六日提出申請專利範圍 修正本,與原公告本比較未變更實質內容且該公告本確有不 明確之記載之情事,故准予修正並另將公告,本異議案依該 等修正本審查,合先敘明。」則上訴人系爭專利之申請專利 範圍雖於九十年六月六日修正,然並未變更上訴人之實質內 容,故專利期間仍自上訴人之八十七年六月一日起算,有新 型第一七三二八二號專利證據一件可稽。又上訴人申請系爭 專利之日期為八十六年九月六日,被上訴人申請據爭專利之 期間為八十七年五月二日,晚於上訴人之申請專利日期,則 如附件二所示之組成要件,固為兩造之申請專利範圍所涵蓋 ,然參酌專利法第三十一條第一項前段(修正前為第二十七 條第一項前段)規定,僅上訴人就如附表一所示之組成要件 部分取得專利權,被上訴人之據爭專利雖另取得專利,然既 已使用如附件二所示之組成要件部分(即主要技術),即屬 上訴人系爭專利之再發明專利,依據專利法第七十八條第二



項(修正前為第八十條第一項)規定:「再發明專利權人未 經原專利權人同意,不得實施其發明。」即係明文對於專利 權人實施權能之限制。則被上訴人未經上訴人同意自不得實 施如附件二所示組成要件範圍之專利。被上訴人抗辯其販售 之眼鏡產品係依據據爭專利實施即不生侵害上訴人系爭專利 問題云云,除與上開專利法第七十八條第二項規定不符外, 亦欠缺學理或論著之支持,顯屬無據。
㈥被上訴人上訴意旨雖辯稱:工研院之實際鑑定人並未具結, 且工研院鑑定報告未提出結文,原審不依法傳喚真正之鑑定 人調查,據以採信,實屬違法。原審原不接受工研院之報告 ,以九十四年七月二十八日函補充資料,委其重為鑑定,然 工研院九十四年九月六日回函,拒絕就據爭專利與系爭專利 之再發明關係鑑定,卻要鑑定據爭專利與陳環昌專利有無再 發明關係,顯見不敢為先前報告背書。工研院之鑑定報告於 全要件原則適用分析時,將第一欄之文字(即系爭專利申請 專利範圍)一字不差的拷貝於第二欄(即待鑑定對象之構成 要件),根本未就各個要件詳細研讀分析,作成全部符合結 論,至屬草率。本件專利之歷史資料,對禁反言之判斷,極 其重要,工研院本於職責應予調取此等資料,工研院竟謂勿 庸參考其他資料,逕行得出侵權結論,其專業令人質疑云云 。惟按「法院認為必要時,得囑託機關、團體或商請外國機 關、團體為鑑定或審查意見。其須說明者,由該機關或團體 所指定之人為之。本目關於鑑定人之規定,除第三百三十四 條及第三百三十九條外,於前項情形準用之。」民事訴訟法 第三百四十條定有明文,準此,機關鑑定時,並無依同法第 三百三十四條具結、提供結文之義務。是被上訴人抗辯與法 律明文規定不合,即非可採。且查工研院本只就「系爭眼鏡 是否落入系爭專利之申請專利範圍」受原法院囑託鑑定,未 就被上訴人之據爭專利究否為系爭專利再發明受託,其鑑定 報告自僅就前者分析,而未及後者。如有偏頗之虞,原審諒 不致再度囑託該院就再發明部分補充鑑定。而再發明鑑定, 事涉專利權利範圍重疊之判斷,應屬智財局之職權範圍,工 研院僅為一財團法人,不具公權力,自無鑑定之可能,是其 回函拒絕,更表其權威、專業,而不得指稱其不敢為先前報 告背書。且工研院亦覆函表示:「由本院九十四年九月六日 回覆板院發文之說明二可知關於兩專利權之間是否係屬再發 明之關係,為主管機關智財局之職權,非鑑定機構所能越俎 代庖。而所謂專利侵害鑑定係以專利案之專利說明書上所記 載的申請專利範圍與疑似侵權之待鑑定物進行比對分析,因 本案法院提供有中樑前掛式眼鏡乙件,故本院僅能就此進行



鑑定。」(見該院九十五年十一月二日工研轉字第09500156 26號回函,本院卷一第二二四至二二五頁))。且因系爭眼 鏡之各項構件完全相同於系爭專利,工研院方為相同之描述 ,要不得執此指為草率。況被上訴人之疑義,已由本院函詢 工研院,並獲得其函覆,告知「本院係以財團法人工業技術 研究院之名義接受法院囑託鑑定,並非以專家個人名義接受 囑託鑑定, 且本院內部鑑定作業之進行係依據『工業技術研 究院處理司法鑑定案件辦法』執行,其用意即在維持鑑定作 業之公正與專業」等語(見同上回函),足證工研院乃以機 關名義出具意見,由整體機構負責鑑定結果,並非由特定一 人鑑定系爭專利侵害事件之有無。且本件並無禁反言原則之 適用已詳如前述,而專利侵害鑑定資料,須由法院及當事人 提供,未提供者,無庸參酌,專利侵害鑑定要點說明甚詳。 工研院於其鑑定報告中表示「因委託機構並未檢送有關本專 利案於審查過程中之歷史資料或其它證據,故無法進一步做 禁反言原則分析」,於法並無不合,被上訴人藉辭質疑工研 院鑑定報告之專業性,即有未洽。
㈦被上訴人復辯稱:系爭專利申請專利範圍第一項之末一構成 要件為「該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面,所以鏡框的 強度並不會受到任何不良的影響」,此處所稱「鏡框」應指 橋接元件及其所連接的鏡片,無論有無環框,而被上訴人之 據爭專利乃將磁性元件嵌置於橋接元件的長方形槽孔內,不 符合系爭專利末一特徵,工研院竟將「鏡框」誤認為「鏡片 環框」(框架),而誤指系爭眼鏡之磁性元件亦未埋設在鏡 框裡面,顯然有欠專業。且若磁性元件沒有埋設在鏡框裡面 ,仍可貼附於鏡框表面,非無處可設云云。惟查系爭專利之 「橋接元件」與「(主、附屬)鏡框」分屬不同構件,鏡框 未包含橋接元件,此觀諸系爭專利說明書就前揭構件之「圖 號」分別記載為:「主鏡框」(10)、附屬鏡框(20)、橋 接元件(13、21)即明(建系爭專利說明書第七頁第六行以 下)。再觀諸系爭專利說明書之圖示第一圖,顯見磁性元件 (14、24)乃置於橋接元件(13、21),磁性元件既設置於 橋接元件,自不可能埋設在(主、附屬)鏡框裡面。若如被 上訴人所言,鏡框(10、20)包含橋接元件(僅屬假設), 而「磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面」,將致磁性元件無處 可設,豈有是理?被上訴人之系爭眼鏡既將磁性元件設於「 鼻樑」或「橋接元件」,非埋置於鏡框裡面,職是,系爭眼 鏡符合系爭專利申請專利範圍第一項之「該等磁性元件並沒 有埋設在鏡框裡面,所以鏡框的強度不會受到任何不良的影 響。」此項構成要件,工研院鑑定報告應無違誤。再者,磁



性元件「貼附」於鏡框(不含橋接元件)之技術特徵,早見 諸於訴外人陳環昌之新型第四三八六一號「有磁性之眼鏡框 及無框眼鏡片」專利,上訴人自不可能在異議中就申請專利 範圍作前揭更正,倘依被上訴人之解釋,智財局斷無可能為 異議不成立之審定,參以工研院亦回函表示:「創作說明第 八頁第一五行:『、、、這些磁性元件(14,24)並不需要 埋設在鏡框(10,20)裡面』,對照圖示第一圖可知此處之 鏡框係指鏡片環框而言」(見同上回函)。足證所謂「磁性 元件未埋設於鏡框裡面」之「鏡框」乙詞,實未包含「橋接 元件」。被上訴人執此上訴,即非可採。
㈧兩造既已於原審同意援用台北地院委託工研院鑑定之鑑定報 告作為本件審理之依據,被上訴人見鑑定結果對其不利即藉 詞否認鑑定報告之公信力,即有違訴訟之禁反言原則。被上 訴人辯稱:上訴人找立法委員關說本鑑定案云云,始終不能 舉證以實其說,自非可取。被上訴人雖聲請傳喚中華工商研 究院承辦人或囑託廣流智慧財產權事務所重新鑑定云云。惟 當事人合意指定鑑定人者,應從其合意選任之(民事訴訟法 第三百二十六條第二項參照),兩造既合意由工研院鑑定, 且報告已出爐,自不容拒卻,再改由他人鑑定。是本院認無 必要,應予駁回。

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參考資料
金可眼鏡實業股份有限公司 , 台灣公司情報網
文德光學股份有限公司 , 台灣公司情報網
遠盈貿易有限公司 , 台灣公司情報網
統順興業有限公司 , 台灣公司情報網
畢索時尚有限公司 , 台灣公司情報網
創寶發展有限公司 , 台灣公司情報網
盈貿易有限公司 , 台灣公司情報網