臺北高等行政法院判決
95年度訴字第01046號
原 告 日商．吉田股份有限公司
代 表 人 甲○○○
訴訟代理人 乙○○律師
楊憲祖律師
黃闡億律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 戊○○
丁○○
參 加 人 尚立國際股份有限公司
代 表 人 丙○○
訴訟代理人 練家雄律師
張右人律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1
月24日經訴字第09506161160號訴願決定，提起行政訴訟。本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
一、緣尚立國際股份有限公司（下稱尚立公司）之前手祥記實業 股份有限公司（下稱祥記公司）於民國（下同）84年9 月21 日以「PORTER DASH！及圖」商標作為註冊第730178號「 PORTER及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行 細則第49條所定商品及服務分類表第18類之「書包、手提箱 袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋 、購物袋、鑰匙包、化粧袋、手提包」商品，向被告申請註 冊，經核准列為註冊第730245號聯合商標（下稱系爭商標， 如附圖1 ）後，並於91年間申准移轉登記予尚立公司。嗣原 告以其在日本分別註冊「PORTER DASH!」文字商標（日本註 冊第0000000 號）（下稱據爭商標1 ）及「提行李箱作奔跑 狀之侍者」圖形商標（日本註冊第0000000 號）（下稱據爭 商標2 ）（下合稱據爭商標，如附圖2 ），主張系爭註冊商 標有違註冊時商標法第37條第1 項第7 款（按原處分誤載為 第37條第7 款）之規定，對之申請評定。
二、被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正公布施
行，依該法第86條第1 項規定，系爭聯合商標自該法修正施 行之日起，視為獨立之註冊商標。又依同法第91條規定，本 法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件， 以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為 限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原評 定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款 及第14款之規定。
三、案經被告審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第37條第 1項第7款之規定，於94年9 月27日以中台評字第920575號商 標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願， 經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：
(一)訴願決定及原處分均撤銷。
(二)被告應做成系爭「註冊第730245號『PORTER DASH!及圖』商 標之註冊應予撤銷」之處分。
二、被告聲明：
原告之訴駁回。
三、參加人聲明：
原告之訴駁回。
參、兩造之陳述：
一、原告主張之理由：
(一)按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或 提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法 修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本 件係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件 ，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行 後規定之情形者，始撤銷其註冊。再依本件申請評定時（即 92年11月26日）商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法 ）第77之1條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定， 而系爭商標係於85年10月1 日獲准註冊，是依現行商標法第 91條第1 項規定，系爭商標評定須同時違反82年12月22日修 正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標法 之規定，始撤銷其註冊。
(二)原告係以系爭商標違反該商標註冊時商標法（即82年12月22 日修正公布之商標法）第37條第1項第7款之規定，對之申請 評定，而參酌86年5月7日修正公布之商標法立法理由中關於 第37條第7款部分記載：「第7款，保護著名商標或標章，為 世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則 且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易
致誤解，爰將其明定於本款中。」，可知86年5月7日修正公 布之商標法第37條第7 款僅增加著名性要件，又86年5月7日 修正公布之商標法第37條第7款即與現行商標法第23條第1項 第12款本文前段之規定相同。因此，系爭商標註冊時商標法 第37條第1項第7款規定即相當於現行商標法第23條第1 項第 12款之規定，系爭商標須同時違反上開二規定，始撤銷其註 冊。
(三)系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意 註冊之商標範圍內：
１、原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年5月、19 96年1月及2000年5月間簽訂授權契約書，其中第2 份授權契 約書（即1993年5、6月間所簽訂者）之有效期間為西元1993 年1月1日起至1995年12月31日止，雖然系爭商標申請註冊日 （84年9 月21日）在該份授權契約書有效期間內，惟該契約 書第2條僅明列「Porter」、「Porter Dash」、「Luggage Label」等3件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀 之侍者圖形商標，該契約書第4條雖記載「The above trademarks can be registered worldwide by Gallant except Japan.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本以 外之其他國家註冊），惟其中所謂「The above trademarks 」（中譯：上述商標）僅指第2條中所記載之「Porter」、 「Porter Dash」、「Luggage Label」等3件文字商標，並 未包含系爭商標圖樣中「作奔跑狀之侍者」圖形商標。２、原告並未將「PORTER DASH!」外文與「作奔跑狀之侍者」圖 形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊，原告僅於 日本分別註冊「PORTER DASH!」文字商標（日本註冊第0000 000 號）及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標（日本註 冊第0000000號）。
３、是由上開授權契約書中之記載及原告實際於日本註冊商標之 情形，系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTER DASH!」文字商 標與「作奔跑狀之待者」圖形商標所組合而成之商標，該商 標圖樣並未在原告與祥記公司間上開授權契約中所約定之同 意註冊範圍內，原處分及訴願決定認為系爭商標之申請註冊 曾經原告同意云云，顯與事實不符，其以系爭商標之申請註 冊曾獲得原告之允許為由，認定系爭商標並無該商標註冊時 商標法第37條第1項第7款規定之適用云云，顯有違誤。(四)縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中 同意註冊之商標範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥 記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權，不符商標 法立法目的：
１、原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5 月 間中止。
２、我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTER DASH」等 系列商標所表彰者為原告之信譽：
祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原告之 代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅 在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於 授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品 ，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「 PORTER DASH」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者 認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定 原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元 1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，如第5條至第9條 約定），及西元1996年1 月間、2000年5、6月間所簽訂的最 後2份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA（即原告）品牌印 象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA （即原告 ）之同意」（原文為For unity of image of Yoshida brand, advertisement publicity, standing boards, advertising column etc., should be approved by Yoshida.），即可明瞭祥記公司僅屬原告之經銷商（或稱代 理商）性質，只不過原告同意祥記公司得自行生產原告設計 的產品（或祥記公司自行設計經原告同意的產品），此與Ａ 公司委託Ｂ公司生產Ａ公司產品，另授權Ｃ公司經銷Ａ公司 產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合Ｂ公司與Ｃ公司之 功能而已。祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸 於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據以評定商標 商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」「PORTER DASH 」等系列商標所表彰之信譽為原告之信譽，而非祥記公司或 尚立公司之信譽。
３、尚立公司有攀附原告商譽之行為：
尚立公司曾於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」 聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「 Porter哈日包燒上身」「．．．其實這些都是Porter包的特 色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也 是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的 『海外版』」「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立 」「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的 背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」「日本 街頭流行的引領品牌」「世紀之作 一針入魂 吉田包」「 PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，
．．．在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街 頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」 「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」「PORTER 受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在 你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」「人氣PORTER背包，日本 年輕流行文化的永恆教主」「1962年於東京創立的PORTER， 雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代 表。」等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯 然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品 來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使 消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品 來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
４、保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進工商企 業正常發展，乃商標法第1 條所揭示之立法目的。倘使尚立 公司保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商 品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告商譽之虞。退 萬步言，縱認系爭商標應包含在原告與祥記公司所簽訂之授 權契約書中同意註冊之商標範圍內，惟雙方授權契約早已終 止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權 ，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告 雖曾同意祥記公司註冊「PORTER DASH」文字商標，惟不得 以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7 款不得註冊事由之規定。
(五)系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行 商標法第23條第1項第12款之規定：
１、系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定，商標圖樣「 襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註 冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係 指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費 者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又 本款之適用，依83年7 月15日修正公布之商標法施行細則第 31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他 人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所 襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。２、商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆 誤認之虞者，不得註冊，為現行商標法第23條第1項第12款 所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人， 於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之； 所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商 標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所
謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使 相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信 之虞而言。
３、經查，系爭商標即違反前揭系爭商標註冊時商標法第37條第 1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定：⑴、兩造商標構成近似：
系爭商標與據以評定之「PORTER」、「PORTER DASH!」及「 YOSHIDA&COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標圖樣相 較，均有相同之外文「PORTER」、「PORTER DASH!」或衣著 打扮相同之待者圖形，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連 貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞 ，應屬構成近似之商標。
⑵、據以評定商標為著名商標：
①、原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、 皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請 註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之背包、皮 包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有下 列客觀證據資料足以證明據以評定商標之著名性：、西元1984年至2003年間據以評定標商品展售會相關資料影本 。
、販售據以評定商標商品之賣場照片。
、日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據以評定 商標於西元1980年代中期已為著名商標之文件影本。、西元0000-0000年「皮革製品及關連企業業績速報820社」、 0000-0000年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀統 計刊物中有關原告公司之介紹。
②、原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，而台 灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須 數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班 密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣 的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店， 及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹 其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（此事 實為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認），我國相關消費者 除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標外 ，自西元1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公 司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，台灣消費者 所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品 質，祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告 。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋
類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族 群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪 認據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消 費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1 項第12款所謂 之著名商標。
③、再者，由尚立公司於另案審定第00000000號「PORTER DASH! 及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容，亦 得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日 包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是 名牌妹揹著LV或GUCCI 外，赫然發現許多年輕人都揹著一個 素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族 ，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURE SCREAM次文化尖叫」文章中指出：「日本人對這類限量產品 ，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在 才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英 文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂 象，盛況很像LV或Prada。」、「流行教主，非我莫屬！日 本超人氣背包～PORTER」文章中記載：「Porter以其質輕耐 用的材質．．．在LV、PRADA等國際級名牌環伺之下脫穎而 出，成為日本街頭背包的領導品牌．．．推出後即受到日本 街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品 ，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在台 灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世 紀之作 一針入魂 吉田包」文章中亦表示：「在台灣的哈 日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流 行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包 包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP 風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時 的年輕族群．．．說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列 『TANKER』，木村拓哉在日劇『戀愛世代』中使用TANKER 系列的雙用背包，以及金城武在電影『心動』中的TANKER兩 用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿 效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品 牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕 流行文化的永恆教主」、「機能＋實用主義＝時尚的另一種 可能性」等廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎的 情形。
⑶、兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞： 兩造商標圖樣高度近似，且系爭商標所指定使用之書包、手 提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包等商品與據以評定商標主要使
用之背包、皮包、手提袋等商品屬同一或類似商品。再者， 尚立公司於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯 合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使 相關消費者誤認其產製的商品源自原告之文字。兩造商標間 有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。(六)參加人提出其前手祥記公司與原告間之往來信函16紙，主張 由該等信函得以證明原告曾同意祥記公司申請註冊系爭商標 中之「作奔跑狀之待者」圖形，惟查：
１、參加人提出之上開往來信函所載日期為西元1988年10月3 日 至10月17日間，乃在參加人與祥記公司於西元1988年12月間 簽訂第1份授權契約之前，而系爭商標則係在84年9月21日申 請註冊。由上開信函時間與系爭商標申請註冊時間相隔7 年 之久可得推論，系爭商標之註冊應與上開信函內容無關。２、參加人提出之上開往來信函中，僅記載祥記公司對原告所有 之「PORTER」系列商標圖樣不甚清楚，而請求原告提供圖樣 原本予祥記公司，而原告應祥記公司之請求，提供商標圖樣 原本予祥記公司。在上開信函中，原告並未表示授權祥記公 司申請註冊系爭商標圖樣。
３、由原告與祥記公司以上開信函聯絡後不久，雙方即初次簽署 授權契約，約定原告授權祥記公司於日本、香港以外地區製 造、行銷原告設計之袋類商品可知，祥記公司於上開往來信 函中請求原告提供商標圖樣原本予祥記公司，係為確認原告 所有之商標圖樣，以便製造原告設計之皮包商品。上開信函 實無從證明原告曾同意祥記公司以系爭商標圖樣申請註冊。(七)參加人稱原告實際使用時，即是結合「PORTER DASH!」之文 字與圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍， 理當包含「作奔跑狀之待者」圖形，且原告與祥記公司所簽 署之協議書，其第2條約定記載之「PORTER」「PORTER DASH 」「LUGGUGE LABEL 」只是用以統稱原告當時在日本國所發 展之三大品牌系統「產品」，且為例示規定，而非列舉規定 云云，惟查：
１、參加人上開主張僅為其主觀臆測之詞，關於同意註冊商標範 圍本應依據契約之記載，而雙方間授權契約書第2 條僅明列 「Porter」、「Porter Dash」、「Luggage Label」等3 件 文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀之侍者圖形， 而且原告並未將「PORTER DASH!」外文與「作奔跑狀之侍者 」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊。系爭 商標乃祥記公司擅自將「PORTER DASH!」文字商標與「作奔 跑狀之待者」圖形所組合而成之商標，該商標圖樣整體並未 在原告與祥記公司間授權契約中所約定之同意註冊範圍內。
２、原告於日本申請註冊及實際使用之商標圖形均手持皮箱，系 爭商標圖樣中之「作奔跑狀之待者」圖形乃祥記公司仿襲原 告「手持皮箱作奔跑狀之待者」圖形商標，刪除其中皮箱圖 形而來，其擅自將該「作奔跑狀之待者」圖形結合「PORTER DASH!」字樣申請註冊，不得謂經原告同意。(八)按現行商標法第52條雖規定：「評定商標之註冊有無違法事 由，依其註冊公告時之規定。」惟該規定係有關法規判斷基 準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政 法院92年判字第1331號判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分 合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」查 ，原處分為被告機關於94年9月27日所為之中台評定第H0000 0000號商標評定，則以上開判決見解，判斷本件原處分合法 性之基準時，應為94年9 月27日原處分發布時之事實或法律 狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標86年 10月1 日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相 互矛盾。
(九)參加人稱原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約 ，而遭祥記公司終止雙方協議關係云云。惟查：１、原告與祥記公司間之契約關係係因祥記公司以書面通知終止 契約而於西元2001年5 月間中止，祥記公司於該終止函中表 明係依據雙方間授權契約第13條規定而通知終止契約，並未 言及原告有違約情事，於終止契約後，祥記公司亦未曾要求 原告負擔任何違約責任。
２、原告否認有參加人所指之違約情事。參加人提出之「原告於 歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記 公司合作關係惡化的原因係祥記公司隱瞞其在香港註冊 PORTER系列商標之事實及祥記公司在台灣販售標示PORTER 系列商標的劣質品，原告並無違約情事，參加人竟以「原告 於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」及單純記載在美國首次 使用日之「原告在美國申請註冊『PORTER』商標資料影本」 作為證據，主張原告重大違反協議書之約定，實屬無稽。(十)參加人稱原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承認祥記 公司對於系爭商標之所有權云云，惟查：
原告以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之 PORTER、PORTER DASH 等商標之專用權，不過是為避免訴訟 勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「 原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權 利可資主張」。
(十一)參加人稱原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非商標授權 契約，協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之
意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，由協 議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經 營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權云 云，惟查：
１、檢視祥記公司致原告之信函內容，祥記公司以「吉田ブラン ドライセンス契約（中譯：吉田商標授權契約）」或「ライ センス契約（中譯：授權契約）」，稱呼其與原告所簽訂之 契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權 契約。且西元2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面 亦載明「LICENSE AGREEMENT」（中譯：授權契約）。２、根據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予（契約原 文：grant ）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國 、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之「 PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGAGELABEL」 等商標產 品的權利，原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進 行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。３、原告與祥記公司前後共簽訂4 份授權契約，每份契約均記載 同意註冊條款，顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條 款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效 ，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利（何等重大 的權利放棄），否則僅於第1 份合約記載同意註冊條款即可 ，何須4 份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求 當事人之真意（最高法院43年台上字第577 號判例參照）。 將原告於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國 家申請註冊原告創用的「PORTER」、「PORTER DASH」、「 LUGGUGE LABEL」等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本 國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益 。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否 則不應如此解釋契約。
４、以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，原告與祥 記公司所簽訂的4份授權契約的核心部分應為第1條之規定： 「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在 原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文： YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTS OF MANUFACTURING, MARKETING AND DISTRIBUTION OF PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHER COLLECTIONS THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD.）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本 以外之國家申請註冊原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款商標（第4條）、原告控
制祥記公司生產的產品品質（如第5 條約定原告應寄送樣本 予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選 定）設計款之一件原樣予原告；第6 條約定原告應提供祥記 公司必要之技術協助；第7 條約定祥記公司應向原告顯示其 製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記公司有修改任何 設計之權利，但應經原告同意；第9 條約定原告得派代表參 觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依 出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金（原文為 royalty）（第11條），但不得低於一定金額（第12條）。 原告與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5 月間消 滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER 」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款商標產品 的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。５、原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每 年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所 有之「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL」 等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請 註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的 前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之 「PORTER」、「PORTER DASH」 等商標產品及在日本、香港 以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第1 份 授權契約中之第11條第1 項之約定：「為作為根據本契約被 授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB 售價計算之一定比 例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」（AS COMPENSATION FOR THE RIGHTS GRANTED HEREUNDER, GALLANT SHALL PAY TO YOSHIDA A PERCENTAGE ROYALTY ON GALLANT'S FOB SALES PRICES, BUT NOT LESS THAN THE MINIMUM ROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅 後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍 得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用 於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂 授權契約之原意。若參加人前開主張可採，則豈非在原告與 祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權 利金的情形下，祥記公司及參加人仍得在日本及香港以外國 家繼續保有原告創用的「PORTER」、「PORTER DASH」、「 LUGGUGE LABEL」 等多款商標專用權，並據其商標專用權繼 續製造、行銷標示上開多款商標的商品。
二、被告主張之理由：
(一)按商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提請 評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正
施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依 修正後之規定辦理。查本件係屬修正施行前已申請評定，尚 未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系 爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形 者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本 件申請評定時商標法第77之1條第2項規定，商標評定案件適 用註冊時之規定，系爭商標係於85年10月1 日獲准註冊，其 商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22日 修正公布之商標法。
(二)系爭商標註冊時商標法第37條第7 款規定，商標圖樣「襲用 他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。 所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商 標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤 信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款 之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之 目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊 並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使 用於同一或類似商品為限。經查：
１、前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖， 非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而 言（最高行政法院92年度判字第157 號判決參照）。再判斷 是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該 條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或 是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標 權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉 之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政 法院91年度判字第1382號判決參照）。
２、查本件依尚立公司前手祥記公司與原告於西元1988年12月5 日起至2000年5 月所簽訂之協議書內容觀之，原告就其設計 之皮包系列商品（bag collections） 同意祥記公司於日本 、香港以外之地區註冊取得「PORTER」、「PORTER及人形圖 」、「PORTER DASH！」等商標之註冊，而系爭商標於84年9 月21日申請註冊，尚在前開協議書有效期間內，合於前開協 議書之約定範疇。則系爭商標申請註冊時既已獲得原告之允 許，主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意 抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，則系爭商標之申請 註冊，自無前揭條款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭 條款規定之不得註冊之事由，則尚立公司嗣後受讓取得系爭 商標權即無違法情事可言。
３、至原告所稱其與尚立公司之前手祥記公司所簽訂者係授權契
約且授權契約已失效，商標權應即歸還之主張，經核本件原 告與祥記公司所簽之前述協議書之性質，究屬授權契約或合 作協議，雙方雖各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其 說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之 條款，亦為原告所承認，僅係認其同意之效力有其範圍與期 限而已，但查請求評定商標之註冊為無效，係主張其註冊有 違背註冊當時適用之法律，而系爭商標之註冊，並無違反註 冊當時規定，其商標本身之註冊自無不當。況且商標註冊乃 屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展 ，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可 能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權尚立公 司使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後， 再以授權方式，進行期間及地域之控制。況且尚立公司因信 賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外， 亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多 個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之舉動，嗣後復有 出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷。至 於雙方對契約內容有所爭議，應屬雙方之私權爭執，應另循 訴訟解決。
４、原告所舉對尚立公司申請註冊之商標提出爭議之案例，經核
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