最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第01357號
上 訴 人 財團法人工業技術研究院
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 林鎰珠律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人不服中華民國94年8
月18日臺北高等行政法院92年度訴字第04965號判決，提起上訴
。本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國（下同，除西元外）85年5月15日以「一種急 性心肌梗塞檢驗套組以及其檢驗方法」向經濟部中央標準局 （88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利（ 下稱系爭案），經該局編為第00000000號予以審查，於87年 6月24日審定不予專利。上訴人於87年7月24日申請再審查， 經被上訴人於88年9月27日（88）智專（10）01055字第1342 69號再審查核駁理由先行通知書引證美國杜邦公司RxL型錄 （下稱引證1）及德國寶齡曼公司Elecsys 2010型電子冷光 分析儀型錄（下稱引證2）函請申請人申復、修正；復於89 年11月9日（89）智專3（4）01055字第898200577號再審查 核駁理由先行通知書，引證羅氏公司之Troponin T檢驗型錄 （下稱引證3）及Spectral公司（福島醫療器材公司代理） 之型錄（下稱引證4）函請申請人申復、修正，被上訴人嗣 於91年11月28日以（91）智專3（4）01055字第09187001898 號專利再審查核駁審定書（下稱原處分）仍為應不予專利之 處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟 ，經原審92年度訴字第04965號判決（下稱原判決）駁回後 ，遂提起本件上訴。
二、本件上訴人於原審起訴主張：（一）被上訴人單以時間之長 短，未詳加斟酌其他要件，即斷定系爭案不符專利法第20條 第1項所稱「可供產業上利用之發明」，實屬率然。況且訴 願決定既然認定系爭案於臨床運用是可行的，原處分及訴願 決定卻又誤解系爭案之技術內容，亦未詳加斟酌上訴人所提 之其他證據資料，即認定系爭案培育時間花費太久，因而不 具進步性等，實顯相互矛盾且有誤。（二）被上訴人必須再 舉證證明引證2之確切公告或公開使用之時間，否則實無法
以一紙實驗室合格檢驗證明，即認定其處分並無違法。其次 系爭案之申請日期為85年5月15日，然細閱被上訴人引證1、 2、3及4，無論是原處分或訴願決定均未充分以書面資料舉 證證明該檢測儀器及方法之技術內容或操作方式，甚至更未 具體指明該等檢測儀之出廠日期或檢測方法日期是否先於系 爭案之申請日，而僅僅以「目前」二字草草帶過，即恣意核 駁系爭案，此顯與被上訴人83年11月25日公告之專利審查基 準（下稱專利審查基準）第1-2-19頁中所稱「既有之技術或 知識」認定應以申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開 使用之技術、知識之認定標準有違。故原處分及訴願決定據 此認為系爭案不具進步性，顯非可採。再者，被上訴人以德 國寶齡曼公司Elecsys 2010型電子冷光分析儀之實驗室檢驗 合格證明所開出之時間西元1996年3月21日，逕認定即為其 公開日期，其嚴重背離專利法第20條第2項及專利審查基準 第1-2-19頁針對進步性之「既有之技術或知識」判斷規定及 立法精神。此外，原處分及訴願決定均未舉證說明其引證案 之檢測品質究竟為「定量」或「半定量」？被上訴人未仔細 審查系爭案使用之方法及技術內容及與引證檢測儀之差異處 ，即率然認定系爭案不具進步性，令人難以甘服。（三）訴 願決定之理由並非係審查核駁理由先行通知書之核駁理由， 訴願決定另以之作為駁回系爭案訴願之理由，則上訴人就該 理由原得依專利法第40條第2項規定可申復、提出意見之行 政程序上之權益即受有損害等語，求為判決撤銷原處分及訴 願決定，並命被上訴人應就上訴人87年5月15日發明專利之 申請作成准予專利之行政處分。
三、被上訴人則以：（一）系爭案之發明技術內容不符產業上的 利用及未具進步性，其中：1.利用ELISA的方法，已屬習知 ，並非系爭案之創見。2.整個操作流程完成報告，發出報告 須超過30分鐘以上，甚至於依系爭案所附之實驗流程須費時 60分鐘以上，並且操作便利性不佳；因此，此等方法不具進 步性及產業上（臨床上）之利用價值。（二）系爭案整個檢 驗步驟的效率等等時間及方便、臨床上之使用價值及成本， 還有進一步討論的空間。目前醫院利用的檢驗方法所採用的 方法、流程及成本皆優於系爭案所提之特徵，更何況系爭案 並未執行準確性及精確性分析，只有製備的過程，所以整個 套組之建立尚未達到可實際執行之階段。（三）系爭案之急 性心肌梗塞檢驗套組不具有上訴人所宣稱之優點，根據上訴 人所提之發明內容，僅是運用申請之既有技術之創作且未有 功效之增進；本發明在實施產業上（或臨床上）的利用實不 若上訴人所宣稱之價值，況且也沒有精度及準度分析數據，
也沒有真正與確診病例作相關性評估，所以系爭案之檢驗套 組之發明不符專利要件至明等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）依系爭 案上訴人之創作說明可知，被上訴人認為系爭案利用ELISA 的方法，已屬習知，並非系爭案之創見，洵屬有據，且上訴 人亦不爭執使用全自動分析儀進行之比濁度及折射度法及需 要特殊設備之冷光免疫分析法，均為申請前既有之技術或知 識，況被上訴人之引證1即使用比濁度法之美國杜邦公司RxL 型錄，其型錄左下方印有「7/95 Printed in USA」之字樣 ，又被上訴人就其引證2即德國寶齡曼公司Elecsys 2010型 電子冷光分析儀型錄，復提出西元1996年3月21日所開具之 該儀器實驗室檢驗合格證明，足證引證1及引證2均為系爭案 申請前之既有之技術或知識，被上訴人以之為進步性之比對 ，於法有據。至被上訴人所使用之引證3未附日期，引證4之 文獻註有日期為西元1997年12月4日，則非申請前既有之技 術或知識，不得作為本件之論據，附此說明。（二）依前述 系爭案之發明動機及目的主要是快速檢驗對臨床上緊急心肌 梗塞病人之生化血液之檢驗能夠提供快速及診斷照顧有用之 檢驗，惟查於系爭案申請前臨床上所用檢驗急性心肌梗塞的 方法即是利用全自動免疫分析儀或全自動生化分析儀，執行 多項目多軌道之方式可在10分鐘至20分鐘發出報告。項目可 執行Troponin T, Troponin I，Myoglobi n, GOT, LDH,CK, CK-MB等生化標記。如引證1一次可同時執行之項目有CK, CK-MB，GOT, LDH, Troponin I等。引證2可執行CK-MB ， Troponin T, Myoglobin,等生化標誌的分析，是被上訴人認 系爭案之構想與技術係運用申請前既有之技術或知識，而為 熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性，洵屬有據。 （三）上訴人所主張系爭案檢驗時間在20至30分鐘內完成云 云，然查說明書第13圖已揭示清楚整個實驗流程所需時間， 單單培育時間即需耗時30分鐘，其他步驟包括清洗、加生化 試劑、數據及比值之運算等完成報告時間尚不在內，是上訴 人於嗣後主張僅需耗時30分鐘，並不能為其說明書所支持。 是上訴人就習知之ELISA-急性心肌診斷方法，強調「系爭案 針對ELISA方法加以改良，縮短檢驗時間，甚具功效」，然 而於系爭案亦未見有何增進之功效，是上訴人之主張，尚非 可採，是以原處分於法並無違誤，乃判決駁回上訴人在原審 之訴。
五、上訴人上訴意旨除援用原審主張外，並補稱略謂：（一）專 利審查基準應屬對規範之解釋性而具有對外效力之行政規則 ，而有行政程序法第4條規定之適用。（二）被上訴人並非
依據專利審查基準來判斷引證1是否早於本專利申請案，而 是以極為籠統抽象之經驗法則恣意認定所謂「7/95 Printed in USA」即指該儀器在西元1995年7月已經上市，然而並無 其所稱之經驗法則確切之舉證內容足以佐證。其次，引證2 之「實驗室檢驗合格證明」僅是電腦設備的安全性檢驗證明 ，是針對一般儀器或醫療器材的基本資料作檢驗而已，若要 證明公開上市，被上訴人尚需提出相關單位的許可證，該實 驗室合格證明時間與技術公開時間或儀器上市時間根本毫無 關係；且該實驗室檢驗合格證明並無公開發行達於不特定之 多數人足以閱覽之狀態，此與專利審查基準之規定亦有間。 再者，上訴人於原審中曾要求被上訴人舉證證明引證2之確 切公告或公開使用之時間，惟原審並未要求被上訴人舉證證 明並自行認定，除顯已違反專利審查基準外，且已違反行政 程序法第163條及第189條之規定（另可參酌本院93年度判字 第01072號判決）。此外，原審未就系爭案是否具進步性詳 細調查，即逕自以被上訴人所提供之私人公司實驗室之資料 為依據，其判決除不備理由外，並已違背法令。（三）縱使 系爭案確為運用「習知或慣用之既有技術」，則依據專利審 查基準，仍應要求被上訴人應於審定書內充分說明，並非由 被上訴人以其主觀認定即可，而原判決就此亦未加審查，則 原判決顯違背法令。（四）被上訴人違反審查時專利法第40 條第2項之規定，惟原審就此未加斟酌，其判決已違背法令 。（五）無論是型錄或實驗室之檢驗合格證明書均未符合專 利審查基準之規定，被上訴人於原審之答辯毫無根據，原審 就此點未加以斟酌，除已違反專利審查基準外，亦違反行政 程序法第8條之規定。（六）被上訴人未提供具體引證資料 之行為，使得上訴人無法於審查階段及訴願階段適時提出任 何實質及有效之防禦方法，致遭核駁及訴願駁回之處分，顯 已違反行政程序法第9條、第102條至第108條之規定；又， 被上訴人於審查系爭案時不僅不清楚該技術內容，且所提出 之引證案亦違反專利審查基準之規定，核其行為顯對於上訴 人申請發明專利案件之相關有利情事諸如成本問題及測試時 間問題等均未加注意，而原審就此亦未加詳察，顯亦違反行 政程序法第9條之規定。（七）原審僅粗略比對系爭案與引 證案之基本構造，未就系爭案實質結構與引證案互為比較， 亦未尋求專業學術研究者為專業意見之提供，即遽以認定系 爭案不具進步性，上訴人之主張顯不可採云云，其認定事實 及適用法律均嫌速斷，有違行政訴訟法第162條第2項之規定 。（八）有關「產業上利用性」之判斷標準並非以「產業上 的利用率」來作為判斷是否具有產業上利用性之依據（另可
參本院77年度判字第01106號判決），原審未察上情，逕以 「產業上的利用率低」來認定系爭案不具有「產業上利用性 」，顯係不適用系爭案審查時專利法第20條第1項前段規定 及系爭案審查時應適用之專利審查基準第1-2-1頁至第1-2-5 頁對於「產業上利用性」之判斷標準，原判決係屬適用法規 不當，故其違背法令。（九）系爭案已不該當系爭案審查時 應適用之專利法第20條第2項關於「發明係運用申請前既有 之技術或知識」之法律要件，自然無違反系爭案審查時應適 用之專利法第20條第2項規定之情事，原審未察上情，係屬 適用法規不當，故其違背法令。其次，引證1及引證2之技術 原理與系爭案之技術原理不同，因此，引證1及引證2並未揭 示系爭案之技術內容，熟習該項技術者基於引證1及引證2之 揭示，根本無法輕易完成系爭案，故系爭案具有進步性。原 審不察系爭案審查時應適用之專利法第20條第2項對於進步 性之規定，而以系爭案之檢測時間沒有比先前技藝的檢測時 間快，即斷然認定系爭案不具有進步性，原審顯係適用法規 不當等語。
六、本院按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作 。」、「（第1項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事 之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊 物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表 或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、申請前 已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於 展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）發 明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所 能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得 發明專利。」系爭案審定時專利法第19條及第20條分別定有 明文。按「專利法所稱之刊物，係指國內、國外之雜誌、新 聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品， 具有公開性之文書或圖畫，可供不特定之多眾閱覽之謂。」 本院著有75年判字第1348號判例可參。⒎引證1所附型錄左 下方印有「7/95 Printed in USA」之字樣，可知此販賣型 錄是西元1995年7月印製，足證此儀器在西元1995年7月，系 爭案申請前已經見於刊物，上訴人所稱被上訴人以極為籠統 抽象之經驗法則恣意認定該儀器在西元1995年7月已經上市 為違背法令云云，揆諸首開判例說明，並無足採。又上訴人 所稱引證2之「實驗室檢驗合格證明」僅是電腦設備的安全 性檢驗證明，是針對一般儀器或醫療器材的基本資料作檢驗 而已，若要證明公開上市，被上訴人尚需提出相關單位的許 可證，該實驗室合格證明時間與技術公開時間或儀器上市時
間根本毫無關係；且該實驗室檢驗合格證明並無公開發行達 於不特定之多數人足以閱覽之狀態，此與專利審查基準之規 定亦有間一節，經查，被上訴人於88年9月27日再審查核駁 理由先行通知書以引證1及引證2函請上訴人申復、修正，上 訴人於88年10月27日申復理由書內，對於該寶齡愛冷光分析 儀，為申請日前公開使用者，並無質疑，尚且以「（五）有 關急性心肌梗塞之臨床診斷，「目前使用」之方法，與本案 技術分析對照如下表．．鈞局引用為證據之電子冷光分析儀 其優、缺點，詳見上表．．」等語，足見該引證2，為系爭 案申請時「目前使用」之方法，否則，上訴人自無從對其優 缺點提出檢討，是以，上訴人嗣後再爭執其公開日期，無非 爭訟之藉詞而已，要無可採；原判決以被上訴人雖因時間久 遠無法提出引證2之確切公告或公開使用之時間，惟原審綜 合全部調查證據及言詞辯論之結果，認定引證1、2為申請時 ，既有之技術或知識，並無違背法令，上訴人指摘被上訴人 答辯毫無根據云云，亦無可採。又查本件申請案，經前中央 標準局編為第00000000號予以審查，於87年6月24日審定不 予專利。上訴人於87年7月24日申請再審查，經被上訴人於 88年9月27日（88）智專（10）01055字第134269號再審查核 駁理由先行通知書以引證1及引證2函請上訴人申復、修正； 復於89年11月9日（89）智專3（4）01055字第898200577號 再審查核駁理由先行通知書，就引證3及引證4函請上訴人申 復、修正後，被上訴人嗣於91年11月28日以原處分仍為應不 予專利之處分，其於再審查核駁理由先行通知書及原處分已 詳敘不予專利之理由；又證據之取捨與當事人所希冀者不同 ，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判 決有違背法令之情形，上訴人指摘縱使系爭案確為運用「習 知或慣用之既有技術」，則依據專利審查基準，仍應要求被 上訴人應於審定書內充分說明，並非由被上訴人以其主觀認 定即可，而原判決就此亦未加審查，則原判決顯違背法令云 云，並無可採。另上訴人指摘訴願決定提出「..目前檢測套 組（如combo）也能測Troponin T(及／或Troponin I)較 CKMB具有診斷上的Sensitivity及Specificity..因為 Troponin T比CKMB敏感性高和預後的好壞較有關連..系爭案 ..在時間及品質上無進步性」，以該理由駁回訴願，有違違 反審查時專利法第40條第2項之規定，惟原審就此未加斟酌 ，其判決已違背法令一節，經查原判決，並未援用該理由作 為駁回之依據，而係以「於系爭案申請前臨床上所用檢驗急 性心肌梗塞的方法即是利用全自動免疫分析儀或全自動生化 分析儀，執行多項目多軌道之方式可在10分鐘至20分鐘發出
報告。項目可執行Troponin T, Troponin I，Myoglobi n, GOT, LDH, CK, CK-MB等生化標記。如引證1一次可同時執行 之項目有CK, CK-MB，GOT, LDH, Troponin I等。引證2可執 行CK-MB，Troponin T, Myoglobin,等生化標誌的分析，是 被上訴人認系爭案之構想與技術係運用申請前既有之技術或 知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性」 ，為其論據；另以被上訴人於再審查核駁理由先行通知書以 在醫院之臨床檢驗單位之檢驗規劃上如似引證1、2全自動分 析儀搭配，可以24小時全天候服務，並隨意上機，並且在20 分鐘內取得6-7種急性心肌梗塞之生化指標，而系爭案檢驗 方法在急性心肌梗塞之診斷及預防不夠快，不適合緊急檢驗 之需求及無法24小時服務等，認系爭案不具進步性；被上訴 人復於原處分以系爭案說明書第13圖已揭示清楚整個實驗流 程所需時問，單單培育時間即需耗時30分鐘，其他步驟包括 洗滌等完成報告時間應不只所述之需僅耗20至30分鐘內完成 ，因此，並不符合急性心肌梗塞診斷的需求，產業上的利用 率低，無法符合急性診斷的需要，相較於醫院臨床緊急檢驗 實務上而言是不具產業上利用性，作為系爭案不具進步性及 產業上利用性之論據，是以上訴人所指摘者，與結論不生影 響，原判決亦無違法之情事。原審斟酌全辯論意旨及調查證 據之結果，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴 ，核無違誤。縱原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影 響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。 至於上訴人其餘述稱各節，部分係上訴人以其對專利審查準 則見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指 摘其為不當；部分則未表明原判決違法之具體情事，核均與 違背法令無涉，依行政訴訟法第242條規定意旨，自不得作 為上訴本院之理由，況該部分業經原審一一論駁在案。綜上 所述，本件原處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無違 誤為由，原審判決遞予維持，核無不合。上訴意旨為無理由 ，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 2 日 第四庭審判長法 官 鍾 耀 光
法 官 姜 仁 脩
法 官 王 德 麟
法 官 黃 清 光
法 官 吳 慧 娟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 96 年 8 月 2 日 書記官 阮 桂 芬