臺灣高等法院民事判決 96年度智上字第30號
上 訴 人 躍欣生技醫藥股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 林怡芳律師
李貞儀律師
被 上訴人 德商．薩諾斐-安萬特德意志公司
（SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH）
法定代理人 乙○○○○
克司堤．維格
訴訟代理人 俞大衛律師
上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年6月11日
臺灣臺北地方法院95年度智字第80號第一審判決提起上訴，經本
院於96年10月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴駁回。
第一審訴訟費用新台幣壹萬柒仟參佰參拾伍元，及第二審訴訟費用新台幣貳萬陸仟零貳元，由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：被上訴人為一世界性藥品製造及銷售業 者，所產製之糖尿病用藥係以「Amaryl」為商標，自西元19 93年起行銷各國，廣受佳評，成為治療糖尿病患之著名藥品 。「Amaryl」商標並經被上訴人於中華民國取得註冊第0000 0000號 (即被上訴人初時使用大寫字母之「AMARYL」商標圖 樣）及第00000000號（即被上訴人近年使用字首大寫、其餘 字母小寫之「Amaryl」商標圖樣）之商標專用權。上訴人自 民國（下同）94年起在中華民國販售使用「Amay」商標之糖 尿病專用藥品，該「Amay」商標之4個字母均取自被上訴人 之「Amaryl」商標，且字母順序亦相同，其構成外觀近似； 另「Amaryl」讀音為「'emril」，「Amay」讀音為「'emei 」，於市場交易連貫唱呼之際，常為消費者所忽略，而構成 讀音近似；且「Amaryl」商標及「Amay」商標均使用於糖尿 病用藥，消費族群完全相同，極易造成消費者之混同誤認。 是上訴人之行為已構成商標法第29條第2項第3款所定「於同 一商品使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者」之要件，依商標法第61條第2項規定，視為侵 害被上訴人之商標權，被上訴人自得依該條第1項規定，禁 止上訴人繼續使用「Amay」商標等語。原審為被上訴人勝訴 之判決，判命上訴人應於其所銷售之藥品及其包裝物上停止 使用「Amay」字樣為商標，並於本件判決確定日起20日內，
將其所持有及已配送予其分銷單位但尚未銷售予消費者之附 有「Amay」字樣之藥品回收，或除去其上之「Amay」文字。 被上訴人對於上訴人之上訴則聲明駁回上訴。
二、上訴人則以：上訴人曾於93年2月25日申請註冊「Amay欣利 糖」商標，並獲經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）於93 年10月21日審定核准註冊，惟因上訴人實際向行政院衛生署 申請藥品許可證之中文名稱應為「欣益糖」，而上訴人之承 辦人員於申請商標登記時將中文名稱誤繕為「欣利糖」，因 此「Amay欣利糖」商標雖經智慧財產局核准註冊，但因與上 訴人實際欲使用之中文商標有一字出入，故上訴人嗣後並未 繳納註冊費用，然由此可知「Amay欣＊糖」商標經智慧財產 局審查認定與被上訴人註冊之「Amaryl瑪爾胰」及「AMARYL 」商標並無近似情事。又上訴人販售之「Amay欣益糖」錠， 其外包裝之顏色、尺寸均與被上訴人販售之「Amaryl瑪爾胰 」錠迥異，且上訴人於外包裝上清楚標示上訴人公司之英文 商標「Pharma STAR」，並清楚說明該藥品係由上訴人委託製 造，消費者顯無將兩造所販售之藥品產生混淆之可能。又上 訴人使用之「Amay欣益糖」商標與被上訴人使用之「Amaryl 瑪爾胰」商標，其中文部分之外觀、觀念、讀音無一相同， 英文部分之起首雖均為「Ama」，但字尾並不相同，且「Ama y」之發音為二音節，音似「阿妹」，而「Amaryl」之發音 為三音節，音似「瑪爾胰」，其英文讀音亦不相同，此外， 上訴人使用之「Amay欣益糖」商標並無任何圖樣之特殊設計 ，而被上訴人使用之「Amaryl瑪爾胰」商標，於英文字體之 上有一特殊之海鷗造型，因此由兩造各自使用之商標圖樣為 整體觀查比較，二者間顯無任何被上訴人所指近似之情事。 況以「Ama」起首所登記之藥品商標，除「Amaryl」外，尚 有美國惠氏公司之「AMARANCE」、德國歐丹納製藥股份有限 公司之「AMAVIO」及倍斯特醫藥生物科技股份有限公司之「 Amanda糖益達」商標等，益證「Ama」起首之藥品商標，並 非由被上訴人所獨創，使用之藥商亦非僅被上訴人一家，顯 無因商標之起首字母為「Ama」，即有使消費者誤認係被上 訴人所販售上開藥品之情事。又被上訴人之「Amaryl瑪爾胰 」錠與上訴人之「Amay欣益糖」錠，均屬醫師處方用藥，且 均屬健保給付用藥，有不同之藥品代碼，一般消費者依法需 由醫師開立處方簽並經藥師調劑始能取得該藥品，而專業醫 師與藥師較諸一般社會大眾顯有較高之專業智識能力，更無 可能將上開二種藥品混淆誤認之可能，是被上訴人所為本件 請求並無理由等語，資為抗辯。原審為上訴人敗訴之判決 ( 詳如前述），上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄
。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。
三、經查訴外人德商德國赫司特化工廠以「AMARYL」圖樣向智慧 財產局申請註冊，經核准取得商標註冊第00000000號登記， 專用期間原自82年7月16日起至92年7月15日止，嗣經核准延 展專用期間至102年7月15日止，原指定用途為藥品，經核准 減縮後指定商品為糖尿病口服藥，嗣移轉登記予德商安萬特 製藥荷蘭公司，於95年8月1日變更商標權人名稱為被上訴人 ；另德商安萬特製藥德意志公司以「Amaryl瑪爾胰」圖樣向 智慧財產局申請註冊，經核准取得商標註冊第00000000號登 記，專用期間自94年6月1日起至104年5月31日止，指定用途 為西藥，嗣於95年8月1日變更商標權人名稱為被上訴人；又 上訴人於93年2月25日以其公司英文名稱申請註冊「Pharma STAR」商標，且獲智慧財產局於93年12月1日審定核准註冊 ，而其使用「Amay欣益糖」商標於所銷售之糖尿病用藥等情 ，有商標註冊證、異動內容、商標公報（註冊商標變更事項 公告）、商標資料檢索服務及上訴人使用「Amay欣益糖」商 標之藥品外盒可稽（見原審卷第8至13、64、77頁），且為 兩造所不爭執，均堪信為真實。
四、按商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；除商 標法第30條另有規定外，於同一或類似之商品或服務，使用 近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者 ，應得商標權人之同意；又商標權人對於侵害其商標權者， 得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得 請求防止之；未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規 定情形之一者，為侵害商標權，商標法第29條第1項、第2項 第3款、第61條第1項、第2項分別定有明文。被上訴人主張 上訴人所使用「Amay」商標圖樣與被上訴人所使用「AMARYL 」及「Amaryl」商標圖樣近似，侵害其商標權；惟為上訴人 所否認，並以前詞置辯。經查：
㈠上訴人所使用之「Amay欣益糖」商標與被上訴人之「AMARYL 」商標，雖其前三個英文字母及順序均相同，惟其使用之字 體不同，是自其商標之外觀，以具有普通知識經驗之消費者 ，於購買時施以普通所用之注意，於異時異地隔離整體觀察 ，堪認尚不致使相關消費者發生混淆誤認之情事。 ㈡依被上訴人之上開商標註冊證所示，被上訴人使用於其藥品 之商標圖樣，除「Amaryl」英文字樣外，於該英文字樣上方 尚有「﹀」圖樣（參見附件一所示），並於字母「l」下方 標明「瑪爾胰錠」中文字樣（見原審卷第11頁）；而上訴人 使用於其藥品之商標圖樣，除「Amay」英文字樣及「欣益糖 錠」中文字樣外，並無其他圖樣（參見附件二所示）；又「
Amaryl」讀音為「'emril」，而「Amay」之讀音不論係被上 訴人所主張之「'emei」，或上訴人所主張之「阿妹」，均 與「Amaryl」讀音不相似，是將兩造上開商標於異時異地隔 離整體觀察，亦難認有致相關消費者發生混淆誤認之情事。 ㈢上訴人曾於93年2月25日就「Amay欣利糖」商標申請註冊， 並獲智慧財產局於93年10月21日審定核准註冊，業據上訴人 提出智慧財產局93年10月21日（93）智商0207字第09390852 400號商標核准審定書及商標註冊費繳費單為證（見原審卷 第78至80），是上訴人據以抗辯「Amay欣＊糖」商標業經智 慧財產局依其審查程序認定與被上訴人「Amaryl瑪爾胰」商 標無近似情事，應屬可取；復經參諸美國惠氏公司註冊登記 之「AMARANCE」商標、德國歐丹納製藥股份有限公司註冊登 記之「AMAVIO」商標及倍斯特醫藥生物科技股份有限公司註 冊登記之「Amanda糖益達」商標，均係以「Ama」英文字樣 起首，且上開商標亦均使用於藥品，有商標資料檢索服務可 稽（見原審卷第82至84頁），是尚難僅以上訴人所使用之「 Amay欣益糖」商標與被上訴人之「Amaryl瑪爾胰」商標均係 以「Ama」英文字樣起首一節，即認二者近似，並有致相關 消費者發生混淆誤認之虞。
㈣被上訴人雖主張上訴人之藥品外盒使用與被上訴人藥品外盒 相同之「白、藍」色系，每盒均為30顆，每顆均為0.2公絲 ，成分均為Glimepiride，其藥品造型相似，顯見上訴人係 欲攀附被上訴人商譽，其行為顯非善意等語。惟查： ⒈被上訴人之藥品外盒一面以黑色標示「Amaryl」商標，另一 面以藍色標示「瑪爾胰2.0錠」，該外盒除左邊有一條藍、 綠間隔線條外，並無其他圖樣設計 (如附件一所示）；而上 訴人之藥品一面以淺藍色標示「Amay 2.0mg」，另一面則以 相同顏色標示「欣益糖錠2.0公絲」，其外盒左邊有深藍色 (較寬)及淺藍色 (較細)線條各1條，右邊有深藍色底、白色 星狀圖案，並於白色星狀圖案中標示上訴人之「Pharma STA R」商標（如附件二所示），且其外盒尺寸顯較被上訴人藥 品外盒尺寸為小（見原審卷第81頁證物袋內之外盒）；又上 訴人之藥品係以每片10顆裝，並於每顆背面以較大字體之「 欣益糖錠2.0公絲」與較小字體之「Amay2.0mg」標示（見原 審卷第63頁後附證物袋內之藥品實物」，故自兩造藥品包裝 之外觀整體觀察，其造型並不近似。
⒉被上訴人上開使用「Amaryl瑪爾胰」商標之藥品係屬「學名 藥」，所謂「學名藥」係指原廠藥物之專利期限屆滿後，其 他合格藥廠可依照原廠申請專利時所公開的資訊，製造相同 成分的藥品，此藥品必須和原廠專利藥之化學、生物及療效
相等，亦即其劑型、主成分純度及含量均須完全相同（參見 本院卷第13頁）。又被上訴人之「Amaryl瑪爾胰」藥品專利 期限屆滿後，衛生署核准之成分、劑量均為Glimeripirde、 2mg之學名藥，除上訴人之「Amay」外，尚有「Amarine」等 7家藥商，此有健保用藥品項查詢清單可稽（見原審卷第85 頁），是尚難僅以上訴人之「Amay欣利糖」錠與被上訴人之 「Amaryl瑪爾胰」錠之藥品成分及劑量均相同，即認上訴人 之行為係惡意攀附被上訴人之商譽。
⒊上訴人抗辯被上訴人之「Amaryl瑪爾胰」錠與上訴人之「Am ay欣益糖」錠均屬醫師處方用藥，且均屬健保給付用藥，其 藥品代碼分別為「Ｚ000000000」、「Ｚ000000000」，有健保 用藥品項查詢清單可證（見原審卷第85），且為被上訴人所 不爭執（見原審卷第91頁），堪信為真實。則上開藥品既均 屬醫師處方用藥，自非一般病患及其家屬得自行於藥房購買 取得，而以專業醫師與藥師之專業智識能力，倘施以通常之 注意，應不致將「Amay欣益糖」錠與「Amaryl瑪爾胰」錠混 淆誤認。
⒋被上訴人雖主張即使係醫事人員，仍有可能誤用處方用藥， 並提出「全國藥物不良反應通報中心國外重要藥品不良反應 資訊通告」為證（見本院卷第35頁）。惟查該通告所載誤用 「REMINYL」（用以治療老人痴呆症藥物）及「AMARYL」（ 受以治療糖尿病藥物）之情事，係因調劑人員疏未詳細核對 醫師處方而為錯誤調劑所致，此觀之該通告記載：「下面的 建議應可以幫助降低發生錯誤的可能性：若為電話處方，請 逐字拼出藥品的名稱；若為手寫的處方，請清楚地正楷寫出 藥品的名稱」自明，是尚難據此即認縱使醫事人員施以通常 之注意，仍有可能將「Amaryl瑪爾胰」錠與「Amay欣益糖」 錠混淆誤認。
⒌被上訴人雖又主張縱係醫師處方用藥，一般消費者仍得於無 醫師處方簽之情形，在藥房輕易購得上訴人之「Amay欣益糖 」錠，或於醫師開立1次處方後，病患及其家屬即可長期自 行至藥房購買其他近似之藥品等語，並提出統一發票及標明 「本藥需由醫師處方使用」字樣之「服他寧乳膠」包裝外盒 為證（見原審卷第18、101頁）。惟依上開統一發票所載， 其品名固記載「Amay 2mg」，然其買受人係藥商「台灣安萬 特藥品股份有限公司」，而非一般消費者。又依上開「服他 寧乳膠」包裝外盒所示，充其量僅足證明該藥品係屬醫師處 方用藥，然尚不足據以證明取得該藥品之途徑為何；是被上 訴人執此主張一般消費者仍得於無醫師處方簽之情形在藥房 輕易購得醫師處方用藥云云，並不足取。
⒍依上所述，上訴人所使用「Amay欣利糖」商標並無近似被上 訴人之「AMARYL」商標及「Amaryl瑪爾胰」商標，而有致相 關消費者混淆誤認之虞之情事，是被上訴人主張上訴人侵害 其商標權，自屬無據。
五、從而，被上訴人依據商標法第61條第1項規定，請求上訴人 應於其所銷售之藥品及其包裝物上停止使用「Amay」字樣為 商標，並於本件判決確定日起20日內，將其所持有及已配送 予其分銷單位但尚未銷售予消費者之附有「Amay」字樣之藥 品回收，或除去其上之「Amay」文字，為無理由，應予駁回 。故原審所為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘 原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟 酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁 之必要，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第 78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 23 日 民事第四庭
審判長法 官 張劍男
法 官 丁蓓蓓
法 官 彭昭芬
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 96 年 10 月 23 日 書記官 丁華平
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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