臺灣臺中地方法院民事判決 92年度智字第59號
原 告 丙○○
訴訟代理人 蘇文生律師
鄭雪櫻律師
被 告 皇冠特殊印刷廠股份有限公司
兼法定代理人甲○○
共 同
訴訟代理人 蔣文正律師
上當事人間請求損害賠償（專利權）等事件，本院於民國96年9
月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新臺幣貳佰柒拾柒萬壹仟零捌拾捌元，及自民國九十二年十一月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被告皇冠特殊印刷廠股份有限公司應再給付原告新臺幣貳佰叁拾陸萬伍仟伍佰陸拾貳元，及自民國九十二年十一月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用新台幣玖萬壹仟叁佰捌拾柒元，由被告連帶負擔百分之三十一，被告皇冠特殊印刷廠股份有限公司再負擔百分之二十五，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣玖拾貳萬肆仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺幣貳佰柒拾柒萬壹仟零捌拾捌元為原告預供擔保後，得免為假執行。
本判決第二項於原告以新臺幣柒拾捌萬叁仟元為被告皇冠特殊印刷廠股份有限公司供擔保後，得假執行。但被告皇冠特殊印刷廠股份有限公司如於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺臺幣貳佰叁拾陸萬伍仟伍佰陸拾貳元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者，或不甚礙被告之防禦及訴訟之 終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款、第 7 款定有明文。本件原告起訴時，訴訟標的金額為新臺幣（ 下同）9,122,000 元，嗣於民國93年9 月14日減縮訴之聲明 ，訴訟標的金額減縮為5,184,000 元，揆諸前揭說明，應准 原告為前述聲明之減縮。又原告起訴時所主張之訴訟標的為
侵害專利權之損害賠償請求權，嗣於民國96年9 月21日言詞 辯論時，因被告提出消滅時效之抗辯，遂當庭追加依民法第 179 條所定不當得利之法律關係為請求權基礎。因原告所追 加之訴與原訴有無理由均以被告是否有侵害專利權之事實為 前提（詳下述），堪認原告所為訴之追加對被告之防禦及訴 訟之終結不甚妨礙，而應准許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：
㈠原告係專利號碼第170388號（公告編碼第351266號）新型專 利（即系爭新型專利，其專利權稱系爭新型專利權）「附盒 蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良」專利權人，其專利權期 間依專利證書所載，自88年1 月21日至97年10月22日止。被 告皇冠特殊印刷廠股份有限公司（下稱皇冠公司）未經其同 意或授權，竟自88年6 月起擅自製造、販賣侵害系爭新型專 利權之附盒蓋分格式紙製餐盒（下稱系爭紙餐盒）。而經原 告送請國立臺灣科技大學作專利侵害鑑定，該鑑定報告認系 爭紙餐盒有侵害系爭新型專利之結論。此外，臺灣臺中地方 法院檢察署偵查原告對被告皇冠公司之負責人甲○○提出違 反專利法之刑事告訴案件（臺灣臺中地方法院檢察署91年度 偵字第14737 號案件），經委託財團法人臺灣經濟發展研究 院（下稱經研院）鑑定，亦經認定被告皇冠公司製造販售之 系爭紙餐盒，其對應構成要件與系爭新型專利權之申請專利 範圍實質相同，應構成對該專利權之侵害。
㈡原告於91年1 月對被告皇冠公司寄發排除侵害之書面通知。 被告皇冠公司於91年1 月14日回函，稱該公司所生產之系爭 紙餐盒係由他人授權而製造販賣，應無侵害事實云云。原告 91年5 月27日再次發函被告皇冠公司，經查詢經濟部智慧財 產局網路資料，得知被告皇冠公司並未有被授權之相關登記 資料，且原告並未有對皇冠公司為任何專利授權行為。被告 甲○○於91年6 月4 日代表被告皇冠公司回函，略以被告皇 冠公司所生產之系爭紙餐盒係向第3 人購買機械及模具而製 造販賣，顯見皇冠公司為善意之第3 人，而無惡意侵害…云 云。惟被告縱係經訴外人乙○○授權實施其第二代專利（即 新型第166141號專利），且被告皇冠公司或未逾授權範圍， 然乙○○之第二代專利不論申請及核准日均晚於系爭新型專 利，乙○○僅有排除他人實施其專利權之權，在實施過程中 仍有侵害原告系爭專利權之虞，而經本院囑託財團法人工業 技術研究院（下稱工業技術研究院）鑑定結論，亦認系爭紙 餐盒落入系爭新型專利範圍。準此，被告皇冠公司即便有經 乙○○授權，仍無從解免過失侵權行為之責任。又被告皇冠
公司早於91年1 月間收受原告所寄發存證信函，即知悉原告 系爭新型專利之存在，然其並未盡注意義務，詳加比對其產 品與原告系爭新型專利之異同，或委請專業之專利侵害鑑定 機構為鑑定、分析，徒以其所生產之系爭紙餐盒係由第3 人 授權而製造販賣、向第3 人購買機械及模具而製造販賣為由 回覆原告後，竟仍繼續製造、銷售系爭紙餐盒，自應認被告 皇冠公司並未盡到注意義務，仍有故意、過失甚明。 ㈢依據本院向財政部臺灣省中區國稅局大屯稽徵所函查之被告 皇冠公司91年12月31日財產目錄所載，88年5 月31日以後， 被告皇冠公司分別於88年7 月1 日以75萬元購入「雙格成型 機」1 台、89年7 月30日以50萬元再購入「WS-8801 左右格 」機器1 台，共計2 台，絕非被告所稱僅有1 台機器生產系 爭紙餐盒。被告既稱經乙○○於88年5 月31日授權使用其專 利後，皇冠公司始開始生產系爭餐盒，則被告皇冠公司自88 年6 月起即有侵害原告系爭專利權之行為，此觀系爭紙餐盒 盒體上有印「評鑑合格衛署實字第888060119 號」字樣，及 被告皇冠公司於88年5 月間與原告所營鼎淳實業有限公司（ 下稱鼎淳公司）終止代工業務即明。又依據原告於95年11月 7 日所庭呈被告皇冠公司網頁資料所載，被告皇冠公司仍有 生產系爭左右格之侵權產品，最近才將前開網頁上之侵權產 品之照片及說明刪除，是被告皇冠公司於原告92年10月3 日 起訴時，猶有生產、銷售系爭餐盒，仍持續為侵害行為。故 被告皇冠公司之侵權行為期間至少有52個月【計算式：7 （ 88年6 月至12月）+12 （89年）+12 （90年）+12 （91年） +9（92年1 月至9 月）=52 】。依現行專利法第108 條準用 第85條第1 項第2 款規定，專利權人請求損害賠償時，得依 侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，於侵害人不能就 其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得 利益；同條第3 項更規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵 害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之3 倍 ；故原告自得以被告皇冠公司所生產、銷售餐盒之銷售金額 扣除成本後之利益，計算本件損害賠償數額。依據本院向財 政部台灣省中區國稅局台中縣分局所調取被告皇冠公司自89 年1 月1 日起至89年12月31日止之「製成品產銷明細表」所 載「餐盒」有單價1.27元及0.75元兩種。因本件系爭左右格 紙餐盒之價格較前後格為高，是被告皇冠公司所生產系爭、 銷售紙餐盒應為前者，即單價1.27元者。則依前揭明細表所 載，被告皇冠公司於89年全年銷售該餐盒之金額為11,553,6 52元，扣除銷貨成本9,931,549 元後，所得利益為1,622,10 3 元，平均每個月之利益為135,17 5元。因本院所函查被告
皇冠公司營業資料中，88年、92年部分並無前開製成品產銷 存明細表，而90年、91年雖有「成品進產銷耗存明細表」， 但有關代號2 之餐盒未如前述89年有區分單價不同之餐盒之 銷售金額。故原告爰以前揭被告皇冠公司之每月利益135,17 5 元，計算前揭52個月內被告皇冠公司所得之利益，原告所 得請求損害賠償之數額，即有7,02 9,100元（計算式135,17 5 ×52=7,029,100）。則原告現所請求被告皇冠公司賠償之 數額5,184,000 元，既在前開利益金額內，自屬有據。又被 告甲○○為被告皇冠公司之法定代理人，依民法第28條規定 ，對於被告皇冠公司違法侵權造成原告損害，應與被告皇冠 公司負連帶賠償之責。爰依民法第28條規定、專利法之規定 及侵權行為法律關係，訴請被告連帶賠償。併依民法第179 條不當得利之法律關係，請求被告連帶返還上開所受利益。 ㈣對被告抗辯之陳述：
⒈被告雖辯稱皇冠公司係依乙○○之第166141專利（證書號 ：166141、公告號：412948、申請號：00000000）而為製 造系爭紙餐盒。且其所提出之鑑定報告有3 份，一為「國 立中興大學」之鑑定報告，二為「臺灣省機械技師公會」 之鑑定報告，其三為「林鎰珠專利代理人」的專利比對分 析報告（被告甲○○於臺灣臺中地方法院檢察署91年度偵 字第14737 案件中提出）。然而，⑴第一份鑑定報告衹針 對兩專利不同地方的「分隔防漏技術特徵」加以判斷，未 對兩專利（含圖示）相同地方的「盒蓋附加技術特徵」做 鑑定，故該鑑定報告在形式上與實質上均無可採。⑵依「 專利侵害鑑定基準」，其步驟首為分析待鑑定物實質之基 本要件，與系爭專利之申請專利範圍是否符合全要件原則 ，若不符合，須再續作均等論分析，也就是若符合全要件 原則，則無須作均等論分析。由經研院鑑定報告可知，待 鑑定物之基本要件與原告專利之申請專利的全要件原則分 析全部符合，故被告所提第二份、第三份的均等論分析之 鑑定報告是多餘的，不具任何意義。而依經研院鑑定報告 第33頁至第38頁「第三節證物之其他條件分析」有詳細解 析，並有如下表示「肆、因此，縱使證物係依據中華民國 新型第166141號『餐盒防漏分隔結構』專利權所實施，並 不影響證物是否構成對本案中華民國新型第170388號『附 盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構改良』專利權之侵害與否 ，亦即仍應以證物對應於本案專利主張之構成要件是否構 成實質相同，作為判斷是否侵害之依據」。故，「經研院 」鑑定報告已明確指出被告皇冠公司「產品」是否侵害原 告專利之判斷，與被告主張其產品係依乙○○之第166141
號專利而為製造，是無任何關係。再者，乙○○第166141 號專利依專利申請敘述其專利範圍是在分格式餐盒之分隔 壁的防漏結構，是利用組成小摺壓片的兩個不同面積大小 的等角之三角形，向內摺壓後產生的防漏功效（詳見其專 利說明書）。而系爭專利（證書號：170388）的專利範圍 是在「盒蓋附加」的技術特徵，是利用有鏤空部設計的小 摺壓片，與具有割離狀的大小搭接片，且一搭接片延伸有 一盒蓋，向內摺壓後消除鏤空部形成盒蓋附加一體於分隔 壁端緣的盒蓋附加技術特徵。故系爭紙餐盒有無利用乙○ ○專利達成「分隔防漏」的功效與系爭專利無關；但系爭 紙餐盒有明顯利用系爭新型專利達成「盒蓋附加」的功效 ，造成對系爭新型專利的侵害是不爭的事實。
⒉被告復辯稱乙○○之新型第166141號專利係依其第一代專 利改良而來，「乙○○第一代專利（證書號：205318、公 告號：32 7740 、申請號：00000000）87年專利公告，曾 遭原告以本案主張之專利為引證案（即專利異議書之附件 四、引證一）對之提出專利異議，…最後異議不成立之確 定，顯見二者之結構及功能確有不同，…。」云云，且證 人乙○○於93年2 月26日出庭作證表示：「166141號專利 係對於205318號專利進行改良，所以其範圍包括到000000 0 號專利。」等語，然乙○○第一代專利（證書號：2053 18）在87年專利公告，原告確實以本案主張之專利為引證 案，對之提出專利異議（即專利異議書之附件五、引證二 ），而非被告民事答辯狀二所稱（即專利異議書之附件四 、引證一），此部分被告引證錯誤。而由經濟部智慧財產 局（下稱智財局）異議審定書可知：①原告提出異議後， 乙○○該專利申請專利範圍過廣之修正，②引證二申請日 期早於系爭案（第一代專利）的申請日期，③智財局認為 「引證二在系爭案申請後才公告，難據以論究系爭案之進 步性」，④智財局又認為「引證二與系爭案比較，引證二 小摺壓片與左、右側壁間形成有鏤空部，再藉大、小搭接 片粘結於左、右側壁，消除鏤空部之結構，與系爭案對折 部與側片間無空隙者不同，且系爭案對折部尖端較內、外 片相接處為高，較引證二兩搭接片搭接後並未高於搭接之 縫隙者，更能有效防止液體流出。…故兩案難謂相同，引 證二不足證明系爭案申請前已有相同專利申請。」。嗣原 告不服智財局「異議不成立」之審定，再經訴願、行政訴 訟、最高行政法院等行政爭訟，最後異議不成立確定，顯 然審查機關對兩專利之Ⅰ有、無鏤空部設計及Ⅱ對折部（ 即小壓片）尖端有無高於內、外片（即兩搭接片）相接處
的結構及功能認為確有不同，故引證二不足證明系爭案申 請前已有相同專利申請。現觀系爭紙餐盒的展開圖，其圖 示的小摺壓片與左、右側壁間形成有鏤空部，再藉大、小 搭接片粘結於左、右側壁，消除鏤空部之結構，與第一代 專利（證書號：205318）對折部與側片間無空隙者不同， 且第一代專利對折部尖端較內、外片相接處為高，較被告 「產品」兩搭接片搭接後並未高於搭接之縫隙者，更能有 效防止液體流出，故系爭紙餐盒與第一代專利難謂相同。 （引用原告專利異議第一代專利智財局異議不成立審定文 。）又被告引用智財局原告專利異議乙○○第一代專利不 成立的理由來證明兩專利之結構及功能確有不同，依相同 標準，系爭紙餐盒與第一代專利之結構及功能也確有不同 ，既然被告「產品」與第一代專利之結構及功能確有不同 ，那本件訴訟被告牽引出有關第一代專利的爭執是徒爭困 擾且不具任何意義。何況，依智財局89年6 月15日（八九 ）智專三（三）05025 字第0898900103 3號審定書第4 頁 第14行有如下表示：「…綜合引證一、二所示之申請前習 知附加餐盒結構，可發現一明確事實，即系爭案申請之具 分隔壁紙餐盒礙於當時技術，盒蓋之附加位置明顯仍陷於 需附加於分隔壁平行處之外環壁，系爭案首創將盒蓋附加 一體於分隔壁之整體設計，以確實能達到配合國人用餐習 性而發揮更方便使用之效果，系爭案之整體結構特徵具增 進功效。」。而被告皇冠公司所生產之系爭紙餐盒已侵害 原告專利「盒蓋附加」之技術特徵，但被告對此部分指控 皆無回應，反而一再用「分隔防漏」為手段，來比較系爭 紙餐盒與系爭新型專利的不一樣，顯已偏離主題。「盒蓋 附加」與分隔防漏是兩個不同之專利，各有其專利權之保 障。設若「原告專利」產品未經「分隔防漏」專利所有權 人之同意而貿然實施「分隔防漏」之專利技術特徵，原告 即構成侵害他人的專利權。反之，被告皇冠公司產品雖有 「分隔防漏」之專利授權，但未得原告專利權人之同意而 貿然在其產品實施「盒蓋附加」之專利技術特徵，自然構 成侵害原告系爭新型專利權，此應為不爭之事實。 ⒊乙○○之第166141號專利（以下簡稱第一代專利）在其專 利說明書之「創作說明」表示因其先前專利（證書號：20 5318，以下簡稱第一代專利）的分隔片兩側有孔洞，產生 洩漏現象，故以第二代專利改良第一代專利的滲漏問題。 乙○○出庭作證表示「第二代專利係對第一代專利進行改 良，所以其專利範圍包括到第一代專利。」依其意思表示 第二代專利範圍具備有本身的「分隔防漏」技術特微，還
擁有第一代專利的特徵「對折部與側片間無空隙（即無鏤 空部設計）且對折部尖端較內、外片相接處為高」。（詳 見原告專利異議第一代專利智財局異議不成立審定書。） 今查系爭紙餐盒很明顯衹出現第二代專利的特徵，而沒有 第一代專利的特徵。（由「產品」具有小摺壓片與左、右 側壁間形成有鏤空部，再藉大、小搭接片粘結於左、右側 壁消除鏤空部之結構，且「產品」的兩搭接片搭接後，小 摺壓片尖端並未高於搭接之縫隙可證明。）乙○○表示有 授權第一代、第二代專利給被告皇冠公司生產系爭紙餐盒 ，但很顯然被告皇冠公司卻沒有依照乙○○所授權的第一 代、第二代專利來生產其產品，而是依照乙○○第二代專 利上的「圖示」來生產其產品。但乙○○第一代、第二代 專利的專利範圍與乙○○第二代專利上的圖示是不相同的 。乙○○第二代專利的「圖示」涵括兩個專利，其一為乙 ○○第二代專利之「分隔防漏」技術特徵，其二為原告專 利之「盒蓋附加」的技術特微，卻無乙○○第一代專利的 特徵。故系爭紙餐盒明顯有侵害原告之系爭新型專利權。 ⒋系爭紙餐盒並無肋片，與有肋片之乙○○專利不同，被告 稱其產品係依乙○○專利授權實施，顯有不實。查被告所 稱經乙○○授權之新型第166141號「餐盒防滲分隔結構」 專利，其申請專利範圍第2 項明載：「如申請專利範圍第 1 項所述之餐盒防滲漏分隔結構，其中，盒體兩分隔片之 相鄰摺邊上形成有一肋片，用以增進盒體的分隔強度。」 （見本院卷一第224 頁、236 頁）。易言之，如系爭紙餐 盒果係依據乙○○前開專利所實施製造，其應有該專利案 圖示第一、二圖所示編號15之肋片（見本院卷一第214 頁 、242 頁）。惟觀被告紙餐盒之結構，不論係本院囑託工 研院所作93年10月19日鑑定報告之鑑定標的（見該報告第 8 頁正面、內面展開圖），抑或原告於95年11月7 日庭呈 之被告公司網頁所示產品型號「紙餐盒- 左右格」均無肋 片，此有對照圖足稽。準此，被告稱皇冠公司係依乙○○ 專利授權實施，其所製造出來之產品與乙○○之專利完全 相同，顯有不實。再者，被告所提出乙○○私自委託臺灣 省機械技師公會所作93年2 月12日專利侵害鑑定報告之待 鑑定物樣品，係有肋片，是該樣品顯與被告系爭紙餐盒不 同。故被告所提出臺灣高等法院台中分院95年度智上字第 7 號判決，雖引用前揭台灣省機械技師公會鑑定報告，判 認訴外人瑞勝紙器有限公司之紙餐盒（按該紙餐盒有肋片 ）未侵害本件原告系爭新型專利，自不足為本件被告有利 之認定。更何況，原告不服該他件判決，業已提出第三審
上訴在案，該判決尚未確定。
⒌在上開他件案件中智慧財產局回覆臺灣彰化地方法院之函 文，並非認原告之專利與乙○○之專利不同，而係表示： 乙○○第1661 41 號專利與原告系爭新型專利在結構上仍 具有空間型態上之差異。實際上，前揭所謂差異，乃涉及 該專利與原告系爭新型專利相較，有無具備專利要件中之 進步性之問題，並不代表實施乙○○該專利，即不會構成 侵害。蓋乙○○之專利有鏤空部、附加盒蓋及三角片頂緣 形成有一缺槽緣162 ，即係於具備系爭專利所有技術特徵 外（主要技術特徵為消除鏤空部及附加盒蓋），再增加防 滲漏功能（按係利用缺槽緣使三角片內、外面積不同所構 成之摺片以去除孔洞），致兩者結構上仍有些許差異，然 乙○○該專利既已使用原告系爭新型專利之主要技術，即 屬再發明。此觀本院囑託工研院所作鑑定報告認待鑑定物 與原告系爭新型專利之申請專利範圍相同，及本件相關之 臺灣臺中地方法院檢察署91年度偵字第14737 號違反專利 法刑事偵查案件中，檢察官依職權囑託經研院所為鑑定， 亦認被告皇冠公司所生產之餐盒產品，其對應構成要件與 原告系爭新型專利權之申請專利範圍實質相同，及第1661 41號專利權若有與本件系爭專利權主張內容重複，其權利 應屬系爭新型專利權所擁有益明。準此，被告雖稱皇冠公 司之系爭紙餐盒係依乙○○之第166141號專利授權而為實 施，然被告皇冠公司未經原專利權人即原告之同意仍不得 實施原告之系爭新型專利，則被告皇冠公司未經原告之同 意即按系爭新型專利實施製造系爭餐盒，縱非屬故意，亦 有重大過失。
⒍依現行專利法第108 條之規定，專利法第59條之規定，於 新型專利準用之。專利權人以其專利權授權他人實施，若 非經向專利專責機關登記，亦不得對抗第三人。被告皇冠 公司製造銷售之系爭紙餐盒完全出現系爭專利結構特徵之 全部技術構成要件，不論被告皇冠公司是否獲得乙○○之 專利權之授權，系爭紙餐盒完全出現系爭新型專利之結構 特徵之全部技術構成要件。而原告實施其系爭專利之產品 （編號：ECC-75 2，品名：吉利雙子星），係由原告所經 營之鼎淳公司所生產、販售（按「ECC 」乃鼎淳公司之商 標，「752 」是產品代號）。該產品自鼎淳公司86年10月 開始生產之時，就有向被告皇冠公司購買「半成品紙片」 （即印刷、軋切好但未成型之紙片），鼎淳公司向被告皇 冠公司購買「半成品紙片」紙片單價為公版每只1.20元， 私版（加印店名）每只1.30元，由鼎淳公司「加工成型」
後，再以公版每只1.60元、私版1.70元完全賣回給被告皇 冠公司，雙方這種相互往來的「代工關係」自86年10月至 88年5 月間未曾間斷，直至88年6 月雙方就終止業務往來 。至於被告皇冠公司之系爭紙餐盒印有「…評鑑合格衛署 字第88060119號…」字樣，應是指其自「88年6 月」就開 始製造系爭產品，以銜接「88年5 月」與鼎淳公司終止「 代工」後之業務。則被告皇冠公司與鼎淳公司曾密切配合 達20個月（自86年10月至88年5 月）之久，自無不知原告 系爭新型專利當時已由智慧財產局公告且正遭逢乙○○異 議中之理。況此事事關雙方之利益，被告猶曾多次詢問過 原告，原告皆據實答覆，是被告皇冠公司改生產系爭餐盒 ，根本是明知之故意侵權行為。準此，被告欲以乙○○尚 在申請中之第二代專利之「授權契約書」（按專利尚未核 准，何來授權？）而免除其侵權之責任，顯係卸責之詞， 要無足採。
⒎被告辯稱被告皇冠公司之89年度製成品產銷明細表所列1. 27元之餐盒，並非全部均係系爭左右格餐盒，惟該部分之 產銷資料係存於被告處，自應由其負舉證責任。 ⒏被告復稱皇冠公司所購買之餐盒成型機，早已改成乙○○ 第一代產品，雙格餐盒早已被多格餐盒取代等情，顯與原 告於95年11月7 日所庭呈皇冠公司網頁之產品介紹仍有系 爭左右格之侵權產品不符。
㈤並聲明：⒈被告應連帶給付原告5,184,000 元，及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利 息；⒉願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯則以：
㈠被告信賴系爭產品係屬新型第166141號專利之產品，並無侵 害原告專利：
⒈被告皇冠公司係向訴外人乙○○先生購買機器，而完全依 據其所有新型第166141號專利而為實施，該產品是乙○○ 享有專利之產品，並經工研院鑑定屬實，並無逾越新型第 166141號專利之範圍。又查有關餐盒之專利前案，准予專 利之數量相當多，而餐盒並非構造複雜之物，由此可以想 見，餐盒之設計取得專利者，彼此間之差異應該不大，換 言之，餐盒之專利範圍應皆屬於細微部分之改良，因而各 個餐盒之設計彼此間必然會有一些共同之部分，自不能因 此而擴張解釋專利範圍，即視為實質相同。本件並經乙○ ○提出其專利與原告之專利內容並不相同之鑑定報告，乙 ○○之專利為經濟部智慧財產局所核准在案之專利，原告 未曾向經濟部智慧財產局為任何反對之表示，乙○○之專
利現仍為有效存在之專利。被告於93年12月13日之陳報狀 即附有「智慧財產局回覆彰化地院之函文」，函文中已明 白表示，乙○○之專利與原告之專利並不相同。因此被告 信賴系爭產品係屬新型第166141號專利產品，並無侵害原 告專利。
⒉另有關乙○○專利與原告專利之間，是否為「再發明」之 關係？按被告皇冠公司係向乙○○先生購買機器，而完全 依據其所有專利實施，乙○○已向被告提示其專利與原告 之專利內容不相同之鑑定報告，被告無從判斷亦無能力去 研判兩件專利之間是否為「再發明」？而且亦無證據顯示 乙○○之專利係為原告專利之再發明。
⒊再者，有關原告提出被告皇冠公司出貨單影本21張、鼎淳 公司估價單影本23張之資料，而主張所謂被告明知之侵權 行為云云，然查被告皇冠公司與原告間之代工係「半成品 紙片」之印刷、裁切而已，容屬紙胚階段，而與原告主張 專利無關，原告與乙○○間之糾葛與被告何干！原告豈可 以其與乙○○私人間之糾葛，用來證明被告明知！又何況 原告之專利是88年間方才獲准公告，而原告上開所舉是86 年間至88年間之事。專利公告之後，乙○○對原告專利有 否異議，亦屬其與乙○○私人間之糾葛與被告何干！原告 又以評鑑合格衛署字第88060119號，而主張被告皇冠公司 於88年即製造系爭紙餐盒云云，然而上開衛生署字號是針 對被告皇冠公司之工廠設備為衛生認證之核可字號，而與 單一產品無關，不容混淆。被告在96年3 月6 日之答辯狀 即提出發票證明：被告皇冠公司僅向乙○○購買乙台機器 係與系爭紙餐盒有關，而購買機器之日期是89年7 月30日 。
㈡被告確實係經訴外人乙○○之授權而實施166141號新型專利 ：
⒈原告質疑被告未經乙○○之授權，查被告皇冠公司向乙○ ○購買之機器，其所製造出來之產品與乙○○之新型第16 6141號專利完全相同，業經工研院鑑定屬實，以乙○○所 賣機器生產之產品，就是乙○○第166141號專利品，若乙 ○○賣機器卻不同意買機器者可以實施其第166141號專利 ，豈不悖於常情！更何況乙○○業已於93年2 月26日到庭 作證證實其同意被告實施其專利。
⒉被告皇冠公司係完全依據乙○○第166141號專利而實施， 「肋片」僅是乙○○第166141號專利附屬項之構件而已。 原告質疑所謂被告所製之待鑑定物與乙○○專利不同，依 乙○○第166141號專利公報所示：「肋片」之結構，是屬
於該件專利附屬項之構件，並非專利權獨立項之構件，因 而被告所製造之系爭紙餐盒，僅是未實施乙○○第166141 號專利附屬項之構件而已，其餘則完全依照乙○○專利獨 立項之構件去實施，原告所謂被告皇冠公司所製之系爭紙 餐盒與乙○○專利不同云云，顯然對於乙○○第166141號 專利中之獨立項與附屬項構件，未予明辨。待鑑定物僅是 沒有「肋片」構件而已，而「肋片」構件又僅是依乙○○ 第166141號專利附屬項之構件，「肋片」並非獨立項之構 件，附屬項是否實施，並不影響獨立項，因而原告所謂沒 有肋片就與乙○○專利不同之說詞，完全謬誤。又何況工 業技術研究院就本院如上開爭點之函詢，其函覆之附件補 充說明第4 頁倒數第4 行起明載：「因此，本鑑定案係補 充編號1 至4 之證物（按：即被告皇冠公司之產品）的實 施內容與新型第166141號專利權範圍相同。貳、綜上分析 ，證物編號1 至4 號並無逾越新型第166141號專利權範圍 。」等語。
㈢實施乙○○之專利並不侵害原告之專利為智財局及臺灣高等 法院臺中分院95年度智上第7 號判決所肯認：被告於93年12 月13日之陳報狀即附有「智慧財產局回覆彰化地院之函文」 ，函文中已明白表示，乙○○之專利與原告之專利並不相同 ，被告於95年11月1 日更附有臺灣高等法院臺中分院95年度 智字上第7 號民事判決書，該案二審法院認為：「被上訴人 （即瑞勝紙器有限公司）印有『瑞勝紙器有限公司』餐盒產 品經中山大學鑑定，與乙○○之專利相同，此有中山大學之 鑑定報告可憑（見中山大學餐盒防漏分隔結構新型166141號 鑑定報告），此為兩造所不爭執之事項，被上訴人之產品既 與乙○○之專利相同，但乙○○之專利為經濟部智慧財產局 所核准在案之專利，上訴人未曾向經濟部智慧財產局為任何 反對之表示，乙○○之專利現仍為有效存在之專利等情以觀 ，兩者在均等論上，應以臺灣省機械技師公會認為待鑑定樣 品與本專利申請專利範圍於專利均等論為實質不同，為可採 ，中山大學之鑑定核非可採。」等語，因而，基於「智慧財 局回覆彰化地院之函文」及臺灣高等法院臺中分院95年度智 字上第7 號民事之判決理由，乙○○之專利與原告之專利並 不相同，依據新型第16 6141 號專利而為實施，並無侵害原 告之系爭新型專利。
㈣被告皇冠公司僅向乙○○先生購買乙台機器，且所購買之「 WS-8801 左右格」餐盒成型機，早已洽請改成乙○○第一代 專利之產品，早已不生產系爭紙餐盒：
⒈被告皇冠公司僅向乙○○先生購買乙台機器係與系爭產品
有關，購買日期是89年7 月30日，品名為「WS-8801 左右 格」，購買機器之價格是500,000 元，原告主張所謂有購 買兩台，而另乙台是88年間購買云云，然查原告主張該88 年間之機器, 購買格是750,000 元，原告主張所謂同一型 之機器，價格一為750,000 元，一為500,000 元，價格相 差懸殊，二者顯非同一型之機器，而且雙格之餐盒成型機 ，亦僅是左右格者與原告之專利有關而已，因而原告主張 所謂有購買兩台云云，750,000 之價格與機器品名均不符 合，而無所據。
⒉再者，原告依被告皇冠公司之89年產銷明細表主張系爭紙 餐盒之單價為1.27元云云，然查鈞院調閱相關資料可證明 ：被告皇冠公司所生產餐盒之機器種類繁多，而被告皇冠 公司僅向乙○○購買乙台機器係與系爭紙餐盒有關，已如 前述，皇冠公司依據使用紙張量（即紙張耗材量），略分 列成兩種餐盒形態為報稅，均價0.75元者是屬於紙張耗材 量少之一般餐盒，而均價1.27元者是紙張耗材量較大之特 大型餐盒或雙格以上之餐盒 (即包括左右格或上下格之餐 盒)， 亦即原告主張1.27元之餐盒全部都是與系爭紙餐盒 之左右格餐盒，誠屬違誤，被告皇冠公司內生產餐盒之機 器種類繁多，而被告皇冠公司僅向乙○○購買乙台機器係 與系爭產品有關，原告之計算方式即有可議。
⒊被告皇冠公司所購買之「WS-8801 左右格」餐盒成型機， 早已洽請改成乙○○第一代專利之產品，早已不生產本案 系爭紙餐盒，又何況依據我們日常生活使用餐盒之經驗， 便當早就都是飯菜區隔之多格餐盒，左右格或上下格之雙 格餐盒，早已被取代，並無製造生產之商機。
㈤又原告主張其全部之專利均授權鼎淳公司，鼎淳公司應支付 每只0.1 元之權利金，並提出所謂之股東會紀錄云云，然查 ：鼎淳公司之負責人為原告，而觀諸其提出之股東會議紀錄 2 紙似有疑義：股東會為何僅皆是那三人參加？原告起訴狀 中主張其有國內外專利50餘件，皆與紙製容裝盒有關，85年 之股東會紀錄顯示原告係將全部專利授權鼎淳公司，專利產 品種類不拘，每只產品0.1 元，惟88年就僅因「乙○○」一 人及一件專利之故，即暫停「全部」權利金之收取，其真實 性更屬可議。
㈥綜上所陳，實施乙○○之專利並不侵害原告之系爭第170388 號專利為二審法院所肯認，乙○○之專利為經濟部智慧財產 局所核准在案之專利，原告未曾向經濟部智慧財產局為任何 反對之表示，乙○○之專利現仍為有效存在之專利。被告於 93年12月13日之陳報狀即附有「智慧財產局回覆彰化地院之
函文」，函文中已明白表示，乙○○之專利與原告之專利並 不相同。因此，被告信賴系爭產品係屬新型第166141號專利 產品，被告皇冠公司完全依據乙○○所授權之專利而實施， 應無侵害原告專利，而且無侵害之故意或過失。 ㈦原告主張本件專利侵害之侵權期間應自88年6 月1 日起至92 年9 月30日止，其於92年10月3 日具狀提起本件訴訟，91年 1 月知悉而發函，則原告所主張90年10月4 日之前之請求權 ，顯然已逾2 年消滅時效。
㈧並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判 決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項：
㈠原告為系爭第170388號「附盒蓋之分格式紙製容裝盒之結構 改良」新型專利權人。專利權期間自88年1 月21日至97年10 月22日。
㈡原告於91年1 月以郵局存證信函通知被告皇冠公司勿侵害原 告之上開專利權，被告皇冠公司於同年月14日回函，稱該公 司所生產之系爭紙餐盒係由他人授權而製造販賣。 ㈢訴外人乙○○為第166141號「餐盒防漏分隔結構」新型專利 權人（申請號：00000000）。專利權期間自89年11月21日至 10 0年4 月14日。
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