臺灣板橋地方法院民事判決 95年度重智字第3號
原 告
即 反 訴被告 日亞化學工業株式會社（中譯日商日亞化學工業
股份有限公司）
法 定 代理人 甲○○○
訴 訟 代理人 黃章典律師
簡秀如律師
陳彩瑜律師
複 代 理 人 湯舒涵律師
被 告
即 反 訴原告 億光電子工業股份有限公司
法 定 代理人 丙○○
兼 本 訴被告 共同送達代收人 林秋琴律師
上 二 人共同
訴 訟 代理人 陳彥希律師
林哲誠律師
上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國96年9 月13日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新台幣捌仟萬元，及自民國九十五年五月三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。
本判決第一項於原告以新台幣貳仟柒佰萬元或同額之兆豐國際商業銀行可轉讓定期存單供擔保後，得假執行；但被告如以新台幣捌仟萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。
反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。侵權行為之 損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限。 涉外民事法律適用法第9 條第1 項前段、第2 項定有規定。 原告係未經我國認許之外國法人，其主張被告侵權其專利權 之侵權行為地在中華民國，被告分別為我國之法人及自然人 ，故依前揭規定，本件之準據法係依侵權行為地法即中華民 國法律。
二、按「法官被聲請迴避者，在該聲請事件終結前，應停止訴訟 程序。但其聲請因違背第33條第2 項，或第34條第1 項或第 2 項之規定，或顯係意圖延滯訴訟而為者，不在此限。」、 「遇有下列各款情形，當事人得聲請法官迴避：…法官有
前條所定以外之情形，足認其執行職務有偏頗之虞者。當事 人如已就該訴訟有所聲明或為陳述後，不得依前項第2 款聲 請法官迴避。」民事訴訟法第37條第1 項、第33條第1 項第 2 款、第2 項本文分別定有明文。本件原告起訴後，被告即 委任律師應訴，歷經本院95年6 月8 日、95年7 月6 日、95 年8 月10日、95年9 月14日、96年4 月19日、96年6 月26日 、96年7 月24日多次言詞辯論期日開庭，至96年9 月13日本 院言詞辯論終結，被告每次言詞辯論期日均按時到庭陳述， 及均就本件訴訟有所聲明及為陳述，有本院上開期日歷次筆 錄在卷可稽。被告於96年9 月13日言詞辯論終結後，方於同 年月29日聲請法官迴避（見本院第五宗卷第143 頁），顯違 反民事訴訟法第33條規定，且係意圖延滯訴訟程序而為，依 上開同法第37條但書規定，本件訴訟程序即毋庸停止，本院 自得依法判決。況被告聲請法官迴避之事件，業另經本院民 事第二庭合議庭於96年10月5 日以96年度聲字第2589號裁定 駁回被告之聲請，有本院96年度聲字第2589號民事裁定1 份 附卷可稽。
三、次按訴訟之全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成 立為據者，法院得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序。 前項規定，於應依行政程序確定法律關係是否成立者用之。 但法律別有規定者，依其規定；關於新式樣專利之民事訴訟 ，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依 前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。民 事訴訟法第182 條、專利法第129 條準用同法第90條第1 、 2 項分別定有明文。查原告所擁有之中華民國經濟部智慧財 產局申請獲頒第089036號新式樣專利（下稱系爭專利），專 利權期間自民國93年2 月1 日起至103 年4 月29日止。被告 億光電子工業股份有限公司（下稱億光公司）係於原告於95 年4 月25日提起本件訴訟（本訴部分）後之同年5 月17日始 向經濟部智慧財產局就原告之系爭專利提出舉發案，此有原 告起訴狀上之本院收狀戳、被告所提專利舉發申請書（見本 院卷第一宗第365 頁）在卷可憑。而依被告億光公司所申請 之第000000000 號新式樣專利（後核准為第D104147 號新式 樣專利），於申請過程中，經濟部智慧財產局曾於93年6 月 4 日發函予被告億光公司，函中援引本件原告之系爭新式樣 專利為引證案質疑被告億光公司上開專利之新穎性，此有經 濟部智慧財產局「93年6 月4 日」（）智專一㈢03019 字 第09 320517610號專利申請案核駁理由先行通知書在卷可稽 （見本院第一宗卷第228 、229 頁），被告億光公司隨後具 函申復，詳細說明比較其新式樣與原告系爭專利之「不同」
，足見被告於「93年間」申請其第D104147 號新式樣專利之 過程中時，即顯已知悉原告之系爭專利。故被告億光公司至 原告95年4 月25日提起本件訴訟後，始以原告系爭專利係熟 習該項技藝者易於思及之創作、純功能性設計之物品造型不 得予新式樣專利為由，向主管機關提出專利舉發案，尚難認 其所提舉發案具有足以裁定停止本件訴訟程序之正當性，被 告聲請於前開舉發案確定前裁定停止本件訴訟程序，尚難准 許。
四、原告起訴時本請求被告應連帶給付原告1,000 萬元及自起訴 狀繕本送達翌日起之法定遲延利息，嗣就本金部分擴張請求 金額為8,000 萬元，符合民事訴訟法第255 條第1 項但書第 3 款「擴張應受判決事項之聲明者」規定，於法自無不許。五、又按民事訴訟法第260 條第1 項所稱之「相牽連」者，係指 反訴之標的與本訴之標的間，或反訴之標的與防禦方法間， 兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連 性者而言。舉凡本訴標的法律關係或作為防禦方法所主張之 法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主 張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發 生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分 相同，均可認為兩者間有牽連關係，此有最高法院91年台抗 字第440 號裁判意旨可供參照。本件被告即反訴原告主張原 告即反訴被告於提起本訴後，將業已提起本訴之情事，刊載 於原告（即反訴被告）公司網站上，散佈不實訊息等語，而 提起反訴，其反訴之訴訟標的為民法侵權行為法則及公平交 易法第30條、第31條規定，其反訴之攻擊防禦方法，與本訴 關於被告（即反訴原告）之系爭三型號產品是否對原告系爭 專利構成侵害之法律關係發生之原因間，其主要部分相同， 揆諸上開最高法院裁判意旨，即可認為兩者間有牽連關係， 是反訴原告提起反訴，程序上為合法。反訴被告抗辯反訴原 告所提起之反訴，與本訴間無牽連關係，應不得提起等語， 尚非可採。
貳、本訴部分：
一、原告主張：
㈠原告係世界知名之發光二極體（LED） 半導體元件產銷公司 之一，其於西元1993年率先成功利用氮化鎵化合物材料及技 術產製最佳的藍光LED 產品，相較於當時已利用碳化矽素族 材料所量產的藍光LED 產品，此等利用氮化鎵化合物材料所 產製的藍光LED 產品，亮度可高達100 倍以上。按LED 產品 為一固態的半導體元件，利用二極體內分離的兩個載子（分 別為帶負電的電子及帶正電的電洞）相互結合而產生光子，
屬於冷光發光，全球各LED 主要廠商無不致力在白光LED 產 品的研發，唯有白光LED 產品方能使全彩化得以實現。白光 LED 產品的應用市場主要以背光源及照明應用為大宗，彩色 手機須搭配白光LED 作為背光源或作為閃光燈光源，使得白 光LED 產品已成為手機螢幕之背光源模組不可或缺之裝備。 發光二極體產品之設計，原告具世界領導地位。原告所設計 特殊之SMD 型新式樣專利運用於發光二極體產品，經向中華 民國經濟部智慧財產局申請獲頒第089036號新式樣專利（即 系爭專利）證書在案，專利權期間自93年2 月1 日起至103 年4 月29日止。惟原告近獲悉被告未經原告之同意或授權， 竟圖不法之利益，利用原告之系爭新式樣專利設計，非法製 造及販賣型號為99-215UWC/TR8 （下稱系爭215UWC產品）之 發光二極體產品，除刊載於被告億光公司「2004~5 SHORT FORM OPTP ELECTRONIC COMPONENTS 」型錄第83頁內，並公 開於其網站上陳列、販售上開侵權產品及提供侵權產品之規 格書。此外，原告尚發現被告所非法製造及販賣型號為99-1 15UWC/XXX/ TR8（下稱系爭115UWC產品）發光二極體產品， 亦涉有侵害原告系爭專利權之情事。被告已將上揭型號為99 -115UWC/XXX/TR8 發光二極體產品變更型號為99-115UTC/71 0/TR8 （下稱系爭115UTC產品）（以上三種產品下稱系爭三 型號產品），並於其網站上陳列、販售上開侵權產品及提供 產品規格書。原告為求侵權實證，透過管道取得系爭215UWC 及115UWC二種侵權產品，送交鑑定人羅炳榮鑑定結果認定被 告億光公司上開產品之設計均已落入原告系爭新式樣專利之 專利範圍，而侵害原告之系爭專利權。原告爰依專利法第12 9 條準用同法第84條第1 項規定、同法第129 條準用第85條 第1 項第2 款規定，及民法第184 條第1 項前段、第185 條 規定，請求被告等負連帶賠償責任。又被告丙○○係被告億 光公司之代表人，依公司法第23條規定，自應與被告億光公 司就上開侵權行為對原告負連帶賠償責任。
㈡關於損害賠償金額，依被告億光公司93至95年度年報或公開 財務資訊所揭露之資訊可知，被告億光公司全部產品銷售金 額93年為新台幣（下同）5,957,438,000 元、94年為6,735, 867,000 元、95年為8,047,786,000 元，因原告系爭專利自 93年2 月1 日起生效，則被告93年度產品銷售金額以比例計 算為5,460,985,000 元（即5,957,438,000 ×11/12） 。依 亞東證券投資顧問股份有限公司研究，被告億光公司所生產 「表面黏著型LED 」（即SMD LED ，本件被告系爭侵權產品 均屬之）之營收占其應收比重為60% ，同公司研究資料顯示 占70% ，又依元大研究中心研究資料，顯示被告億光公司
2006 年SMD LED營收占其總營收之67.1% ，基上，採其平均 值計算，可推知被告億光公司93年至95年間，其SMD LED 營 收占總營收之約65.7 %。準此，則被告億光公司93至95各年 度SMD LED 營收額為93年度3,587,867,000 元（即5,460,98 5,000 ×65.7%） 、94年度4,425,464,619 元（即6,735,86 7,000 ×65.7%） 、95年度5,287,395,402 元（即8,047,78 6,000 ×65.7%） 。再由被告億光公司網站查詢結果可知被 告億光公司共有4 種SMD LED 產品，本件系爭侵權產品所屬 之白光SMD LED 為其中一種，占被告億光公司SMD LED 產品 之1/4 。如上開研究報告所示，白光LED 中有52% 用於行動 設備，而應用於手機者則占其中之九成，由此可推之，白光 SMD LED 中約有46.8% 係用於手機。此外，依上開研究報告 指出全球手機市場採用白光LED 之總用量及手機螢幕採用白 光LED 之總用量，將之相除後得出：白光LED 用於手機螢幕 者占其全部手機應用之比例為：93年度79% 、94年65.98%、 95年54.49%。綜上可知，白光SMD LED 中用於手機螢幕者， 約為93年36.97%、94年30.88%、95年25.50%。被告系爭侵權 產品共3 種，依被告億光公司2004年型錄可知其用於手機螢 幕之白光SMD LED 產品共有21UWC 、213UWC及215UWC共三種 ，而系爭215UWC產品為其中之一，占當年度產品種類之1/3 ；被告億光公司2005年公告之網站之產品型錄，其用手機螢 幕之白光SMD 產品共有215UWC、213UWC、21UWC 三種，但原 告係在2005年向被告之經銷商購得系爭115UTC產品，故本件 系爭215U WC 及115UTC產品共占當年度產品種類之2/4 ；被 告億光公司2006年度產品型錄則列有11UWC 、113UWC、115U WC及116UWC共4 種用於手機螢幕之白光SMD 產品，而原告係 於2006年向被告之經銷商購得115UTC及115UWC，占當年度產 品種類之2/5 。依被告億光公司年報或財報上之資訊可知， 其93年之純益率為19% 、94年度為22% 、95年營業淨利亦為 22% 。基上，被告於93年2 月1 日起至95年12月31日止，因 銷售系爭侵權產品所獲之利益計算如下：⑴93年：3,587,86 7,000 元×1/4 ×36.97%×1/3 ×19 %＝21,001,878元，⑵ 94年：4,425,46 4,619元×1/4 ×30.88%×2/4 ×22% ＝ 37,581,046元，⑶95年：5,287,395,402 元×1/4 ×25.5% ×2/5 ×22% ＝29,662,288元。而依專利法第85條第3 項規 定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定最高三倍 之損害賠償額。被告身為國內LED 模組廠龍頭，對於業界相 關產品設計之發展動態，當無不知之理，原告系爭專利早在 93年2 月1 日即經核准並公告於專利公報，況被告億光公司 所申請之第00 0000000號新式樣專利（後核准為第D104147
號新式樣專利），於申請過程中，主管機關曾在93 年6月4 日發函援引本件原告系爭新式樣專利為引證案質疑被告上開 專利之新穎性，有經濟部智慧財產局93年6 月4 日（）智 專一㈢03019 字第09320517610 號專利申請案核駁理由先行 通知書可稽，被告億光公司隨後具函申復詳細說明比較其新 式樣與原告系爭專利之「不同」，足見被告至遲自接獲智慧 財產局上開函文之日即93年6 月7 日起，即對原告系爭專利 內容知之甚詳，顯具有侵害之故意，原告自得請求三倍之損 害賠償。因此，93年度：該年度僅11個月，而93年6 月7 日 之後共6.76個月為故意侵權，應乘上3 倍，其餘4.24個月則 以1 倍計算，故為21,001,878元÷11×（4.24×1 ＋6.76× 3） ＝46,815,095元；94年為112,743,138 元（即 37,581,046×3） ，95年為88,986,864元（即29,662,288 ×3） 。以上總計248,545,097 元，即被告應賠償原告之損 害賠償額高達248,545,097 元，惟原告僅請求8,000 萬元， 且原告僅計算至95年底之損害賠償，原告請求之金額顯已低 估等語。聲明請求：被告應連帶給付原告8,000 萬元及自起 訴狀繕本送達翌日（即均95年5 月3 日）起至清償日止，按 年息5%計算之利息；願以現金或同額之兆豐國際商業銀行可 轉讓定期存單供擔保後，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠被告億光公司之系爭三型號產品並未侵害原告系爭專利： ⒈原告所檢附羅炳榮製作之2 份鑑定報告皆未指出待鑑定產 品之型號為何，且鑑定人羅炳榮已於95年5 月間去世，無 從就鑑定內容陳述意見，是該鑑定報告殊不足以作為被告 系爭215UWC產品、系爭115UWC產品兩種產品落入原告系爭 專利範圍之依據。復否認被告億光公司有將型號99-115UW C/XXX/TR8 產品（即系爭215UWC產品）變更型號為99-115 UTC/710/TR8（即系爭115UWC產品）。 ⒉經常在國際法律事務所就原告系爭專利與被告之系爭215U WC產品、系爭115UWC產品進行鑑定，認定系爭215UWC產品 、系爭115UWC產品並不落入原告系爭專利之申請專利範圍 內，未侵害原告專利權。另依交通大學科技法律研究所之 鑑定報告，亦認被告系爭三型號產品未落入原告之專利範 圍。
⒊經濟部智慧財產局之「新式樣專利實體審查基準」，其中 於新式樣專利之定義中強調「申請專利之新式樣必須是透 過視覺訴求之具體創作，亦即必須是肉眼能夠確認而具備 視覺效果（裝飾性）的設計，始符合新式樣之視覺性。視 覺性之規定將新式樣與具技術性之發明及新型予以區隔，
並排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計 ，不具備視覺性之物品外觀設計並非新式樣專利保護之標 的。」；此外，依經濟部智慧財產局「新式樣專利侵害之 鑑定原則」中就「視覺性設計整體是否相同或近似之判斷 」亦說明「鑑定人員應模擬普通消費者選購商品之觀點， 比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體與待鑑定物品 是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普 通消費者將該視覺性設計誤認為待鑑定物品，即產生混淆 之視覺印象者，應判斷該視覺性設計與待鑑定物品相同或 近似。」、「設計的相同、近似判斷應模擬消費者選購商 品之情境，以肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異 ，以免絕大多數足使普通消費者誤認之物品皆判斷為不近 似」。被告億光公司所生產之系爭上開產品體積極為微小 ，僅為4 公厘長、1.4 公厘寬、0.8 公厘厚，消費者根本 難以肉眼辨認其與原告之系爭專利是否近似，其外形設計 應不致使消費者將被告億光公司之系爭產品與原告之系爭 專利混淆，亦不影響消費者就發光二極體產品之消費取向 ，故被告億光公司之系爭產品應不落入原告系爭專利之專 利範圍。況被告之系爭發光二極體產品係用以嵌入行動電 話電路板，外罩以手機殼，其目的純為功能性使用，消費 者購買之意向係取決於發光二極體之品牌及功能性，非出 自其外觀設計之考量。換言之，以被告億光公司所生產系 爭產品之細小程度，完全不會影響消費者就發光二極體產 品之消費取向，因此被告之系爭三型號產品應不落入原告 系爭專利之專利範圍，殊無可能侵害原告之系爭專利。 ㈡原告所提出羅炳榮製作之2 份鑑定報告所附待鑑定物品之照 片，均係原告所委任之律師事務所提供，非由鑑定人所製作 ，且顯係實物放大後之照片，該鑑定人透過放大後之實物照 片進行比對，顯違反前揭專利侵害鑑定原則。該2 份鑑定報 告既列出4 項肉眼無法辨識之細微部份，惟既屬肉眼無法辨 識，鑑定報告卻能詳細其特徵，顯然矛盾。又其鑑定報告既 於結論第4 點稱「原告系爭專利及待鑑定物品之電極部分間 雖有差異，但該差異係屬微小差異，且係肉眼所無法辨識者 。」，卻又於結論第5 點稱「原告系爭專利及待鑑定物品之 整體比例（包含本體形狀及電極部分）相同，且重要特徵部 份之電極形狀亦屬相同。」顯屬矛盾。
㈢鑑定人乙○○並無任何法律專業背景，為不適格之鑑定人， 其所作成之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）應不予採用。鑑 定人乙○○所作之系爭鑑定報告具有嚴重瑕疵，不具證據力 ：
⒈系爭鑑定報告並未特定待鑑定物品。
⒉系爭鑑定報告違反專利侵害鑑定要點之鑑定程序： 依照經濟部智慧財產局頒佈之「專利侵害鑑定要點」中新 式樣專利之鑑定流程，鑑定人應先解釋申請專利之新式樣 範圍後，繼之判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是 否相同或近似，最後才考慮是否有先前技藝阻卻之問題。 惟系爭鑑定報告未就系爭新式樣範圍做解釋，違反前揭鑑 定流程，在進行待鑑定物品與系爭專利是否相同或近似之 比對時，即先行討論先前技藝阻卻之問題。系爭鑑定報告 違反鑑定流程，不符專業報告之標準。
⒊系爭鑑定報告對於待鑑定物品「是否能以肉眼觀察具視覺 效果」所述矛盾：
系爭鑑定報告僅於結論四泛稱「專利設計特徵與貴院所送 待鑑定物，依肉眼觀察比對，皆屬相同」，並於鑑定理由 中稱「前述待鑑定物品與專利相同之部分及細微之差異皆 仍屬於肉眼觀察足可辨識者，具有視覺訴求，並無疑義」 ，惟系爭產品體積甚小（塑膠本體：2.9 x 1.4 x 0.8 公 厘（長x 寬x 高）；L 型轉折片體：0.75 x 0.75 x 0.65 x 0.15公厘（長x 寬x 高x 厚度），普通消費者根本無法 以肉眼辨別待鑑定物品6 個面的完整外觀設計，以判斷它 與系爭專利是否近似。此與系爭鑑定報告中指出「又消費 者如需經由破壞或特定機具之使用方能觀察之造形部位， 亦不得作為待鑑定物與系爭專利是否近似之依據」，顯然 矛盾。
⒋待鑑定物品指示燈部分為「中間上下兩端呈對稱弧形且左 右端為直線」並非「左右半圓弧形」，系爭鑑定報告對於 待鑑定物品之描述顯有錯誤。
⒌待鑑定物品之L 形片體部分應無法肉眼辨識其視覺效果， 系爭鑑定報告就此部分之描述顯與事實不符。蓋依原告自 行提出之羅炳榮先生所做之2 份鑑定報告，認定「本體以 一溝槽或落差分成前、後兩部分」以及「L 型轉折片體之 垂直片之外側之弧形修飾」部分皆屬於「肉眼無法辨識之 細微部」，系爭鑑定報告鑑定人上述之結論，顯與原告自 行提出之原證10、11鑑定報告有間，亦與事實不符。 ⒍智慧財產局審查委員核准原告系爭專利所認定之新穎特徵 包括：①長方形座之中央向下方呈倒凸字形；②底部兩側 各外接一L 形座體（或稱「L 形側部」），座體之上方前 緣為大弧角；③菱形狀之指示燈（或稱「窗面」）；及④ 背部之凹陷梯形區。待鑑定物品與系爭專利之比對自應依 據系爭專利之4 項特徵整體判斷，而不得割裂局部主張其
權利。惟系爭鑑定報告認定「僅本體左右側近中間處由下 往後延伸之上窄下寬且右上角為大圓弧之"L" 形片體未揭 露於優先權日前之公開設計專利案，屬於系爭新式樣專利 之新穎設計特徵殆無疑義。」，並據此認為待鑑定物品因 具有L 形座體之特徵故與系爭專利構成近似，顯然逸脫系 爭專利創作說明中所載之文字內容而不當擴大系爭專利之 保護範圍。
⒎系爭鑑定報告認定系爭專利除"L形座體" 外，系爭專利其 他之特徵皆屬於習知技藝。顯見系爭鑑定報告認為系爭專 利僅有"L形座體" 一項新穎特徵，惟該鑑定報告卻又於其 結論四稱「專利設計特徵與貴院所送待鑑定物，依肉眼觀 察比對，皆屬相同」，顯然前後矛盾。
⒏待鑑定物品之L 形片體純屬於功能性之設計，依法應於侵 害鑑定時予以排除，故本案結論應無構成侵害之可能。 ㈣縱令被告系爭三型號產品落入原告系爭專利範圍，惟被告並 無侵權行為之故意或過失。被告系爭三型號產品，係被告實 施自己之D104147 號新式樣專利而生產，原告於提起本件訴 訟前從未告知或通知被告之系爭三型號產品可能侵害原告系 爭專利，原告亦未根據專利法第129 條規定，於其產品標示 中華民國專利號碼，被告根本無從知道其專利權之存在，被 告自無侵害原告系爭專利可言。
㈤被告系爭三型號產品之銷售憑證，屬於被告之營業秘密，一 旦公開予原告知悉，將對被告產生無可估計之損害，故被告 得依民事訴訟法第344 條第2 項規定，拒絕提出。而原告請 求8,000 萬元損害賠償並未提出客觀損害之證明、計算基礎 及證據資料。抑有進者，原告應先證明其已依專利法第129 條準用第79條規定，在專利物品或其包裝上標示有系爭專利 證書號數，否則應不得向被告請求損害賠償等語，資為抗辯 。併為答辯聲明：駁回原告之訴及假執行之聲請；如受不利 判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項：
㈠原告為系爭新式樣專利之專利權人，專利權期間自93年2 月 1 日起至103 年4 月29日止。
㈡被告億光公司申請取得第000000000 號新式樣專利（後核准 為第D104147 號新式樣專利，見本院第一宗卷第207 至209 頁），其專利權期間自94年4 月11日至104 年4 月13日止。 被告億光公司於申請上開新式樣專利過程中，經濟部智慧財 產局曾在93年6 月4 日發函援引原告系爭新式樣專利為引證 案質疑被告上開專利之新穎性，有經濟部智慧財產局93年6 月4 日（）智專一㈢03019 字第09320517610 號之專利申
請案核駁理由先行通知書可稽（見本院第一宗卷第228 、22 9 頁），被告億光公司隨後於93年7 月2 日之申復說明申請 書，向經濟部智慧財產局詳細申復說明比較兩者不同之處（ 見本院第一宗卷第211 至227 頁）。
㈢系爭215UWC產品、系爭115UWC產品、系爭115UTC產品三種產 品係被告所製造、販賣之產品。
四、本件兩造爭執要點為：
㈠被告系爭三型號產品，是否落入原告系爭專利權範圍內？ ㈡被告是否有故意或過失？
㈢原告得否請求被告損害賠償？如得請求，原告得請求之損害 賠償金額為若干？
五、原告主張系爭新式樣專利係由石田昌志所創作，優先權日為 90年11月2 日，於91年4 月30日向經濟部智慧財產局申請新 式樣專利，經經濟部智慧財產局核准為新式樣第089036 號 專利（公告編號為575341號）在案，專利權期間自93年2 月 1 日起至103 年4 月29日止。另系爭215UWC產品、系爭115U WC產品、系爭115UTC產品三種產品係被告所製造、販賣之產 品，被告另為新式樣D104147 號專利之專利權人之事實，業 據原告提出專利證書、專利公報、專利公告、被告億光公司 產品型錄封面及部分型錄內容、被告億光公司網頁之系爭產 品規格書等影本各1 件、及被告於本院提出系爭三型號產品 為證，另有被告提出新式樣專利圖說、專利證書影本各1 件 （見本院第一宗卷第200 至208 頁），且為兩造不爭執，堪 信為真實。
六、被告億光公司製造販賣之系爭三型號產品落入原告享有之系 爭新式樣專利範圍內：
㈠原告主張被告億光公司系爭三型號產品落入原告系爭專利範 圍內等語，為被告否認，並以上開情詞置辯。經本院依原告 之聲請，囑託鑑定人乙○○鑑定被告億光公司所製造販賣之 系爭三型號產品有無落入原告系爭專利範圍內，鑑定結論為 ：⑴系爭新式樣專利創作說明所述之本體包括前底端中央下 凸、左右半圓弧中間微凸之菱形窗面及本體後端之梯形缺口 ，皆屬本專利優先權日（2001年11月2 日）前已公開之習知 設計。⑵系爭專利之設計貢獻所在為其左右兩側之導電片造 型，呈上窄下寬，正面右上角為大弧角，往下垂直相切至近 底處再往後弧彎一平面片體，使該座體側面成一弧彎之"L" 形，此造形未見於優先權日前已公開之習知設計，系爭專利 左右"L" 形導電片整體設計屬於該專利設計貢獻所在之新穎 特徵。⑶系爭專利之菱形窗面與待鑑定物之細微差異在於後 者為左右半圓、上下平行邊之圓弧矩形窗面，不同於專利之
上下中間微凸圓弧菱形窗面，惟二造形設計皆屬該類物品之 習知設計，該習知細微差異（Immaterial difference） 不 致於影響設計實質相同與否之認定。⑷系爭專利設計特徵與 貴院所送待鑑定物，依肉眼觀察比對，皆屬相同。⑸綜合究 之，所有三袋鑑定物品之主要設計特徵皆與系爭專利相同， 且整體造形亦構成近似，足以認定為實質相同之物品設計， 因此已落入系爭專利之新式樣專利權範圍，非經專利權人之 同意，不得實施，亦即製造、販賣、要約、進口或使用該實 質相同之物品設計。此有鑑定人乙○○先生之系爭鑑定報告 1 份附卷可稽（見本院第三宗卷第309 至327 頁）。 ㈡又系爭鑑定報告之鑑定理由中關於鑑定標的實質內容： ⒈系爭新式樣專利權範圍：
依系爭專利申請時所適用之專利法（90年10月24日公布） 第117 條第2 項規定「新式樣專利權範圍，以圖說所載之 申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明。」，系爭 專利獲准之專利範圍為" 如圖所示發光二極體之新式樣" ，圖面內容依當時之專利法細則規定由前後視圖、左右側 視圖、俯仰視圖以及立體圖所揭露。由系爭新式樣專利凸 面配合創作說明可得知，當時申請人（即原告）主張並獲 審查委員所核准之特點為「本體長方形座之中央向下方凸 設一倒梯形，底部兩側各外接一L 形座體，座體之上方前 緣為弧角，配合似菱形狀之指示燈（視窗）及背部之凹陷 梯形區設計。」。前述之L 形座體應為導電片功能，其具 體之造形變化為上窄下寬，正面右上角為大弧角，往下垂 直相切至近底處再往後弧彎一平面片體，使該座體側面成 一弧彎之"L" 形。菱形狀之指示燈為左右半圓弧、上下中 間微凸之菱形體。
⒉待鑑定物品：
待鑑定物品主要由白色塑膠本體、發光體指示燈及左右金 屬導電片所構成，與系爭新式樣專利所施予之物品別完全 相同，皆為發光二極體產品。就造形面觀之，待鑑定物品 之本體與系爭專利所揭露之形狀實質相同，俱為本體長方 形座之中央向下方凸設一倒梯形，底部兩側各外接一L 形 座體，座體之上方前緣為弧角，配合背部之凹陷梯形區設 計，其中之細微差異在於圓弧長矩形狀與圓弧長菱形狀指 示燈框之別，惟二者皆已見於系爭專利優先權日前公開之 該累物品造型應用，屬於習知設計間之簡易改變，加上二 本體之形狀對應位置完全相同，應屬於實質相同之設計。 指示燈之形狀及差異處如前述之框形，惟其亦因皆屬於該 內物品設計之習知設計，細微之差異不影響二者實質相同
之認定。至於左右導電片之造型設計，不僅待鑑定物品該 單元與系爭專利所揭露之形狀完全相同，且連對應於本體 之對應位置亦相同，皆由本體兩側近中間處往下往後延伸 ，造形變化如前述為上窄下寬，正面右上角為大弧角，往 下垂直相切至近底處再往後弧彎一平面片體，使該座體側 面成一弧彎之"L" 形，屬於完全之模仿（Dead Copy） 。 前述待鑑定物品與系爭專利相同之部分及細微之差異皆仍 屬於肉眼觀察足可辨識者，具有視覺訴求並無疑義。至於 其他難以識別極微區域，並不影響待鑑定物品與系爭專利 形狀整體實質相同（Substantially the like）之事實， 彼此間顯然已構成近似（見系爭鑑定報告第5 至7 頁）。 待鑑定物品與系爭專利之細微差異僅在於屬習知設計之左 右半圓弧菱形與矩形，且完全抄襲該專利之主要設計特徵 ，彼此之設計實質已近似，待鑑定物品應鑑定為落入系爭 專利權範圍（見系爭鑑定報告第11頁）。
㈢被告雖辯稱乙○○先生之系爭鑑定報告，未特定待鑑定物品 云云，惟系爭鑑定報告已於鑑定結論中明示由本院送鑑定之 三袋待鑑定物品（即被告向本院所提出之系爭三個型號產品 各1 袋）均落入原告系爭專利範圍內，有系爭鑑定報告可憑 （見本院第三宗卷第312 頁），是被告該部分抗辯，尚無可 取。又被告辯稱系爭鑑定報告未就系爭新式樣範圍做解釋、 先行討論先前技藝阻卻之問題，故違反鑑定流程云云。惟「 新式樣專利侵害鑑定原則」載明「解釋申請專利之新式樣範 圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其『新穎特徵』（ 不包含功能性設計）」，「解釋申請專利之新式樣範圍應限 制在申請時，以『申請前之先前技藝』為基礎確認『新穎特 徵』」；及「新穎特徵，指申請專利之新式樣對照『申請前 之先前技藝』，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件 之創新內容…」（見本院第四宗卷第40、43、44頁），而第 54頁更指出「解釋申請專利之新式樣範圍時，…經比對申請 專利之新式樣與『申請前之先前技藝』後，始能客觀認定具 有創新內容的新穎特徵」（見本院第四宗卷第44頁）。換言 之，「解釋申請專利範圍」此步驟之目的之一既在於確定新 式樣之「新穎特徵」，自然必須考慮先前技術文獻無疑，故 被告該部分辯解，亦無足採。
㈣依經濟部智慧財產局「新式樣專利侵害之鑑定原則」，就判 斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場 消費型態，以「新式樣物品所屬領域中」具有普通知識及認 知能力的消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣 專利物品與待鑑定物品是否相同或近似，並判斷新式樣專利
視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似。普通消費者 ，並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品 所屬領域之差異而具有不同程度的知識及認知能力，例如日 常用品的普通消費者；「醫療器材的普通消費者是醫院的採 購人員或專業醫師」（見經濟部智慧財產局「新式樣專利侵 害之鑑定原則」）；又系爭三型號產品體積雖然微小，但並 非肉眼不可辨識，更何況被告億光公司本身亦積極就發光二 極體產品申請新式樣專利，此有被告所提之被告億光公司第 D104147 號新式樣專利申請資料在卷可憑。故於本件之普通 消費者，應係行動電話製造廠商之採購人員而言，被告辯稱 應係指一般消費者、且一般消費者不生混淆之虞云云，尚非 足採。至於被告所提出常在國際法律事務所之鑑定報告2 份 （見本院第一宗卷第157 至337 頁）、鄭中人教授法律意見 書（見本院第二宗第235 至249 頁）、國立交通大學科技法 律研究所之專利侵害鑑定報告1 份（本院卷第五宗之被證20 ），均未考量物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識及 認知能力，而均以如日常生活用品之一般消費者之觀點而為 判斷，容有誤會，故被告所提上開鑑定報告或法律意見書， 尚無足取。
㈤按依專利法第129 條準用專利法第79條固規定新式樣專利權
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