阻塞感應橋,因此該報告認為真空吸管必須為360 度, 陳英本技師認為在他看了圖6 、圖3A、圖3B,而得出「 真空吸管是360 度」。然從圖3A、圖3B、圖6 並不能看 得出來「真空吸管是環狀,而且為360 度」,伊認為陳 英本技師是誤解。(卷㈩第374-375 頁)等語,足見吳 洲平明確表示本件專利說明書( 含圖式) ,裡面完全沒 有要求真空吸管必須為360 度(參吳洲平技師筆錄第11 頁)。且吳洲平技師確認從本件專利圖3 、3A、圖3B、 圖6 完全看不出來元件(d) 的真空吸管必須為360 度, 陳英本技師係誤解。
⑺陳英本技師證述時亦承認本件專利圖3 、3A及圖3B並未 顯示真空吸管,他只是利用圖3 、3A及圖3B顯示阻塞感 應橋的位置(參陳英本技師筆錄第51頁)。關於圖6 , 陳英本技師並未主張圖6 本身已顯示360 度真空吸管或 者顯示真空吸管通過阻塞感應橋。陳英本技師證述:雖 然圖6 指示單一斷面的斷面圖,他人可以推論測試板和 真空吸板的斷面圖均為相同,因此真空吸管必然為360 度等語,自不足採。除了圖6 確實為徑向斷面圖的事實 以外,陳英本技師無法提供證據支持其前述論點。陳英 本技師無法清楚解釋僅僅該斷面圖為徑向斷面圖就可推 論所有的斷面皆相同(參陳英本筆錄第51- 63頁)。顯 然本件專利並非所有的斷面皆相同。
⑻圖3B有助於解釋為何本件專利的真空吸管無需延伸為36 0 度。在元件被噴出後,元件的處理即已完成,因此真 空已無需要。一直到空的元件槽座,再次到達裝載新的 元件的裝載區域,才再次需要施加真空。參照圖3 ,當 測試板通過噴出區域(具有開孔(78)以及連接到開孔(7 8)之噴出管(84)的區域)後,即無須透過真空將元件固 持於槽座中,因為正常情況下元件應該都已被噴出,在 噴出區域之後應該沒有元件位於槽座中。在此區域施加 真空無任何作用。一旦測試板通過U 型阻塞感應橋並進 入載入區域(19)後,才再次需要真空促使元件進入元件 槽座中,並將其固持於其中。
⑼綜上,如吳洲平技師證詞所述,陳英本技師在99年5 月 報告中對元件(d) 的解釋,與智慧局與經濟部訴願委員 會對元件(d) 的解釋不同。後者並未限制真空吸管必須 延伸360 度。本案智財法院的行政訴訟判決書亦未限制 真空吸管必須延伸360 度。如吳洲平技師證詞所言,同 一專利的同一技術特徵在專利侵權訴訟中以及舉發行政 爭訟中的解釋應當相同,否則必然對兩造中其中一造形
成不公正(參吳洲平技師筆錄第27-28 頁),故陳英本 技師對技術特徵(d) 的解釋,實不足採,而應採智慧局 及訴願委員會對技術特徵(d) 的解釋。
⑽由於陳英本技師99年5 月報告對本件專利元件(d) 的解 釋有誤,而陳英本技師作出不侵權的結論大部分源自於 此一不正確的解釋,因此陳英本技師99年5 月報告,尚 有可議之處,果本件專利元件(d) 被正確地如智慧局及 訴願委員會所解釋時,則每一被控侵權機器均包含元件 (d)的所有技術特徵。
4、99年5 月份之鑑定報告認為技術特徵(d) 不符合文義讀 取有誤:
⑴ 基於對技術特徵(d) 的錯誤解釋,陳英本技師認定系爭 3 件機器並未包含相對於元件(d) 所載功能的對應結構 ,並進而認定侵權機器並未文義侵害本件專利的各請求 項。如在其陳英本技師99年5 月報告中所承認,每一侵 權機器均包含真空吸板(9) 、界定於真空吸板(9) 上表 面之真空吸管(11)、低壓源、及界定於測試板(8) 底部 之連結管道(13)(參99年5 月報告第32頁及第121 頁等 )。亦即在陳英本技師其99年5 月報告中採用智慧局及 訴願委員會對元件(d) 的正確解釋,理應陳英本技師作 出技術特徵(d) 對被告系爭3 件機器均符合文義讀取的 結論。
⑵ 縱認陳英本技師對技術特徵(d) 的對應結構包含360 度 的真空吸管的解釋無誤,陳英本技師認為技術特徵(d) 不符合文義讀取之結論仍屬不當。查陳英本技師於其99 年5 月報告中,並未依據細則18條第8 項之規定解釋以 手段功能用語撰寫的技術特徵(d) 。如上所述,細則18 條第8 項規定,解釋以手段功能用語方式記載的技術特 徵時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、 材料或動作及其均等範圍。陳英本技師在其99年5 月報 告第12頁引用鑑定要點第33頁:「以功能界定物或方法 之申請專利範圍,請求項中並未記載對應的結構、材料 或動作,而係以功能手段用語或步驟功能用語表示…因 此解釋申請專利範圍時,該技術特徵僅能包含發明(或 新型)說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動 作,及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生 疑義之均等物或均等方法,以認定其專利權範圍」。根 據專利侵害鑑定要點第29頁的流程圖,針對細則第18條 所規定手段功能用語特徵解釋的均等範圍分析部分先於 文義侵權分析,因此顯然與在文義侵權分析之後的均等
論分析不同。如吳洲平技師的證詞亦確認針對細則第18 條所規定手段功能用語特徵解釋的均等範圍分析與均等 論分析不同(參吳洲平技師筆錄第16頁)。然而陳英本 技師在文義讀取的分析中,完全未考量侵權機器的真空 吸管,是否與被告所稱本件專利360 度的真空吸管屬均 等物。陳英本技師99年5 月報告中文義讀取的分析中, 並未包含細則規定之均等物分析,此顯係該報告之另一 瑕疵。
⑶ 即使將本件專利的技術特徵(d) 解釋為360 度,系爭3 件機器的真空吸管為本件專利真空吸管的均等物。技術 特徵(d) 的本身已清楚說明其功能為:「將元件固持於 其槽座中」,系爭3 件機器的真空吸管及其他真空結構 亦具有與請求項中所記載完全相同的功能。此外,系爭 3 件機器的真空結構實現該功能的手段及所實現的結果 與本件專利所描述的手段實質相同,達成的結果也實質 相同。系爭3 件機器的真空吸管,將元件在其預先規劃 在槽座中整個期間(即自元件載入測試板至他們被噴出 的期間),施加半真空至元件,並將其固持於元件槽座 中。陳英本技師亦知悉系爭3 件機器的半真空吸引機構 ,具有從載入區域,經由電子測試、噴出及測試板移動 等過程,將元件固定於槽座中的功能(參99年5 月報告 第66頁右欄功能分析欄位)。如果本件專利的真空吸管 ,如被告指稱,係由噴出區域延伸至阻塞感應橋,此一 區域的真空吸管將無功用,因為測試板旋轉到此一區域 時,應該沒有元件位於槽座中,因此真空無需於此區域 固持元件於槽座中。因此,系爭3 件機器在此一小區域 無真空吸管的影響微不足道且並不影響系爭3 件機器的 產量。
⑷原告依照本件專利所製造的測試機中的真空吸管,亦非 360 度。原告的前述3300以及3340測試機一如系爭3 件 機器一樣,其真空吸管並未自噴出區域延伸到阻塞感應 橋(參 本狀第參、二節)
5、陳英本技師認為技術特徵(d) 不符合均等論分析有誤 ⑴技術手段:陳英本技師均等論分析中的「技術手段」分析 有誤。
①陳英本技師再次依據其對技術特徵(d) 對應結構「必需包 含360 度的真空吸管,並通過阻塞感應橋」的解釋進行此 項分析,導致其於此之技術手段分析亦為錯誤。 ②陳英本技師對系爭3 件機器操作的描述存在事實上的錯誤 ,99年5月報告中對系爭3件機器作出以下描述:
「測試板旋轉期間,坐落於弧形狀開口相對應之槽座中之 元件,因無真空吸管導通半真空吸力,無法固定,有脫離 之風險」(99年5 月報告第65頁右欄)。惟查,上述描述 並非事實,侵權機器中,真空吸管經由連結管道將真空傳 遞至元件直至元件自其槽座中被噴出為止。因此,在系爭 3件機器中,除非元件被卡住或機器故障,元件不會一直 位於槽座中被旋轉至沒有真空吸管的小區域;此外,元件 不會因為此一沒有真空的小區域,而有脫離槽座的風險, 於正常情形下,元件在到達此一區域前均已經被噴出。 ③陳英本技師誤解訴願決定書中關於習知技術CH1200機器凹 槽(N) 部分之敘述,亦即陳英本技師將系爭3 件機器11/1 2圓的真空吸管,與習知技術1/3 圓的凹槽(N) 相互比擬 ,顯有不當。訴願委員會為區隔本件專利的真空吸管與習 知技術的凹槽(N) ,作出以下說明:「本件專利之元件位 於槽座的整個期間可施予真空,並將元件固持於槽座中, 直到元件被噴出」(訴願決定書第17頁第7-9 頁)。前述 凹槽(N) 無法實現此一功能。而侵權機器的真空吸管與本 件專利的真空吸管相同,均允許在元件位於槽座的整個期 間施予真空,並將元件固持於槽座中,直到元件被噴出。 此實與習知技術不同,系爭3 件機器的真空吸管延伸足夠 的長度,以執行本件專利真空吸管的相同功能。 ④陳英本技師在其99年5 月報告中所作的陳述:「此一差異 不易為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完 成」並無根據。陳英本技師所稱差異,應指系爭3 件機器 11/12 圓(亦即330 度)之真空吸管與被告所稱本件專利 360 度真空吸管間之30度差異。陳英本技師並未解釋為何 該發明所屬技術領域中具有通常知識者,不能輕易將侵權 機器11/12 圓真空吸管延伸而成一完整的圓形。這種在度 數上的延伸,在技術上並不存在困難度。就另外一個角度 而言,把360 度真空吸管改成11/12 圓真空吸管,亦非困 難。若陳英本技師充分了解系爭3 件機器的真正運作情況 ,及本件專利的半真空吸引機構,陳英本技師應該會作出 侵權機器的半真空吸引機構與本件專利的半真空吸引機構 實質相同的結論。系爭3 件機器的半真空吸引機構與依本 件專利製作之原告型號3340機器的半真空吸引機構非常相 似(參原證6 號的內容與照片)。
⑵功能與效果
陳英本技師在均等論分析的功能與效果部分係基於其所稱系 爭3件侵權機器與本件專利申請專利所載之發明,在操作期 間元件行為的差異。吳洲平技師與陳英本技師均證述並未實
際觀察系爭3 件機器的運作(參陳英本技師筆錄第78頁以及 吳洲平技師筆錄第34頁)。陳英本技師對於通過噴出區域但 未自槽座中噴出之元件的行為的描述顯然錯誤。吳洲平技師 作為機械工程領域的專家,證述陳英本技師對於未被噴出元 件的兩種情況的描述應不會發生,且認為陳英本技師在其99 年5 月報告中關於上述兩種情況的描述違反常理。即使是陳 英本技師當被詢問相關問題時,亦承認此兩種情況發生的機 率非常的小,也無法對此不太可能發生的情況提出說明,而 只能以「此為一複雜模式」等語交代。此外,即使事實的情 況真如陳英本技師所描述,系爭3 件機器的真空吸引機構與 本件專利的真空吸引機構應屬均等,而系爭3 件機器與本件 專利在元件(d) 的部份有均等論的適用。依照如吳洲平技師 證詞中進行正確的分析,可得出陳英本技師所指稱系爭3件 侵權機器與本件專利間的差異實為微不足道,而此兩者應有 均等論的適用。則99年5 月陳英本技師之報告,其結論自不 足採。
⑶陳英本技師99年5月報告事實分析有誤
①陳英本技師製作的99年5 月報告中描述了兩種陳英本技師 指系爭3 件機器中,元件通過噴出區域但未被噴出的情況 :
①元件卡在測試盤的槽座中因此未被噴出及②元件未被卡 住但也未被噴出,但陳英本技師對此兩種情況的描述有誤 。根據陳英本技師99年5 月報告,在上述第一種情況中, 卡在測試盤的槽座中的卡料元件會因自有施加真空至元件 的區域至無施加真空的區域時變成無卡料狀況。在前述第 二種情況中,未卡料但也未被噴出的元件會在經過無施加 真空的區域時自槽座掉落出而刮傷測試板。陳英本技師所 製作的補充意見中改變說法,指稱掉落的元件可能刮傷測 試板或者真空吸板。陳英本技師製作的99年5 月報告中所 描述的兩種情況皆錯誤。
②關於第一種情況,元件偶爾會卡在元件槽座中,因此而未 被噴出機構噴出。在此情況下,此元件會被阻塞感應橋偵 測到。此時操作者可以將機器停下來,以人工方式將卡住 的元件自測試板移除。然而,在系爭3 件機器中,卡住的 元件不會因為其自有真空施加處移動至無真空施加處而變 得無卡住,但99年5 月報告第67頁右欄第2 點卻認為會變 成無卡住。在噴出區域,若元件沒有卡在元件槽座中,噴 出空氣具有足夠之壓力,以克服經真空吸管所傳導的半真 空吸力(說明書第17頁第5-6 行)。如果具有比真空吸力 更大的噴出空氣壓力,仍無法將槽座中的元件噴出,此時
如僅僅將真空移除,並不會讓元件變成無卡住。因此,真 空是否持續施加到元件,並不影響卡住的元件的情況,且 不會改變卡住的結果。
③關於第一種情況,吳洲平技師證述:當元件未被噴出時, 表示遠大於真空吸力的噴出力量仍然無法將元件噴出時, 元件必然緊緊地卡在測試盤的槽座中。因此,當施加到元 件上的真空吸力被移除時(元件被測試板傳送至無真空吸 管區域),元件的狀態並不會改變,即元件完全不可能會 變成無卡料狀態(吳洲平技師筆錄第36頁本院卷十第381 至385 頁)。
④陳英本技師之證詞,無法解釋為何卡在測試盤的槽座中的 元件在遠大於真空吸力的噴出力量都無法將元件噴出時會 僅僅因為真空吸力的移除(元件被測試板傳送至無真空吸 管區域)且無其他額外外力施加到元件上的情況下而變成 無卡料狀態。相反地,陳英本技師回答此一問題時,他僅 證述:這是一個很複雜的一個模式,不是很單純的比對大 小就可以解決的一個數學模式(參陳英本技師筆錄第89頁 )。陳英本技師並承認在上述第一種情況下,元件當然有 可能仍然維持卡住狀態,而且他也不知道相關發生的機率 有多少(參陳英本技師筆錄第89頁)。
⑤關於陳英本技師99年5 月報告中所假想的第二種情況幾乎 不會發生。吳洲平技師證述:元件如果沒有卡在槽座中通 常一定會被噴出,而且幾乎不可能不會被噴出(參吳洲平 技師筆錄第28-29 頁)。只有在機器故障時才會有元件未 被卡住但也未被噴出的情況發生,而根據原告的估計,這 種機率小於千分之一。
⑥陳英本技師當被詢問到關於第二種情況的問題時,陳英本 技師無法明確的回答除了機器故障以外,為何未被卡住的 元件會未被噴出( 參陳英本技師筆錄第81-85 頁)。機器 故障並非機器的正常運作情況,因此機器故障的因素應該 排除在鑑定之外。陳英本技師證述元件未被卡住但也未被 噴出的情況可能與每個chip大小、顆粒,也有一點關係( 參陳英本技師筆錄第82頁)。但為何元件的大小和顆粒或 形狀會如陳英本技師所述,使得未被卡住的元件未被噴出 。不正常的尺寸或許會使的元件卡在槽座中,但如果沒有 卡在槽座中就應該會被噴出。陳英本技師無法解釋為何這 樣的元件會未被卡住也未被噴出。此外,陳英本技師承認 只有極小的情況下未被噴出的元件會掉出槽座並刮傷測試 板(參陳英本技師筆錄84頁)。足見依陳英本之證詞,其 在99年5 月報告中,元件未被卡住但也未被噴出之相關主
張,不足採信。
⑦如果未卡住且未被噴出的元件真的掉落,掉落的元件並不 會如陳英本技師99年5 月報告及陳英本技師的補充意見所 稱刮傷測試板。如果真的有未卡住且未被噴出的元件,其 仍應會基於重力作用繼續留在槽座中,即使自測試板掉落 ,也會直接掉入收集托盤。掉落的元件不會刮傷測試板。 測試板是以不易被刮傷的材質所製成,且測試板被設計成 允許元件在其表面滾動進而進入槽座中。此外,掉落的元 件亦不會卡住測試板,因為測試機在設計時即避免此一問 題發生的可能性。吳洲平技師證述:由於元件的尺寸遠小 於測試盤與機器間的距離,即使真的有元件掉落,也不會 造成元件卡在機器與測試板之間並使得元件刮傷測試板( 參吳洲平技師筆錄第30頁)。惟陳英本技師無法解釋何以 尺寸遠小於測試盤與機器間的距離的元件會卡住並刮傷測 試板(參陳英本技師筆錄第81頁)。
⑧陳英本技師在其補充意見中,指元件會掉落並刮傷真空吸 板,不但沒有任何證據證明。蓋陳英本技師並未標示照片 何處有刮痕,其次,即使真空吸板上真有刮痕,該刮痕也 不可能是由掉落的元件所造成。測試板基本上覆蓋整個真 空吸板的表面( 真空吸板只有靠最外緣徑向約0.6 公分的 部份沒被測試板覆蓋住) 。此外,由於元件的尺寸遠大於 測試板以及真空吸板之間的空隙,元件無法自槽座掉落後 進入測試板以及真空吸板之間的間隙。如本件專利圖6 所 示,相較於元件(12)較大的尺寸,測試板(8) 以及真空吸 板(9) 之間的間隙非常小。
⑷ 陳英本技師99年5月報告法律分析有誤
①縱令陳英本技師99年5 月報告中的所陳述的兩個以上情況 屬實,其均等論的分析在法律上仍屬不當。陳英本技師在 其補充意見說明(6) 中重複陳英本技師99年5 月報告中違 反智財法院判決的均等論分析如下:
330 度對卡料無噴出之元件,於旋轉通過無真空吸管區, 無法導通真空吸力,改變了元件受力狀態,可能變成無卡 料狀況,於測試板下一旋轉行程時元件被噴出,減少卡料 機率,真空吸管360 度的技術無此功能,陳英本技師作證 期間,原告代理人向陳英本技師提示智慧財產法院的一個 判決( 參原證104 號) ,其中法院指出:不可以用待鑑定 物有增進本件專利的功效,率然認定為不構成均等論的適 用,因為均等論的適用,跟待鑑定物有沒有增進本件專利 的功效是無關的。陳英本技師亦表示同意該判決的見解( 參陳英本證詞筆錄第90-91 頁) 。原告代理人並向陳英本
技師表示上述99年5 月報告均等論分析中加底線部分的分 析與結論( 即:真空吸管360 度的技術無此功能) 顯然違 反此一判決,而陳英本技師同意重新作一個均等論分析( 參陳英本證詞筆錄第95頁) 。然而陳英本技師的補充意見 的均等論分析在沒有任何的說明之下,仍然保留「真空吸 管36 0 度 的技術無此功能」此一違反智財法院判決(參 上方加底線處)的分析與結論。前述加底線部分違反智財 法院判決的原因,在於其認為系爭3 件機器的半真空吸引 機構與本件專利半真空吸引機構不均等的理由,在於系爭 3件機器的半真空吸引機構具有本件專利半真空吸引機構 所沒有的功效,即陳英本技師所稱系爭3 件機器於元件旋 轉通過無真空吸管區可使卡料元件變成無卡料,而具有36 0度真空吸管的機器無此功能。
②陳英本技師的上述分析亦違反專利侵害鑑定要點而屬不當 法律分析。根據專利侵害鑑定要點第41-42 頁規定:「『 均等論』係基於保障專利權人利益的立場,避免他人僅就 其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換,而 規避專利侵權的責任。」,系爭3 件機器若只稍作非實質 之改變或替換則仍應被認定均等論侵權。
③陳英本技師的證詞顯示即使上述兩種情況發生其發生的機 率非常之小。因此,即使在本件專利的真空吸管被解釋成 360 度的條件之下,系爭3 件機器與本件專利的差異必屬 非實質之差異。陳英本技師作證元件未被機器噴出的機率 約為萬分之一( 參陳英本技師筆錄第35頁) 。換言之,即 使上述情況發生,根據陳英本技師的證詞其機率至多也只 有萬分之一。陳英本技師進一步證述翻滾的元件刮傷測試 板的機率約千分之一或萬分之一( 參陳英本技師筆錄第84 頁) 。因此,如原告民事準備書( 二十五) 狀第9 頁所述 ,陳英本技師的證詞證實只有千萬分之一或億分之一的元 件有可能同時如前述兩種情況未被噴出且刮傷測試板。 ④吳洲平技師在99年11月4 日證述如果系爭3 件機器與本件 專利的差異發生的機率之有萬分之一時,這種機率趨近於 零( 參陳英本技師筆錄第31-32 頁:吳洲平技師說明刮傷 測試板的機率趨近於零) ,而應認定系爭3 件機器與本件 專利「均等」。吳洲平技師進一步指出如認定本件專利因 為有360 度的真空吸管所以不會造成測試板被元件刮傷, 而系爭3 件機器未被噴出且刮傷測試板的機率是千萬分之 一或億分之一時,這兩者的差異他不認為是實質上的差異 ,且一般機構不會因此而認定不侵權。吳洲平技師因此認 為陳英本技師異於一般侵害鑑定機構的作法「比較不合適
」( 參吳洲平技師筆錄第32頁) 。因此,即使有人認為陳 英本技師所描述的兩種情況的事實描述屬實,依據吳洲平 技師的證詞,被告的被控侵權機器仍應被認定均等論侵害 本件專利。若因如此之小的差異發生機率且對整體機器而 言功能上無任何影響的情況之下,認定兩者不構成均等論 侵權對原告並不公平( 參吳洲平技師筆錄第32頁) 。 ⑸陳英本技師針對元件(d) 的均等論分析係基於不正確的事 實認定以及不當的法律分析,則陳英本技師製作的99年5 月報告以及補充意見除了解釋申請專利範圍以及文義侵權 分析的部份不應被採納外,其均等論的分析與結論也不應 被採納。
⑹陳英本技師在考量系爭3 件機器的真空吸管的功能時,以 極少發生的情況,認定系爭3 見機器不侵權,這樣的情況 若發生,也是屬於機器功能的異常情況。陳英本技師應考 慮本件專利真空吸管設計所要達成的功能,亦即記載於技 術特徵(d) 的功能:將元件固持於其槽座中。系爭3 件機 器的真空吸管與本件專利的真空吸管,同樣在於元件預先 規劃於槽座中的整個期間,施加半真空吸力至元件以固持 元件於槽座中,直至元件被噴出。若陳英本技師依據適當 的均等論分析,應會作出系爭3 件機器的真空吸管與本件 專利技術特徵(d)的真空吸管採用實質相同的技術手段、 達成實質相同的功能並產生實質相同的效果的結論,且侵 權機器的真空吸管與本件專利技術特徵(d) 的真空吸管, 並不存在實質差異。因此,依據適當的均等論分析,針對 本件專利技術特徵(d) ,被告的三件侵權機器均適用均等 論。
⑺綜上,陳英本技師認定本件專利的技術特徵(d) 既無法在 任一系爭3 件機器上文義讀取到,亦不符合均等論分析等 情,並不足採。由於本件專利元件(d) 係99年5 月報告中 唯一一項認定在被控侵權機器RK-T6600及RK-T2000中,既 不符合文義讀取,又不符合均等論分析之元件。系爭3 件 機器RK-T6600及RK-T2000應被認定侵害本件專利。 6、先前技術阻卻並不適用本案
⑴在陳英本技師的補充意見說明(6) 中,陳英本技師提出新 的先前技術阻卻,抗辯不侵權理論。陳英本技師在沒有任 何的依據之下,認為「假設真空吸管330 度與360 度的技 術是用均等論,則依專利侵害鑑定流程,對真空吸管330 度亦應有先前技術阻卻未侵害真空吸管360 度的專利權之 判斷」。
⑵根據專利侵害鑑定要點第44頁,「先前技術阻卻」得為「
均等論」之阻卻事由;即使待鑑定對象適用「均等論」, 若被告主張適用「先前技術阻卻」,且經判斷待鑑定對象 與某一先前技術相同,或雖不完全相同,但為該先前技術 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合,則適用「先前 技術阻卻」;待鑑定對象適用「均等論」,且適用「先前 技術阻卻」,應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。專利 侵害鑑定要點第44頁同時規定:主張「先前技術阻卻」有 利於被告,故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前 技術阻卻」,他人不得主動提供相關先前技術資料,以判 斷待鑑定對象是否適用「先前技術阻卻」。足見「先前技 術阻卻」適用的先決條件為被告需先提供先前技術證據並 且主張「先前技術阻卻」,其次被告需證明系爭3 件機器 與該先前技術證據相同或實質相同。惟無論是99年5 月報 告或者是補充意見均未指出任何被告所提出並主張先前技 術阻卻的先前技術證據具有330 度真空吸管並與RK-T6600 與RK-T2000機器完全相同或者實質相同,此有上開報告及 補充意見附卷可證( 卷外及本院卷十二第75至78頁) 。則 對於本案「先前技術阻卻」無適用的餘地。綜上,補充意 見說明(6) 違反專利侵害鑑定要點的規定。先前技術阻卻 抗辯並不適用本案。
7、陳英本技師認定RK-L50沒有侵害本件專利請求項2 至10, 並不正確。陳英本除了認定RK-L50沒有使用元件(d) 外, 尚認定:根據文義讀取及均等論分析,RK-L50沒有使用元 件(c) 及元件(e) ,RK-L50確有使用此等元件,且侵害請 求項2 至10。陳英本技師錯誤地認定元件(c) 無法在RK-L 50的機器上文義讀取到。
⑴陳英本技師解讀元件(c) 並不足取:元件(c) 是以功能手 段用語撰寫的,即其為:「在環座旋轉所經的路徑中,用 以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構」。智慧 局及訴願委員會認為本件專利對應於元件(c) 的結構為: 複數個坐入柵板(108a-108d)(參舉發審定書第12頁;訴願 決定書第15頁) 。在99年5 月報告中,陳英本技師認定元 件(c)的說明書對硬結構是4 個坐入柵板。陳英本技師在 其補充意見中承認錯誤並將元件(c) 說明書中的對應結構 為「複數個坐入柵板,其數目配合複數個元件環座」。 ⑵陳英本技師未能認知RK-L50包括一個坐入柵板:在99年5 月報告中,陳英本技師未能認知RK-L50在其測試板的外側 ,亦有一坐入柵板。陳英本技師將該機器的「坐入柵板」 及「與其接附在一起的透明蓋板」合稱為「弧形封閉蓋板 」(參99年5 月報告第150 頁等),認定有誤。蓋在RK-L
50照片中下方的弧形黑色結構,就是坐入柵板。如該照片 所示,該弧形黑色結構與測試板的(元件槽座的)單一環 相鄰且位於其外側,其位置在垂直方向稍高於測試板,就 如同本件專利的坐入柵板(見說明書第19頁第10及11行) 。當RK -L50 運轉起來後就可以發現,該弧形的黑色結構 是用來「承收一元件流路並使元件歸位於槽座中」(亦即 本件專利的元件(c) )。
⑶陳英本技師未運用鑑定要點及細則第18條第8 項之規定: 以RK-L50的透明蓋板附接到其坐入柵板無法改變以下事實 :該弧形的黑色結構就是坐入柵板,其實施了本件專利的 元件(c) 。添加額外的特徵(即透明蓋板)到該坐入柵板 ,仍無法避免侵害本件專利。因此,陳英本技師的結論( 即元件(c) 沒有出現在RK-L50中)導源於未能適切地運用 鑑定要點及細則第18條第8 項之規定。
① 陳英本技師忽略了鑑定要點中規定的「對應規則」, 所以未適切找到正確的結構來加以評估。根據細則第 18條第8 項之規定,關於以手段功能語言表示的技術 特徵,於解釋申請專利範圍時,應含發明說明中所敘 述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍( 即「對應規則」)。亦即,依據鑑定要點之下篇、第 三章、第二節、第2.2 點(標題為:「解析待鑑定對 象之技術內容」)之規定:「解析待鑑定對象所得之 元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技 術特徵必須對應,待鑑定對象中與申請專利範圍之技 術特徵無關的元件、成分、步驟或其結合關係不得納 入比對內容。解析技術特徵時,通常得依申請專利範 圍的文字記載,將請求項中能相對獨立實現特定功能 、產生功能的元件、成分、步驟或其結合關係設定為 技術特徵。」(請見鑑定要點第36頁末段及37頁首段 )。
②根據鑑定要點,陳英本技師應先找出RK-L50的那一個 結構執行元件(c) 之功能(亦即,承收一元件流路並 使元件歸位於槽座中),才可開始對元件(c) 進行評 估。依此「對應規則」找出的結構,才是元件(c) 的 對應結構,之後才可依此找出的結構進行分析比對。 RK-L50中其他不執行上述元件(c) 之功能的結構,則 不應列入考慮,因為此種結構不「相應獨立」實現元 件(c)的「特定功能」。
③在RK-L50中,陳英本技師將不對應的結構稱為「弧形 封閉蓋板」,該所謂的「弧形封閉蓋板」是由以下兩
種結構組合而成:「黑色的弧形坐入柵板」及「透明 的蓋板」,而該透明蓋板附接至該弧形坐入柵板,且 RK-L50的弧形坐入柵板執行承收及歸入電子元件的功 能。因此,應就該黑色的弧形坐入柵板進行分析;而 該透明蓋板執行的是第二種或不同的功能,該不同的 功能是防止電子元件飛離測試板。雖然該透明柵板附 接至其坐入柵板,但是其功能並不對應於本件專利元 件(c) 的承收及歸位的功能。因此,根據鑑定要點, 該透明蓋板根本與侵害鑑定無關。陳英本技師將該黑 色弧形坐入柵板與無關的透明柵板結合起來,而未單 獨依該黑色弧形坐入柵板進行分析,此種分析方式, 尚屬有誤。
⑷元件(c)可於RK-L50中文義讀取:
①在文義侵權分析中,陳英本技師未考慮RK-L50的蓋子是 否為本件專利柵板的均等物。由於技術特徵(c) 系以手 段功能用語撰寫,文義侵權分析中,需考慮專利法細則 18條所規定的「均等範圍」分析。依據專利法細則第18 條的規定,於解釋手段功能用語特徵時,包含發明說明 中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其「均等 範圍」。
②當RK-L50的適當結構(即弧形的坐入柵板)被考慮到時 ,顯然此種結構均等於本件專利之複數個坐入柵板。本 件專利在說明書中明確的揭露本發明思及如RK-L50,採 用單一環座的設計。本件專利說明書敘述:「一個具有 一或數個同心圓環座之元件裝卸裝置」( 第5 頁倒數1- 2 行) 。本件專利說明書並進一步教示柵板數目與環座 數目相配合:「各柵板之配置為緊鄰並沿著其相對應的 環座面板上槽做外面板側」( 第6 頁倒數8-9 行) 。因 此,根據本件專利說明書,在只有包含一個環座的機器 ,僅需位於該單一環座外側的單一柵板以將元件承收以 及歸位於槽座中。在單一環座的情況下,單一柵板與使 用於複數個環座的複數個柵板符合細則18條的均等。 ③RK-L50的柵板,就像本件專利的坐入柵板,也是弧形的 ,而且是位於元件槽座的環座的外側且位於測試板的上 方,以允許測試板可在該坐入柵板的下方輕易地轉動。 實則,RK-L50的坐入柵板就是本件專利的最外側的坐入 柵板。RK-L50的坐入柵板執行與本件專利的坐入柵板記 載於技述特徵(c) 相同的功能:承收及歸位元件,並以 實質相同的技術手段達成實質相同的結果。就像本件專 利中「該測試板以順時鐘方向旋轉且因重力各座入槽的
座元件持續地以不同方向,沿著坐落柵板,翻滾於沿環 座旋轉所經路徑空槽座上直到元件最後落入槽座中為止 。」多個坐入柵板的差別僅在於:用超過一個坐入柵板 ,於同時間執行同一個功能而已;然而,每一個坐入柵 板一如RK-L50的單一坐入柵板,都可獨立地執行將電子 元件歸入與柵板相鄰且位於柵板內側的槽座中( 說明書 第19頁第10-11 行) 。
④在99年5 月報告中,關於RK-T6600,陳英本技師認為3 個坐入柵板與4 個坐入柵板實質上相同(見該鑑定報告 第62頁等)。同樣地,如上所述,一個坐入柵板也與超 過一個坐入柵板實質相同。因此,RK-L50的單一柵板與 技術特徵(c) 有均等論的適用。
⑤依據添加原則,RK-L50包括額外的特徵不影響其侵權事 實:
Ⅰ陳英本技師在其99年5 月報告以及補充意見說明(7) ,均以:「本專利為複數個坐入柵板機構,配合複數 個元件環座,設有複數個柵板,為開放式無頂蓋者; 帶鑑定對象C 為僅有一個弧形蓋板機構」為理由認為 RK-L50的弧型柵板不均等於本件專利的柵板。陳英本 技師的上述分析包括事實上的錯誤及法律上的錯誤。
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